Processo C‑371/18

Sky plc e o.

contra

SkyKick UK Ltd
e
SkyKick Inc

[pedido de decisão prejudicial apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]

Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 29 de janeiro de 2020

«Reenvio prejudicial — Aproximação das legislações — Marca comunitária — Regulamento (CE) n.o 40/94 — Artigos 7.° e 51.° — Primeira Diretiva 89/104/CEE — Artigos 3.° e 13.° — Identificação dos produtos ou serviços objeto do registo — Desrespeito das exigências de clareza e de precisão — Má‑fé do requerente — Inexistência de intenção de utilizar a marca para os produtos ou para os serviços objeto do registo — Nulidade total ou parcial da marca — Legislação nacional que obriga o requerente a declarar que tem intenção de utilizar a marca pedida»

Aproximação das legislações — Marcas — Interpretação do Regulamento n.o 40/94 e da Diretiva 89/104 — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Identificação dos produtos ou dos serviços a que a marca diz respeito — Desrespeito das exigências de clareza e de precisão — Exclusão

(Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigos 7.° e 51.°; Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 3.o)

(cf. n.os 56‑60, 71, disp. 1)
Aproximação das legislações — Marcas — Interpretação do Regulamento n.o 40/94 e da Diretiva 89/104 — Identificação dos produtos ou dos serviços a que a marca diz respeito — Utilização das indicações gerais dos títulos de classes da Classificação de Nice — Alcance da proteção daí resultante — Obrigação que incumbe ao requerente de precisar os produtos ou os serviços visados pelo seu pedido — Obrigação prevista num acórdão do Tribunal de Justiça — Efeitos — Limitação no tempo

(Regulamento n.o 40/94 do Conselho; Diretiva 89/104 do Conselho)

(cf. n.o 61)
Aproximação das legislações — Marcas — Interpretação do Regulamento n.o 40/94 e da Diretiva 89/104 — Sinais suscetíveis de constituir uma marca — Representação gráfica suficientemente clara e precisa — Conceito — Identificação dos produtos ou dos serviços a que a marca diz respeito — Exigências de clareza e de precisão — Exclusão

[Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigos 4.° e 7.°, n.o 1, alínea a); Diretiva 89/104 do Conselho, artigos 2.° e 3.°, n.o 1, alínea a)]

(cf. n.o 64)
Aproximação das legislações — Marcas — Interpretação do Regulamento n.o 40/94 e da Diretiva 89/104 — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes — Ordem pública — Conceito — Identificação dos produtos ou dos serviços a que a marca diz respeito — Desrespeito das exigências de clareza e de precisão — Exclusão

[Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigo 7.o, n.o 1, alínea f); Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 3.o, n.o 1, alínea f)]

(cf. n.os 66, 67)
Aproximação das legislações — Marcas — Interpretação do Regulamento n.o 40/94 e da Diretiva 89/104 — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Requerente que estava de má‑fé no momento do depósito do pedido de marca — Conceito de má‑fé — Alcance — Inexistência de intenção de utilizar a marca para os produtos ou para os serviços objeto do registo — Inclusão — Efeitos — Nulidade limitada aos produtos e aos serviços afetados pela inexistência de intenção de utilização

[Regulamento n.o 40/94 do Conselho, artigo 51.o, n.o 1, alínea b), e n.o 3; Diretiva 89/104 do Conselho, artigos 3.°, n.o 2, alínea d), e 13.°]

(cf. n.os 73‑78, 81, disp. 2)
Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 89/104 — Legislação nacional que obriga o requerente a declarar a sua intenção de utilizar a marca pedida — Admissibilidade — Limites — Obrigação que constitui um motivo de nulidade

(Diretiva 89/104 do Conselho)

(cf. n.o 87, disp. 3)

Resumo

No Acórdão Sky e o. (C‑371/18), proferido em 29 de janeiro de 2020, o Tribunal de Justiça começou por declarar que uma marca comunitária ou nacional, abrangida pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.o 40/94 ( 1 ) ou da Primeira Diretiva 89/104 ( 2 ), não pode ser declarada nula pelo facto de os termos empregues para designar os produtos e os serviços para os quais essa marca foi registada não serem claros e precisos. Em seguida, esclareceu as condições em que a apresentação de um pedido de marca sem que haja a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto do registo constitui um ato de má‑fé. Por último, declarou que a Primeira Diretiva 89/104 não se opõe a uma disposição do direito nacional que obriga o requerente da marca a declarar que tem intenção de utilizar esta última para os produtos e serviços objeto do pedido.

No caso vertente, as sociedades Sky, titulares de várias marcas comunitárias e de uma marca do Reino Unido que contêm a palavra «Sky», intentaram uma ação de contrafação contra as sociedades SkyKick. No âmbito desse processo, as sociedades SkyKick apresentaram um pedido reconvencional de declaração de nulidade das marcas em causa no processo principal. Em apoio desse pedido, alegaram que estas marcas foram registadas para produtos e para serviços que não estão especificados de forma suficientemente clara e precisa. Chamada a pronunciar‑se, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção da Chancelaria] interrogou o Tribunal de Justiça sobre a questão de saber se tal falta de clareza e de precisão constitui um motivo de nulidade de uma marca registada. Por outro lado, as sociedades SkyKick sustentaram que as marcas em causa foram registadas de má‑fé porque as sociedades Sky não tinham intenção de as utilizar para todos os produtos e para todos os serviços objeto do registo. O órgão jurisdicional de reenvio questionou então o Tribunal de Justiça sobre o alcance do conceito de «má‑fé». Perguntou igualmente se a obrigação imposta ao titular de declarar que tem intenção de utilizar a marca pedida, prevista no direito do Reino Unido ( 3 ), era compatível com o direito da União Europeia.

Em primeiro lugar, depois de ter constatado que as marcas em causa estavam abrangidas, ratione temporis, pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.o 40/94 e pelo da Primeira Diretiva 89/104, o Tribunal de Justiça observou que os artigos 7.°, n.o 1, e 51.°, n.o 1, do referido regulamento e o artigo 3.o da referida diretiva enumeravam de forma exaustiva as causas de nulidade absoluta de uma marca comunitária e de uma marca nacional. Ora, a falta de clareza e de precisão dos termos utilizados para designar os produtos ou os serviços abrangidos pelo registo da marca não figura nestas causas. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça declarou que essa falta não pode ser considerada um motivo ou uma causa de nulidade parcial ou total, na aceção das disposições acima referidas. Em todo o caso, o Tribunal de Justiça acrescentou que o Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) não pode ser interpretado como reconhecendo um motivo ou uma causa de nulidade adicionais, não mencionados no Regulamento n.o 40/94 e na Primeira Diretiva 89/104. Com efeito, por ocasião de acórdãos proferidos posteriormente ( 4 ), o Tribunal de Justiça indicou que o Acórdão Chartered Institute of Patent Attorneys acima referido não se aplicava às marcas já registadas à data da prolação desse acórdão, sendo que se limitava a precisar as exigências relativas aos novos pedidos de registo de marcas da União.

Por outro lado, o Tribunal de Justiça declarou que não se pode considerar que a falta de clareza ou de precisão dos termos que designam os produtos ou os serviços visados pelo registo de uma marca é contrária à ordem pública ( 5 ). Com efeito, o conceito de «ordem pública» não pode ser entendido no sentido de que se refere a características relativas ao próprio pedido de registo, independentemente das características do sinal cujo registo como marca é pedido.

Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça pronunciou‑se sobre a questão de saber se a apresentação de um pedido de marca sem que haja a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto do registo constitui um ato de má‑fé ( 6 ). A este respeito, declarou que tal pedido constitui um ato de má‑fé se o requerente dessa marca tinha intenção de prejudicar os interesses de terceiros de maneira não conforme com os usos honestos ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca. Além disso, o Tribunal de Justiça precisou que, quando a inexistência de intenção de utilizar a marca em conformidade com as funções essenciais de uma marca só disser respeito a certos produtos ou serviços objeto do pedido de marca, o pedido só constitui um ato de má‑fé na parte em que visar esses produtos ou serviços. Todavia, o Tribunal de Justiça sublinhou que tal má‑fé não pode ser presumida e que só pode ser caracterizada se existirem indícios objetivos, pertinentes e concordantes que militem nesse sentido.

Em terceiro lugar, o Tribunal de Justiça concluiu que a Primeira Diretiva 89/104 deve ser interpretada no sentido de que não se opõe a uma disposição de direito nacional nos termos da qual um requerente de marca deve declarar que esta última é utilizada para os produtos e para os serviços objeto do pedido de registo ou que tem, de boa‑fé, intenção de a utilizar para esses efeitos, desde que a violação de tal obrigação não constitua, em si mesma, um motivo de nulidade de uma marca já registada.

( 1 ) Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (JO 2006, L 386, p. 14), revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), e em seguida pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).

( 2 ) Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), revogada e substituída pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2009, L 299, p. 25, e retificativo JO 2009, L 11, p. 86), e em seguida pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

( 3 ) Section 32 (3), da Lei das Marcas de 1994 [direito do Reino Unido].

( 4 ) Acórdãos de 16 de fevereiro de 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, n.os 29 e 30), e de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, n.o 38).

( 5 ) Na aceção do artigo 7.o, n.o 1, alínea f), dou Regulamento n.o 40/94 e do artigo 3.o, n.o 1, alínea f), da Primeira Diretiva 89/104.

( 6 ) Na aceção do artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94 e do artigo 3.o, n.o 2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104.