Processo T‑343/14

Arrigo Cipriani

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia CIPRIANI — Inexistência de má‑fé — Artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Inexistência de violação de um direito ao nome de uma pessoa que goza de notoriedade — Artigo 53.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Sexta Secção) de 29 de junho de 2017

  1. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Requerente que estava de má‑fé quando da apresentação do pedido de marca — Critérios de apreciação — Tomada em conta de todos os fatores pertinentes existentes no momento da apresentação do pedido de registo — Conhecimento por parte do requerente da utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante — Intenção do requerente — Grau de proteção jurídica dos sinais em causa — Origem e utilização do sinal contestado — Lógica comercial que está na base do registo do sinal contestado como marca da União Europeia — Cronologia dos acontecimentos que caracterizaram a presentação do pedido de marca

    [Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 52.o, n.o 1, alínea b)]

  2. Marca da União Europeia — Disposições processuais — Fundamentação das decisões — Artigo 75.o, primeira frase, do Regulamento n.o 207/2009 — Alcance idêntico ao do artigo 296.o TFUE

    (Artigo 296.o TFUE; Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 75.o, primeira frase)

  3. Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Apreciação da suscetibilidade de registo de um sinal — Tomada em conta exclusivamente da regulamentação da União — Decisões proferidas pelas autoridades nacionais que não vinculam as instâncias da União

    (Regulamento n.o 207/2009 do Conselho)

  4. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade absoluta — Requerente que estava de má‑fé quando da apresentação do pedido de marca — Marca nominativa CIPRIANI

    [Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 52.o, n.o 1, alínea b)]

  5. Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Utilização da marca que pode ser proibida ao abrigo de um direito anterior — Direito ao nome — Marca nominativa CIPRIANI

    [Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 53.o, n.o 2, alínea a)]

  1.  O regime da marca da União Europeia assenta no princípio inscrito no artigo 8.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca da UE, segundo o qual um direito exclusivo é conferido a quem apresentar o primeiro pedido. Por força deste princípio, uma marca só pode ser registada como marca da União Europeia desde que não haja uma marca anterior que impeça tal registo, independentemente de se tratar, nomeadamente, de uma marca da União Europeia, de uma marca registada num Estado‑Membro ou pelo Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, de uma marca que tenha sido objeto de um registo internacional que produza efeitos num Estado‑Membro ou ainda de uma marca que tenha sido objeto de um registo internacional que produza efeitos na União Europeia. Em contrapartida, sem prejuízo de uma eventual aplicação do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009, o mero facto de um terceiro utilizar uma marca não registada não constitui um obstáculo a que uma marca idêntica ou semelhante seja registada como marca da União Europeia, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.

    A aplicação deste princípio é atenuada, nomeadamente pelo artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009, por força do qual a nulidade de uma marca comunitária deve ser declarada na sequência de um pedido apresentado ao EUIPO ou de um pedido reconvencional numa ação de contrafação, sempre que o titular da marca não tenha agido de boa‑fé no ato de depósito do pedido de registo da marca. Incumbe ao requerente da declaração de nulidade que pretenda basear‑se neste motivo fazer prova das circunstâncias que permitem concluir que o titular de uma marca da União Europeia estava de má‑fé no momento em que foi apresentado o pedido de registo dessa marca.

    O conceito respeitante ao facto de um requerente não ter agido de boa‑fé visado no artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009 não se encontra definido, delimitado nem sequer descrito de uma qualquer forma na legislação.

    No acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, o Tribunal de Justiça forneceu alguns esclarecimentos acerca da forma como devia ser interpretado o conceito de má‑fé, tal como visado no artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009.

    A este respeito, importa observar que, no acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), o Tribunal de Justiça procedeu a várias precisões sobre a forma segundo a qual havia que interpretar o conceito de má‑fé na aceção do artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009.

    Segundo o Tribunal de Justiça, para efeitos de apreciação da existência de má‑fé do requerente, na aceção do artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009, importa tomar em consideração todos os fatores relevantes específicos do caso concreto que existam no momento da apresentação do pedido de registo de um sinal como marca da União Europeia, designadamente, em primeiro lugar, o facto de o requerente saber ou dever saber que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado‑Membro, um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido, em segundo lugar, a intenção do requerente de impedir esse terceiro de continuar a utilizar tal sinal, bem como, em terceiro lugar, o grau de proteção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido.

    Assim sendo, resulta da formulação efetuada pelo Tribunal de Justiça no referido acórdão que os fatores que aí são enumerados mais não são do que exemplos de entre um conjunto de elementos suscetíveis de serem tomados em consideração para efeitos da apreciação da eventual má‑fé de um requerente de um registo no momento da apresentação do pedido de marca.

    Há assim que considerar que, no âmbito da análise global efetuada ao abrigo do artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009, também se pode tomar em consideração a origem do sinal controvertido e a respetiva utilização desde a sua criação, a lógica comercial na qual se inscreve o pedido de registo do sinal como marca da União Europeia e a cronologia dos acontecimentos que caracterizaram a apresentação do referido pedido.

    (cf. n.os 23 a 29)

  2.  Em conformidade com o disposto no artigo 75.o do Regulamento n.o 207/2009 sobre a marca da União Europeia, as decisões do EUIPO têm de ser fundamentadas. Este dever de fundamentação, que também decorre do artigo 296.o TFUE, foi objeto de jurisprudência constante segundo a qual a fundamentação deve revelar de forma clara e inequívoca o raciocínio do autor do ato, de modo a permitir, por um lado, que os interessados possam exercer de modo efetivo o direito que lhes assiste de pedir a fiscalização jurisdicional da decisão impugnada e, por outro, ao juiz da União exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão.

    (cf. n.o 34)

  3.  Embora o EUIPO não esteja vinculado pelas decisões proferidas pelas autoridades nacionais, estas últimas decisões, não sendo juridicamente vinculativas ou inclusivamente decisivas, podem contudo ser tomadas em consideração pelo EUIPO, como indícios, no âmbito da apreciação dos factos da causa.

    (cf. n.o 38)

  4.  V. texto da decisão.

    (cf. n.os 41 a 69)

  5.  V. texto da decisão.

    (cf. n.os 75 a 107)