1

Em 22 de junho de 2005, a interveniente, a Oribay Mirror Buttons SL, obteve no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)], o registo, sob o número 3611282, da marca figurativa seguinte (a seguir «marca controvertida»):

2

Os produtos e serviços visados pela marca controvertida pertencem às classes 12, 37 e 40 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

3

Em 11 de janeiro de 2011, a recorrente, a Capella EOOD, apresentou um pedido de extinção da marca controvertida, nos termos do artigo 51.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009. Nesse pedido, a recorrente sustenta que a marca controvertida não tinha sido objeto de uma utilização séria na União Europeia durante um período ininterrupto de cinco anos no que se referia, por um lado, a determinados produtos da classe 12 e, por outro, aos serviços da classe 37, para os quais a referida marca foi registada. A lista dos produtos e dos serviços visados pelo pedido de extinção estava formulada nos seguintes termos:

«Classe 12 — Veículos e acessórios para veículos, não incluídos noutras classes, com exceção de botões de espelhos para para‑brisas, suportes de sensores para para‑brisas, junções óticas para para‑brisas, borrachas para para‑brisas, suportes de câmaras para para‑brisas.

Classe 37 — Reparações; Serviços de reparação e manutenção»

4

Por decisão de 23 de novembro de 2011, a Divisão de Anulação declarou a extinção da marca controvertida para os produtos e serviços seguintes:

5

Em 23 de janeiro de 2012, a interveniente interpôs um recurso no IHMI, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.o 207/2009, contra a decisão da Divisão de Anulação.

6

Por decisão de 22 de março de 2013 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Anulação, indeferiu o pedido de extinção apresentado pela recorrente na sua globalidade e, por fim, condenou‑a nas despesas. Mais especificamente, em primeiro lugar, no caso de produtos da classe 12, a Câmara de Recurso declarou o pedido de extinção inadmissível, por não visar os produtos para os quais a marca controvertida estava registada. A esse título, a Câmara de Recurso entendeu que a recorrente não podia impugnar uma marca por falta de utilização séria e, ao mesmo tempo, reconhecer que a referida marca tinha sido usada. Acrescentou que a recorrente não tinha fornecido, no seu pedido de extinção, uma lista dos produtos e serviços visados. Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou que, uma vez que o pedido de extinção era inadmissível na parte em que visava os produtos da classe 12, não podia ser declarado parcialmente admissível para os serviços da classe 37, para os quais a marca controvertida tinha sido também registada.

7

A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

8

O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

9

A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

10

No seu segundo pedido, a recorrente requer ao Tribunal Geral que declare a extinção da marca controvertida para os produtos e serviços da classe 12 (veículos e acessórios de veículos, não incluídos noutras classes, exceto peças para os vidros e para‑brisas dos veículos) e da classe 37 (Reparações, Serviços de reparação e manutenção). Deve considerar‑se que esse pedido tem por objetivo que o Tribunal Geral dirija uma injunção ao IHMI.

11

Ora, resulta de jurisprudência constante que, no âmbito de um recurso interposto para o juiz da União da decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI, este deve, em conformidade com o artigo 65.o, n.o 6, do Regulamento n.o 207/2009, tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do juiz da União. Por isso, não cabe ao Tribunal Geral dirigir injunções ao IHMI, ao qual incumbe tirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos do acórdão do juiz da União [v. acórdão de 11 de julho de 2007, El Corte Inglés/IHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Colet., EU:T:2007:219, n.o 20 e jurisprudência referida].

12

Portanto, o segundo pedido da recorrente com vista a que o Tribunal Geral dirija injunções ao IHMI para que seja deferido o pedido de extinção da marca controvertida, é inadmissível.

13

Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento único relativo à violação das disposições do artigo 51.o, n.o 1, alínea a), e do artigo 56.o do Regulamento n.o 207/2009, bem como à violação da regra 37, alínea a), iii), do Regulamento (CE) n.o 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995 relativo à execução do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1), conforme alterado. Este fundamento divide‑se em duas partes.

14

No que se refere à primeira parte, a recorrente sustenta que, em substância, a Câmara de Recurso, para declarar inadmissível o pedido de extinção, errou ao aceitar o fundamento de que não tinha fornecido uma lista dos produtos e dos serviços visados pelo referido pedido relativamente aos produtos da classe 12. Quanto à segunda parte, a recorrente critica, em substância, a Câmara de Recurso por ter cometido um erro de direito ao considerar que o pedido de extinção não podia ser declarado parcialmente admissível quanto aos serviços da classe 37.

15

O IHMI alega que, em substância, relativamente à primeira parte, a recorrente, ao reconhecer que a marca tinha sido objeto de utilização para determinados produtos e serviços, simplificou e facilitou o desenrolar do procedimento administrativo. Acrescenta que esse reconhecimento não viola o princípio geral de direito nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode agir contrariamente aos seus próprios atos), mas constitui unicamente uma limitação do pedido de extinção que determina, nos termos do disposto no artigo 76.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009, os limites do exame ao qual o IHMI deve proceder. Por conseguinte, embora reconhecendo que o pedido de extinção da recorrente é admissível, o IHMI remete para a prudente apreciação do Tribunal Geral para decidir o presente recurso. Quanto à segunda parte, o IHMI considera que o pedido de extinção é admissível na medida em que visa os produtos da classe 12, pelo que não é necessário pronunciar‑se sobre esta parte do fundamento único.

16

A interveniente questiona a procedência do fundamento único invocado pela recorrente. A esse respeito, alega, em substância, que, em primeiro lugar, resulta das disposições do artigo 51.o, n.o 1, alínea a), do artigo 51.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 e da regra 37 do Regulamento n.o 2868/95, que apenas a falta de utilização séria dos produtos e serviços que estão registados pode acarretar a extinção total ou parcial de uma marca registada. Portanto, cabe a quem pede a extinção de uma marca identificar os produtos e os serviços registados para os quais essa extinção é pedida. Ora, no caso vertente, no que respeita aos produtos da classe 12, a recorrente não identificou os produtos e os serviços registados visados por esse pedido de extinção. Em segundo lugar, sustenta que a recorrente não podia, sem contrariar o princípio geral de direito nemo potest venire contra factum proprium, pedir a extinção, por falta de utilização, da marca controvertida na parte em que se refere aos produtos da classe 12 e, ao mesmo tempo, afirmar que alguns produtos dessa classe, que não estavam registados, tinham sido objeto de uma utilização séria. Em terceiro lugar, a interveniente considera que ofereceu provas suficientes da utilização séria da marca controvertida relativamente aos diferentes produtos e serviços das classes 12 e 37, respetivamente.

17

A título preliminar, importa lembrar a jurisprudência segundo a qual nada se opõe a que o IHMI compartilhe um dos pedidos da parte recorrente ou ainda que se limite a remeter para o critério do Tribunal Geral, embora apresentando toda a argumentação que considere adequada a fim de esclarecer o Tribunal [acórdãos de 30 de junho de 2004, GE Betz/IHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Colet., EU:T:2004:196, n.o 36, e de 25 de outubro de 2005, Peek & Cloppenburg/IHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Colet., EU:T:2005:373, n.o 22]. Diversamente, não pode formular pedidos de anulação ou de alteração da decisão da Câmara de Recurso sobre pontos não suscitados na petição ou apresentar fundamentos nela não invocados (v., nesse sentido, acórdãos de 12 de outubro de 2004, Vedial/IHMI, C‑106/03 P, Colet., EU C:2004:611, n.o 34, e Cloppenburg, já referido, EU:T:2005:373, n.o 22).

18

Decorre da jurisprudência acima referida no n.o 17 que há que examinar, no caso vertente, a legalidade da decisão impugnada à luz dos fundamentos invocados na petição, tendo também em conta os argumentos invocados pelo IHMI.

19

A título principal, no que se refere à primeira parte do fundamento único, há que lembrar os termos do artigo 51.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009:

«1.   Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto […]:

20

A regra 37, alínea a), iii), do Regulamento n.o 2868/95 dispõe:

«O pedido de anulação ou de declaração de extinção ou nulidade apresentado ao Instituto […] deve incluir:

21

Segundo jurisprudência constante, se uma marca foi registada para uma categoria de produtos ou serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de ser autonomamente consideradas, a prova da utilização séria da marca quanto a uma parte desses produtos ou serviços só implica proteção, num processo de oposição, no que respeita à subcategoria ou subcategorias a que pertencem os produtos ou serviços para os quais a marca foi efetivamente utilizada. Em contrapartida, se uma marca foi registada para produtos ou serviços definidos de um modo tão preciso e circunscrito que não é possível efetuar divisões significativas no interior da categoria em causa, a prova da utilização séria da marca quanto aos referidos produtos ou serviços cobre então necessariamente toda esta categoria para efeitos da oposição [acórdãos de 14 de julho de 2005, Reckitt Benckiser (España)/IHMI — Aladin (ALADIN), T‑126/03, Colet., EU:T:2005:288, n.o 45, e de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Colet., EU:T:2007:46, n.o 23].

22

Com efeito, embora o conceito de utilização parcial tenha por função não tornar indisponíveis marcas a que não foi dada utilização em relação a uma determinada categoria de produtos, tal conceito não deve, no entanto, ter por efeito privar o titular da marca anterior de qualquer proteção quanto a produtos que, sem serem rigorosamente idênticos àqueles relativamente aos quais esse titular fez prova de uma utilização séria, não são essencialmente diferentes destes e fazem parte de um mesmo grupo que só de modo arbitrário pode ser diferentemente dividido. A este respeito, há que observar que, na prática, é impossível ao titular de uma marca fazer prova da utilização da mesma para todas as variantes imagináveis dos produtos abrangidos pelo registo. Em consequência, a expressão «parte dos produtos ou serviços» não pode abarcar todas as variantes comerciais de produtos ou serviços análogos, mas apenas produtos ou serviços suficientemente diferenciados para poderem constituir categorias ou subcategorias coerentes (acórdão ALADIN, referido no n.o 21, supra, EU:T:2005:288, n.o 46, e RESPICUR, referido no n.o 21, supra, EU:T:2007:46, n.o 24).

23

Por outro lado, resulta no essencial da jurisprudência que, na medida em que a prova da utilização da marca na qual se baseia a oposição só deve ser produzida a pedido do requerente do registo, compete a este último determinar o alcance do seu pedido de prova (v. por analogia, acórdão RESPICUR, referido no n.o 21, supra, EU:T:2007:46, n.o 25).

24

Decorre da jurisprudência acima referida nos n.os 21 e 22 que, quando a marca controvertida foi registada para uma categoria de produtos ou de serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de ser autonomamente consideradas, é possível que o titular da referida marca só consiga oferecer a prova da sua utilização séria para uma parte desses produtos ou serviços, caso em que a proteção que confere o registo da marca em causa se refere apenas à categoria ou às subcategorias a que pertencem os produtos ou serviços para os quais a marca em causa foi efetivamente utilizada.

25

De igual modo, decorre da jurisprudência acima referida nos n.os 21 a 23 que, quando, de novo, a marca controvertida foi registada para uma categoria de produtos ou de serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de ser autonomamente consideradas, um requerente da extinção, que considera que o titular da marca controvertida fez uma utilização séria de uma parte desses produtos e serviços, tem o direito, para determinar o alcance do seu pedido de prova da utilização séria da referida marca, na qual se baseia o pedido de extinção, de excluir do seu pedido os referidos produtos ou serviços.

26

No caso vertente, é pacífico que a marca controvertida foi registada, relativamente a produtos da classe 12, para «Veículos e acessórios para veículos, não incluídos noutras classes». Também é pacífico que, a título do seu pedido de extinção, tratando‑se dos produtos dessa classe, a recorrente definiu o alcance do seu pedido como dirigido contra os «Veículos e acessórios para veículos, não incluídos noutras classes, com exceção dos botões de espelhos para para‑brisas, suportes de sensores para para‑brisas, junções óticas para para‑brisas, borrachas para para‑brisas, suportes de câmaras para para‑brisas».

27

Em primeiro lugar, nessas circunstâncias, há antes de mais que constatar que, a título do seu pedido de extinção, na parte em que se refere aos produtos da classe 12, num primeiro momento, a recorrente retomou expressa e integralmente a designação dos produtos da referida classe para os quais a marca controvertida foi registada. Foi só num segundo momento que a recorrente limitou o alcance do referido pedido, baseado na prova, pelo titular da marca controvertida, da sua utilização séria, excluindo, com a fórmula «com exceção», determinadas subcategorias de produtos que, em seu entender, eram suscetíveis, por um lado, de integrarem a categoria mais ampla dos «veículos e acessórios para veículos, não incluídos noutras classes» e, por outro, de dela se distinguirem autonomamente.

28

Portanto, na medida em que o pedido de extinção da recorrente retoma expressamente os termos da designação dos produtos da classe 12 para os quais a marca controvertida foi registada, a Câmara de Recurso acusou erradamente a recorrente, com base nas disposições da regra 37, alínea a), iii), do Regulamento n.o 2868/95, tratando‑se dos produtos da classe 12, de não ter fornecido uma lista dos produtos registados como sendo os visados pelo referido pedido.

29

Em seguida, contrariamente ao que alega a interveniente, a determinação do alcance do pedido de extinção como a que está em causa no caso em apreço não pode ser qualificada de reformulação da lista dos produtos da classe 12 para os quais a marca controvertida foi registada. Com efeito, como foi acima constatado no n.o 27, a recorrente, num primeiro momento, retomou expressa e integralmente a designação da categoria de produtos da classe 12 para os quais a marca controvertida foi registada e, num segundo momento, excluí do seu pedido de extinção, que, de novo, assenta na prova, pelo titular da marca controvertida, da sua utilização séria, determinadas subcategorias de produtos a propósito dos quais não contesta a referida utilização. Ao fazê‑lo, a recorrente limitou‑se, como tinha direito nos termos da jurisprudência acima referida no n.o 23, a determinar o alcance do seu pedido de prova de utilização séria da marca controvertida.

30

Por fim, contrariamente ao que decorre implicitamente da acusação formulada na decisão impugnada pela Câmara de Recurso do IHMI, acima referida no n.o 6, quando, como no caso em apreço, tratando‑se dos produtos da classe 12, existe uma designação de produtos, para os quais a marca controvertida foi registada, sob uma dada categoria, não pode ser exigido ao requerente da extinção, para que o seu pedido seja deferido, que identifique todas as subcategorias de produtos e serviços suscetíveis, em seu entender, de pertencerem, embora distinguindo‑se respetivamente de modo autónomo, à categoria mais ampla que é a única designada a título do registo da marca controvertida. Com efeito, por um lado, como foi acima recordado no n.o 23, cabe unicamente a quem pediu a extinção determinar o alcance do seu pedido de prova de utilização séria da marca controvertida. Ora, no caso em apreço, no seu pedido de extinção, ao retomar antes de mais expressa e integralmente a designação da categoria dos produtos da classe 12 para os quais a marca controvertida tinha sido registada, depois ao limitar o âmbito, afastando determinadas subcategorias de produtos relativamente aos quais não contestava a utilização séria, a recorrente manifestamente respondeu a essa exigência. Por outro lado, deve recordar‑se que, nos termos do artigo 26.o, n.o 1, alínea c), do Regulamento n.o 207/2009, o pedido de marca comunitária deve conter a lista dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo. Daí decorre que só o requerente do registo de uma marca comunitária está autorizado a determinar, sob controlo das instâncias competentes do IHMI, o alcance da proteção que pretende ver atribuída à referida marca. Portanto, no caso em apreço, tendo a interveniente, no momento do registo da marca controvertida, designado os produtos abrangidos pelo reenvio para uma categoria mais ampla, sem identificar mais pormenorizadamente as subcategorias de produtos e de serviços suscetíveis de pertencerem a esta última, foi erradamente que a Câmara de Recurso do IHMI declarou o pedido de extinção inadmissível por a recorrente não ter identificado, no referido pedido, tais subcategorias.

31

A título exaustivo, importa considerar que, a fim de se pronunciar sobre a admissibilidade de um pedido de extinção baseada na falta de utilização séria de uma marca, como a do caso em apreço, incumbe às instâncias competentes do IHMI apreciar, em primeiro lugar, se a marca controvertida foi registada para uma categoria de produtos ou de serviços suficientemente ampla para que se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de ser autonomamente consideradas. Com efeito, como decorre da jurisprudência acima referida nos n.os 21 e 22, a possibilidade de considerar ou não subcategorias autónomas na categoria de produtos da classe 12 para a qual a marca controvertida foi registada influi diretamente na determinação, pelo requerente da extinção, do alcance do seu pedido. Ora, no caso em apreço, não se pode deixar de observar que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre esta questão na decisão impugnada.

32

Em segundo lugar, pressupondo que, como a recorrente considerou e mesmo que a Câmara de Recurso não tenha tomado posição sobre o assunto, a marca controvertida foi registada para uma categoria de produtos e ou de serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de serem consideradas autonomamente, uma vez que, como resulta das considerações que figuram no n.o 25, supra, estando a recorrente no direito de excluir do seu pedido de extinção determinados produtos ou serviços cuja utilização séria não contesta, a Câmara de Recurso errou ao considerar que o seu pedido de extinção violava o princípio geral de direito nemo potest venire contra factum proprium. Isto é tanto mais assim quanto, como lembrou o IHMI nas suas alegações, resulta da jurisprudência que, mesmo que o autor do requerimento de prova da utilização séria de uma marca esteja consciente da utilização dessa marca, mesmo efetiva ou intensiva, não está a agir necessariamente de má‑fé ao apresentar tal requerimento. Com efeito, é legítimo querer submeter à apreciação das instâncias competentes do IHMI a questão de saber se a utilização de que se toma conhecimento basta para constituir uma utilização séria, na aceção do artigo 42.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009 e da jurisprudência pertinente [acórdão de 8 de março de 2012, Arrieta D. Gross/IHMI — International Biocentric Foundation e o. (BIODANZA), T‑298/10, EU:T:2012:113, n.o 87].

33

Resulta destas considerações que, ao julgar um pedido de extinção inadmissível, na medida em que é dirigido contra os produtos da classe 12 para os quais a marca controvertida foi registada, a Câmara de Recurso violou as disposições do artigo 51.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 e a regra 37, alínea a), iii), do Regulamento n.o 2868/95. Consequentemente, importa acolher, por procedente, a primeira parte do fundamento único.

34

Quanto à segunda parte do fundamento único, esta é relativa a um erro de direito que a Câmara de Recurso terá cometido ao declarar o pedido de extinção inadmissível no seu todo, pelo facto de um pedido de extinção não poder ser declarado parcialmente admissível. Mais explicitamente, resulta dos fundamentos da decisão impugnada que, uma vez que a Câmara de Recurso considerou o pedido de extinção inadmissível, na medida em que não visa os produtos da classe 12, deve ser declarado inadmissível no seu todo, isto é, na parte em que visa tanto os referidos produtos como os serviços da classe 37.

35

Ora, tal como acima se concluiu no n.o 33, a decisão impugnada está ferida de ilegalidade dado que a Câmara de Recurso concluiu pela inadmissibilidade do pedido de extinção, na medida em que visa os produtos da classe 12. Assim, a Câmara de Recurso também errou ao declarar inadmissível o pedido de extinção considerado no seu todo.

36

À luz das considerações expostas, há que acolher a primeira parte do fundamento único por procedente, e, por conseguinte, anular a decisão impugnada.

37

Por força do disposto no artigo 87.o, n.o 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

38

Tendo o IHMI sido vencido, na medida em que a decisão impugnada é anulada, há que condená‑lo a suportar as suas próprias despesas e as despesas efetuadas pela recorrente, em conformidade com o pedido desta, não obstante o pedido do IHMI no sentido de que o recurso tivesse provimento.

39

Tendo a recorrente, além disso, pedido a condenação do IHMI nas despesas efetuadas na Câmara de Recurso, importa lembrar que, por força do artigo 136.o, n.o 2, do Regulamento de Processo, as despesas indispensáveis efetuadas pelas partes para efeitos do processo perante a Câmara de Recurso são consideradas despesas reembolsáveis.

40

Tendo a interveniente sido vencida nos seus pedidos, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide: