—

em representação da adidas AG e da adidas Benelux BV, por G. Vos e A. Quaedvlieg, advocaten,

—

em representação da Marca Mode CV e da Marca CV, por J. Brinkhof, advocaat,

—

em representação da H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, por G. van Roeyen, advocaat,

—

em representação do Governo italiano, por I. M. Braguglia, na qualidade de agente, assistido por S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

—

em representação do Governo do Reino Unido, por C. Gibbs, na qualidade de agente, assistida por M. Edenborough, barrister,

—

em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por W. Wils, na qualidade de agente,

1

O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

2

Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio que opõe a adidas AG e a adidas Benelux BV à Marca Mode CV (a seguir «Marca Mode»), à C&A Nederland CV (a seguir «C&A»), à H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (a seguir «H&M») e à Vendex KBB Nederland BV (a seguir «Vendex»), a propósito do âmbito da protecção das marcas figurativas de três riscas de que a adidas AG é titular.

3

O artigo 3.o da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe, no seu n.o 1:

«1.   Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:

[…]»

4

O artigo 3.o, n.o 3, da directiva estabelece:

«Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.o 1, alínea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.»

5

O artigo 5.o da directiva, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», dispõe, nos seus n.os 1 e 2:

«1.   A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

2.   Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.»

6

O artigo 6.o da directiva, intitulado «Limitação dos efeitos da marca», prevê, no seu n.o 1:

«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial,

desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.»

7

O artigo 12.o da directiva, sob a epígrafe «Motivos de caducidade», estabelece, no seu n.o 2:

«O registo de uma marca fica […] passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado:

8

A sociedade adidas AG é titular de marcas figurativas constituídas por três riscas verticais paralelas, com igual largura, apostas lateralmente em peças de vestuário desportivo e informal e cuja cor contrasta com a cor principal desse vestuário.

9

A sociedade adidas Benelux BV é titular de uma licença exclusiva para o Benelux concedida pela adidas AG.

10

A Marca Mode, a C&A, a H&M e a Vendex são empresas concorrentes que têm por actividade o comércio de artigos têxteis.

11

Após ter verificado que alguns desses concorrentes tinham começado a vender vestuário desportivo e informal em que figuram duas riscas paralelas cuja cor contrasta com a cor principal desse vestuário, a adidas AG e a adidas Benelux BV (a seguir, conjuntamente, «adidas») apresentaram no Rechtbank te Breda um pedido de providência cautelar contra a H&M, bem como uma acção contra a Marca Mode e a C&A, a fim de que estas empresas sejam proibidas de utilizar qualquer sinal constituído pelo motivo de três riscas registado a pedido da adidas ou por um motivo semelhante a este, como o motivo de duas riscas paralelas utilizado por essas empresas.

12

Por sua vez, a Marca Mode, a C&A, a H&M e a Vendex apresentaram pedidos ao Rechtbank te Breda para que este declare que são livres de utilizar duas riscas com fins decorativos em vestuário desportivo e informal.

13

Por decisão de 2 de Outubro de 1997, o presidente do Rechtbank te Breda, pronunciando-se sobre a providência cautelar, ordenou à H&M que cessasse de utilizar no Benelux o sinal constituído pelo motivo de três riscas registado a pedido da adidas ou qualquer outro sinal semelhante a este, como o motivo de duas riscas que utiliza.

14

Por decisão interlocutória de 13 de Outubro de 1998, o Rechtbank te Breda considerou que tinha havido prejuízo para as marcas de que a adidas é titular.

15

As decisões de 2 de Outubro de 1997 e de 13 de Outubro de 1998 foram objecto de recurso para o Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

16

Por acórdão de 29 de Março de 2005, o Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch anulou as decisões de 2 de Outubro de 1997 e de 13 de Outubro de 1998 e, conhecendo ele próprio do litígio, julgou improcedentes tanto o pedido da adidas como os da Marca Mode, da C&A, da H&M e da Vendex, pela razão de que, por um lado, as marcas de que a adidas é titular não tinham sido prejudicadas e, por outro, os pedidos apresentados pela Marca Mode, pela C&A, pela H&M e pela Vendex eram demasiado genéricos.

17

O Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch especificou que um motivo de três riscas como o que foi registado a pedido da adidas é, por si só, pouco distintivo, embora, devido aos esforços publicitários da adidas, as marcas de que esta é titular tenham adquirido um carácter distintivo considerável e se tenham tornado notoriamente conhecidas. As referidas marcas gozam, por conseguinte, de uma protecção alargada no que se refere ao motivo de três riscas. Todavia, dado que as riscas e os simples motivos de riscas são, em princípio, sinais que devem permanecer disponíveis e que não se prestam, portanto, a um direito exclusivo, as marcas de que a adidas é titular não podem oferecer qualquer protecção contra a utilização de motivos de duas riscas.

18

Tendo recorrido para o Hoge Raad der Nederlanden, a adidas considera que, na economia do regime instituído pela directiva, o imperativo de disponibilidade apenas deve ser tomado em conta no momento da aplicação dos motivos de recusa ou de nulidade previstos no artigo 3.o da directiva.

19

Foi nestas condições que o Hoge Raad der Nederlanden decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

20

Através das suas questões, que há que examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, no essencial, em que medida, ao apreciar o âmbito do direito exclusivo do titular de uma marca, se deve ter em conta o interesse geral que consiste em não restringir indevidamente a disponibilidade de determinados sinais.

21

O referido órgão jurisdicional formulou esse pedido tendo em conta o motivo de três riscas registado a pedido da adidas, que adquiriu carácter distintivo pelo uso. Em particular, pretende saber se, quando terceiros utilizam sinais idênticos ou semelhantes à marca em questão sem o consentimento do seu titular e invocam em apoio dessa utilização o imperativo de disponibilidade, é necessário determinar se os referidos sinais são considerados, ou não, pelo público em causa como decorativos, se são, ou não, desprovidos de carácter distintivo, na acepção do artigo 3.o, n.o 1, alínea b), da directiva, e se possuem, ou não, carácter descritivo, na acepção do artigo 3.o, n.o 1, alínea c), da directiva.

22

Como recordou o advogado-geral nos n.os 33 e seguintes das suas conclusões, existem considerações de interesse geral, atinentes nomeadamente à necessidade de uma concorrência não falseada, que recomendam que certos sinais possam ser utilizados livremente pelo conjunto dos operadores económicos.

23

Como o Tribunal de Justiça já afirmou, esse imperativo de disponibilidade é a ratio que subjaz a certos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.o da directiva (v., nomeadamente, neste sentido, acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.o 25; de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.o 73; e de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.o 53).

24

Além disso, o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da directiva prevê que os direitos do titular de uma marca podem caducar se, após o seu registo, a marca se tiver transformado numa designação usual no comércio do produto ou do serviço para a qual foi registada, em virtude da actividade ou inactividade do respectivo titular. Através desta disposição, o legislador comunitário procedeu a uma ponderação dos interesses do titular da marca e dos dos seus concorrentes relacionados com uma disponibilidade dos sinais (v. acórdão de 27 de Abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, Colect., p. I-3703, n.o 19).

25

Embora se afigure, assim, que o imperativo de disponibilidade desempenha um papel pertinente no quadro dos artigos 3.o e 12.o da directiva, importa reconhecer que o presente pedido de decisão prejudicial ultrapassa esse quadro, pois suscita a questão de saber se o imperativo de disponibilidade constitui um critério de apreciação, após registo de uma marca, para efeitos de delimitar o âmbito do direito exclusivo do titular da marca. Com efeito, a Marca Mode, a C&A, a H&M e a Vendex não procuram obter uma declaração de nulidade, na acepção do referido artigo 3.o, ou de caducidade, na acepção do referido artigo 12.o, mas invocam a necessidade de disponibilidade de outros motivos de riscas que não o registado a pedido da adidas, para poderem usufruir do seu direito de utilizar esses motivos sem o consentimento desta.

26

Ora, quando um terceiro invoca o imperativo de disponibilidade para poder usufruir do seu direito de utilizar um sinal diverso do registado a pedido do titular da marca, a pertinência desse argumento não pode ser apreciada no quadro dos artigos 3.o e 12.o da directiva, mas deve ser examinada à luz do disposto no artigo 5.o da directiva, que diz respeito à protecção da marca registada contra a utilização de sinais por terceiros, bem como na perspectiva do artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva, se o sinal em causa integrar o âmbito de aplicação desta disposição.

27

Ao conferir ao titular de uma marca o direito de proibir que um terceiro utilize um sinal idêntico ou semelhante, em caso de risco de confusão, e ao enumerar algumas das utilizações desse sinal que podem ser proibidas, o artigo 5.o da directiva visa proteger esse titular contra utilizações de sinais susceptíveis de causar prejuízo a essa marca (v., neste sentido, acórdão Levi Strauss, já referido, n.o 14).

28

O risco de confusão é a condição específica da protecção conferida pela marca registada, nomeadamente contra a utilização por terceiros de sinais não idênticos. O Tribunal de Justiça definiu essa condição como o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v. acórdãos de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.o 17, e de 6 de Outubro de 2005, Medion, C-120/04, Colect., p. I-8551, n.os 24 e 26).

29

Segundo o décimo considerando da directiva, a apreciação da existência desse risco «depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados». O risco de confusão deve, portanto, ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (v. acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.o 22; de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.o 40; e Medion, já referido, n.o 27).

30

A circunstância de existir, para os operadores económicos, uma necessidade de o sinal estar disponível não pode fazer parte desses factores relevantes. Efectivamente, como resulta da redacção do artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da directiva e da jurisprudência já referida, a resposta à questão de saber se existe um risco de confusão deve fundar-se na percepção, pelo público, dos produtos cobertos pela marca do titular, por um lado, e dos produtos cobertos pelo sinal utilizado pelo terceiro, por outro.

31

Além disso, sinais que em princípio devem estar disponíveis para o conjunto dos operadores económicos podem ser utilizados de maneira abusiva com a finalidade de criar uma confusão no espírito do consumidor. Se, em tal contexto, o terceiro pudesse invocar o imperativo de disponibilidade para utilizar livremente um sinal semelhante à marca sem que o titular desta última a isso se pudesse opor, invocando um risco de confusão, ficaria prejudicada a aplicação efectiva da regra prevista no artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da directiva.

32

Essa consideração vale nomeadamente para os motivos de riscas. Como a adidas reconheceu na introdução às suas observações, os motivos de riscas enquanto tais estão disponíveis e podem, portanto, ser apostos de variadíssimas formas em vestuário desportivo e informal pela totalidade dos operadores. Todavia, os concorrentes da adidas não podem ser autorizados a prejudicar o motivo de três riscas registado a pedido desta última apondo no vestuário desportivo e informal que comercializam motivos de riscas a tal ponto semelhantes ao registado a pedido da adidas que exista, no espírito do público, um risco de confusão.

33

Incumbe ao juiz nacional verificar se tal risco de confusão existe. Com vista a essa verificação, é útil examinar a questão do órgão jurisdicional de reenvio através da qual este pretende saber se importa verificar se o público percebe o sinal utilizado pelo terceiro como um simples elemento decorativo do produto em causa.

34

A este propósito, deve salientar-se que a percepção, pelo público, de um sinal como um elemento decorativo não pode constituir obstáculo à protecção conferida pelo artigo 5.o, n.o 1, alínea b), da directiva quando, mau grado o seu carácter decorativo, o referido sinal apresenta uma tal semelhança com a marca registada que o público em causa é susceptível de crer que os produtos provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.

35

No caso em apreço, há que, portanto, verificar se o consumidor médio, quando percepciona peças de vestuário desportivo e informal em que são apostos motivos de riscas nos mesmos sítios e com as mesmas características que o motivo de riscas registado a pedido da adidas, em que praticamente a única diferença é serem compostos de duas e não de três riscas, pode enganar-se quanto à origem do produto, acreditando que este é comercializado pela adidas AG, pela adidas Benelux BV ou por uma empresa economicamente ligada a estas.

36

Como resulta do décimo considerando da directiva, esta apreciação depende não só do grau de semelhança entre a marca e o sinal mas também da facilidade com que o sinal pode ser associado à marca tendo em conta, nomeadamente, o conhecimento desta no mercado. Com efeito, quanto mais a marca for conhecida, maior será o número de operadores que quererão utilizar sinais semelhantes. A presença no mercado de uma grande quantidade de produtos cobertos por sinais semelhantes pode causar prejuízo à marca na medida em que é susceptível de acarretar uma diminuição do carácter distintivo da marca e de pôr em perigo a sua função essencial, que é garantir aos consumidores a proveniência dos produtos em causa.

37

As partes no processo principal não contestam que o motivo de três riscas registado a pedido da adidas constitui uma marca de prestígio. Além disso, é certo que a legislação aplicável nos Países Baixos inclui a regra referida no artigo 5.o, n.o 2, da directiva. De resto, o Tribunal de Justiça especificou que o artigo 5.o, n.o 2, da directiva se aplica igualmente em relação aos produtos e serviços que sejam idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca está registada (v., neste sentido, acórdãos de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00, Colect., p. I-389, n.o 30, e de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.os 18 a 22).

38

O motivo de três riscas registado a pedido da adidas beneficia, portanto, quer da protecção conferida pelo artigo 5.o, n.o 1, da directiva quer da, reforçada, concedida pelo n.o 2 do mesmo artigo (v., por analogia, acórdão Davidoff, já referido, n.os 18 e 19).

39

Nestas condições, o pedido de decisão prejudicial também deve ser respondido na perspectiva desta última disposição, que diz especificamente respeito à protecção das marcas de prestígio.

40

O artigo 5.o, n.o 2, da directiva institui, a favor das marcas de prestígio, uma protecção cuja concretização não exige a existência de risco de confusão. Efectivamente, esta disposição aplica-se a situações em que a condição específica da protecção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo (acórdãos, já referidos, Marca Mode, n.o 36, e Adidas-Salomon e Adidas Benelux, n.o 27).

41

Os prejuízos a que se refere o artigo 5.o, n.o 2, da directiva, quando ocorrem, são a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca e o sinal, em razão do qual o público em causa efectua uma aproximação entre o sinal e a marca, isto é, estabelece uma ligação entre estes, embora não os confunda. Não se exige, portanto, que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal utilizado pelo terceiro seja tal que exista, no espírito do público em causa, um risco de confusão. Basta que o grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal conduza a que o público em causa estabeleça uma ligação entre o sinal e a marca (v. acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, n.os 29 e 31).

42

A existência dessa ligação deve ser apreciada globalmente, atentos todos os factores relevantes (acórdão Adidas-Salomon e Adidas Benelux, já referido, n.o 30).

43

Importa reconhecer que o imperativo de disponibilidade é estranho tanto à apreciação do grau de semelhança entre a marca de prestígio e o sinal utilizado pelo terceiro como à ligação que o público em causa possa fazer entre a referida marca e o mencionado sinal. Não pode, portanto, constituir um elemento pertinente para verificar se a utilização do sinal tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo.

44

O artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva dispõe que o titular de uma marca não pode proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

45

Ao limitar, assim, os efeitos do direito exclusivo do titular da marca, o artigo 6.o da directiva visa conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado comum, de forma a que o direito de marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência não falseado que o Tratado CE pretende estabelecer e manter (v. acórdão de 17 de Março de 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, Colect., p. I-2337, n.o 29 e jurisprudência aí referida).

46

Mais especificamente, o artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva visa salvaguardar a possibilidade de todos os operadores económicos utilizarem indicações descritivas. Esta disposição constitui, portanto, como salientou o advogado-geral nos n.os 75 e 78 das suas conclusões, uma expressão do imperativo de disponibilidade.

47

Todavia, o imperativo de disponibilidade não pode nunca constituir uma limitação autónoma dos efeitos da marca que acresce às expressamente previstas no artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva. Deve, a este propósito, sublinhar-se que, para que um terceiro possa invocar as limitações dos efeitos da marca contidas no artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da directiva e prevalecer-se, nesse contexto, do imperativo de disponibilidade que subjaz a essa disposição, é necessário que a indicação que utiliza seja, como exigido pela referida disposição, relativa a uma das características do produto comercializado ou do serviço fornecido por esse terceiro (v., neste sentido, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.o 28, e acórdão de 25 de Janeiro de 2007, Adam Opel, C-48/05, Colect., p. I-1017, n.os 42 a 44).

48

No caso em apreço, resulta da decisão de reenvio e das observações que os concorrentes da adidas apresentaram ao Tribunal de Justiça que estes últimos invocam como justificação da utilização dos motivos de duas riscas controvertidos o seu carácter puramente decorativo. Conclui-se que a aposição, por esses concorrentes, de motivos de riscas em vestuário não visa fornecer uma indicação relativa a uma das características desses produtos.

49

Tendo em conta o conjunto das considerações que precedem, há que responder ao pedido de decisão prejudicial que a directiva deve ser interpretada no sentido de que, ao apreciar o âmbito do direito exclusivo do titular de uma marca, não se pode ter em conta o imperativo de disponibilidade, excepto na medida em que for aplicável a limitação dos efeitos da marca definida no artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da referida directiva.

50

Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

A Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretada no sentido de que, ao apreciar o âmbito do direito exclusivo do titular de uma marca, não se pode ter em conta o imperativo de disponibilidade, excepto na medida em que for aplicável a limitação dos efeitos da marca definida no artigo 6.o, n.o 1, alínea b), da referida directiva.