—

em representação da Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, por E. Enging‑Deniz, Rechtsanwalt,

—

em representação da Pfahnl Backmittel GmbH, por M. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt,

—

em representação do Governo alemão, por T. Henze e J. Kemper, na qualidade de agentes,

—

em representação do Governo francês, por D. Colas e J.‑S. Pilczer, na qualidade de agentes,

—

em representação do Governo italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por S. Varone, avvocato dello Stato,

—

em representação da Comissão Europeia, por F. Bulst e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

1

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25, e retificação no JO 2009, L 11, p. 86).

2

Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (a seguir «Backaldrin»), sociedade de direito austríaco, à Pfahnl Backmittel GmbH (a seguir «Pfahnl»), também uma sociedade de direito austríaco, a respeito do sinal nominativo «KORNSPITZ», que a Backaldrin registou como marca.

3

Nos termos do artigo 2.o da Diretiva 2008/95, «[p]odem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica [...], na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

4

O artigo 3.o da mesma diretiva prevê:

«1.   Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:

[...]

[...]»

5

Nos termos do artigo 5.o da mesma diretiva:

«1.   A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

2.   Qualquer Estado‑Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado‑Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

[...]»

6

O artigo 12.o da Diretiva 2008/95 enuncia:

«1.   O titular de uma marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de uma utilização séria no Estado‑Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização;

[...]

2.   Sem prejuízo do disposto no n.o 1, o titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, após a data em que o registo foi efetuado:

[...]».

7

O § 33b da Lei de 1970 sobre a proteção das marcas (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), na sua redação em vigor à data dos factos do processo principal, tinha a seguinte redação:

«1.   Qualquer pessoa pode pedir o cancelamento de uma marca se, após a data em que o registo foi efetuado, como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada.

2.   A decisão de cancelamento retroage à data na qual foi demonstrada a transformação definitiva da marca em designação usual […].»

8

A Backaldrin registou a marca nominativa austríaca KORNSPITZ para produtos da classe 30 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado. Entre esses produtos figuram os seguintes produtos:

«farinhas e preparações feitas de cereais; produtos de padaria; fermento; pastelaria, incluindo preparações para ir ao forno; massas cruas […] para a confeção de pastelaria».

9

A Backaldrin produz, sob esta marca, uma mistura pronta a confecionar que fornece essencialmente a padarias, que a transformam em pãezinhos de forma oblonga e pontiaguda nas duas extremidades. A Backaldrin autorizou essas padarias e os distribuidores de produtos alimentares por estas fornecidos a venderem esses pãezinhos sob essa marca.

10

Os concorrentes da Backaldrin, nomeadamente a Pfahnl, como a maior parte das padarias, sabem que o sinal nominativo «KORNSPITZ» foi registado como marca. Mas, segundo a Pfahnl, contestada pela Backaldrin, este sinal nominativo é percebido pelos consumidores finais como a designação usual de um produto de padaria, a saber, os pãezinhos de forma oblonga e pontiagudos nas duas extremidades. Esta perceção explica‑se designadamente pelo facto de as padarias que utilizam a mistura pronta a confecionar fornecida pela Backaldrin normalmente não informarem os seus clientes de que o sinal «KORNSPITZ» foi registado como marca nem de que os pãezinhos são confecionados a partir dessa mistura.

11

A Pfahnl propôs, em 14 de maio de 2010, nos termos do § 33b da Lei de 1970 sobre a proteção das marcas, a declaração da caducidade dos direitos conferidos pela marca KORNSPITZ para os produtos mencionados no n.o 8 do presente acórdão. Por decisão de 26 de julho de 2011, a Divisão de Anulação do Österreichischer Patentamt (Registo de patentes austríaco) deferiu esse pedido. A Backaldrin interpôs recurso desta decisão para o Oberster Patent‑ und Markensenat (Tribunal de recurso das marcas e patentes).

12

Esse tribunal interroga‑se sobre se e em que medida, na aplicação do critério da «designação usual no comércio» no litígio do processo principal, se deve ter em conta o facto de os produtos para os quais a marca foi registada não serem todos dirigidos aos mesmos clientes. A este respeito, explica que os utilizadores finais dos produtos brutos e intermédios comercializados pela Backaldrin sob a marca KORNSPITZ, como a mistura pronta a ser transformada em pãezinhos, são as padarias e os distribuidores de produtos alimentares, ao passo que os utilizadores finais dos pãezinhos são os clientes das padarias e dos distribuidores de produtos alimentares.

13

O Oberster Patent‑ und Markensenat considera que o recurso da decisão de caducidade da Divisão de Anulação do Österreichischer Patentamt deve obter provimento na medida em que a marca em causa no processo principal foi registada para produtos brutos e intermédios que são as farinhas e os preparados à base de cereais, os fermentos de padeiro e os preparados para ir ao forno e as massas cruas para a confeção de pastelaria.

14

Em contrapartida, no que se refere aos produtos finais para os quais a marca KORNSPITZ foi igualmente registada, a saber, os produtos de padaria e de pastelaria, o tribunal de reenvio deseja ser esclarecido por uma decisão do Tribunal de Justiça proferida a título prejudicial. Pretende esclarecer, em especial, se pode haver caducidade dos direitos conferidos ao titular de uma marca quando essa marca se tornar a designação usual, não segundo a perceção dos vendedores do produto acabado obtido a partir dos produtos fornecidos pelo titular da marca, mas segundo a perceção do utilizador final desse produto.

15

O tribunal de reenvio precisa que, após receção da decisão prejudicial, decidirá sobre a necessidade de se realizar uma sondagem de opinião dos consumidores finais sobre a sua perceção do sinal nominativo «KORNSPITZ».

16

Nestas condições, o Oberster Patent‑ und Markensenat decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

17

Com a primeira questão, o tribunal de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca corre o risco de caducidade dos direitos que lhe são conferidos por essa marca para o produto para o qual aquela foi registada quando, em virtude da sua atividade ou inatividade, a marca se torna a designação usual desse produto do ponto de vista apenas dos respetivos utilizadores finais.

18

Segundo a Backaldrin, os Governos alemão e francês, bem como a Comissão Europeia, a resposta a esta questão deve ser negativa; pelo contrário, a Pfahnl e o Governo italiano sustentam a tese inversa.

19

A este respeito, há que recordar desde logo que o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 visa uma situação em que a marca deixou de ser apta a cumprir a sua função de indicação de origem (acórdão de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Colet., p. I-5791, n.o 22).

20

Entre as diversas funções da marca, a referida função de indicação da origem desempenha um papel essencial (v., designadamente, acórdãos de 23 de março de 2010, Google France et Google, C-236/08 a C-238/08, Colet., p. I-2417, n.o 77, e de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Colet., p. I-8701, n.o 71). A mesma permite identificar o produto ou serviço designado pela marca como proveniente de uma empresa determinada, distinguindo esse produto ou esse serviço, portanto, dos das outras empresas (v., neste sentido, acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, n.o 26 e jurisprudência aí referida). A referida empresa é, como salientou o advogado‑geral no n.o 27 das suas conclusões, aquela sob cujo controlo o produto ou serviço é comercializado.

21

O legislador da União Europeia consagrou esta função essencial da marca ao dispor, no artigo 2.o da Diretiva 2008/95, que os sinais suscetíveis de representação gráfica apenas podem constituir uma marca na condição de serem adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (acórdãos de 4 de outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colet., p. I-6959, n.o 23, e Björnekulla Fruktindustrier, já referido, n.o 21).

22

São tiradas consequências desta condição, nomeadamente, nos artigos 3.° e 12.° da referida diretiva. Enquanto o artigo 3.o da mesma enumera situações em que a marca não desempenha, desde o início, a sua função de indicação de origem, o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), dessa mesma diretiva refere‑se à situação em que a marca se tornou designação usual e perdeu portanto o seu caráter distintivo, deixando de desempenhar essa função (v., neste sentido, acórdão Björnekulla Fruktindustrier, já referido, n.o 22). O titular dessa marca pode então perder os direitos que lhe são conferidos pelo artigo 5.o da Diretiva 2008/95 (v., neste sentido, acórdão de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, Colet., p. I-3703, n.o 33).

23

Na situação descrita pelo tribunal de reenvio, que está sujeita à sua apreciação factual exclusiva, os utilizadores finais do produto em causa no processo principal, a saber, os pãezinhos designados «KORNSPITZ», percebem este sinal nominativo como a designação usual deste produto e não estão, assim, conscientes do facto de que alguns destes pãezinhos são fabricados a partir de uma mistura pronta a confecionar fornecida sob a marca KORNSPITZ por uma determinada empresa.

24

Como exposto igualmente pelo tribunal de reenvio, essa perceção dos utilizadores finais deve‑se especialmente ao facto de os vendedores dos pãezinhos fabricados a partir da referida mistura geralmente não informarem os seus clientes de que o sinal «KORNSPITZ» foi registado como marca.

25

A situação descrita na decisão de reenvio é ainda caracterizada pela circunstância de os vendedores do referido produto acabado normalmente não prestarem aos seus clientes, no momento da venda, uma assistência que inclua a indicação da proveniência dos diferentes produtos vendidos.

26

Impõe‑se, pois, constatar que, nesta hipótese, a marca KORNSPITZ não desempenha, no tocante ao comércio dos pãezinhos denominados «KORNSPITZ», a sua função essencial de indicação da origem e que, por conseguinte, o seu titular fica sujeito à caducidade dos direitos conferidos pela marca registada para esse produto acabado, se a perda do caráter distintivo da marca para esse produto lhe for imputável devido à sua atividade ou inatividade.

27

Esta conclusão não é contrária à interpretação do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 feita pelo Tribunal de Justiça no n.o 26 do acórdão Björnekulla Fruktindustrier, já referido, segundo a qual, no caso de intervirem intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto identificado por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou, no comércio, na designação habitual do produto em causa, são constituídos pelo conjunto dos consumidores ou dos utilizadores finais e, em função das características do mercado do produto em causa, pelo conjunto dos profissionais que intervêm na comercialização desse produto.

28

É certo que, como o Tribunal de Justiça destacou quando procedeu a esta interpretação, a questão de saber se uma marca se tornou na designação usual no comércio de um produto ou serviço para o qual está registada deve ser apreciada não apenas em função da perceção dos consumidores ou utilizadores finais mas também, consoante as características do mercado em causa, tendo em consideração a perceção de profissionais, como os vendedores.

29

Contudo, como salientou o Tribunal de Justiça no n.o 24 do acórdão Björnekulla Fruktindustrier, já referido, em geral, a perceção dos consumidores ou dos utilizadores finais tem um papel determinante. Na esteira do exposto pelo advogado‑geral nos n.os 58 e 59 das suas conclusões, há que considerar que, numa situação como a que está em causa no processo principal — a qual, sob reserva da verificação pelo tribunal de reenvio, se caracteriza pela perda do caráter distintivo da marca em causa do ponto de vista apenas dos utilizadores finais —, essa perda é suscetível de conduzir à caducidade dos direitos do titular. O facto de os vendedores estarem conscientes da existência da referida marca e da origem por esta indicada não é suficiente, por si só, para excluir a caducidade.

30

Resulta das considerações precedentes que há que responder à primeira questão submetida que o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, numa situação como a que está em causa no processo principal, o titular de uma marca corre o risco da caducidade dos direitos que lhe são conferidos por essa marca para um produto para o qual aquela foi registada quando, devido à atividade ou inatividade desse titular, a referida marca se torne na designação usual desse produto do ponto de vista apenas dos seus utilizadores finais.

31

Com a segunda questão, o tribunal de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que pode ser qualificado de «inatividade», na aceção dessa disposição, o facto de o titular de uma marca se abster de incitar os vendedores a utilizarem mais essa marca na comercialização de um produto para o qual a referida marca foi registada.

32

A este respeito, cumpre recordar que, ao ponderar os interesses do titular de uma marca e os dos seus concorrentes, ligados à disponibilidade dos sinais, o legislador da União, ao adotar o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da referida diretiva, considerou que a perda do caráter distintivo da referida marca só pode ser oposta ao respetivo titular se essa perda se dever à atividade ou inatividade do mesmo titular (acórdãos Levi Strauss, já referido, n.o 19, e de 10 de abril de 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, Colet., p. I-2439, n.o 24).

33

O Tribunal de Justiça declarou já que o facto de o titular da marca não exercer em tempo útil o seu direito exclusivo previsto no artigo 5.o da mesma diretiva, a fim de requerer à autoridade competente que proíba terceiros interessados de utilizar o sinal relativamente ao qual existe risco de confusão com essa marca, uma vez que esses pedidos têm precisamente por objeto preservar o caráter distintivo da referida marca, pode incluir‑se no conceito de «inatividade» (v., neste sentido, acórdão Levi Strauss, já referido, n.o 34).

34

Contudo, a menos que se renuncie à procura do equilíbrio descrito no n.o 32 do presente acórdão, o referido conceito não está de modo algum limitado a este tipo de omissão, mas compreende todas as omissões pelas quais o titular de uma marca se mostra insuficientemente diligente quanto à preservação do caráter distintivo da sua marca. Assim, numa situação como a descrita pelo tribunal de reenvio, em que os vendedores do produto fabricado a partir do produto fornecido pelo titular da marca geralmente não informam os seus clientes de que o sinal utilizado para designar o produto em causa foi registado como marca, contribuindo assim para a mutação dessa marca em designação usual, a omissão do referido titular que não toma nenhuma iniciativa no sentido de incentivar os vendedores a utilizarem mais a dita marca pode ser qualificada de inatividade na aceção do artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95.

35

Cabe ao tribunal de reenvio apreciar se, no caso concreto, a Backaldrin tomou ou não iniciativas com vista a incentivar as padarias e distribuidores de produtos alimentares que vendem os pãezinhos fabricados a partir da mistura pronta a confecionar por ela fornecida a utilizar mais a marca KORNSPITZ nos seus contactos comerciais com os clientes.

36

Resulta das considerações precedentes que importa responder à segunda questão submetida que o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que pode ser qualificado de «inatividade», na aceção desta disposição, o facto de o titular de uma marca se abster de incentivar os vendedores a utilizarem mais essa marca na comercialização de um produto para o qual a referida marca foi registada.

37

Com a terceira questão, o tribunal de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que a declaração da caducidade dos direitos conferidos ao titular de uma marca pressupõe necessariamente que se determine se existem outras designações para o produto para o qual a marca passou a ser a designação usual no comércio.

38

Como resulta da própria letra da mesma disposição, o titular de uma marca corre o risco da caducidade dos direitos conferidos por essa marca quando esta, em virtude da atividade ou inatividade do titular, se torne na designação usual no comércio de um produto ou de um serviço para o qual foi registada.

39

Quando essa situação ocorra, a eventual existência de designações alternativas para o produto ou serviço em causa é irrelevante, pois tal não pode alterar a constatação da perda do caráter distintivo da referida marca em virtude da mutação da mesma em designação usual no comércio.

40

Por consequência, há que responder à terceira questão submetida que o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que a declaração de caducidade dos direitos conferidos ao titular de uma marca não pressupõe que se determine se existem outras designações para o produto para o qual essa marca se tornou na designação usual no comércio.

41

Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara: