Processo C-320/12

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

contra

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Højesteret)

«Aproximação das legislações — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 4.o, n.o 4, alínea g) — Marcas — Requisitos de aquisição e de conservação de uma marca — Recusa de registo ou nulidade — Conceito de ‘má-fé’ do requerente — Conhecimento da existência de uma marca estrangeira por parte do requerente»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 27 de junho de 2013

1. Direito da União Europeia — Interpretação — Disposição que não contém remissão expressa para o direito dos Estados-Membros — Interpretação autónoma e uniforme

2. Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Recusa de registo ou nulidade — Má-fé do requerente aquando da apresentação do pedido de marca — Conceito de «má-fé» — Interpretação autónoma e uniforme

   [Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 4.o, n.o 4, alínea g)]

3. Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Recusa de registo ou nulidade — Má-fé do requerente aquando da apresentação do pedido de marca — Critérios de apreciação — Tomada em consideração de todos os fatores relevantes existentes no momento da apresentação do pedido de registo — Conhecimento, por parte do requerente, da utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante — Circunstância insuficiente para provar a má-fé

   [Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 4.o, n.o 4, alínea g)]

4. Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Recusa de registo ou nulidade — Motivos de recusa ou de nulidade facultativos — Introdução de um regime de proteção específica das marcas estrangeiras pelos Estados-Membros — Inadmissibilidade

   [Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 4.o, n.o 4, alínea g)]

1.  V. texto da decisão.

   (cf. n.o 25)

2.  É ponto assente que a redação do artigo 4.o, n.o 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 sobre as marcas não contém nenhuma definição do conceito de «má-fé», que também não é definido nos demais artigos desta diretiva. Além disso, essa disposição não efetua nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros no que diz respeito a esse conceito. Deste modo, o sentido e o alcance do referido conceito devem ser determinados à luz do contexto no qual se inscreve a disposição em causa da Diretiva 2008/95 e do objetivo prosseguido por esta última.

   No que diz respeito ao objeto e finalidade da Diretiva 2008/95, embora seja verdade que, nos termos do seu considerando 4, não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, não é menos certo que a referida diretiva contém uma harmonização relativa a regras substantivas essenciais na matéria, a saber, segundo o mesmo considerando, regras relativas às disposições nacionais com incidência mais direta no funcionamento do mercado interno, e que esse considerando não exclui que a harmonização relativa a estas regras seja completa.

   Além disso, o caráter facultativo de uma disposição da Diretiva 2008/95 não tem incidência na questão de saber se deve ser dada uma interpretação uniforme aos termos dessa disposição.

   Por conseguinte, o artigo 4.o, n.o 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «má-fé», na aceção desta disposição, constitui um conceito autónomo do direito da União ao qual deve ser dada uma interpretação uniforme na União Europeia.

   (cf. n.os 26-29, disp. 1)

3.  O artigo 4.o, n.o 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que, para demonstrar a existência da má-fé do autor do pedido de registo de uma marca na aceção desta disposição, importa tomar em consideração todos os fatores relevantes próprios do caso concreto e existentes no momento da apresentação do pedido de registo. A circunstância de o autor deste pedido saber ou dever saber que um terceiro utiliza uma marca no estrangeiro no momento da apresentação do seu pedido, que pode ser confundida com a marca cujo registo é pedido, não é, por si só, suficiente para demonstrar a existência da má-fé do autor do referido pedido, na aceção da referida disposição.

   (cf. n.o 37, e disp. 2)

4.  Embora os motivos que constam do artigo 4.o, n.o 4, da Diretiva 2008/95 sobre as marcas sejam enumerados pelo legislador da União a título facultativo, não é menos certo que a margem deixada ao Estado-Membro se limita à previsão, ou não, desse motivo no seu direito nacional, tal como especificamente delimitado pelo legislador.

   Por conseguinte, artigo 4.o, n.o 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que não permite aos Estados-Membros introduzir um regime de proteção específica de marcas estrangeiras, distinto do estabelecido nessa disposição, baseado no facto de o autor do pedido de registo de uma marca conhecer ou dever conhecer uma marca estrangeira.

   (cf. n.os 41, 43, disp. 3)

Processo C-320/12

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

contra

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Højesteret)

«Aproximação das legislações — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 4.o, n.o 4, alínea g) — Marcas — Requisitos de aquisição e de conservação de uma marca — Recusa de registo ou nulidade — Conceito de ‘má-fé’ do requerente — Conhecimento da existência de uma marca estrangeira por parte do requerente»

Sumário — Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 27 de junho de 2013

1. Direito da União Europeia — Interpretação — Disposição que não contém remissão expressa para o direito dos Estados-Membros — Interpretação autónoma e uniforme

2. Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Recusa de registo ou nulidade — Má-fé do requerente aquando da apresentação do pedido de marca — Conceito de «má-fé» — Interpretação autónoma e uniforme

   [Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 4.o, n.o 4, alínea g)]

3. Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Recusa de registo ou nulidade — Má-fé do requerente aquando da apresentação do pedido de marca — Critérios de apreciação — Tomada em consideração de todos os fatores relevantes existentes no momento da apresentação do pedido de registo — Conhecimento, por parte do requerente, da utilização por um terceiro de um sinal idêntico ou semelhante — Circunstância insuficiente para provar a má-fé

   [Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 4.o, n.o 4, alínea g)]

4. Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95 — Recusa de registo ou nulidade — Motivos de recusa ou de nulidade facultativos — Introdução de um regime de proteção específica das marcas estrangeiras pelos Estados-Membros — Inadmissibilidade

   [Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 4.o, n.o 4, alínea g)]

1.  V. texto da decisão.

   (cf. n.o 25)

2.  É ponto assente que a redação do artigo 4.o, n.o 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 sobre as marcas não contém nenhuma definição do conceito de «má-fé», que também não é definido nos demais artigos desta diretiva. Além disso, essa disposição não efetua nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros no que diz respeito a esse conceito. Deste modo, o sentido e o alcance do referido conceito devem ser determinados à luz do contexto no qual se inscreve a disposição em causa da Diretiva 2008/95 e do objetivo prosseguido por esta última.

   No que diz respeito ao objeto e finalidade da Diretiva 2008/95, embora seja verdade que, nos termos do seu considerando 4, não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, não é menos certo que a referida diretiva contém uma harmonização relativa a regras substantivas essenciais na matéria, a saber, segundo o mesmo considerando, regras relativas às disposições nacionais com incidência mais direta no funcionamento do mercado interno, e que esse considerando não exclui que a harmonização relativa a estas regras seja completa.

   Além disso, o caráter facultativo de uma disposição da Diretiva 2008/95 não tem incidência na questão de saber se deve ser dada uma interpretação uniforme aos termos dessa disposição.

   Por conseguinte, o artigo 4.o, n.o 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o conceito de «má-fé», na aceção desta disposição, constitui um conceito autónomo do direito da União ao qual deve ser dada uma interpretação uniforme na União Europeia.

   (cf. n.os 26-29, disp. 1)

3.  O artigo 4.o, n.o 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que, para demonstrar a existência da má-fé do autor do pedido de registo de uma marca na aceção desta disposição, importa tomar em consideração todos os fatores relevantes próprios do caso concreto e existentes no momento da apresentação do pedido de registo. A circunstância de o autor deste pedido saber ou dever saber que um terceiro utiliza uma marca no estrangeiro no momento da apresentação do seu pedido, que pode ser confundida com a marca cujo registo é pedido, não é, por si só, suficiente para demonstrar a existência da má-fé do autor do referido pedido, na aceção da referida disposição.

   (cf. n.o 37, e disp. 2)

4.  Embora os motivos que constam do artigo 4.o, n.o 4, da Diretiva 2008/95 sobre as marcas sejam enumerados pelo legislador da União a título facultativo, não é menos certo que a margem deixada ao Estado-Membro se limita à previsão, ou não, desse motivo no seu direito nacional, tal como especificamente delimitado pelo legislador.

   Por conseguinte, artigo 4.o, n.o 4, alínea g), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que não permite aos Estados-Membros introduzir um regime de proteção específica de marcas estrangeiras, distinto do estabelecido nessa disposição, baseado no facto de o autor do pedido de registo de uma marca conhecer ou dever conhecer uma marca estrangeira.

   (cf. n.os 41, 43, disp. 3)