–

w imieniu VW – F. Rampone, avvocato,

–

w imieniu Legea Srl – G. Biancamano, avvocato,

–

w imieniu SW, CQ, ET – R. Bocchini, avvocato,

–

w imieniu rządu polskiego – B. Majczyna, w charakterze pełnomocnika,

–

w imieniu Komisji Europejskiej – P. Messina i P. Němečková, w charakterze pełnomocników,

1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

2

Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu z jednej strony między VW a SW, CQ, ET i Legea Srl oraz z drugiej strony między Legea a VW, SW, CQ i ET w przedmiocie podnoszonego niezgodnego z prawem charakteru używania znaków towarowych tworzonych przez oznaczenie Legea.

3

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. 2004, L 70, s. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94”), zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. To ostatnie rozporządzenie zostało uchylone i zastąpione, ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r., rozporządzeniem 2017/1001.

4

Artykuł 5 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Osoby, które mogą być właścicielami wspólnotowych znaków towarowych”, stanowił:

„Właścicielem wspólnotowego znaku towarowego może być każda osoba fizyczna lub prawna, łącznie z podmiotami prawa publicznego”.

5

Artykuł 9 tego rozporządzenia, zatytułowany „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy”, przewidywał w ust. 1:

„Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

6

Z kolei art. 16 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Traktowanie wspólnotowego znaku towarowego jako krajowego znaku towarowego”, brzmiał następująco:

„1.   Jeżeli art. 17–24 nie stanowią inaczej, wspólnotowy znak towarowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym terytorium Wspólnoty tak jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym według rejestru wspólnotowych znaków towarowych:

2.   W przypadkach nieprzewidzianych w ust. 1 państwo członkowskie, określone w tym ustępie, jest państwem członkowskim, w którym Urząd [Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)] ma swoją siedzibę.

3.   Jeżeli dwie lub więcej osób wymienionych jest w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych jako współwłaściciele, ust. 1 stosuje się do pierwszego wymienionego współwłaściciela; jeżeli tej reguły nie można zastosować, przepis ma zastosowanie do kolejnych współwłaścicieli w porządku, w jakim są wymienieni. W przypadku gdy ust. 1 nie ma zastosowania do żadnego ze współwłaścicieli, stosuje się ust. 2”.

7

Artykuł 21 rzeczonego rozporządzenia, zatytułowany „Postępowania upadłościowe”, stanowił w ust. 1 i 2:

„1.   Jedynymi postępowaniami upadłościowymi, którymi może zostać objęty wspólnotowy znak towarowy, są postępowania wszczęte w państwach członkowskich, na których terytorium dłużnik posiada centrum podstawowych interesów.

[…]

2.   W przypadku współwłasności wspólnotowego znaku towarowego ustęp 1 odnosi się do udziału współwłaściciela”.

8

Artykuł 22 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Udzielanie licencji”, przewidywał w ust. 1 i 2:

„1.   Wspólnotowy znak towarowy może być przedmiotem licencji dla niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany w całej Wspólnocie lub w jej części. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

2.   Właściciel wspólnotowego znaku towarowego może powoływać się na prawa przyznane przez znak towarowy przeciwko licencjobiorcy, który narusza jakiekolwiek postanowienie umowy licencyjnej w odniesieniu do czasu jej obowiązywania, postaci objętej rejestracją, w której znak może być używany, zakresu towarów lub usług, dla których licencja jest udzielona, powierzchni, na której znak może być umieszczany, lub jakości towarów wytworzonych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę”.

9

Powyższe przepisy art. 5, 9, 16, 21 i 22 rozporządzenia nr 40/94 są podobne do odpowiadających im przepisów art. 5, 9, 19, 24 i 25 rozporządzenia 2017/1001.

10

Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) została uchylona i zastąpiona, ze skutkiem od dnia 28 listopada 2008 r., dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25). Ta ostatnia dyrektywa została uchylona i zastąpiona, ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., dyrektywą 2015/2436, zgodnie z art. 55 tej ostatniej dyrektywy.

11

Motywy trzeci i szósty pierwszej dyrektywy 89/104 stanowiły:

„w chwili obecnej nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie oraz […] wystarczające będzie ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego;

[…]

niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania do znaków towarowych przepisów prawnych państw członkowskich innych niż zawarte w prawie o znakach towarowych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konsumentów”.

12

Artykuł 5 tej dyrektywy, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, przewidywał w ust. 1:

„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

13

Artykuł 8 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Udzielanie licencji”, stanowił:

„1.   Znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do części lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, oraz w odniesieniu do całego lub części danego państwa członkowskiego. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

2.   Właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa nadane przez znak towarowy wobec licencjobiorcy, który narusza którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu jej obowiązywania, formy objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany, zakresu towarów lub usług, dla jakiej licencja jest udzielona, terytorium, na którym znak towarowy może być używany lub jakości towarów wytwarzanych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę”.

14

Powyższe przepisy art. 5 i 8 pierwszej dyrektywy 89/104 są podobne do odpowiadających im przepisów art. 10 i 25 dyrektywy 2015/2436.

15

VW, SW, CQ i ET są współwłaścicielami, w równych częściach, krajowego znaku towarowego i unijnego znaku towarowego LEGEA, zarejestrowanych dla artykułów sportowych (zwanych dalej łącznie „spornymi znakami towarowymi”).

16

W 1993 r. VW, SW, CQ i ET postanowili udzielić spółce Legea na czas nieokreślony nieodpłatnej wyłącznej licencji na używanie znaków towarowych, których są współwłaścicielami (zwanej dalej „umową licencyjną”).

17

Pod koniec 2006 r. VW sprzeciwił się dalszemu obowiązywaniu tej umowy licencyjnej.

18

W dniu 16 listopada 2009 r. spółka Legea wniosła przeciwko VW do Tribunale di Napoli (sądu w Neapolu, Włochy) powództwo o unieważnienie praw do zarejestrowanych przez VW znaków towarowych zawierających oznaczenie „Legea”. Ten ostatni w drodze powództwa wzajemnego wniósł, po pierwsze, o unieważnienie praw do znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę Legea, a po drugie, o stwierdzenie niezgodnego z prawem używania spornych znaków towarowych przez tę spółkę.

19

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2014 r. Tribunale di Napoli (sąd w Neapolu) orzekł, że do dnia 31 grudnia 2006 r. spółka Legea, działając za zgodą wszystkich współwłaścicieli, używała spornych znaków towarowych zgodnie z prawem. Sąd ten uznał natomiast, że po tej dacie ze względu na sprzeciw VW wobec dalszego obowiązywania umowy licencyjnej używanie to stało się niezgodne z prawem.

20

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2016 r. Corte d’appello di Napoli (sąd apelacyjny w Neapolu, Włochy) zmienił częściowo ten wyrok. Uznawszy, że jednomyślność współwłaścicieli nie jest wymagana do udzielenia osobie trzeciej licencji na znak towarowy, sąd ten orzekł, że wola trzech z czterech współwłaścicieli spornych znaków towarowych wystarczyła do dalszego obowiązywania umowy licencyjnej po dniu 31 grudnia 2006 r., pomimo sprzeciwu VW.

21

Sąd odsyłający, do którego wniesiono odwołania od tego wyroku z dnia 11 kwietnia 2016 r., zastanawia się nad zasadami indywidualnego wykonywania prawa wyłącznego przysługującego współwłaścicielom znaku towarowego w świetle przepisów prawa Unii i przywołuje w tym względzie art. 10 dyrektywy 2015/2436 oraz art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/1001.

22

W tych okolicznościach Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny, Włochy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

23

SW, CQ i ET podważają dopuszczalność pierwszego pytania prejudycjalnego ze względu na to, że umowa licencyjna została zawarta przez współwłaścicieli spornych znaków towarowych jednomyślnie, a zatem nie jest istotne, czy do podjęcia takiej decyzji wystarczyłaby większość współwłaścicieli. Ze swej strony spółka Legea podnosi, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny, ponieważ przesłanki uzyskania zgody współwłaścicieli znaku towarowego, zarówno na udzielenie licencji na używanie przez osobę trzecią, jak i na jej wypowiedzenie, nie są regulowane prawem Unii.

24

Należy przypomnieć, że w ramach postępowania, o którym mowa w art. 267 TFUE, opartego na wyraźnym rozdziale zadań sądów krajowych i Trybunału, ocena stanu faktycznego sprawy oraz wykładnia i zastosowanie prawa krajowego należą wyłącznie do sądu krajowego. Wyłącznie do sądu krajowego, przed którym toczy się spór i który musi przyjąć odpowiedzialność za mające zapaść orzeczenie sądowe, należy – przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy – zarówno ocena, czy do wydania wyroku jest mu niezbędne uzyskanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jak i ocena znaczenia pytań, z którymi zwraca się do Trybunału (wyrok z dnia 6 października 2022 r., Contship Italia, C‑433/21 i C‑434/21, EU:C:2022:760, pkt 23).

25

Odrzucenie przez Trybunał wniosku sądu krajowego jest możliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wnioskowano, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione (wyrok z dnia 3 czerwca 2021 r., BalevBio, C‑76/20, EU:C:2021:441, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

26

W niniejszej sprawie sąd odsyłający przedstawił w sposób wystarczająco jasny kontekst prawny i faktyczny oraz powody, dla których powziął wątpliwości w przedmiocie wykładni określonych przepisów prawa Unii, którą uważa za niezbędną do wydania wyroku. Nie jest oczywiste, że wykładnia, o którą się zwrócono, nie ma związku ze sporem przed sądem krajowym lub że podniesiony problem ma charakter hipotetyczny.

27

Wniosku tego nie podważa argument wysuwany przez spółkę Legea, ponieważ kwestia, czy prawo Unii reguluje sposoby podejmowania przez współwłaścicieli decyzji o udzieleniu licencji na używanie należącego do nich znaku towarowego, wchodzi w zakres rozpoznania istoty pytań prejudycjalnych. Ponadto wbrew temu, co podnoszą SW, CQ i ET, pierwsze pytanie prejudycjalne jest istotne dla rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym, gdyż jeżeli do udzielenia licencji na używanie znaku towarowego wystarczy większość właścicieli, cofnięcie przez mniejszościowego właściciela udzielonej pierwotnie zgody na taką licencję mogłoby tak czy inaczej pozostać bez skutków.

28

Z powyższego wynika, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny.

29

Na wstępie należy zauważyć, że z uwagi na datę wystąpienia okoliczności faktycznych w sporze przed sądem krajowym spór ten w odniesieniu do unijnych znaków towarowych jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia nr 40/94, zaś w odniesieniu do krajowych znaków towarowych – pierwszej dyrektywy 89/104. Przepisy art. 9 i 25 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 10 dyrektywy 2015/2436, do których odnosi się sąd odsyłający, odpowiadają przepisom zawartym odpowiednio w art. 9 i 22 rozporządzenia nr 40/94 oraz w art. 5 pierwszej dyrektywy 89/104. W związku z tym należy przeformułować zadane pytania, tak aby odnosiły się do tych przepisów.

30

Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy pierwszą dyrektywę 89/104 i rozporządzenie nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że udzielenie lub wypowiedzenie licencji na używanie krajowego znaku towarowego lub unijnego znaku towarowego objętego współwłasnością wymaga jednomyślnej decyzji współwłaścicieli, czy decyzji podjętej przez ich większość.

31

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 5 pierwszej dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 znak towarowy przyznaje właścicielowi prawa wyłączne do tego znaku. Artykuł 5 tego rozporządzenia uściśla, że właścicielem unijnego znaku towarowego może być każda osoba fizyczna lub prawna, łącznie z podmiotami prawa publicznego.

32

Ponadto z art. 8 ust. 1 pierwszej dyrektywy 89/104 i z art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że zarówno krajowy znak towarowy, jak i unijny znak towarowy mogą być przedmiotem licencji, wyłącznej lub niewyłącznej, w odniesieniu do wszystkich lub części towarów lub usług, dla których znaki te zostały zarejestrowane.

33

Z art. 16 ust. 3 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, które odnoszą się „współwłaścicieli” unijnego znaku towarowego, wynika, że taki znak towarowy może należeć do kilku osób.

34

O ile prawdą jest, że pierwsza dyrektywa 89/104 nie odnosi się do współwłasności krajowego znaku towarowego, na co zwrócił zasadniczo uwagę rzecznik generalny w pkt 47 i 48 opinii, o tyle owo pominięcie oznacza nie to, że współwłasność takiego znaku jest wyłączona, lecz to, że jest ona regulowana prawem krajowym, które określa sposoby wykonywania przez współwłaścicieli praw wynikających ze znaku towarowego, w tym prawa do decydowania o udzieleniu lub o wypowiedzeniu licencji na używanie tego znaku.

35

Ponadto, jak wynika z motywów trzeciego i szóstego pierwszej dyrektywy 89/104, o ile pierwsza dyrektywa służy zbliżeniu ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, tak aby zniwelować istniejące różnice, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług, o tyle nie ma ona na celu pełnego zbliżenia tych ustawodawstw (zob. podobnie wyrok z dnia 21 listopada 2002 r., Robelco, C‑23/01, EU:C:2002:706, pkt 33).

36

Co się tyczy rozporządzenia nr 40/94, rozporządzenie to, mimo że uznaje współwłasność unijnego znaku towarowego, nie zawiera żadnego przepisu, który regulowałby zasady wykonywania przez współwłaścicieli takiego znaku wynikających z niego praw, w tym prawa do decydowania o udzieleniu lub o wypowiedzeniu licencji na jego używanie.

37

Otóż z art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że unijny znak towarowy jako przedmiot własności jest traktowany jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim określonym zgodnie z zasadami przewidzianymi w tym artykule. Wynika z tego, że w braku przepisu tego rozporządzenia regulującego szczegółowe zasady podejmowania przez współwłaścicieli unijnego znaku towarowego decyzji o udzieleniu lub o wypowiedzeniu licencji na używanie tego znaku owe zasady są regulowane prawem tego państwa członkowskiego.

38

W świetle całości powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze winna brzmieć: pierwszą dyrektywę 89/104 i rozporządzenie nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że kwestia, czy udzielenie lub wypowiedzenie licencji na używanie krajowego znaku towarowego lub unijnego znaku towarowego objętego współwłasnością wymaga jednomyślnej decyzji współwłaścicieli, czy decyzji podjętej przez ich większość, należy do zakresu właściwego prawa krajowego.

39

W związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.

40

Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

Pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

należy interpretować w ten sposób, że:

kwestia, czy udzielenie lub wypowiedzenie licencji na używanie krajowego znaku towarowego lub unijnego znaku towarowego objętego współwłasnością wymaga jednomyślnej decyzji współwłaścicieli, czy decyzji podjętej przez ich większość, należy do zakresu właściwego prawa krajowego.