—

w imieniu O2 Holdings Limited oraz O2 (UK) Limited, przez R. Arnolda, QC, M. Vanhegena, barrister, oraz J. Stobbsa, attorney, oraz przez S. Tierney’a, A. Brodiego oraz S. Magee, solicitors,

—

w imieniu Hutchison 3G UK Limited, przez G. Hobbsa, QC, oraz E. Hinsworth, barrister, działających z upoważnienia L. Silkina, G. Crowna, N. Walkera oraz S. Jonesa, solicitors,

—

w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich, przez W. Wilsa, działającego w charakterze pełnomocnika,

1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), a także art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290, s. 18, zwanej dalej „dyrektywą 84/450”).

2

Wniosek ten przedstawiony został w ramach sporu między O2 Holdings Limited i O2 (UK) Limited [zwanych dalej łącznie, „O2 i O2 (UK)”] a Hutchison 3G UK Limited (zwaną dalej „H3G”), dotyczącego używania przez H3G w reklamie porównawczej znaków towarowych, do których uprawnione są O2 i O2 (UK).

3

Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi:

„1.   Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

2.   Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

3.   Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

[…]

5.   Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego”.

4

Artykuł 6 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowi w ust. 1:

„Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

5

Przepisy dotyczące reklamy porównawczej zostały wprowadzone do dyrektywy 84/450 dyrektywą 97/55.

6

Motywy od trzynastego do piętnastego dyrektywy 97/55 mają następujące brzmienie:

7

Zgodnie z jej art. 1, dyrektywa 84/450 ma między innymi na celu ustalenie warunków, w których reklama porównawcza jest uważana za dozwoloną.

8

Artykuł 2 pkt 2a tej dyrektywy definiuje reklamę porównawczą jako „każdą reklamę, która wyraźnie lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta”.

9

Artykuł 3a ust. 1 wspomnianej dyrektywy stanowi:

„W aspekcie danego porównania reklama porównawcza jest dozwolona, o ile spełnione są następujące warunki:

10

Postanowienia dyrektywy 89/104 wprowadzone zostały do prawa krajowego za pomocą ustawy z 1994 r. o znakach towarowych (Trade Marks Act 1994).

11

Postanowienia dyrektywy 84/450 wprowadzone zostały do prawa krajowego za pomocą rozporządzeń z 1988 r. w sprawie kontroli nad reklamą wprowadzającą w błąd (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami z 2003 r. (SI 2003/3183), zwanych dalej „rozporządzeniami ZK”.

12

Przewidziane w art. 4 dyrektywy 84/450 zwalczanie reklamy wprowadzającej w błąd oraz czuwanie nad poszanowaniem przepisów dotyczących reklamy porównawczej należy w świetle rozporządzeń ZK do Director General of Fair Trading, organu administracyjnego właściwego w sprawie rozstrzygania skarg oraz wszczynania właściwych postępowań sądowych.

13

Zasada 4A rozporządzeń ZK stanowi w ust. 3:

„Przepisy niniejszego rozporządzenia nie będą interpretowane jako:

14

O2 i O2 (UK) świadczą usługi w zakresie telefonii ruchomej.

15

W celu promocji swoich usług wykorzystują one wyobrażenia bąbelków na wiele sposobów. Bezsporne jest, że w sektorze telefonii ruchomej wyobrażenia bąbelków w wodzie (w szczególności na cieniowanym niebieskim tle) są przez konsumentów kojarzone z usługami świadczonymi przez O2 i O2 (UK).

16

O2 i O2 (UK) są między innymi uprawnione do dwóch krajowych graficznych znaków towarowych, składających się ze statycznych wyobrażeń bąbelków i zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie dla aparatów telekomunikacyjnych i usług telekomunikacyjnych (dalej „znaki towarowe z bąbelkami”).

17

Również H3G świadczy usługi telefonii ruchomej, które oferowane są pod oznaczeniem „3”. W szczególności oferuje ona usługę przedpłaconą („pay-as-you-go”) zwaną „Threepay”.

18

W 2004 r. H3G rozpoczęła kampanię promocyjną. W ramach tej kampanii rozpowszechniała ona między innymi reklamę telewizyjną, w której porównywała ceny świadczonych przez nią usług z cenami usług oferowanych przez O2 i O2 (UK). Omawiana reklama telewizyjna (zwana dalej „sporną reklamą”) rozpoczynała się od użycia nazwy „O2” oraz wyobrażeń bąbelków w ruchu w kolorach czarnym i białym, następnie pokazywane były obrazy „Threepay” i „3” wraz z informacją, że usługi H3G są w szczególny sposób tańsze.

19

O2 i O2 (UK) wystąpiły przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, z powództwem przeciwko H3G o naruszenie ich znaków towarowych z bąbelkami.

20

W toku postępowania głównego przyznały one, że dokonane w spornej reklamie porównanie cen odpowiada prawdzie i że reklama jako całość nie wprowadza w błąd. W szczególności nie sugeruje ona istnienia jakichkolwiek powiązań gospodarczych między O2 i O2 (UK) a H3G.

21

To powództwo o naruszenie znaków zostało oddalone wyrokiem z dnia 23 marca 2006 r. High Court stwierdził zasadniczo, że choć użycie w spornej reklamie wyobrażeń bąbelków objęte jest zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, reklama ta zgodna jest z art. 3a dyrektywy 84/450, w związku z czym H3G może odpierać stawiane jej zarzuty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

22

O2 i O2 (UK) odwołały się od tego wyroku do Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

23

Sąd krajowy domaga się w pierwszej kolejności dokonania wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.

24

Sąd ten chciałby z jednej strony ustalić, czy występujące w tym przepisie pojęcie używania dotyczy wyłącznie używania mającego na celu wskazanie na pochodzenie handlowe towarów lub usług oferowanych przez osoby trzecie. W ocenie tego Sądu udzielenie na to pytanie odpowiedzi twierdzącej oznaczałoby, iż użycie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej nie jest objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, jako że znak ten nie jest w takim przypadku używany dla wskazania pochodzenia towarów reklamującego.

25

Z drugiej strony sąd krajowy zastanawia się, czy aby ocenić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, należy dokonać wyłącznie porównania między znakiem a spornym oznaczeniem oraz między towarami lub usługami, dla których znak został zarejestrowany, a towarami lub usługami, dla których używa się oznaczenia, czy też — przeciwnie — należy wziąć pod uwagę faktyczny kontekst, w którym oznaczenie jest używane.

26

Po drugie, sąd krajowy uważa, że zgodność reklamy porównawczej wykorzystującej znak towarowy konkurenta z art. 3a dyrektywy 84/450 stanowi skuteczną obronę w razie wytoczenia przez tego konkurenta powództwa zmierzającego do zakazania takiego używania jego znaku towarowego.

27

A zatem, jeśli Trybunał zinterpretuje art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 w ten sposób, że w takiej sytuacji, jak ta występująca w postępowaniu głównym, przepis ten upoważnia uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego do domagania się zakazania używania jego znaku w reklamie porównawczej, sąd krajowy zwraca się o dokonanie wykładni art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, aby ustalić, czy dla dopuszczalności reklamy porównawczej wykorzystującej oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podobne, użycie tego oznaczenia musi być „niezbędne” dla dokonania porównania między towarami lub usługami konkurenta a towarami lub usługami reklamującego.

28

W związku z tym Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

29

Poprzez swoje pytania sąd krajowy zwraca się do Trybunału o dokonanie wykładni zarówno art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, jak i art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450.

30

Istotą sprawy zawisłej przed sądem krajowym jest to, że O2 i O2 (UK) twierdzą, iż użycie przez H3G w reklamie porównawczej oznaczenia podobnego do ich znaków towarowych z bąbelkami narusza ich prawa wyłączne do tych znaków.

31

Zatem przed dokonaniem analizy pytań prejudycjalnych należy określić stosunek między dyrektywami 89/104 i 84/450.

32

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104, zarejestrowany znak towarowy przyznaje podmiotowi uprawnionemu wyłączne prawa do tego znaku, w ramach których może on pod pewnymi warunkami zakazać wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego. Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d) tej dyrektywy, może on w szczególności zakazać osobom trzecim używania takiego oznaczenia w reklamie.

33

Używanie przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podobnego może stanowić używanie w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104.

34

Po pierwsze, art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on używania oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów sprzedawanych przez osoby trzecie lub świadczonych przez nie usług [zob., podobnie, odnośnie do art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 28].

35

Po drugie, należy zauważyć, że reklama, w której reklamujący dokonuje porównania oferowanych przez siebie towarów lub usług z towarami lub usługami konkurenta ma naturalnie na celu promocję towarów lub usług reklamującego. Przy pomocy takiej reklamy reklamujący stara się wyróżnić swoje towary lub usługi, dokonując porównania ich właściwości z właściwościami towarów lub usług konkurentów. Potwierdzenie takiej wykładni można znaleźć w motywie piętnastym dyrektywy 97/55, w którym prawodawca wspólnotowy podkreślił, iż celem reklamy porównawczej jest wprowadzenie rozróżnienia między towarami lub usługami reklamującego a towarami lub usługami jego konkurenta (zob. wyrok z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe, Rec. s. I-7945, pkt 53).

36

Dlatego też wykorzystanie przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podobnego celem wskazania na towary lub usługi oferowane przez tego ostatniego stanowi używanie tego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług reklamującego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104.

37

Używanie takie może zatem być w stosownych przypadkach zakazane na podstawie wymienionych wyżej przepisów.

38

Jednak, jak wynika z motywów od drugiego do siódmego dyrektywy 97/55, celem prawodawcy wspólnotowego jest promocja reklamy porównawczej, w związku z czym podkreślił on między innymi, w motywie drugim, że reklama porównawcza „może w ten sposób stymulować konkurencję między dostawcami towarów i usług w interesie konsumentów” oraz — w motywie piątym — że może ona „być w pełni uprawnionym środkiem informowania konsumentów na temat tego, co jest dla nich korzystne”.

39

Zgodnie z motywami od trzynastego do piętnastego dyrektywy 97/55, prawodawca wspólnotowy uznał, iż potrzeba promocji reklamy porównawczej wymaga pewnego ograniczenia praw do znaków towarowych.

40

Takie ograniczenie praw do znaków towarowych celem promocji reklamy porównawczej wydaje się konieczne nie tylko w przypadku użycia przez reklamującego znaku towarowego konkurenta, lecz także w przypadku posłużenia się przezeń oznaczeniem podobnym do tego znaku towarowego.

41

Zgodnie z art. 2 pkt 2a dyrektywy 84/450, „reklama porównawcza” oznacza każdą reklamę, która wyraźnie lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi przez niego oferowane.

42

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem chodzi tu o szeroką definicję, która umożliwia objęcie nią wszystkich form reklamy porównawczej, w taki sposób, że dla zaistnienia reklamy porównawczej wystarczające jest istnienie wypowiedzi, która nawet w sposób dorozumiany odnosi się do konkurenta lub do oferowanych przez niego towarów lub usług (zob. ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 30 i 31, wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, Rec. s. I-3095, pkt 35 oraz wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-381/05 De Landtsheer Emmanuel, Zb.Orz. s. I-3115, pkt 16).

43

Elementem wymaganym dla stwierdzenia, iż dana wypowiedź reklamowa ma charakter porównawczy, jest zatem wyraźne lub dorozumiane odniesienie się do konkurenta reklamującego lub do oferowanych przez niego towarów lub usług (ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 29 oraz ww. wyrok w sprawie De Landtsheer Emanuel, pkt 17).

44

Zatem jeśli wykorzystane w reklamie oznaczenie podobne do znaku towarowego konkurenta reklamującego postrzegane jest przez przeciętnego konsumenta jako odnoszące się do tego konkurenta lub do oferowanych przez niego towarów lub usług — co w niniejszej sprawie ma miejsce — mamy do czynienia z reklamą porównawczą w rozumieniu art. 2 pkt 2a dyrektywy 84/450.

45

W konsekwencji, aby pogodzić ochronę zarejestrowanych znaków towarowych z korzystaniem z reklamy porównawczej, art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 oraz art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 należy interpretować w ten sposób, że uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego, jeśli reklama ta spełnia wszystkie wymogi dopuszczalności wymienione we wspomnianym art. 3a ust. 1.

46

Należy jednak zauważyć, że jeśli spełnione zostały zawarte w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 przesłanki zakazania używania oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, nie jest możliwe, by reklama porównawcza, w której oznaczenie to zostało użyte, spełniała wymogi dopuszczalności wymienione w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450.

47

Trzeba, po pierwsze, wskazać, że w przypadku podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek udzielenia ochrony. Artykuł 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy89/104 stosuje się jedynie wtedy, gdy z powodu identyczności lub podobieństwa znaków i towarów lub usług w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wyrok z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 24 i 25).

48

Z art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450 wynika, po drugie, że reklama porównawcza nie jest dopuszczalna, jeśli wywołuje ona prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do reklamującego i jego konkurenta lub też w odniesieniu do znaków towarowych, towarów lub usług reklamującego i jego konkurenta.

49

W świetle motywów od trzynastego do piętnastego dyrektywy 97/55, pojęciu „wprowadzenia w błąd”, występującemu zarówno w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, jak i w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450, należy nadać jednolitą wykładnię.

50

A zatem w sytuacji posłużenia się przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podobnym albo konkurent nie jest w stanie wykazać istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i — co za tym idzie — nie może zakazać używania tego oznaczenia na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, albo wykaże on istnienie takiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w którym to przypadku reklamujący nie ma możliwości sprzeciwienia się zakazowi używania na podstawie art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 z uwagi na niespełnienie przez reklamę wszystkich warunków dopuszczalności wymienionych w tym przepisie.

51

Tytułem wstępu należy zatem stwierdzić, że art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 i art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 powinny być interpretowane w ten sposób, iż uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego, jeśli reklama ta spełnia wszystkie warunki dopuszczalności wymienione we wspomnianym art. 3a ust. 1.

Jednak, w sytuacji gdy spełnione zostały przesłanki, od wystąpienia których art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 uzależnia możliwość zakazania używania oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, nie jest możliwe, by reklama porównawcza, w której wykorzystano to oznaczenie, mogła spełniać wymóg dopuszczalności wymieniony w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450.

52

Bezsporne jest, że w sprawie poddanej pod rozstrzygnięcie w postępowaniu głównym H3G nie posłużyła się znakami towarowymi z bąbelkami w postaci zarejestrowanej przez O2 i O2 (UK), lecz oznaczeniem podobnym do tych znaków towarowych.

53

Tymczasem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 znajduje zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym używane jest w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.

54

Skoro przepis ten nie znajdzie zastosowania w postępowaniu głównym, nie ma potrzeby dokonywania jego wykładni.

55

W konsekwencji pierwsze pytanie należy rozumieć w ten sposób, że sąd krajowy zwraca się o ustalenie, czy zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo zakazania używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany lub do nich podobnych w sytuacji, gdy używanie to nie wprowadza odbiorców w błąd.

56

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, celem uniknięcia zróżnicowania ochrony przysługującej uprawnionym do znaków towarowych w poszczególnych państwach członkowskich Trybunał powinien dokonać jednolitej wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, a zwłaszcza zawartego w nim pojęcia „używania” (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 45 ww. wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 17 oraz wyrok z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 15).

57

Jak wynika z orzecznictwa Trybunału (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club; wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989; ww. wyrok w sprawie Adam Opel oraz ww. wyrok w sprawie Céline), uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może, na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z jego znakiem lub do niego podobnego wyłącznie, w przypadku gdy zostały spełnione kumulatywnie cztery przesłanki:

58

Jeśli chodzi w szczególności o czwartą ze wskazanych wyżej przesłanek, należy stwierdzić po pierwsze, że — jak przypomniano w pkt 47 niniejszego wyroku — art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy z powodu identyczności lub podobieństwa znaków oraz towarów lub usług nimi oznaczonych, w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

59

Po drugie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy przekonani będą o pochodzeniu określonych towarów lub usług od tego samego przedsiębiorstwa lub, ewentualnie, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17 i ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 26). A zatem używanie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego, które wprowadza odbiorców w błąd, ma negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego lub może mieć na nią negatywny wpływ.

60

Bezsporne jest, że w postępowaniu przed sądem krajowym używanie oznaczenia identycznego ze znakami towarowymi z bąbelkami ma miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej. W konsekwencji oznaczenie to używane jest w obrocie handlowym (zob. analogicznie ww. w sprawie Céline, pkt 17).

61

Bezsporne jest także, że H3G wykorzystała wspomniane oznaczenie bez zgody O2 i O2 (UK), które uprawnione są do znaków towarowych z bąbelkami.

62

Ponadto mamy do czynienia z używaniem tego oznaczenia w odniesieniu do usług identycznych z tymi, dla których znaki te zostały zarejestrowane.

63

Natomiast stwierdzić należy, że — zgodnie z tym, co stwierdza sam sąd krajowy — używanie przez H3G w spornej reklamie wyobrażeń bąbelków podobnych do znaków towarowych z bąbelkami nie powoduje wprowadzenia odbiorców w błąd. Sporna reklama jako całość nie wprowadzała w błąd, a w szczególności nie sugerowała, że między O2 i O2 (UK) a H3G istnieją jakiekolwiek powiązania gospodarcze.

64

W tym miejscu należy stwierdzić, że wbrew stanowisku O2 i O2 (UK) sąd krajowy, dokonując oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, słusznie ograniczył swoją analizę do kontekstu, w którym H3G używała oznaczenia podobnego do znaków towarowych z bąbelkami.

65

Prawdą jest, że art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 zawierają to samo pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob., podobnie, wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. I-4861, pkt 25–28).

66

Jednak art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 dotyczy zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji. Z chwilą, gdy znak został zarejestrowany, uprawniony może dowolnie z niego korzystać, w związku z czym, aby ustalić, czy do danego zgłoszenia znajduje zastosowanie wymieniona w tym przepisie podstawa odmowy rejestracji, należy zbadać, czy występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego wnoszącego sprzeciw we wszelkich okolicznościach, w których zgłoszony znak mógłby być używany w razie jego rejestracji.

67

Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, osoba trzecia używająca oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego nie rości sobie żadnych praw do znaku towarowego w odniesieniu do tego oznaczenia, lecz korzysta z niego ad hoc. W związku z tym, aby ustalić, czy uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się takiemu szczególnemu korzystaniu z oznaczenia, należy ograniczyć się do okoliczności charakteryzujących to używanie, bez konieczności badania, czy innego rodzaju używanie tego oznaczenia w innych okolicznościach mogłoby również wprowadzać w błąd.

68

A zatem należy stwierdzić, że w sprawie poddanej pod rozstrzygnięcie w postępowaniu głównym nie wystąpiła czwarta przesłanka wymagana do tego, by uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego mógł zakazać używania oznaczenia podobnego do przysługującego mu znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak zarejestrowano, lub do nich podobnych.

69

W konsekwencji, w odpowiedzi na pytanie pierwsze należy stwierdzić, że uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego nie ma prawa domagać się zakazania osobie trzeciej używania w reklamie porównawczej oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany lub do nich podobnych w sytuacji, gdy używanie to nie wprowadza odbiorców w błąd, i to niezależnie od tego, czy ta reklama porównawcza spełnia wszystkie przesłanki dopuszczalności wymienione w art. 3a dyrektywy 84/450.

70

Poprzez pytanie drugie i trzecie sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 należy interpretować w ten sposób, że reklama porównawcza, w której reklamujący używa znaku towarowego konkurenta lub oznaczenia podobnego do tego znaku, dopuszczalna jest tylko w tedy, gdy użycie to jest niezbędne dla dokonania porównania między towarami lub usługami reklamującego a towarami lub usługami konkurenta i, ewentualnie, czy używanie oznaczenia podobnego do znaku towarowego konkurenta może być uznane za niezbędne.

71

Jednak sąd krajowy wystąpił o wykładnię tego przepisu tylko na wypadek udzielenia przez Trybunał odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze.

72

W związku z tym nie ma potrzeby dokonywania analizy drugiego i trzeciego pytania prejudycjalnego.

73

Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje: