1.

Niniejsze odesłanie prejudycjalne dotyczy prawa właściciela znaku towarowego (ÖKO-TEST), tworzonego przez znak testowy ( 2 ) i zarejestrowanego w celu oznaczania szeregu usług, do zakazania używania go przez osobę trzecią, która bez zgody właściciela stosowała ten znak na opakowaniu pasty do zębów (Aminomed).

2.

Czy w przypadku takim jak rozpatrywany w niniejszej sprawie, w którym wydaje się, że brak jest identyczności lub podobieństwa między produktami do higieny jamy ustnej a usługami świadczonymi przez właściciela znaku, ma jakikolwiek sens występowanie z roszczeniem w związku z naruszeniem prawa do znaku towarowego? Jest to w skrócie wątpliwość sądu odsyłającego, który zmierza do usunięcia trudności wynikających z okoliczności, że właściciel znaku towarowego ÖKO-TEST nie może się powołać wobec podmiotów wykorzystujących ten znak bez jego zgody na roszczenie umowne lub inne roszczenie oparte na przepisach prawa niemieckiego dotyczących nieuczciwej konkurencji.

3.

System prawny ochrony znaków towarowych obejmuje zarówno środki harmonizujące prawa krajowe (w szczególności dyrektywę 2008/95/WE) ( 3 ), jak i przepisy regulujące znak towarowy Unii (rozporządzenie nr 207/2009) ( 4 ), obowiązujące wobec podmiotów, które wybierają ten tytuł własności przemysłowej.

4.

Artykuł 5 ust. 1–3 stanowi:

„1.   Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

2.   Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

3.   Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

[…]”.

5.

Artykuł 9 ust. 1–3 ( 5 ) stanowi:

„1.   Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

2.   Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

3.   Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

[…]”.

6.

W § 14 ust. 2 pkt 3 tej ustawy Republika Federalna Niemiec skorzystała z uprawnienia przewidzianego w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 w odniesieniu do znaków towarowych cieszących się renomą.

7.

Öko-Test Verlag GmbH publikuje w Niemczech czasopismo „ÖKO‑TEST” o zasięgu krajowym. Oprócz ogólnych informacji dla konsumentów spółka publikuje badania produktów i usług zlecane niezależnym laboratoriom. Testy i badania są przeprowadzane bez wiedzy poszczególnych producentów.

8.

W dniu 23 kwietnia 2012 r. zarejestrowano w Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych), a w dniu 31 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), następujące znaki graficzne, odpowiednio, krajowy i unijny, należące do Öko-Test Verlag ( 7 ):

9.

Usługi ( 8 ) objęte znakiem towarowym, które są najbardziej istotne dla sporu, są ujęte w klasie 35 (udzielanie informacji i porad konsumentom przy wyborze towarów i usług, w szczególności przy użyciu wyników testów i badań; przeprowadzanie oraz ocena badań opinii publicznej i ankiet) i w klasie 42 (przeprowadzanie oraz ocena opartych na podstawach naukowych testów towarów i badań usług; przeprowadzanie i ocena badań jakości; przeprowadzanie oraz ocena technicznych testów i kontroli).

10.

Öko-Test Verlag finansuje swoją działalność głównie z dochodów pochodzących ze sprzedaży jej czasopisma i umów licencyjnych na używanie znaku towarowego zawieranych z producentami produktów po przeprowadzeniu analizy tych produktów. Licencjobiorcy otrzymują plik ze znakiem ÖKO-TEST i używają go do swoich produktów, wstawiając w puste miejsce w znaku wynik testów i źródło ( 9 ).

11.

Umowa licencyjna wygasa, gdy nowsze badanie (przy użyciu nowych parametrów) powoduje zmianę wyniku poprzednich testów przeprowadzonych na produkcie licencjobiorcy, nawet jeśli produkt ten nie był poddany nowemu testowi ( 10 ) lub gdy zmianie uległy skład bądź cechy tego produktu.

12.

Spółka Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG ( 11 ) produkuje pasty do zębów, w tym Aminomed. Öko-Test Verlag przeprowadziła badania szeregu środków do czyszczenia zębów, w tym Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme (pasty do zębów Aminomed z fluorem zawierającej ekstrakt z kwiatów rumianku), i opublikowała wyniki testu w Jahrbuch Kosmetik 2005 (roczniku dotyczącym kosmetyki na rok 2005), przyznając wspomnianej paście do zębów ocenę „bardzo dobry” („sehr gut”).

13.

W sierpniu 2005 r. przedsiębiorstwa zawarły umowę licencyjną na używanie oznaczenia ÖKO-TEST (jeszcze niezarejestrowanego jako znak towarowy), w związku z czym spółka Dr. Liebe zaczęła wykorzystywać je do reklamowania swojego produktu.

14.

W październiku 2014 r. Öko-Test Verlag dowiedziała się, że Aminomed był sprzedawany w przedstawionej poniżej postaci:

Opakowanie zostało zmienione w stosunku do pierwotnego opakowania.

15.

Öko-Test Verlag wniosła powództwo o naruszenie prawa do znaku towarowego do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy). Öko-Test Verlag twierdziła, że spółka Dr. Liebe nie była na podstawie umowy licencyjnej uprawniona do używania znaku ÖKO-TEST, ponieważ: a) znak ten nie był przedmiotem umowy; b) w 2008 r. opublikowano nowe badanie past do zębów przy użyciu nowych parametrów, w związku z czym już z tego względu spółka Dr. Liebe nie była uprawniona do używania wspomnianego znaku; oraz c) produkt spółki Dr. Liebe oznaczony rzeczonym znakiem nie odpowiada produktowi, który rzeczywiście został poddany badaniu w rozumieniu umowy licencyjnej, ponieważ zmieniły się przynajmniej oznaczenie i opis produktu oraz jego opakowanie.

16.

Spółka Dr. Liebe nie zgodziła się z żądaniem, twierdząc, że umowa licencyjna nadal obowiązywała i że była uprawniona do używania oznaczenia ÖKO-TEST. Stwierdziła również, że nie korzystała już ze znaków towarowych krajowego i unijnego po ich rejestracji.

17.

Landgericht (sąd krajowy) uznał, że spółka Dr. Liebe używała spornego znaku towarowego w związku z usługą „udzielania informacji i porad konsumentom” oraz że nie może się już powoływać na umowę licencyjną. Ze względu na to, że spółka Dr. Liebe nie podała żadnych szczegółowych informacji na temat wstrzymania produkcji, sąd przyjął, że prowadziła ona wciąż sprzedaż pasty do zębów oznaczonej wspomnianym znakiem po dokonaniu rejestracji znaku towarowego. Sąd nakazał zatem spółce Dr. Liebe zaniechanie stosowania znaku ÖKO-TEST w obrocie handlowym pasty Aminomed oraz wycofanie go z rynku.

18.

Spółka Dr. Liebe wniosła apelację od tego wyroku do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie), który w postanowieniu odsyłającym: a) podziela wyrażone przez sąd pierwszej instancji stanowisko, że umowa licencyjna już dawno wygasła; i b) uznaje w związku z tym, że spółka Dr. Liebe wykorzystywała znak towarowy w obrocie handlowym bez zgody jego właściciela.

19.

Zdaniem sądu odsyłającego:

20.

Sąd odsyłający wskazuje również, że ze względu na dzielące je różnice znaki testowe nie są porównywalne ze znakami jakości ani też nie mogą być rejestrowane jako znaki certyfikujące ( 12 ). Zauważa on jednak, że – tak jak w sprawie Gözze ( 13 ) – konsumenci postrzegają znak testowy podobnie jak znak jakości. Umieszczenie znaku testowego na produkcie stanowi gwarancję określonej cechy, która została sprawdzona, ale nie tego, że produkt został wytworzony pod nadzorem właściciela znaku towarowego stanowiącego znak testowy. W związku z tym obiorcy nie utożsamiają znaku towarowego ÖKO‑TEST z producentami badanych produktów, ponieważ wiedzą, że jest on niezależny od tych producentów, i przywiązują szczególną wagę do tej okoliczności.

21.

Gdyby postrzegać umieszczenie znaku testowego jako używanie w odniesieniu do zarejestrowanej usługi, spółka Dr. Liebe naruszyłaby znak towarowy ( 14 ) zarówno pod względem jego funkcji wskazywania pochodzenia, jak i jego funkcji jakościowej. Gdyby natomiast na pierwsze pytanie prejudycjalne należało udzielić odpowiedzi przeczącej, sąd odsyłający przedkłada drugie pytanie, dotyczące art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 2017/1001 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

22.

W rzeczywistości znak towarowy ÖKO-TEST cieszy się renomą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, lecz nie jest znany jako znak własności przemysłowej, tylko jako znak testowy. W świetle wyroku Gözze trudno byłoby zatem uznać, że spółka Dr. Liebe używała go w odniesieniu do środka do czyszczenia zębów, a nie usługi świadczonej przez Öko-Test Verlag. W związku z tym sąd zmierza do ustalenia, czy można mówić o indywidualnym znaku towarowym cieszącym się renomą, gdy renoma ta wynika z jego charakteru jako znaku testowego.

23.

W tym względzie sąd dodaje, że orzecznictwo dotyczące znaków towarowych cieszących się renomą ( 15 ) nie dostarcza wystarczających informacji pozwalających ustalić, czy sprzedaż pasty do zębów, na której umieszczono znak testowy, stanowi naruszenie, a w szczególności czy używanie nie w charakterze znaku towarowego może stanowić naruszenie. Sąd zauważa wreszcie, że wykorzystanie renomy lub transfer wizerunku, które są zakazane zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, może nastąpić nawet wtedy, gdy osoba trzecia nie używa indywidualnego znaku towarowego w celu zagwarantowania określenia źródła towarów jako pochodzących z jej przedsiębiorstwa.

24.

W wyżej przedstawionym kontekście Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie) przedkłada Trybunałowi Sprawiedliwości następujące pytania prejudycjalne:

25.

Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 8 grudnia 2017 r. Uwagi na piśmie zostały złożone przez Öko-Test Verlag, rząd niemiecki i Komisję Europejską, którzy wzięli udział w rozprawie w dniu 7 listopada 2018 r. Na rozprawę tę stawiła się także spółka Dr. Liebe.

26.

Chociaż pytanie sądu odsyłającego dotyczy możliwości zastosowania art. 9 rozporządzenia 2017/1001 i art. 5 dyrektywy 2008/95, sąd ten podkreśla, że powództwo leżące u podstaw sporu dotyczyło unijnego znaku towarowego, a tylko ewentualnie krajowego znaku towarowego ( 16 ). W związku z tym, w celu zapewnienia większej przejrzystości, moja analiza będzie raczej dotyczyć przepisów rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii, nawet jeśli wyniki tej analizy można zastosować mutatis mutandis do analogicznych przepisów dyrektywy 2008/95 ( 17 ).

27.

Jak wskazałem powyżej, sąd odsyłający wykluczył, by ochrony prawnej, o którą występuje Öko-Test Verlag, można było jej udzielić w drodze umowy (sąd stwierdził, że umowa licencyjna już od dawna nie wiąże stron) ( 18 ) lub roszczenia z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ w przypadku tego roszczenia jest wymagane, by przedsiębiorstwa będące powodem i pozwanym konkurowały ze sobą, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie ( 19 ).

28.

Podczas gdy nie mam żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do przeszkody w wystąpieniu z roszczeniem o zaniechanie opartym na niemieckim prawie dotyczącym nieuczciwej konkurencji, to być może nie byłoby niemożliwym zbadanie możliwości wystąpienia z roszczeniem umownym w świetle niektórych wyroków Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którymi:

29.

Jest oczywiste, że kontekst prawny tej sprawy różni się od kontekstu prawnego wyroków przytoczonych w przypisach 21 i 22. Podejście metodologiczne wyrażone w tych wyrokach można by jednak zastosować również w niniejszej sprawie w drodze analogii. Chociaż z postanowienia odsyłającego wydawało się wynikać co innego, na rozprawie strony postępowania głównego potwierdziły, iż w ramach stosunku umownego udzielono prawa do korzystania z logo ( 23 ). Jeżeli, jak wynika z akt sprawy, spółka Dr. Liebe nadal używała tego znaku, byłoby to naruszenie (ewentualnie dorozumianego) obowiązku umownego zaniechania umieszczania znaku na opakowaniu jej środka do czyszczenia zębów po wygaśnięciu stosunku wynikającego ze wspomnianej umowy.

30.

Sąd odsyłający mógłby zatem, jeśli uzna to za właściwe, zastosować powyższe stanowisko jako podstawę ewentualnego roszczenia ex contractu na rzecz Öko-Test Verlag. Pragnę jednakże tylko zasygnalizować tę możliwość, zdając sobie sprawę, że w ramach niniejszego odesłania prejudycjalnego należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania, a nie proponować alternatywne rozwiązania, które ostatecznie należą do prawa krajowego.

31.

Zdaniem Öko-Test Verlag jej oznaczenie nie jest używane jako znak towarowy w odniesieniu do pasty do zębów, lecz w odniesieniu do usługi (którą spółka ta świadczy), i w jej przekonaniu na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Twierdzi ona, że znaku testowego nie można porównać do znaku jakości, gdyż znak testowy informuje o zgodności towaru z pewnymi z góry określonymi standardami, natomiast znak jakości sprawia tylko, że pewna cecha towaru jest na pierwszy rzut oka rozpoznawalna dla konsumenta. Öko-Test Verlag zgadza się z sądem odsyłającym i z rządem niemieckim, które zaprzeczają, by istnieło jakiekolwiek podobieństwo do gwarancyjnych i certyfikujących znaków towarowych ( 24 ).

32.

Öko-Test Verlag uważa, że zainteresowany krąg odbiorców będzie postrzegał oznaczenie ÖKO-TEST na paście do zębów jako używanie dozwolone przez właściciela tego znaku, wskazujące na to, że: a) towar ten uzyskał ocenę „bardzo dobry” w testach przeprowadzonych na nim przez Öko-Test Verlag; oraz b) ocena ta jest zgodna z treścią publikacji Öko-Test Verlag oraz z jej neutralnymi, obiektywnymi i specjalistycznymi standardami. Z tego względu używanie oznaczenia ÖKO-TEST przez spółkę Dr. Liebe narusza pełnioną przez znak funkcję wskazywania pochodzenia, a także inne funkcje uznawane przez Trybunał ( 25 ).

33.

Rząd niemiecki twierdzi, że pytanie pierwsze nie dotyczy podwójnej identyczności, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, lecz prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd określonego w lit. b) tego ustępu, ponieważ istnieją pewne różnice między pierwotnym oznaczeniem ÖKO-TEST a oznaczeniem stosowanym w odniesieniu do pasty do zębów (w szczególności wyniki testów i odniesienie do publikacji). Proponuje on, aby na powyższe pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej na tej podstawie, że znak towarowy zarejestrowany dla danej usługi może być używany w odniesieniu do towaru, gdy odbiorcy rozpoznają odrębny charakter usługi i gdy usługa ta ma związek z towarem.

34.

Rząd niemiecki uważa, że czynnikiem decydującym byłby sposób postrzegania danych okoliczności przez odbiorców, którzy są przyzwyczajeni do tego, że organizacje niezwiązane z producentami przeprowadzają badania towarów codziennego użytku, a następnie informują o nich konsumentów. Odbiorcy mogli bez trudu wywnioskować, że Öko-Test Verlag przeprowadziła ocenę pasty do zębów, przyznając jej wynik „bardzo dobry”. Ponadto przedstawienie owych towarów z kilkoma znakami towarowymi lub oznaczeniami jest powszechne wśród przedsiębiorstw, jak to ma miejsce w przypadku znaków jakości lub znaków certyfikujących (rolnictwo ekologiczne, efektywność energetyczna Unii, sprawiedliwy handel) oraz umieszczania znaków towarowych dostawcy jako wskazania jakości podzespołów produktu końcowego (np. Intel Inside dla procesorów komputerowych).

35.

Natomiast zdaniem Komisji pytanie w rzeczywistości dotyczy lit. a), a nie lit. b), zarówno w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, jak i w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Przyjmuje ona fakt, że umieszczenie znaku towarowego ÖKO-TEST na opakowaniu pasty do zębów w sposób oczywisty odnosi się do tych samych usług co świadczone przez jego właściciela (Öko-Test Verlag), lecz uważa to odniesienie za nierozłącznie związane z reklamą środka do higieny jamy ustnej, co nie oznacza, że spółka Dr. Liebe reklamuje te same usługi co Öko-Test Verlag.

36.

Komisja podkreśla efekt reklamowy, na którym zależy producentowi pasty do zębów stosującemu znak ÖKO-TEST, tak aby odbiorcom przywołać na myśl usługę świadczoną przez właściciela wspomnianego znaku, będącego jedynym podmiotem, któremu należy przypisać autorstwo niezależnego badania. Zdaniem Komisji postanowienia umowy licencyjnej miały na celu uniknięcie tego, aby utrata jakości przez testowany towar miała negatywny wpływ na sam znak towarowy Öko-Test Verlag, co miałoby miejsce, gdyby owa niższa jakość towaru była kojarzona z przedsiębiorstwem przeprowadzającym jego badanie.

37.

W pierwszym pytaniu prejudycjalnym sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy znak testowy ÖKO-TEST, chroniony jako zarejestrowany znak towarowy, służy, tak jak używa go spółka Dr. Liebe na opakowaniu pasty do zębów, do oznaczenia usług świadczonych przez właściciela tego znaku towarowego, a nie tylko towarów sprzedawanych przez tę spółkę.

38.

Trybunał orzekł w wyroku w sprawie Gözze, że „nie mamy do czynienia z używaniem zgodnym z podstawową funkcją indywidualnego znaku towarowego, jeżeli umieszczanie tego znaku na towarach pełni wyłącznie funkcję znaku jakości dla tych towarów, a nie ma na celu zagwarantowania ponadto, że towary te pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość ( 26 ).

39.

Gdyby zastosować powyższe stwierdzenie w sposób dosłowny, rozstrzygnięcie sporu byłoby stosunkowo proste, gdyż Öko-Test Verlag nie wytwarza pasty do zębów, a jej znak towarowy nie jest umieszczany na opakowaniu w celu wskazania pochodzenia towaru. Należałoby zatem odrzucić możliwość, by przedsiębiorstwo to mogło zakazać spółce Dr. Liebe używania w obrocie handlowym znaku towarowego ÖKO-TEST na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia 2017/1001.

40.

Chociaż w niniejszej sprawie takie rozwiązanie można by skorygować (co zaproponuję w dalszej części) w ramach lit. c) tego samego przepisu, biorąc pod uwagę renomę ÖKO-TEST na rynku niemieckim, to uważam jednak, że również właściciele oznaczeń, które nie cieszą się renomą, muszą mieć do dyspozycji jakiś instrument prawny związany z prawem do znaków towarowych, aby mogli zareagować w przypadku niedozwolonego używania tych oznaczeń przez osobę trzecią w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w niniejszej sprawie ( 27 ). Być może przy ocenie różnic między znakiem jakości a znakiem testowym można by znaleźć odpowiedź wykraczającą poza tę zawartą w wyroku Gözze.

41.

Przy dokonywaniu interpretacji pytania prejudycjalnego między stronami wystąpiły różnice co do tego, czy do niniejszej sprawy może mieć zastosowanie hipoteza z lit. a) lub lit. b) art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001. Wskazane jest zatem określenie kryteriów, aby ustalić, czy spełnione są przesłanki zastosowania wspólne dla obu wariantów ( 28 ), i na tej podstawie dokonać wyboru jednego z nich.

42.

Co do zasady zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia 2017/1001 właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia, tylko jeżeli spełnione są następujące wymogi:

43.

Z akt sprawy przesłanych przez sąd odsyłający wynika, że (pierwszy) wymóg dotyczący identyczności oznaczenia ( 31 ) nie powinien stwarzać problemów, ponieważ spółka Dr. Liebe nie zaprzecza, że używała znaku ÖKO-TEST na opakowaniach swojej pasty do zębów.

44.

W tym względzie nie przekonuje mnie zdanie rządu niemieckiego dotyczące różnic między ÖKO-TEST, jako zarejestrowanym znakiem towarowym, a znakiem graficznym na opakowaniu pasty do zębów spółki Dr. Liebe. Okoliczność, że na opakowaniu tym w obrębie znaku towarowego umieszczone są wyniki testów i odniesienie do publikacji, jest nieistotna z dwóch powodów: po pierwsze, ponieważ krąg odbiorców jest przyzwyczajony do postrzegania znaku towarowego ÖKO-TEST z takimi oznaczeniami (bez nich ujęcie znaku w reklamie towaru jest mało warte lub nic niewarte); po drugie, co wynika z powyższego, ponieważ różnice te byłyby niezauważalne dla przeciętnego konsumenta w tym sensie, że nie skłoniłyby go do uznania, że jest to inny znak towarowy (chociaż z uwagi na to, iż jest to kwestia okoliczności faktycznej, ustalenie tego należy do sądu odsyłającego) ( 32 ).

45.

Ponadto bezsporne jest spełnienie wymogów dotyczących używania w obrocie handlowym i braku zgody właściciela znaku towarowego. Właściciel znaku towarowego nie musi być konkurentem producenta towaru: art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 uprawnia właściciela znaku towarowego do zakazania używania znaku „wszelkim osobom trzecim”, które nie posiadają jego zgody, w związku z czym status konkurenta nie jest niezbędny. Okoliczność, że lit. a) i b) tego przepisu stosuje się przede wszystkim do konkurentów, nie oznacza, iż prawodawca ograniczył do nich możliwą reakcję właściciela znaku towarowego.

46.

Konieczne jest zatem wyjaśnienie, czy miała miejsce zbieżność pod względem towarów i usług oraz, po rozstrzygnięciu tej wątpliwości, czy użycie znaku towarowego ÖKO-TEST przez spółkę Dr. Liebe było wystarczające, aby wywrzeć negatywny wpływ na jedną z charakterystycznych funkcji tego znaku towarowego.

47.

Oznaczenie ÖKO-TEST jest znakiem towarowym zarejestrowanym dla usług. Tego rodzaju oznaczenia różnią się od tych, które oznaczają towary, ze względu na ich niematerialny charakter, który pozbawia je materialnej istoty, w przeciwieństwie do towarów chronionych znakami towarowymi fabrycznymi lub handlowymi ( 33 ).

48.

Niematerialny charakter usług umożliwia interakcję między nimi a towarem. Gdy usługi mają wpływ na właściwości towaru, mamy do czynienia ze znakami usługowymi oraz znakami towarowymi, które wskazują na tę okoliczność. Dotyczy to rozpowszechnionego używania oznaczeń i znaków, do których nawiązuje rząd niemiecki.

49.

Zazwyczaj pojawienie się znaków towarowych obejmujących oznaczenia takie jak znaki testowe następuje na mocy umowy uwzględniającej licencję na używanie. Umowa ta zawiera upoważnienie dla producenta, jako licencjobiorcy, do używania oznaczenia, co przyczynia się do zwiększenia renomy jego towarów. Znak testowy jest używany właśnie po to, aby poinformować odbiorców, że towary te, po przeprowadzeniu odpowiednich testów, uzyskały pozytywną ocenę przyznaną przez przedsiębiorstwo będące właścicielem znaku (w tym przypadku Öko-Test Verlag).

50.

Gdy oznaczenie jest zarejestrowane jako znak towarowy, umowa umożliwia licencjobiorcy umieszczenie go jako znaku towarowego na jego własnych towarach. Jednakże umowa ta umożliwia również właścicielowi znaku towarowego poinformowanie odbiorców o jego własnych usługach w układzie korzystnym dla niego samego i dla różnych licencjobiorców. Jak wyjaśnię przy opisie cech znaku testowego, powstaje swego rodzaju „podwójne zastosowanie” ( 34 ).

51.

Jeżeli zatem spółka Dr. Liebe jest należycie upoważniona, może umieszczać znak testowy, jako znak towarowy, na swoich towarach, ale równocześnie stosowanie na nich oznaczenia ÖKO-TEST przyczynia się do większego rozpowszechnienia usług świadczonych przez Öko-Test Verlag przedsiębiorstwom i konsumentom.

52.

Rozporządzenie 2017/1001 i dyrektywa 2015/2436 przewidują znaki wspólne ( 35 ) i znaki certyfikujące ( 36 ):

53.

Mimo iż znak testowy wykazuje pewne podobieństwa do znaków certyfikujących, nie jest z nimi identyczny ani nie jest ujęty w żadnym z przytoczonych tekstów prawnych. Ogólnie rzecz biorąc, znak ten może zarejestrować, jako indywidualny znak towarowy, każde przedsiębiorstwo zajmujące się przeprowadzaniem obiektywnej i niezależnej oceny towarów, które to przedsiębiorstwo oferuje szerokiemu gronu podmiotów możliwość wykazania, w drodze umowy licencyjnej, właściwości ich towarów za pomocą odpowiedniego logo.

54.

Różnice te wyjaśniają trudność związaną z wymaganiem od właścicieli znaków testowych opracowania regulaminu w rozumieniu art. 75 rozporządzenia nr 2017/1001, ponieważ, po pierwsze, nie mamy tu do czynienia z członkami organizacji, którzy muszą przestrzegać takiego regulaminu, jak w przypadku wspólnych znaków certyfikujących, a po drugie, przedsiębiorstwo będące właścicielem znaku towarowego może dowolnie zmieniać testowane towary oraz parametry przeprowadzanych testów.

55.

Sąd odsyłający podkreśla rozbieżności między znakami testowymi a znakami jakości (takimi jak ten rozpatrywany w wyroku w sprawie Gözze), które zasadniczo obejmują następujące elementy: a) rozszerzenie testów na szeroką gamę towarów i usług, a nie tylko badanie jednego z nich; b) dostosowanie kryteriów do potrzeb konsumenta i regularne modyfikowanie testów; c) brak wpływu producenta na organizację, która świadczy usługi badawcze; oraz d) brak zależności upoważnienia do używania oznaczenia od zwykłego spełnienia pewnych wymagań, lecz przyznawanie oceny na podstawie wyników testów ( 38 ).

56.

Przedsiębiorca, którego towary przeszły takie testy jakości, jest uprawniony, po zawarciu umowy licencji na używanie znaku towarowego, do umieszczenia odpowiedniej informacji w opisie lub na opakowaniach owych towarów. W niniejszej sprawie gdyby spółka Dr. Liebe uzyskała zgodę Öko-Test Verlag, mogłaby zgodnie z prawem umieścić znak ÖKO-TEST w widocznym miejscu na swojej paście do zębów, wraz z uzyskaną oceną i odniesieniem do numeru czasopisma, w którym opublikowano wyniki. Wydaje się logiczne, że jak wskazuje Komisja, przedsiębiorstwo, którego towary są poddawane testom Öko‑Test Verlag i uzyskują wynik zadowalający, będzie zainteresowane umieszczeniem na swoich towarach owego oznaczenia jako elementu reklamującego zalety jego towarów.

57.

Poprzez nadrukowanie znaku ÖKO-TEST w sposób widoczny na opakowaniu Aminomed spółka Dr. Liebe zmierza przede wszystkim do wzmocnienia przekazu dotyczącego jakości pasty do zębów dzięki renomie i wiarygodności związanym ze znakiem towarowym ÖKO-TEST, których potwierdzenie stanowi osiągnięta ocena (bardzo dobry) oraz odniesienie do czasopisma, w którym opublikowano wynik testów ( 39 ). Jednakże takie zachowanie przyczynia się jednocześnie do rozpowszechnienia wśród konsumentów wiarygodności usług świadczonych przez Öko-Test Verlag, to znaczy do wskazania pochodzenia handlowego działalności w zakresie badania i oceny towarów konsumpcyjnych.

58.

W związku z tym nie można twierdzić, jak podnosiła spółka Dr. Liebe na rozprawie, że oznaczenie ÖKO-TEST było używane w sposób opisowy w rozumieniu motywu 21 rozporządzenia 2017/1001, jako dodatkowa informacja o towarze. Nie podzielam tego argumentu, ponieważ:

59.

Podsumowując: ze względu na ścisły związek między usługami świadczonymi przez przedsiębiorstwo, które przyznaje znak testowy (ÖKO‑TEST), a towarami, na których jest on umieszczony (Aminomed), gdy znak ten jest stosowany po zarejestrowaniu jako indywidualny znak towarowy, jego używanie wywołuje dwa istotne skutki w odniesieniu do art. 9 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia nr 2017/1001: po pierwsze, znak wzmacnia wskazanie jakości towarów, dla których dozwolone jest jego używanie, w związku z czym można powiedzieć, że jest on używany dla tych towarów ( 40 ); po drugie, stanowi on także reklamę usług przedsiębiorstwa przyznającego znak testowy. W rezultacie znak testowy jest przejawem podwójnego zastosowania, o którym wspominałem wcześniej.

60.

Ocena przeciętnego konsumenta i sposób, w jaki postrzega on znak towarowy, stanowią kwestie związane z okolicznościami faktycznymi, których ustalenie jest zadaniem sądu odsyłającego ( 41 ). Trybunał może jednak przedstawić odpowiedzi, które będą przydatne dla rozstrzygnięcia tych kwestii ( 42 ).

61.

Zarówno Öko-Test Verlag, jak i rząd niemiecki oraz Komisja (z pewnymi niuansami) zgadzają się, że zainteresowany krąg odbiorców będzie postrzegał używanie znaku towarowego ÖKO-TEST na opakowaniu pasty do zębów jako nawiązanie do niezależnych usług przedsiębiorstwa będącego właścicielem tego znaku towarowego (Öko-Test Verlag). Przeciętny konsument będzie zatem odnosić wspomniany znak przynajmniej do usług „udzielania informacji i porad konsumentom przy wyborze towarów i usług, w szczególności przy użyciu wyników testów i badań” (klasa 35) i usług „przeprowadzania oraz oceny opartych na podstawach naukowych testów towarów i badań usług” (klasa 42).

62.

Zwykle opakowania wielu towarów konsumpcyjnych opatrzone są znakami testowymi i znakami jakości (lub innymi rodzajami certyfikacji, oznaczenia pochodzenia ekologicznego lub sprawiedliwego handlu). W związku z tym w przypadku takim jak w niniejszej sprawie przeciętny konsument może bez trudności zrozumieć, że znak towarowy ÖKO‑TEST, używany w taki sposób jak czyni to spółka Dr. Liebe, odnosi się do usług świadczonych przez Öko-Test Verlag, z którą to spółką skojarzy on znak testowy. Zastosowanie wspomnianego znaku towarowego przez spółkę Dr. Liebe stanowi zatem jego „użycie jako znaku towarowego” ( 43 ), ponieważ zapewnia, że usługa badania jakości pasty do zębów została wyświadczona przez przedsiębiorstwo będące właścicielem znaku towarowego, to znaczy przez Öko-Test Verlag.

63.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wyłączne prawo właściciela znaku towarowego pozwala mu na ochronę jego szczególnych interesów, to znaczy na zapewnienie, by znak towarowy spełniał swoje funkcje. Wykonywanie tego prawa powinno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią wpływa lub może wpływać negatywnie na funkcje pełnione przez znak towarowy, przy czym wystarczające jest samo zagrożenie wyrządzeniem takiej szkody ( 44 ).

64.

Wspomniane funkcje obejmują zarówno tę (podstawową), jaką jest wskazywanie pochodzenia towaru lub usługi, jak i funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości towaru lub usługi czy też funkcję komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową ( 45 ).

65.

Jeśli chodzi o funkcję podstawową, znak towarowy stanowi w szczególności „gwarancję tego, iż wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość” ( 46 ).

66.

Otóż zgodnie z opisem okoliczności faktycznych zawartym w postanowieniu odsyłającym spółka Dr. Liebe używała znaku towarowego bez zgody Öko-Test Verlag, a mimo iż ocena, jaką stosowała, była tą uzyskaną w testach w 2005 r., to nie mogła ona wynikać z testów z 2008 r., w których nie uwzględniono pasty do zębów spółki Dr. Liebe. W powyższych okolicznościach przeciętny konsument mógłby uznać, iż Öko-Test Verlag nadal gwarantuje jakość pasty do zębów na poprzednim poziomie jakościowym potwierdzonym znakiem jakości, natomiast w rzeczywistości pasta ta nie była już objęta wspomnianą gwarancją, ponieważ nie została poddana nowym testom.

67.

Z uwagi na powyższe użycie znaku towarowego ÖKO-TEST przez spółkę Dr. Liebe mogło wprowadzać w błąd, gdyż sprawiało wrażenie, że ocena „bardzo dobry” została uzyskana po testach przeprowadzonych pod kontrolą Öko‑Test Verlag. W ten sposób podstawowa funkcja znaku towarowego ( 47 ) ulegała zniekształceniu, ponieważ mimo iż rzeczone przedsiębiorstwo przeprowadziło testy w przeszłości, ocena ukazana na opakowaniu nie odpowiadała najnowszym badaniom past do zębów przeprowadzonym przez Öko-Test Verlag, które owa spółka publikowała w swoim czasopiśmie, ani nie była objęta licencjami przyznanymi po wspomnianych nowych badaniach ( 48 ).

68.

Sprzeczność między wynikiem reklamowanym przez spółkę Dr. Liebe za pomocą znaku ÖKO-TEST a rzeczywistymi wynikami badań w okolicznościach, które przedstawiono powyżej, mogłaby również podważyć prestiż osiągnięty przez Öko-Test Verlag poprzez jej znak towarowy, naruszając w ten sposób funkcję inwestycyjną (zdefiniowaną jako możliwość wykorzystania przez właściciela jego znaku towarowego do zdobycia lub utrzymania renomy, która umożliwiłaby przyciągnięcie konsumentów i zdobycie lojalnych klientów) ( 49 ).

69.

Jak już wspomniałem, wolałem nie rozpatrywać początkowo kwestii możliwości zastosowania jednej z liter – a) lub b) – art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001. Aby jednak udzielić sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi, powyższe wyjaśnienia skłaniają mnie do następujących wniosków:

70.

Ponadto zważywszy, że używanie znaku towarowego ÖKO-TEST przez spółkę Dr. Liebe wiąże się z ryzykiem naruszenia co najmniej funkcji wskazywania pochodzenia i funkcji inwestycyjnej wspomnianego znaku towarowego, spełnione są wymagania zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, w związku z czym można uznać, że używanie to stanowi naruszenie prawa.

71.

Wreszcie należy wziąć pod uwagę, że wyliczenie sposobów używania, których właściciel znaku towarowego może zakazać na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 ( 50 ), nie jest wyczerpujące, dlatego należy uwzględnić używanie dokonane przez spółkę Dr. Liebe w opisanych wyżej warunkach.

72.

Ze względu na to, że zaproponowałem udzielenie odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie prejudycjalne, a sąd odsyłający występuje z pytaniem drugim wyłącznie na wypadek udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, nie ma konieczności prowadzenia dalszej analizy pytania drugiego. Niemniej jednak dokonam analizy pytania drugiego pomocniczo, na wypadek gdyby Trybunał rozstrzygnął pytanie pierwsze w inny sposób lub uznał, że proponowane przeze mnie rozwiązanie dotyczące podwójnej identyczności, po pierwsze, oznaczeń, a po drugie, usług i towarów, jest zbyt sztuczne.

73.

Öko-Test Verlag przypomina, że szczególna ochrona przyznana znakom towarowym cieszącym się renomą wykracza poza zakres identyczności lub podobieństwa towarów i skupia się na naruszeniu oraz na czerpaniu nienależnych korzyści z używania tych znaków. Zdaniem Öko-Test Verlag nie ma wątpliwości co do renomy znaku towarowego ÖKO-TEST, a odbiorcy kojarzą go z oznaczeniem umieszczonym przez spółkę Dr. Liebe na jej towarach.

74.

Öko-Test Verlag uważa, podobnie jak Komisja, że stanowiące naruszenie prawa używanie cieszącego się renomą znaku towarowego ÖKO-TEST ma miejsce wtedy, gdy podmiot używający wspomniany znak nie jest do tego upoważniony, oraz w zakresie, w jakim takie używanie narusza funkcje znaku towarowego. Ponadto istnieje ryzyko, że odbiorcy stracą zaufanie do usług Öko‑Test Verlag, jeżeli towar zawiedzie ich oczekiwania. Konsument mógłby przenieść swoje rozczarowanie na pracę Öko-Test Verlag, której wyraz stanowią jej testy, a także publikacje.

75.

Z uwagi na to, że rząd niemiecki udzielił odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, nie wypowiedział się on w przedmiocie pytania drugiego, które zostało podniesione pomocniczo.

76.

Komisja uważa, że gdy indywidualny znak towarowy cieszy się renomą jako znak testowy, przesłanki zastosowania art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 są spełnione. Używanie stanowiące naruszenie prawa w rozumieniu tych przepisów obejmuje umieszczenie wspomnianego znaku towarowego przez osobę trzecią na jej własnych towarach.

77.

Komisja przypomina, że znak towarowy powinien być znany znaczącej części kręgu odbiorców niemieckich zainteresowanych towarami lub usługami oznaczonymi tym znakiem ( 51 ). Uważa, że sposób, w jaki używane jest oznaczenie ÖKO-TEST, może nadawać mu prestiż jako znakowi towarowemu. Dzięki umowie licencyjnej Öko-Test Verlag udaje się osiągnąć to, że jej znak towarowy pojawia się w świadomości odbiorców jako odniesienie do świadczonych przez nią usług udzielania informacji i porad konsumentom.

78.

Sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy w razie braku ochrony, jaka mogłaby zostać przyznana znakowi towarowemu ÖKO-TEST na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, można by powołać się na ochronę znaków towarowych cieszących się renomą, przewidzianą w lit. c) tego artykułu.

79.

Przeszkodą, przed którą wydaje się stać sąd odsyłający, jest to, że indywidualny znak towarowy ÖKO-TEST jest znany jedynie jako znak testowy, a osoba trzecia używa go jako takiego znaku. Nie uważam jednak, by czynnik ten był istotny:

80.

W związku z powyższym zasadniczo drugie pytanie prejudycjalne dotyczy tego, czy właściciel znaku testowego ÖKO-TEST może skorzystać z ochrony przysługującej znakom towarowym cieszącym się renomą, aby zareagować w przypadku stanowiącego naruszenie prawa użycia tego znaku przez osobę trzecią. Oczywiście należałoby uznać, że wspomniane oznaczenie cieszy się konieczną renomą, zważywszy na znajomość tego znaku testowego wśród konsumentów niemieckich. Jest to jednak ustalenie faktyczne, którego dokonanie należy wyłącznie do sądu odsyłającego ( 53 ).

81.

Artykuł 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 2017/1001 przyznaje znakom towarowym cieszącym się renomą ochronę szerszą niż ochrona przewidziana w ust. 2 lit. a) i b) tego artykułu. Kumulatywne przesłanki ( 54 ) przyznania owej ochrony są następujące: a) musi mieć miejsce używanie oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego; b) używanie to musi nastąpić bez uzasadnionego powodu; c) używanie musi dotyczyć towarów lub usług, bez względu na to, czy są, czy też nie są one identyczne lub podobne ( 55 ); oraz d) owo używanie musi powodować lub móc powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę ( 56 ).

82.

Przesłanki określone w lit. a), b) i c) są bezsporne: używanie znaku testowego przez spółkę Dr. Liebe miało miejsce bez zgody Öko-Test Verlag, w związku z czym pozbawione jest uzasadnionego powodu, oraz następowało w odniesieniu do towarów lub usług, w stosunku do których nie ma konieczności wykazania ich identyczności lub podobieństwa.

83.

W związku z powyższym konieczne jest jedynie ustalenie, czy używając znaku towarowego ÖKO-TEST, spółka Dr. Liebe podjęła jakiekolwiek ( 57 ) działanie spośród tych opisanych w art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 2017/1001. Mogą one obejmować naruszenie charakteru odróżniającego znaku towarowego lub negatywny wpływ na renomę tego znaku towarowego, lub też czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wspomnianego znaku towarowego.

84.

Moim zdaniem z powodów, które wyjaśniłem w punktach 66–68 niniejszej opinii, używanie znaku towarowego ÖKO-TEST przez spółkę Dr. Liebe może podważyć prestiż tego znaku, wprowadzając konsumenta w błąd, co może zmniejszyć siłę przyciągania wspomnianego znaku towarowego ( 58 ).

85.

Ponadto spółka Dr. Liebe uzyskałaby korzyść dzięki użyciu, bez uzasadnionego powodu, znaku towarowego ÖKO-TEST, poprzez przeniesienie korzystnych skojarzeń, jakie wzbudza ten znak towarowy pod względem wspomnianych wcześniej okoliczności dotyczących reklamy i jakości, na jej pastę do zębów, która nie została poddana nowym badaniom. Doszłoby w ten sposób do nieuczciwego wykorzystania renomy znaku towarowego w rozumieniu orzecznictwa Trybunału ( 59 ).

86.

W każdym wypadku do sądu odsyłającego należy ocena, czy okoliczności postępowania głównego charakteryzują się używaniem oznaczenia bez uzasadnionego powodu, w drodze czego uzyskuje się nienależną korzyść z racji charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego ÖKO-TEST ( 60 ).

87.

W świetle powyższych uwag proponuję, aby na pytania prejudycjalne zadane przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy, Düsseldorf, Niemcy) Trybunał odpowiedział w następujący sposób: