—

w imieniu Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd i Specsavers Optical Superstores Ltd przez A. Golda i K. Mattilę, solicitors, oraz przez J. Mellora i A. Specka, QC,

—

w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez L. Christiego, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez S. Malynicza, barrister,

—

w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego oraz J. Kemper i V. Cramer, działających w charakterze pełnomocników,

—

w imieniu Komisji Europejskiej przez F. Bulsta i J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

2

Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd i Specsavers Optical Superstores Ltd (zwanymi dalej łącznie „grupą Specsavers”) a Asda Stores Ltd (zwaną dalej „Asdą”) w przedmiocie naruszenia, jakiego miały doznać wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane przez grupę Specsavers.

3

Artykuł 5C ust. 1 i 2 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwanej dalej „konwencją paryską”), stanowi:

„1.   Jeżeli w danym państwie [...] używanie znaku zarejestrowanego jest obowiązkowe, rejestracja będzie mogła wygasnąć dopiero po upływie stosownego terminu i o ile zainteresowany nie usprawiedliwi powodów swej bezczynności.

2.   Stosowanie przez właściciela znaku towarowego w postaci różniącej się w części od postaci znaku zarejestrowanego w jednym z państw będących członkami związku [utworzonego na podstawie art. 1 konwencji paryskiej], ale niezmieniającej znamion odróżniających tego znaku, nie spowoduje wygaśnięcia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi”.

4

Motyw 10 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, co następuje:

„Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”.

5

Artykuł 7 tego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

„1.   Nie są rejestrowane:

[...]

[...]

3.   Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.

6

Zgodnie z art. 9 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowanym „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy”:

„Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[...]

7

Artykuł 15 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Używanie wspólnotowego znaku towarowego”, brzmi następująco:

„Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w [Unii] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

W rozumieniu akapitu pierwszego za »używanie« uważa się również:

[...]”.

8

Artykuł 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, wskazuje:

„Wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[...]”.

9

W październiku 2009 r. Asda, właściciel sieci supermarketów, rozpoczęła kampanię reklamową dla produktów optycznych wymierzoną przeciwko grupie Specsavers, która jest zarazem największą siecią salonów optycznych w Zjednoczonym Królestwie i głównym konkurentem Asdy. W ramach tej kampanii Asda wykorzystała slogany „Be a real spec saver at Asda” i „Spec savings at ASDA” oraz następujące logo:

10

Niedługo po rozpoczęciu tej kampanii reklamowej, w dniu 19 października 2009 r., grupa Specsavers wniosła do High Court of Justice (England & Wales) (Civil division) wobec Asdy powództwo o stwierdzenie naruszenia praw do następujących wspólnotowych znaków towarowych:

11

Wyrokiem z dnia 6 października 2010 r. High Court of Justice (England & Wales) uznał, że Asda nie naruszyła praw do wspólnotowych znaków towarowych grupy Specsavers. Sąd ten stwierdził ponadto wygaśnięcie praw do znaku towarowego z bezsłownym logo z powodu nieużywania. Grupa Specsavers wniosła od tego wyroku apelację do Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

12

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. sąd odsyłający orzekł w przedmiocie sporu dotyczącego podnoszonego naruszenia praw do słownych wspólnotowych znaków towarowych nr 1321298 i 3418928 oraz graficznych wspólnotowych znaków towarowych nr 449256, 1321348 i 5608385 należących do grupy Specsavers. Uznał on, że ta ostatnia była uprawniona na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 do zakazania Asdzie używania sloganów „Be a real spec saver at Asda” i „Spec savings at Asda”, a także logo używanych przez Asdę w ramach jej kampanii reklamowej.

13

Sąd odsyłający stwierdził jednak, że aby orzec w ramach sporu w postępowaniu głównym o aspekcie dotyczącym znaku towarowego z bezsłownym logo, musi zwrócić się do Trybunału o wyjaśnienie następujących kwestii.

14

Po pierwsze, w zakresie, w jakim Asda wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia praw nabytych do znaku towarowego z bezsłownym logo z powodu jego nieużywania, sąd odsyłający zastanawia się, czy używanie znaków towarowych z zacienionym logo może stanowić używanie znaku towarowego z bezsłownym logo.

15

Po drugie, sąd ten pragnie ustalić, czy renoma uzyskana przez kształt w kolorze zielonym, którym zawsze posługiwała się grupa Specsavers w celu przedstawienia swego znaku towarowego z bezsłownym logo, może zostać uwzględniony w ramach art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 niezależnie od faktu, że ów znak został zarejestrowany w kolorach czarnym i białym. W ocenie sądu odsyłającego tak właśnie powinno być, jednak przyznaje on, że prawo Unii pozostawia w tym zakresie pole do interpretacji.

16

W tych okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

17

W pytaniach od pierwszego do trzeciego, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wymóg rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 jest spełniony wówczas, gdy graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu ze słownym wspólnotowym znakiem towarowym, który jest na niego nałożony, zważywszy dodatkowo, że połączenie tych dwóch znaków jest także zarejestrowane jako odrębny wspólnotowy znak towarowy.

18

Wszystkie strony, które złożyły swe uwagi przed Trybunałem, utrzymują zasadniczo, że używanie graficznego wspólnotowego znaku towarowego w połączeniu z innym słownym znakiem towarowym, który jest na niego nałożony, może stanowić rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, o ile wspomniany graficzny znak towarowy zachowuje w otrzymanej w ten sposób całości niezależną funkcję odróżniającą.

19

Na wstępie należy uściślić, że sytuacja taka jak występująca w sprawie w postępowaniu głównym, w której słowny znak towarowy jest nałożony na znak graficzny, objęta jest hipotezą art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, który odnosi się do używania znaku towarowego w postaci odbiegającej od tej, w jakiej dany znak został zarejestrowany.

20

W istocie nałożenie oznaczenia słownego „Specsavers” na znak towarowy z bezsłownym logo zmienia postać, w jakiej znak ów został zarejestrowany, ponieważ – zważywszy, że w ten sposób niektóre części znaku towarowego z bezsłownym logo są zakryte przez oznaczenie słowne – nie chodzi tu o zwykłe zestawienie dwóch znaków.

21

Należy zauważyć następnie, że z brzmienia art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 bezpośrednio wynika, iż używanie znaku towarowego w postaci, która odbiega od tej, w jakiej został on zarejestrowany, jest uważane za używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, pod warunkiem że charakter odróżniający znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pozostaje niezmieniony.

22

Charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu rozporządzenia nr 207/2009 oznacza, że znak ten pozwala na określenie towaru, dla którego występuje się o rejestrację, jako pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych od C-468/01 P do C-472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-5141, pkt 32; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3297, pkt 66; z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C‑311/11 P Smart Technologies przeciwko OHIM, pkt 23).

23

Ów charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego może być wynikiem zarówno używania jednego z jego elementów jako części zarejestrowanego znaku towarowego, jak i używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. W obu tych przypadkach wystarczy, by w następstwie tego używania zainteresowane kręgi faktycznie postrzegały dany towar lub daną usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 30).

24

Stąd też używanie znaku towarowego z bezsłownym logo w połączeniu z nałożonym na niego oznaczeniem słownym „Specsavers”, nawet jeżeli używanie to stanowi ostatecznie używanie w charakterze części zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim, może zostać uznane za rzeczywiste używanie samego znaku towarowego z bezsłownym logo, o ile wspomniany znak, tak jak został on zarejestrowany, to znaczy w postaci niezakrytej częściowo przez nałożone na niego oznaczenie słowne „Specsavers”, również w tej formie odnosi się do objętych rejestracją towarów grupy Specsavers, która to okoliczność podlega ocenie sądu odsyłającego.

25

Na powyższy wniosek nie ma wpływu okoliczność, że oznaczenie słowne „Spescsavers” oraz połączenie bezsłownego logo z nałożonym na nie oznaczeniem słownym „Specsavers” także zostały zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe.

26

Trybunał orzekł już bowiem w przeszłości, że wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 może zostać spełniony, w przypadku gdy znak towarowy jest używany wyłącznie za pośrednictwem innego złożonego znaku towarowego lub gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto zarejestrowane jako odrębny znak towarowy, o ile ów znak towarowy wciąż jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C‑12/12 Colloseum Holding, pkt 35, 36).

27

Ponadto Trybunał stwierdził także, w odniesieniu do art. 10 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), którego treść normatywna odpowiada zasadniczo treści art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, iż owa odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy (wyrok z dnia 25 października 2012 r. w sprawie C‑553/11 Rintisch, pkt 30).

28

Argumenty, które skłoniły Trybunał do przyjęcia takiej wykładni art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, dają się przenieść mutatis mutandis na grunt art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

29

Wykładnia ta znajduje ponadto potwierdzenie w celu przyświecającym art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, który to przepis, unikając ustanowienia wymogu całkowitej zgodności między postacią używaną w obrocie handlowym a tą, w jakiej znak towarowy został zarejestrowany, dąży do umożliwienia właścicielowi tego znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji oznaczonych nim towarów lub usług. Tymczasem osiągnięcie powyższego celu byłoby utrudnione, gdyby do ustalenia używania zarejestrowanego znaku towarowego wymagano spełnienia dodatkowego warunku, zgodnie z którym owa odmienna postać, w jakiej dany znak jest używany, nie może sama być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Rintisch, pkt 21, 22).

30

Ponadto taki sposób wykładni art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 pozostaje w zgodzie z art. 5C ust. 2 konwencji paryskiej, ponieważ to ostatnie postanowienie nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, że w następstwie rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nie można już powoływać się na jego używanie celem wykazania używania innego zarejestrowanego znaku towarowego, od którego oznaczenie to odbiega jedynie w sposób niezmieniający jego charakteru odróżniającego (zob. ww. wyrok w sprawie Rintisch, pkt 23).

31

Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytania od pierwszego do trzeciego winna brzmieć: art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że wymóg „rzeczywistego używania” w rozumieniu tych przepisów może zostać spełniony, jeżeli graficzny wspólnotowy znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słownym wspólnotowym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto samo zarejestrowane jako odrębny wspólnotowy znak towarowy, pod warunkiem że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestrowanej postaci.

32

W pytaniu czwartym sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to czy kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.

33

Grupa Specsavers i Komisja Europejska proponują udzielenie na to pytanie odpowiedzi twierdzącej, natomiast rząd Zjednoczonego Królestwa uważa, że należałoby odpowiedzieć na nie przecząco.

34

Co się tyczy, po pierwsze, analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, przypomnienia wymaga, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem istnienie w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich właściwych dla danego przypadku czynników (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 34).

35

Trybunał orzekł także niejednokrotnie, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez te znaki całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie tego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym zakresie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość, nie dokonując analizy jego poszczególnych detali (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Medion, pkt 28; w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35).

36

Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest sam znak. A zatem znaki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający – samoistny lub wynikający z ich znajomości na rynku – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest nieznacznie odróżniający (zob. wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 18).

37

Tymczasem, przynajmniej gdy mamy do czynienia ze znakiem towarowym, który nie został zarejestrowany w określonym lub charakterystycznym kolorze, a w kolorystyce czarno‑białej, kolor lub kombinacja kolorów, w jakich znak towarowy jest następnie faktycznie używany, wpływa na postrzeganie tego znaku przez przeciętnych konsumentów danych towarów i w rezultacie jest w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub prawdopodobieństwo skojarzenia wcześniejszego znaku towarowego i oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do tego znaku.

38

W tych okolicznościach nie byłoby logiczne uznanie, że okoliczność, iż w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, osoba trzecia używa koloru lub kombinacji kolorów, które zaczęły być kojarzone przez znaczną część odbiorców z owym wcześniejszym znakiem w następstwie używania go przez jego właściciela w tym kolorze lub w tej kombinacji kolorów, nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny z tego tylko względu, że wspomniany wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany w kolorach czarnym i białym.

39

Również przy dokonywaniu analizy, po drugie, kwestii czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy przeprowadzić całościową ocenę, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewieństwa. Co się tyczy intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego, Trybunał orzekł już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia (zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 44).

40

W tym względzie z postanowienia odsyłającego wynika, że podobieństwo między znakami towarowymi grupy Specsavers a oznaczeniami używanymi przez Asdę było w sposób zamierzony poszukiwane, tak aby odbiorcy skojarzyli te dwa szyldy. Otóż okoliczność, że Asda wykorzystała kolor podobny do tego używanego przez grupę Specsavers w celu skorzystania z charakteru odróżniającego i renomy znaków towarowych należących do tej grupy, jest czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy ustalaniu, czy można stwierdzić czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 48).

41

Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie czwarte winna brzmieć: art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.

42

W pytaniu piątym sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, które wykorzystuje ona w tym oznaczeniu, stanowi czynnik istotny dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.

43

Grupa Specsavers proponuje, by na to pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej, natomiast Komisja uważa, że element ten może być brany pod uwagę wyłącznie do celów oceny uzasadnionej przyczyny używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Ponieważ rząd Zjednoczonego Królestwa proponuje udzielić odpowiedzi przeczącej na pytanie czwarte, uważa on, że w ogóle nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie piąte.

44

W tym zakresie należy zauważyć, że – jak wynika z pkt 34 i 39 niniejszego wyroku – zarówno prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jak i czerpanie nienależnej korzyści w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia podlegają całościowej ocenie, z uwzględnieniem wszystkich właściwych dla danego przypadku czynników.

45

Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że ocena ta musi uwzględniać faktyczny kontekst, w jakim oznaczenie, któremu zarzuca się podobieństwo do zarejestrowanego znaku towarowego, zostało użyte [zob. podobnie w odniesieniu do art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 64].

46

W tych okolicznościach należy stwierdzić, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik, który w połączeniu z innymi elementami może mieć pewne znaczenie przy badaniu istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.

47

Po pierwsze, nie można wykluczyć, że taka okoliczność może oddziaływać na sposób, w jaki odbiorcy postrzegają rozpatrywane oznaczenia, i mieć w efekcie wpływ na istnienie w przypadku tych oznaczeń prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

48

A zatem w sprawie w postępowaniu głównym okoliczność, że Asda sama kojarzona jest z kolorem zielonym – kolorem używanym przez nią w oznaczeniach, którym zarzuca się naruszenie praw do znaków towarowych grupy Specsavers, mogłaby w szczególności skutkować zmniejszeniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub skojarzenia tych oznaczeń ze znakami grupy Specsavers, ponieważ właściwy krąg odbiorców mógłby uznać, że użyty w tych oznaczeniach kolor zielony jest charakterystyczny dla Asdy; ustalenie tej okoliczności należy do sądu odsyłającego.

49

Po drugie, na co zwraca uwagę Komisja w swych uwagach przed Trybunałem, okoliczność, że osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, może być istotnym czynnikiem dla ustalenia, czy istniała „uzasadniona przyczyna” używania tego oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.

50

A zatem odpowiedź na pytanie piąte winna brzmieć: art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik mający znaczenie dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.

51

Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje: