1. 

W niniejszym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Court of Appeal (England & Wales) stawia Trybunałowi pytania dotyczące wykładni przepisów pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych ( 2 ) i dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej ( 3 ), zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. ( 4 )

2. 

Wspomniane pytania zostały przedstawione w ramach sporu między przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w sektorze telefonii komórkowej, O2 Holdings Limited i O2 (UK) Limited (wspólnie zwanymi dalej „O2”) z jednej strony, a Hutchison 3G Limited (zwaną dalej „H3G”) z drugiej strony, w związku z telewizyjną kampanią reklamową H3G w Zjednoczonym Królestwie promującą usługi telefonii komórkowej.

3.

Artykuł 5 dyrektywy 89/104 zatytułowany „Prawa przyznawane przez znak towarowy” stanowi:

„1.   Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

2.   Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

3.   Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zakazane, między innymi, następujące działania:

[…]

5.   Ustępy 1–4 nie mają wpływu na przepisy obowiązujące w państwach członkowskich, dotyczące ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez właściwego powodu przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego”.

4.

Artykuł 6 ustęp 1 dyrektywy 89/104 zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego” stanowi:

„Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

5.

Do dyrektywy 84/450, która pierwotnie dotyczyła wyłącznie reklamy wprowadzającej w błąd, wprowadzono dyrektywą 97/55 szereg przepisów odnoszących się do reklamy porównawczej.

6.

Zgodnie z art. 2 ust. 2a dyrektywy 84/450 zmienionej dyrektywą 97/55 (zwanej dalej „dyrektywą 84/450”) ( 5 ) określenie „reklama porównawcza” oznacza, na potrzeby stosowania tej dyrektywy, „każdą reklamę, która wyraźnie lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta”.

7.

Artykuł 3a ustęp 1 dyrektywy 84/450 stanowi:

„W aspekcie danego porównania reklama porównawcza jest dozwolona, o ile spełnione są następujące warunki:

8.

O2 wykorzystuje różne obrazy bąbelków w celach promocyjnych, w szczególności na potrzeby promowania swoich usług telefonii komórkowej. Spółka jest uprawniona do znaków towarowych składających się z połączenia litery O i cyfry 2 (zwanych dalej „znakami towarowymi O2”) oraz do dwóch graficznych znaków towarowych zawierających statyczny obraz bąbelków, zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do aparatów i usług telekomunikacyjnych (dalej zwanych „znakami towarowymi z bąbelkami”). Z postanowienia odsyłającego wynika, że zostało wykazane, iż konsumenci kojarzą wyłącznie z O2 obrazy bąbelków w wodzie używane w kontekście telefonii komórkowej (w szczególności na cieniowanym niebieskim tle).

9.

W marcu 2003 r. H3G zaczęła oferować w Zjednoczonym Królestwie usługi telefonii komórkowej wyróżniane za pomocą znaku „3”. Inni operatorzy, w tym O2, posiadali już wówczas ugruntowaną pozycję na rynku. W marcu 2004 r. H3G uruchomiła telekomunikacyjną usługę przedpłaconą o nazwie „Threepay”, a w ciągu tego samego roku rozpoczęła porównawczą kampanię reklamową, w ramach której rozpowszechniała na ekranach telewizyjnych przekazy reklamowe zawierające porównanie z cenami usług konkurencyjnych operatorów.

10.

O2 wystąpiła do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, przeciwko H3G z powództwem o naruszenie znaków towarowych O2 i znaków towarowych z bąbelkami w związku z rozpowszechnianą przez tę spółkę reklamą telewizyjną (zwaną dalej „sporną reklamą”), w której użyty został znak „O2” wraz ze stylizowanym obrazem animowanym znaku „3”, a także obrazy bąbelków w ruchu. Z reklamy (zwanej dalej „sporną reklamą”) wynikało, że usługa „Threepay” jest tańsza od analogicznej usługi oferowanej przez O2.

11.

W toku postępowania O2 wycofała się z zarzutu naruszenia znaków towarowych O2 ( 6 ) i przyznała, że porównanie cen jest zgodne z prawdą, a cała sporna reklama nie wprowadza w błąd z żadnego punktu widzenia, a w szczególności nie sugeruje istnienia jakiegokolwiek rodzaju relacji handlowych między O2 a H3G. Stwierdziła ona, że przeciętny odbiorca uzna wykorzystanie znaku O2 i bąbelków jako odniesienie do O2 i jej wizerunku oraz zrozumie, że chodzi o reklamę porównawczą konkurenta, H3G, który twierdzi, że cena jego usługi jest niższa ( 7 ).

12.

Powództwo o naruszenie znaków towarowych, które dotyczyło wówczas tylko użycia obrazów bąbelków w spornej reklamie, zostało oddalone wyrokiem z dnia 23 marca 2006 r. Zasadniczo sąd uznał, że przedmiotowe użycie obrazów jest niewątpliwie objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, lecz sama reklama jest zgodna z art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, co sprawia, że spełnione zostały warunki stosowania wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104.

13.

O2 złożyła w Court of Appeal apelację od tego wyroku, w którym podważyła zastosowanie wspomnianego wyjątku. H3G podważyła natomiast przedmiotowy wyrok w części, w której sąd stwierdził, że sporna reklama jest objęta zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, i zwróciła się z wnioskiem o oddalenie apelacji złożonej przez O2.

14.

Aby rozstrzygnąć spór, Court of Appeal uznał w postanowieniu z dnia 14 grudnia 2006 r., że konieczne jest zwrócenie się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

15.

Na mocy art. 23 statutu Trybunału O2, H3G i Komisja, której przedstawiciele przedstawili również uwagi ustne na rozprawie z dnia 29 listopada 2007 r., przedstawiły Trybunałowi swoje uwagi na piśmie.

16.

Zwracając się z pierwszym pytaniem prejudycjalnym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy używanie zarejestrowanego znaku towarowego (zwanego dalej po prostu „znakiem towarowym”) konkurenta w ramach reklamy porównawczej w celu porównania cech towarów lub usług reklamującego z cechami towarów lub usług konkurenta jest objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy 89/104, jeżeli takie używanie nie powoduje wprowadzenia w błąd ani innego osłabienia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towaru lub usługi.

17.

Pytanie zostało sformułowane, ponieważ sąd krajowy orzekający w pierwszej instancji uznał, że sporna reklama jest objęta zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy oraz że jest dopuszczalna tylko w zakresie, w jakim — będąc zgodna z art. 3a dyrektywy 84/450 — jest objęta wyjątkiem określonym w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, natomiast H3G twierdzi, że nie jest ona objęta zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

18.

Przede wszystkim należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dyrektywa sama w sobie nie może nakładać zobowiązań na jednostki, dlatego też nie można powoływać się na jej przepisy w stosunku do tych jednostek. Natomiast stosując prawo krajowe, bez względu na to, czy chodzi o przepisy wcześniejsze, czy późniejsze w stosunku do dyrektywy, sąd krajowy dokonujący ich wykładni ma obowiązek zrobić to w miarę możliwości w świetle treści i celu dyrektywy, aby osiągnąć rezultat, do którego dyrektywa zmierza, zgodnie z art. 249 akapit trzeci WE ( 8 ). W takiej właśnie perspektywie należy rozumieć odniesienia do przepisów dyrektyw 89/104 i 84/450 w ramach niniejszego postępowania prejudycjalnego.

19.

Prawdopodobnie stawiając to pytanie prejudycjalne, sąd krajowy oczekuje od Trybunału sprecyzowania warunków stosowania przepisów art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104, a w szczególności pragnie wiedzieć, czy zakazy przewidziane w tych przepisach mają również zastosowanie w sytuacji, gdy użycie w reklamie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego innego podmiotu ma na celu odróżnienie nie produktów lub usług reklamującego, lecz osoby uprawnionej do tego znaku towarowego ( 9 ).

20.

Odpowiedź na tak sformułowane przez sąd krajowy pytanie wymaga analizy orzecznictwa dotyczącego art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104, które — przynajmniej na pierwszy rzut oka — nie wydaje się być całkiem jednolite w kwestii warunków stosowania wymienionych przepisów. W tym względzie wskażę w szczególności na trudność pogodzenia podejścia przyjętego przez Trybunał w wyroku w sprawie BMW ( 10 ), z którego wynikałoby, że używanie znaku towarowego innego podmiotu przez osobę trzecią w celu odróżnienia nie tyle własnego produktu lub własnej usługi, lecz produktu lub usługi osoby uprawnionej do znaku towarowego, jest objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, z podejściem przyjętym w nowszych orzeczeniach, które skłaniają się ku przeciwnemu rozwiązaniu.

21.

W wyroku w sprawie BMW Trybunał uznał, że używanie w reklamie znaku towarowego innego podmiotu w celu odróżnienia produktów osoby uprawnionej do znaku towarowego jako przedmiotu usług świadczonych przez reklamującego jest objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 z zastrzeżeniem art. 6 i 7 tej samej dyrektywy ( 11 ).

22.

W wyroku w sprawie Hölterhoff ( 12 ) Trybunał wykluczył możliwość, aby osoba uprawniona do znaku towarowego mogła powoływać się na swoje wyłączne prawo wynikające z art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, w przypadku gdy osoba trzecia stwierdza w ramach negocjacji handlowych, że jest producentem towaru i posługuje się przedmiotowym znakiem towarowym wyłącznie do opisania specyficznych cech oferowanego towaru ( 13 ), w taki sposób że jest wykluczone, by używany znak towarowy był postrzegany jako odniesienie do przedsiębiorstwa, z którego towar pochodzi.

23.

W wyroku Arsenal Football Club ( 14 ) Trybunał stwierdził, że wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane, „aby umożliwić osobie uprawnionej do znaku towarowego ochronę swoich interesów wynikających z praw do znaku towarowego, to jest zapewnić, aby znak towarowy mógł pełnić swoją funkcję”, oraz że „korzystanie z tego prawa musi być zatem zastrzeżone do przypadków, w których użycie znaku przez osobę trzecią narusza lub może osłabić funkcje znaku towarowego, w szczególności jego podstawową funkcję, jaką jest wskazywanie na pochodzenie produktu” ( 15 ).

24.

W tym samym wyroku Trybunał stwierdził, że występujące w przedmiotowej sprawie oznaczenie nie zostało wyraźnie użyte w celach czysto opisowych — w przeciwnym razie nie byłoby objęte zakresem normowania przytoczonego przepisu — lecz miało uwiarygodnić występowanie materialnego związku w sferze handlowej między produktami osób trzecich a osobą uprawnioną do znaku towarowego, a w konsekwencji podważyć gwarancję pochodzenia, która jest podstawową funkcją znaku towarowego. Trybunał stwierdził zatem, że chodziło o użycie, wobec którego osoba uprawniona do znaku towarowego mogła wyrazić sprzeciw zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 ( 16 ).

25.

W wyroku w sprawie Adam Opel ( 17 ) Trybunał uznał, że „[z] wyjątkiem tego szczególnego przypadku używania znaku towarowego przez osobę trzecią świadczącą usługi, których przedmiotem są towary oznaczone tym znakiem towarowym”, analizowanego w wymienionym wyroku w sprawie BMW, „art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy należy interpretować w taki sposób, iż obejmuje on używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów wprowadzanych do obrotu lub usług świadczonych przez osoby trzecie, identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany”. W tym samym wyroku w sprawie Adam Opel wskazano, że w wyroku w sprawie BMW Trybunał uznał, iż w okolicznościach szczególnych zaistniałych w ww. sprawie BMW, „używanie przez osoby trzecie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów, wprowadzonych do obrotu nie przez osoby trzecie, lecz przez właściciela znaku towarowego, jest objęte zakresem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy”, „z uwagi na owe szczególne i nierozerwalne powiązanie istniejące między towarami oznaczonymi znakiem towarowym a usługami świadczonymi przez osoby trzecie”.

26.

Zatem wydaje się, że używanie znaku towarowego innej osoby przez osobę trzecią w celu odróżnienia produktów i usług świadczonych przez osobę uprawnioną do znaku towarowego, w taki sposób że nie dochodzi do wprowadzenia w błąd co do pochodzenia tych produktów lub usług oraz produktów i usług osoby trzeciej, może być objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 zgodnie z wyrokiem w sprawie BMW lub wprost przeciwnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę wyroki w sprawie Hölterhoff i w sprawie Adam Opel, nie będzie nim objęte. Natomiast zgodnie z orzecznictwem wymienionym w pkt 23 powyżej, należy jeszcze sprawdzić, dla oceny czy takie używanie jest objęte zakresem normowania przytoczonego przepisu, czy może ono doprowadzić do osłabienia funkcji znaku innej niż podstawowa funkcja, jaką jest wskazywanie pochodzenia.

27.

O2 położyła nacisk na tę kwestię w uwagach pisemnych przedstawionych w ramach niniejszego postępowania, powołując się w szczególności na „funkcję reklamową” znaku towarowego i osłabienie tej funkcji w wyniku spornej reklamy w przypadku znaków towarowych z bąbelkami.

28.

Uważam jednak, że w świetle przepisów dyrektywy 84/450 dotyczących reklamy porównawczej można śmiało udzielić odpowiedzi przeczącej na pytanie postawione przez sąd krajowy, bez konieczności żmudnego analizowania warunków stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104.

29.

Należy najpierw przypomnieć, że celem dyrektywy 97/55 była uniformizacja „podstawowych przepisów regulujących formę i treść reklamy porównawczej” i harmonizacja „warunków wykorzystywania reklamy porównawczej” [motyw drugi], w szczególności poprzez ustanowienie „warunków dopuszczalności reklamy porównawczej” [motyw osiemnasty].

30.

W tej ostatniej kwestii przedmiotowa dyrektywa zawiera sprecyzowanie warunków dopuszczalności reklamy porównawczej ( 18 ) poprzez dodanie art. 3a do dyrektywy 84/450, w świetle których to warunków — jak wynika z motywu siódmego dyrektywy 97/55 — można „z zakresu reklamy porównawczej wyodrębnić te praktyki, które mogą prowadzić do zakłócenia zasad konkurencji, przynieść szkodę konkurentom oraz mieć negatywny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów”. Trybunał podkreślił już, że chodziło o „ustalenie warunków, po spełnieniu których reklama porównawcza musi być uznawana za dopuszczalną w ramach rynku wewnętrznego” ( 19 ). W opinii Trybunału z powyższego wynika, że „za pomocą dyrektywy 84/450 przeprowadzona zastała daleko posunięta harmonizacja warunków dopuszczalności reklamy porównawczej w państwach członkowskich, implikująca z natury, że dopuszczalność reklamy porównawczej w całej Wspólnocie należy oceniać wyłącznie w świetle kryteriów ustanowionych przez prawodawcę wspólnotowego” ( 20 ).

31.

W tym celu art. 3a dyrektywy 84/450 wymienia warunki dopuszczalności, które muszą być spełnione łącznie w przypadku porównania w reklamie ( 21 ).

32.

Otóż należy podkreślić, że celem co najmniej czterech z ośmiu przepisów składających się na ustęp pierwszy tego artykułu jest zapewnienie ochrony znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych znaków wyróżniających konkurenta w kontekście porównania w reklamie. Jak podkreślił Trybunał, „dyrektywa 84/450 pozwala reklamującemu — pod pewnymi warunkami — przywołać w reklamie porównawczej znak towarowy produktów konkurenta” ( 22 ). W szczególności przewidziano, że reklama porównawcza nie może prowadzić do pomylenia znaków towarowych, nazw handlowych lub innych znaków wyróżniających reklamującego na rynku i znaków towarowych, nazw handlowych i znaków rozpoznawczych konkurenta [lit. d)]; dyskredytować lub oczerniać znaków towarowych, nazw handlowych lub innych znaków wyróżniających konkurenta [lit. e)]; w nieuzasadniony sposób wykorzystywać powszechnej znajomości danego znaku towarowego, danej nazwy handlowej lub innych znaków wyróżniających konkurenta [lit. g)]; przedstawiać towaru lub usługi jako imitacji lub repliki towaru lub usługi opatrzonej chronionym znakiem towarowym lub chronioną nazwą handlową [lit. h)]. W opinii Trybunału z powyższego wynika, że „jeżeli celem lub skutkiem porównania nie jest wywołanie nieuczciwej konkurencji, używanie znaku towarowego konkurenta jest dopuszczalne przez prawo wspólnotowe” ( 23 ).

33.

W motywie 14 dyrektywy 97/55 zauważono zresztą, że „skuteczność reklamy porównawczej może jednakże wymagać identyfikacji towarów bądź usług konkurenta poprzez odniesienie się do jakiegoś znaku towarowego, którego ten konkurent jest właścicielem lub też do jego nazwy handlowej”. W następnym motywie dodano, że „takiego rodzaju użycie znaku handlowego, nazwy handlowej lub innych wyróżniających oznaczeń innego podmiotu nie jest naruszeniem wyłącznego prawa, o ile jest dokonywane przy poszanowaniu warunków ustalonych przez niniejszą dyrektywę, a celem ich użycia jest tylko wprowadzenie rozróżnienia między nimi oraz, w konsekwencji, obiektywnego uwypuklenia różnic między nimi”.

34.

Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie, która porównuje cechy produktów lub usług sprzedawanych przez niego pod przedmiotowym znakiem towarowym z cechami produktów lub usług reklamującego, jest zatem regulowane w art. 3a dyrektywy 84/450 w konkretny i wyczerpujący sposób. Jest ono zakazane wyłącznie wtedy, gdy jest sprzeczne z warunkami określonymi w tym artykule. W takim przypadku zakaz wprowadza nie art. 5 ust. 1 lit. a) lub b), lecz art. 3a dyrektywy 89/104. Natomiast jeżeli jest ono zgodne z tymi warunkami, nie można uznać, że jest zakazane na mocy przepisów art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy 89/104.

35.

Ten ostatni przepis, podobnie jak przepis art. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104, nie może być zatem uwzględniony w analizie dopuszczalności przedmiotowego używania znaku towarowego. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy doszedłbym do takich samych wniosków nawet bez dyrektywy 97/55 — skoro, jak twierdzą H3G i Komisja, przedmiotowe używanie znaku towarowego nie jest objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104 ( 24 ) — czy też wynikają one z systemu ustanowionego w art. 3a (dodanym do dyrektywy 84/450 dyrektywą 97/55), który — jako lex specialis w przypadkach używania znaku towarowego innej osoby w reklamie porównawczej — stanowi odstępstwo w stosunku do systemu określonego w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104.

36.

W przypadku sporu zawisłego przed sądem krajowym taka kwestia ma charakter hipotetyczny, co oznacza, że nie trzeba jej rozstrzygać w niniejszym postępowaniu prejudycjalnym.

37.

Stwierdzam ponadto, że pierwsze pytanie prejudycjalne w brzmieniu przedstawionym w postanowieniu odsyłającym dotyczy — jak podkreśliła O2 ( 25 ) — używania przez reklamującego znaku towarowego innej osoby (a dokładnie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym innej osoby), podczas gdy spór zawisły przed sądem krajowym dotyczy obecnie, w wyniku ograniczenia przez O2 przedmiotu pierwotnie złożonego pozwu o naruszenie znaku towarowego ( 26 ), używania przez reklamującego (H3G) nie znaków towarowych innej osoby (O2 lub znaków towarowych z bąbelkami), lecz oznaczeń (obrazów z bąbelkami), które są bardzo podobne do znaków towarowych innej osoby (znaki towarowe z bąbelkami).

38.

Uważam w każdym razie, że takie sprecyzowanie nie zmienia zasadniczo problemu, który jest tutaj analizowany.

39.

Używanie oznaczeń podobnych do znaku towarowego konkurenta w przekazie reklamowym może stanowić jeden ze sposobów identyfikacji, przynajmniej domniemanej, konkurenta bądź jego produktów lub usług w rozumieniu art. 2 ust. 2a dyrektywy 84/450. Przekaz reklamowy, w którym występuje takie użycie i porównanie między reklamującym a jego konkurentem lub między odpowiednimi produktami lub usługami, podlega przepisom art. 3a dyrektywy 84/450. Jak już wspomniałem, artykuł ten przewiduje w ramach szerszego zbioru przepisów, które określają w sposób wyczerpujący warunki dopuszczalności porównania w reklamie, specjalne przepisy zmierzające do zapewnienia ochrony znaku towarowego w przypadku tego rodzaju reklamy. Stąd osoba uprawniona do znaku towarowego, która pragnie sprzeciwić się użyciu oznaczenia podobnego do danego znaku towarowego w kontekście porównania w reklamie, powinna opierać swoje żądania na naruszeniu jednego z warunków, o których mowa w art. 3a dyrektywy 84/450 ( 27 ), gdyż takie użycie nie jest objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, podobnie jak użycie znaku towarowego innej osoby w tym samym kontekście.

40.

Uważam zatem, że na pierwsze pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć w następujący sposób:

„Używanie oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego konkurenta w ramach reklamy porównującej cechy produktów lub usług sprzedawanych przez tego konkurenta pod przedmiotowym znakiem towarowym z cechami produktów lub usług sprzedawanych przez reklamującego jest regulowane w sposób wyczerpujący w art. 3a dyrektywy 84/450 i nie jest objęte zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy 89/104”.

41.

Przedstawiając drugie i trzecie pytanie prejudycjalne sąd krajowy zmierza przede wszystkim do ustalenia, czy dla dopuszczalności reklamy porównawczej w rozumieniu art. 3a dyrektywy 84/450 konieczne jest, aby używanie znaku towarowego konkurenta w tej reklamie było „niezbędne”. W przypadku odpowiedzi twierdzącej sąd krajowy chce poznać kryteria oceny „niezbędności” i dowiedzieć się, czy ten warunek wyklucza używanie oznaczenia, które nie jest identyczne ze znakiem towarowym konkurenta, lecz bardzo do niego podobne.

42.

O2, opierając się na motywie 14 i 15 dyrektywy 97/55, na pracach przygotowawczych przed przyjęciem tej ostatniej i na orzecznictwie Trybunału, w szczególności na wyrokach w sprawie Toshiba ( 28 ) i w sprawie Siemens ( 29 ), twierdzi, że używanie znaku towarowego konkurenta reklamującego w reklamie porównawczej stanowi nieuzasadnione wykorzystanie powszechnej znajomości przedmiotowego znaku towarowego i naruszenie art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450, jeżeli nie jest ono niezbędne do identyfikacji tego konkurenta bądź jego produktów lub usług. O2 twierdzi, że skoro H3G posłużyła się w reklamie porównawczej znakiem towarowym O2, w pełni umożliwiającym identyfikację konkurenta reklamującego, ten ostatni nie musiał wykorzystać obrazów bąbelków, tym bardziej że stanowiły one zdeformowane odzwierciedlenie znaków towarowych z bąbelkami O2.

43.

Zgadzam się jednak z H3G i z Komisją, że art. 3a dyrektywy 84/450 nie wymaga respektowania warunku „niezbędności” w odniesieniu do używania znaku towarowego innej osoby, aby zidentyfikować w reklamie porównawczej konkurenta bądź jego produkty lub usługi.

44.

Do takiego wniosku nie można jednak dojść wyłącznie na podstawie tego, co Trybunał stwierdził w pkt 83 i 84 wyroku w sprawie Pippig Augenoptik, na który powołuje się H3G, a który dotyczył przedstawienia w przekazie reklamowym nie tylko nazwy konkurenta, lecz również logo i fasady jego sklepu. Trybunał stwierdził na podstawie analizy motywu 15 dyrektywy 97/55, że „art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 nie zakazuje wykorzystania w reklamie porównawczej, oprócz nazwy konkurenta, także jego logo i widoku jego sklepu od strony frontowej, jeśli reklama ta spełnia wymogi dopuszczalności ustanowione w prawie wspólnotowym”.

45.

Ponieważ przywołany przepis dotyczy wyłącznie zakazu reklamy porównawczej, która „dyskredytuje lub oczernia” znaki towarowe lub inne elementy dotyczące konkurenta, powyższy wniosek, do którego doszedł Trybunał, może jedynie oznaczać obiektywnie, że odtworzenie w przekazie reklamowym nie tylko nazwy konkurenta, lecz również logo i obrazu fasady jego sklepu — to jest elementów, które prawdopodobnie nie są niezbędne do zidentyfikowania konkurenta określonego własną nazwą — nie prowadzi samo w sobie do jego dyskredytacji lub oczernienia. Jak zauważyła O2, nie stanowi to jednak przeszkody, aby wniosek o warunku niezbędności używania znaku towarowego lub innych znaków rozpoznawczych innej osoby w reklamie porównawczej został wyciągnięty na podstawie innych przepisów art. 3a. Ponadto nie mogę pominąć dwuznaczności i braku precyzji stwierdzenia Trybunału, które zacytowałem w pkt 44 powyżej, w części, w której wydaje się, że próbuje on podporządkować przestrzeganie art. 3a ust. 1 lit. e) dyrektywy 84/450 przestrzeganiu wszystkich innych warunków dopuszczalności reklamy porównawczej w prawie wspólnotowym, które nie dotyczą jednak dyskredytującego lub oczerniającego aspektu takiej reklamy uwzględnionego w tym przepisie.

46.

Aby ocenić, czy art. 3a dyrektywy 84/450 przewiduje warunek „niezbędności” w odniesieniu do używania znaku towarowego innej osoby w reklamie porównawczej, przypomnę najpierw, że artykuł ten wprowadza daleko idącą harmonizację warunków dopuszczalności takiego porównania (zob. pkt 30 powyżej). Pragnę również zauważyć, że żadne z jego postanowień nie wymienia wyraźnie warunku niezbędności w odniesieniu do używania znaku towarowego lub innego znaku wyróżniającego innej osoby.

47.

Nie wydaje mi się również, aby — jak twierdzi O2 — taki warunek można było wywnioskować w sposób dorozumiany z art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy, który zawiera zakaz nieuzasadnionego wykorzystywania powszechnej znajomości znaku towarowego lub innego znaku wyróżniającego konkurenta albo nazwy pochodzenia konkurencyjnych produktów.

48.

Powołanie się przez O2 na motyw czternasty dyrektywy 97/55 nie stanowi dostatecznej podstawy dla przedstawionej przez nią wykładni tego przepisu. Jak słusznie twierdzi Komisja, prawodawca wspólnotowy chciał w tym motywie prawdopodobnie jedynie podkreślić, że zasadniczo przygotowanie skutecznej reklamy porównawczej wymaga bezwzględnie odniesienia się do znaku towarowego lub nazwy handlowej konkurenta, chociaż na tym etapie nie ustanowił on warunku dopuszczalności takiego odniesienia. Zresztą warunki dopuszczalności takiego odniesienia zostały określone oddzielnie nieco dalej, w motywie piętnastym („o ile jest dokonywane przy poszanowaniu warunków ustalonych przez niniejszą dyrektywę”), który, odnosząc się do „takiego rodzaju użycia”, wskazuje na użycie znaku towarowego służące identyfikacji produktów lub usług konkurenta, a nie na użycie znaku, które jest w tym celu niezbędne.

49.

Trybunał miał już okazję dokonywać wykładni art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450.

50.

W sprawie Toshiba sąd krajowy zwrócił się do Trybunału przede wszystkim o sprecyzowanie kryteriów, na podstawie których należy uznać, że reklama porównawcza prowadzi do nieuzasadnionego wykorzystania powszechnej znajomości znaku wyróżniającego konkurenta w rozumieniu przytoczonego przepisu.

51.

Rzecznik generalny P. Léger zaproponował Trybunałowi schemat rozumowania służący określeniu w ramach art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450 „granicy, po przekroczeniu której należy uznać, że reklamujący działa w sposób nieuczciwy”. Na początku rzecznik generalny stwierdził, że przekroczenie granicy następuje w wyniku działania inspirowanego wyłącznie zabiegami reklamującego zmierzającymi do wykorzystania powszechnej znajomości, jaką cieszy się jego konkurent do promowania własnej działalności, lecz nie można uznać, że istnieje nadużycie powszechnej znajomości, jeśli treść reklamy porównawczej podyktowana jest pewnymi wymogami ( 30 ).

52.

W tym względzie rzecznik generalny P. Léger wywnioskował z motywu czternastego i piętnastego dyrektywy 97/55, że „konkurent może skorzystać z wyłącznego prawa przedsiębiorcy do znaku towarowego lub innych znaków wyróżniających, jeżeli takie odniesienie jest uzasadnione wymogami reklamy porównawczej” oraz że „[r]eklamujący ma prawo używać takich odniesień, jeżeli porównanie odpowiednich zalet i wad konkurencyjnych produktów jest niemożliwe, lub gdy brak identyfikacji konkurenta znacznie je utrudnia”. Jeżeli chodzi o „zasady używania znaków wyróżniających konkurenta”, rzecznik generalny zauważył, że „skoro wyjątki są interpretowane rygorystycznie, odstępstwa od chronionych praw osób uprawnionych do znaków towarowych należy ograniczyć do przypadków bezwzględnej konieczności realizowania celu dyrektywy, to jest umożliwienia porównania obiektywnych cech produktów”. „W konsekwencji — kontynuuje rzecznik generalny — do nieuzasadnionego wykorzystania powszechnej znajomości, jaką cieszy się konkurent, dochodzi w przypadku, gdy odniesienie do niego lub sposób odniesienia się do niego nie są niezbędne do informowania klientów o odpowiednich cechach porównywanych produktów. Natomiast zarzutu tego nie można będzie uwzględnić, jeżeli elementy, których dotyczy porównanie, nie będą mogły zostać opisane przez reklamującego bez odniesienia do konkurenta, nawet jeżeli reklamujący może wyciągnąć z tego pewne korzyści”. „Dlatego ocena dopuszczalności reklamy porównawczej w świetle art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy musi opierać się właśnie na kryterium konieczności” ( 31 ).

53.

Moim zdaniem te ostatnie uwagi, które potwierdzają tezę interpretacyjną O2, zostały jednak odrzucone przez Trybunał w wyroku w sprawie Toshiba. Punkt 54 wyroku, na który powołuje się O2, nie potwierdza w istocie wspomnianej tezy, skoro nic nie wskazuje na to, że Trybunał, który stwierdził, iż „nie można uznać, że reklamujący w sposób nieuzasadniony wykorzystuje powszechną znajomość znaków wyróżniających konkurenta, jeżeli odniesienie do tych znaków jest warunkiem skutecznej konkurencji na danym rynku”, chciał również powiedzieć, że w sytuacji, gdy odniesienie do takich znaków nie jest warunkiem skutecznej konkurencji na danym rynku, stanowi ono bezwzględnie nieuzasadnione wykorzystanie ich powszechnej znajomości przez reklamującego. W wyroku w sprawie Toshiba Trybunał uznał raczej, że używanie znaków wyróżniających konkurenta daje reklamującemu możliwość „odnoszenia nieuzasadnionych korzyści z ich powszechnej znajomości tylko wtedy, gdy wskazanie tych znaków skutkuje wytworzeniem się w umyśle docelowych odbiorców reklamy skojarzenia między wytwórcą, którego produkty są identyfikowane, a konkurencyjnym dostawcą w zakresie, w jakim odbiorcy przenoszą renomę produktów wytwórcy na produkty konkurencyjnego dostawcy” ( 32 ).

54.

Odnosząc się do tych stwierdzeń zawartych w wyroku w sprawie Toshiba, rzecznik generalny A. Tizzano stwierdził w swojej opinii przedstawionej w sprawie Pippig Augenoptik ( 33 ), że „informacja o znaku towarowym produktu konkurenta nie jest sprzeczna z art. 3a ust. 1 lit. g), jeżeli jest uzasadniona obiektywnym wymogiem identyfikacji konkurencyjnych produktów i podkreślenia zalet produktów, które są przedmiotem reklamy (ewentualnie za pomocą bezpośredniego porównania między tymi produktami), a jej wyłącznym celem nie jest wykorzystanie powszechnej znajomości znaku towarowego, nazwy handlowej lub innego znaku wyróżniającego konkurenta”, „chyba że w danym przypadku informacja ta jest przekazywana w taki sposób, że wywołuje u odbiorców skojarzenie reklamującego z konkurentem, doprowadzając do przeniesienia renomy związanej z produktami konkurenta na produkty reklamującego”.

55.

W wymienionym wyroku w sprawie Pippig Augenoptik Trybunał nie wypowiedział się na temat wykładni art. 3a ust. 1 lit. g), lecz zrobił to nieco później w wymienionym wyroku w sprawie Siemens, z którego wynika, że w celu stwierdzenia, czy reklamujący używający znaku towarowego lub innego oznaczenia wyróżniającego konkurenta w reklamie porównawczej nie wykorzystuje w sposób nieuzasadniony powszechnej znajomości tego znaku towarowego lub oznaczenia, należy po pierwsze sprawdzić, czy takie użycie może skutkować powstaniem w umyśle docelowych odbiorców reklamy skojarzenia między konkurentem a reklamującym, w wyniku którego renoma produktów konkurenta zostałaby rozciągnięta na produkty reklamującego ( 34 ), a po drugie uwzględnić korzyści przedmiotowej reklamy porównawczej dla konsumentów ( 35 ).

56.

Jeżeli, jak wynika z doktryny, celem reklamy porównawczej jest najczęściej porównanie z najważniejszym konkurentem, w związku z czym zawiera ona pewien stopień „powiązania” z renomą tego ostatniego lub jego znaków wyróżniających, zgodnie z wyrokami w sprawie Toshiba i w sprawie Siemens korzyści osiągnięte z takiego powiązania są nieuzasadnione tylko wtedy, gdy w umyśle docelowych odbiorców powstanie takie skojarzenie między reklamującym a jego konkurentem, że wspomniani odbiorcy mogą rozciągnąć renomę produktów konkurenta na produkty reklamującego. Zgodnie z wymienionymi wyrokami chodzi o skutek, który należy ocenić w konkretnym przypadku, niezależnie oczywiście od kwestii „niezbędności” odniesienia do znaku wyróżniającego konkurenta.

57.

Wybrane przez Trybunał w wymienionych wyrokach kryterium, opierające się na analizie wrażeń wywołanych u odbiorców w kwestii związku między przedsiębiorstwami rozpoznanymi w reklamie, jest dość korzystne dla reklamującego, ponieważ dopuszcza odniesienie do znaku wyróżniającego innej osoby, nawet jeżeli okaże się, że takie odniesienie nie jest podyktowane żadnym zasadnym wymogiem wynikającym z czynności reklamowej, o ile w umyśle odbiorców nie powstaje skojarzenie połączone z przeniesieniem renomy, o którym mowa w tych wyrokach. Osobiście uważam, że stanowisko opierające się na występowaniu takiego wymogu, za czym — jak się wydaje — opowiada się również rzecznik generalny P. Léger w uwagach poprzedzających jego argumentację, przytoczonych w pkt 51 powyżej, mogłoby prowadzić do bardziej wyważonego pogodzenia sprzecznych interesów reklamującego i jego konkurenta, ponieważ pozwoliłoby uznać, że odniesienie do oznaczenia wyróżniającego innej osoby jest zakazane, jeżeli porównanie w reklamie wydaje się być jedynie pretekstem do pasożytniczego wykorzystania powszechnej znajomości przedmiotowego oznaczenia, niezależnie od tego, czy wspomniane skojarzenie ma miejsce.

58.

W każdym razie, bez potrzeby ustalania w ramach niniejszego postępowania prejudycjalnego w sposób ogólny kryteriów stosowania art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450, wystarczy stwierdzić, że wyroki w sprawie Toshiba i w sprawie Siemens nie uwzględniają, a nawet w sposób dorozumiany wykluczają kryterium niezbędności (lub konieczności), jeżeli chodzi o używanie znaku towarowego lub innego oznaczenia wyróżniającego konkurenta w reklamie porównawczej. Nie można stwierdzić, jak to zrobiła O2, że w przypadku gdy użycie znaku towarowego lub innego oznaczenia wyróżniającego nie jest niezbędne do identyfikacji konkurenta bądź jego produktów lub usług, reklama porównawcza ipso facto przynosi reklamującemu nieuzasadnione korzyści wynikające z powszechnej znajomości takiego znaku lub oznaczenia. Jak zauważyła Komisja, taka nieuzasadniona korzyść musi podlegać konkretnej weryfikacji i nie można jej domniemywać z niezbędności odniesienia do znaku lub oznaczenia w zawartym w reklamie porównaniu.

59.

Zresztą, jak słusznie stwierdziły zarówno H3G, jak i Court of Appeal w postanowieniu odsyłającym, wielokrotnie potwierdzany w orzecznictwie Trybunału wymóg stosowania wykładni najkorzystniejszej dla reklamy porównawczej w odniesieniu do warunków jej dopuszczalności ( 36 ) stanowi argument przeciwko występowaniu warunku niezbędności.

60.

Przedstawione powyżej uwagi dotyczące używania znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej odnoszą się w równym stopniu do używania w takim samym kontekście oznaczenia nie identycznego, lecz podobnego do przedmiotowego znaku towarowego. W mojej opinii, przedstawiona Trybunałowi kwestia prawna dotycząca występowania warunku dopuszczalności związanego z niezbędnością używania oznaczenia w celu zidentyfikowania konkurenta na mocy art. 3a dyrektywy 84/450 kształtuje się w taki sam sposób, niezależnie od tego czy chodzi o używanie oznaczenia identycznego, czy oznaczenia jedynie podobnego do znaku towarowego konkurenta.

61.

Dodam ponadto, że na konkretnej płaszczyźnie, wykraczającej jednak ponad to, co jest konieczne, aby udzielić odpowiedzi na pierwszą część drugiego pytania prejudycjalnego ( 37 ), z trudem można sobie wyobrazić, że H3G może w nieuzasadniony sposób ciągnąć korzyści z używania w spornej reklamie obrazów bąbelków podobnych do znaków towarowych z bąbelkami O2, jeżeli zauważyć, że przedmiotowa reklama wyraźnie identyfikuje również konkurenta poprzez odniesienia do znaku towarowego O2, którego dopuszczalność użycia nie została podważona przez O2, oraz że, jak wynika z postanowienia odsyłającego, w kontekście telefonii komórkowej konsumenci kojarzą obraz bąbelków z O2. Jeżeli zatem efekt powiązania z konkurentem następuje w wyniku odniesienia do znaku towarowego O2, czego O2 nie kwestionowała, nie widzę, jakie nieuzasadnione korzyści mogłaby wyciągnąć H3G z używania w spornej reklamie również znaków podobnych do znaków towarowych z bąbelkami, do których uprawniona jest właśnie O2.

62.

Ponieważ uważam, że używanie znaku towarowego lub oznaczenia podobnego do znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej nie jest zakazane na mocy art. 3a dyrektywy 84/450, tylko dlatego że nie jest niezbędne do rozpoznania konkurenta bądź jego produktów lub usług, nie ma potrzeby analizowania drugiej części drugiego pytania prejudycjalnego ani trzeciego pytania prejudycjalnego, które zakładają stanowisko przeciwne do tego, które przedstawiłem.

63.

Ponadto pragnę zauważyć, że biorąc pod uwagę fakt, iż O2 kładła szczególny nacisk, zwłaszcza na rozprawie, na fakt, że sporna reklama przedstawiała zdeformowany obraz jej znaków towarowych z bąbelkami, osłabiając w ten sposób odróżniający charakter tych znaków towarowych i wpływając negatywnie na ich reputację, przypisywana deformacja może być podstawą stwierdzenia niedopuszczalności reklamy, wyłącznie jeśli jest ona sprzeczna z warunkami przewidzianymi w art. 3a dyrektywy 84/450.

64.

Wśród nich znajdują się warunki, których celem jest ochrona renomy znaku towarowego, na przykład warunek określony w ust. 1 lit. e), który wprowadza zakaz dyskredytowania i oczerniania znaku towarowego, i analizowany powyżej warunek z ust. 1 lit. g), który zakazuje nieuzasadnionego wykorzystywania powszechnej znajomości znaku towarowego. Jeżeli deformacja znaków towarowych z bąbelkami w spornej reklamie polegałaby na negatywnym przedstawieniu tych znaków lub wizerunku osoby do nich uprawnionej, O2 mogłaby się jej sprzeciwić, powołując się na przepisy krajowe transponujące art. 3a ust. 1 lit. e) dyrektywy 84/450.

65.

Wśród warunków określonych w art. 3a nie ma natomiast innego rodzaju wymogu dotyczącego ochrony odróżniającego charakteru znaku towarowego. Wymóg ten, przewidziany w podwójnym aspekcie zakazu naruszania odróżniającego charakteru i zakazu jego nieuzasadnionego wykorzystywania zarówno w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/450, jak i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ( 38 ), z późniejszymi zmianami, odnoszący się do powszechnie znanych znaków towarowych, nie został natomiast uwzględniony — w przeciwieństwie do wymogu ochrony renomy znaku, również uwzględnionego w wymienionych przepisach w odniesieniu do powszechnie znanych znaków towarowych — w art. 3a dyrektywy 84/450, który — jak to wynika z pkt 59 powyżej — musi być interpretowany w sposób ścisły. Otóż może tutaj chodzić wyłącznie o dobrowolny wybór prawodawcy wspólnotowego, który wyraźnie uznał, że należy potraktować w sposób uprzywilejowany interes leżący w zapewnieniu skuteczności reklamy porównawczej będącej instrumentem informowania konsumentów i stymulowania konkurencji między dostawcami towarów i usług (zob. w szczególności motyw 2 dyrektywy 97/55) w stosunku do potrzeby ochrony odróżniającego charakteru znaków towarowych.

66.

W świetle powyższych uwag proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne:

„Artykuł 3a dyrektywy 84/450 nie może być interpretowany w taki sposób, że dopuszcza on używanie w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego konkurenta wyłącznie wtedy, gdy takie użycie jest niezbędne do identyfikacji konkurenta bądź jego towarów albo usług”.

67.

Podsumowując, proponuję, aby Trybunał udzielił następujących odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez Court of Appeal (England & Wales):