–

w imieniu HEITEC AG – B. Ackermann, Rechtsanwältin,

–

w imieniu HEITECH Promotion GmbH i RW – C. Rohnke, T. Winter i C. Augenstein, Rechtsanwälte,

–

w imieniu Komisji Europejskiej – początkowo T. Scharf, É. Gippini Fournier i J. Samnadda, a następnie T. Scharf i J. Samnadda, w charakterze pełnomocników,

1

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) oraz art. 54 i 111 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

2

Wniosek ten złożono w ramach sporu pomiędzy HEITEC AG (zwanym dalej „Heitekiem”) a HEITECH Promotion GmbH (zwanym dalej „Heitechem”) i RW w przedmiocie używania przez tych ostatnich nazwy handlowej HEITECH Promotion GmbH i znaków towarowych zawierających element słowny „heitech”.

3

Motyw 12 dyrektywy 2008/95 stanowił:

„Ważne jest, ze względów pewności prawnej i bez nieuzasadnionego naruszenia interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zapewnienie, by nie mógł on już domagać się stwierdzenia nieważności ani sprzeciwiać się używaniu znaku towarowego późniejszego w stosunku do jego własnego, którego używanie świadomie tolerował przez dość długi okres czasu, chyba że wniosek o rejestrację tego późniejszego znaku został złożony w złej wierze”.

4

Artykuł 4 tej dyrektywy, zatytułowany „Dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności [unieważnienia] rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi”, przewidywał:

„1.   Znak towarowy nie podlega rejestracji, a już zarejestrowany znak uznaje się za nieważny, jeżeli:

2.   W rozumieniu ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

[…]

4.   Każde państwo członkowskie może postanowić ponadto, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

[…]”.

5

Artykuł 9 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia [Utrata roszczenia w wyniku tolerowania]”, stanowił:

„1.   Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2, dawał przyzwolenie na [tolerował] używanie przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze.

2.   Każde państwo członkowskie może postanowić, że ust. 1 stosuje się do właściciela wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4 lit. a), lub innego wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).

3.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciel późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się korzystaniu z wcześniejszego prawa, nawet jeżeli prawo to nie może być dłużej powoływane przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu”.

6

Dyrektywa 2008/95, którą uchylono i zastąpiono pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), sama została uchylona i zastąpiona, ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r., dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1). Zważywszy jednak na czas zaistnienia okoliczności faktycznych leżących u podstaw postępowania głównego, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy rozpatrzyć w świetle dyrektywy 2008/95.

7

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowanym „Względne podstawy odmowy rejestracji”:

„1.   W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

2.   Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

[…]

4.   W przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne [w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny], zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo [Unii] lub prawo państwa członkowskiego regulują taki znak [w jakim zgodnie z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego regulującymi ochronę tego znaku]:

[…]”.

8

Artykuł 54 tego rozporządzenia, zatytułowany „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia [Utrata roszczenia w wyniku tolerowania]”, stanowił:

„1.   Właściciel [unijnego] znaku towarowego, który przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na [tolerował przez pięć następujących po sobie lat] używanie późniejszego [unijnego] znaku towarowego [w Unii] i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego [unijnego] znaku towarowego dokonano w złej wierze.

2.   W przypadku gdy właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego określonego w art. 8 ust. 2 lub innego wcześniejszego znaku określonego w art. 8 ust. 4 przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na [tolerował przez pięć następujących po sobie lat] używanie późniejszego [unijnego] znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze oznaczenie było chronione i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego oznaczenia o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku lub sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego [unijnego] znaku towarowego dokonano w złej wierze.

[…]”.

9

Artykuł 110 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Zakaz używania [unijnych] znaków towarowych”, przewidywał w ust. 1:

„Niniejsze rozporządzenie, jeżeli nie stanowi inaczej, nie wpływa na prawo istniejące w ustawodawstwach państw członkowskich do występowania z roszczeniem w sprawie naruszenia wcześniejszych praw w rozumieniu art. 8 […] w odniesieniu do używania późniejszego [unijnego] znaku towarowego. Roszczenia w sprawie naruszenia wcześniejszych praw w rozumieniu art. 8 ust. 2 i 4 nie mogą być jednakże zgłaszane, jeżeli właściciel wcześniejszego prawa nie może wnosić o unieważnienie [unijnego] znaku towarowego zgodnie z art. 54 ust. 2”.

10

Artykuł 111 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Wcześniejsze prawa o znaczeniu lokalnym”, stanowił:

„1.   Właściciel wcześniejszego prawa, które ma tylko lokalne znaczenie, może sprzeciwić się używaniu [unijnego] znaku towarowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione, w zakresie, w jakim zezwala na to ustawodawstwo danego państwa członkowskiego.

2.   Ustęp 1 przestaje obowiązywać, jeżeli właściciel wcześniejszego prawa przyzwolił na [tolerował] używanie [unijnego] znaku towarowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione przez okres pięciu kolejnych lat, mając świadomość takiego używania, chyba że zgłoszenie [unijnego] znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze.

3.   Właściciel [unijnego] znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwu wobec korzystania z prawa określonego w ust. 1, nawet jeżeli na to prawo nie można się już powołać przeciwko [unijnemu] znakowi towarowemu”.

11

Rozporządzenie nr 207/2009 zostało uchylone i zastąpione ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Zważywszy jednak na czas zaistnienia okoliczności faktycznych leżących u podstaw postępowania głównego, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy rozpatrzyć w świetle rozporządzenia nr 207/2009.

12

Paragraf 21 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082), w brzmieniu mającym zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym (zwanej dalej „ustawą o znakach towarowych”), przewiduje:

„1.   Właściciel znaku towarowego lub nazwy handlowej nie może zakazać używania późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, jeżeli tolerował używanie tego znaku towarowego przez okres kolejnych pięciu lat, mając świadomość tego używania, chyba że dokonanie zgłoszenia późniejszego znaku towarowego nastąpiło w złej wierze.

2.   Właściciel znaku towarowego lub nazwy handlowej nie może zakazać używania […] późniejszej nazwy handlowej, jeżeli tolerował używanie [tej nazwy handlowej] przez okres kolejnych pięciu lat, mając świadomość tego używania, chyba że właściciel tego prawa działał w złej wierze w chwili jego uzyskania.

[…]”.

13

Zgodnie z § 125b pkt 3 ustawy o znakach towarowych:

„Jeżeli zarejestrowany [unijny] znak towarowy jest powoływany przeciwko używaniu późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego na podstawie niniejszej ustawy, § 21 ust. 1 […] stosuje się mutatis mutandis”.

14

Powód w postępowaniu głównym, Heitec, jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego HEITEC, zgłoszonego w dniu 18 marca 1998 r. z zastrzeżeniem starszeństwa na dzień 13 lipca 1991 r. i zarejestrowanego w dniu 4 lipca 2005 r.

15

Został on wpisany do rejestru handlowego w 1984 r. pod firmą Heitec Industrieplanung GmbH. Jego firma została zmieniona w 1988 r. na Heitec GmbH. Od 2000 r. prowadzi on działalność pod nazwą Heitec AG.

16

Heitech, którym kieruje RW, został wpisany do rejestru handlowego w dniu 16 kwietnia 2003 r.

17

Heitech jest właścicielem niemieckiego graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny „heitech promotion”, zgłoszonego w dniu 17 września 2002 r. i zarejestrowanego w dniu 4 lutego 2003 r., którego używa najpóźniej od dnia 29 września 2004 r., a także graficznego unijnego znaku towarowego zawierającego element słowny „heitech”, zgłoszonego w dniu 6 lutego 2008 r. i zarejestrowanego w dniu 20 listopada 2008 r., którego używa najpóźniej od dnia 6 maja 2009 r.

18

Pismem z dnia 29 listopada 2004 r. Heitech skontaktował się z przedstawicielami Heiteca, zwracając się pytaniem, czy ten ostatni zgodzi się zawrzeć porozumienie o współistnieniu.

19

W dniu 7 lipca 2008 r. Heitec dowiedział się o dokonaniu przez Heitech zgłoszenia dotyczącego rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego zawierającego element słowny „heitech”.

20

Pismem z dnia 22 kwietnia 2009 r. Heitec skierował do Heitecha wezwanie do zaniechania naruszeń z uwagi na używanie przez tego ostatniego jego nazwy handlowej i unijnego znaku towarowego zawierającego element słowny „heitech”. W odpowiedzi z dnia 6 maja 2009 r. Heitech ponownie zaproponował zawarcie porozumienia o współistnieniu.

21

W dniu 31 grudnia 2012 r. do Landgericht Nürnberg-Fürth (sądu krajowego w Norymberdze-Fürth, Niemcy) wpłynął faksem pozew Heiteca przeciwko Heitechowi i RW. Pozew ten był opatrzony datą 15 grudnia 2012 r. Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2013 r. Heitec wezwano do wpłaty zaliczki na poczet kosztów sądowych.

22

W dniu 12 marca 2013 r. sąd ten zwrócił uwagę przedstawiciela Heiteca na okoliczność, że nie wpłacono zaliczki i że nie złożono oryginałów pozwu.

23

Pismem z dnia 23 września 2013 r. Heitec poinformował Heitech, że odmawia zawarcia umowy o współistnieniu, proponując mu zawarcie umowy licencyjnej i oświadczając, że wszczął postępowanie sądowe.

24

Pismem z dnia 29 grudnia 2013 r. Heitec poinformował Heitech, że opiera się na swojej nazwie handlowej i jest właścicielem unijnego znaku towarowego HEITEC. Heitec oświadczył, że postępowanie sądowe jest w toku.

25

W dniu 30 grudnia 2013 r. Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth) otrzymał pisma Heiteca opatrzone datą 12 grudnia 2013 r., wraz z czekiem z tytułu opłacenia kosztów sądowych, a także nowy pozew opatrzony datą 4 października 2013 r.

26

W dniu 14 stycznia 2014 r. sąd ten zwrócił uwagę Heiteca na to, że należy również doręczyć pozew z dnia 15 grudnia 2012 r. i że w związku z tym zostaje wezwany do złożenia jego oryginałów. Te oryginały wpłynęły do wspomnianego sądu w dniu 22 lutego 2014 r.

27

W dniu 24 lutego 2014 r. sąd ten zwrócił uwagę Heiteca na okoliczność, że żądania przedstawione w oryginałach pozwu otrzymanych w dniu 22 lutego 2014 r. nie odpowiadają żądaniom przedstawionymi w pozwie złożonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

28

W dniu 16 maja 2014 r. Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth) wszczął pisemne postępowanie przygotowawcze i zarządził doręczenie pozwanym w postępowaniu głównym sporządzonych przez ten sąd kopii pozwu z dnia 15 grudnia 2012 r. Doręczenie to miało ostatecznie miejsce w dniu 23 maja 2014 r.

29

W powództwie Heitec podniósł tytułem głównym roszczenia oparte na naruszeniu jego praw wynikających z jego nazwy handlowej HEITEC oraz posiłkowo roszczenia oparte na naruszeniu jego unijnego znaku towarowego HEITEC. Wniósł o zobowiązanie Heitecha do powstrzymania się od oznaczania swojego przedsiębiorstwa za pomocą nazwy handlowej HEITECH Promotion GmbH, powstrzymania się od umieszczania elementów słownych „heitech promotion” i „heitech” na towarach oraz sprzedaży lub promowania towarów lub usług pod tymi oznaczeniami, powstrzymania się od używania lub zbycia w celach handlowych witryny internetowej heitech promotion.de oraz do wyrażenia zgody na wykreślenie jego firmy z rejestru handlowego. Ponadto Heitec wniósł żądania dotyczące udzielenia informacji, stwierdzenia obowiązku naprawienia szkody, zniszczenia towarów i zapłaty kosztów wezwania do zaniechania naruszeń.

30

Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth) nakazał Heitechowi zapłatę na rzecz Heiteca kwoty 1353,80 EUR wraz z odsetkami z tytułu kosztów wezwania do zaniechania naruszeń i oddalił pozostałe żądania Heiteca.

31

Heitec wniósł apelację od orzeczenia Landgericht Nürnberg-Fürth (sądu krajowego w Norymberdze-Fürth) do Oberlandesgericht Nürnberg (wyższego sądu krajowego w Norymberdze, Niemcy).

32

Oberlandesgericht Nürnberg (wyższy sąd krajowy w Norymberdze) uznał, że powództwo wniesione przez Heitec jest pozbawione podstaw, ponieważ Heitec utracił roszczenie. W tym względzie wskazał on, że Heitech używał swoich późniejszych oznaczeń przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat i że Heitec tolerował takie używanie, gdyż mając świadomość tego używania, nie podjął wystarczających czynności mających na celu doprowadzenie do zaniechania tego używania.

33

Zdaniem tego sądu powództwo to nie przerwało biegu terminu utraty roszczenia, ponieważ pozew został doręczony Heitechowi i RW dopiero po upływie pięciu lat od dnia wezwania do zaniechania naruszeń, którym było poprzedzone wspomniane powództwo.

34

Heitec wniósł skargę rewizyjną do sądu odsyłającego.

35

Wspomniany sąd stwierdza, że rozstrzygnięcie tej skargi zależy od tego, czy na podstawie § 21 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych, jak również art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 Heitec utracił roszczenia o zaniechanie naruszeń i roszczenia dodatkowe.

36

Sąd ten zauważa, że utrata roszczeń Heiteca dotyczących w istocie używania przez Heitech niemieckiego znaku towarowego, którego Heitech jest właścicielem, jest uregulowana w § 21 ust. 1 ustawy o znakach towarowych w związku z § 125b pkt 3 tej ustawy w zakresie, w jakim roszczenia te opierają się na unijnym znaku towarowym, którego Heitec jest właścicielem.

37

Ów sąd wyjaśnia, że § 21 ust. 1 ustawy o znakach towarowych stanowi transpozycję do prawa niemieckiego przewidzianej w art. 9 dyrektywy 2008/95 utraty prawa – wynikającego ze znaków towarowych (art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95) i innych oznaczeń, w tym nazw handlowych, używanych w obrocie handlowym (art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95) – do sprzeciwienia się używaniu zarejestrowanego znaku towarowego.

38

W zakresie, w jakim Heitec sprzeciwia się używaniu nazwy handlowej Heitech, utrata roszczenia zgodnie z ustaleniami sądu odsyłającego jest uregulowana w § 21 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. W tym względzie sąd ten uściśla, że niezależnie od faktu, iż treść normatywna tego przepisu wykracza poza treść dyrektywy 2008/95 i nie znajduje również odzwierciedlenia w art. 54 rozporządzenia nr 207/2009, należy interpretować go, opierając się na zgodnej z tą dyrektywą wykładni § 21 ust. 1 ustawy o znakach towarowych.

39

W odniesieniu do roszczeń Heiteca dotyczących używania przez Heitech unijnego znaku towarowego, którego ta pierwsza spółka jest właścicielem, sąd odsyłający stwierdza, że art. 54, 110 i art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 mają znaczenie dla sprawy.

40

Sąd ten zauważa, że Oberlandesgericht Nürnberg (wyższy sąd krajowy w Norymberdze) nie naruszył prawa, stwierdzając, że „używanie” w rozumieniu § 21 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych oraz art. 54 i 111 rozporządzenia nr 207/2009 istniało w niniejszym przypadku najpóźniej od dnia 6 maja 2009 r. i że Heitec powziął wiedzę o nim z pisma z dnia 6 maja 2009 r., które zostało do niego skierowane przez Heitech. Ponadto jest bezsporne, że nie zarzuca się Heitechowi działania w złej wierze.

41

W świetle tych okoliczności konieczne jest określenie, na czym dokładnie polega „tolerowanie” w rozumieniu art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54 i 111 rozporządzenia nr 207/2009.

42

W tym względzie, po pierwsze, należy wyjaśnić, czy można wykluczyć tolerowanie nie tylko w przypadku wniesienia sprawy na drodze administracyjnej lub sądowej, ale również w przypadku wezwania do zaniechania naruszeń. Po drugie, konieczne jest ustalenie, czy w przypadku powództwa należy oprzeć się w celu stwierdzenia, czy powództwo to zostało wniesione przed upływem terminu utraty roszczenia, na dacie wniesienia pozwu, czy też na dacie doręczenia tego aktu stronie pozwanej. W tym kontekście należy uściślić, czy ma w tym względzie znaczenie okoliczność, że doręczenie wspomnianego aktu następuje z opóźnieniem z winy właściciela wcześniejszego znaku towarowego.

43

Należy ponadto ustalić, czy utrata roszczenia dotyczy jedynie roszczenia o zaniechanie, czy również dodatkowych lub powiązanych z nim roszczeń, takich jak roszczenia o odszkodowanie, udzielenie informacji i zniszczenie towarów.

44

W tych okolicznościach Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

45

Poprzez pytania pierwsze i drugie, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54 i 111 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że akt taki jak wezwanie do zaniechania naruszeń, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa sprzeciwia się używaniu późniejszego znaku towarowego, nie wnosząc jednocześnie sprawy na drodze administracyjnej lub sądowej, może przerwać tolerowanie, o którym mowa w tych przepisach.

46

Należy przypomnieć, że reżim utraty roszczenia w wyniku tolerowania przewidziany w prawie Unii w dziedzinie znaków towarowych wpisuje się w cel polegający na wyważeniu z jednej strony interesów właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji tego znaku, a z drugiej strony interesów innych uczestników obrotu gospodarczego polegających na możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi (zob. podobnie wyroki: z dnia 27 kwietnia 2006 r., Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, pkt 29; a także z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 34).

47

W szczególności poprzez ustanowienie pięcioletniego terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania w przypadku świadomości używania późniejszego znaku towarowego prawodawca Unii chciał zapewnić, by ochrona przyznana właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego pozostała ograniczona do przypadków, w których okazuje się on wystarczająco uważny, sprzeciwiając się używaniu przez innych przedsiębiorców oznaczeń mogących naruszać ten znak towarowy (zob. podobnie wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r., Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, pkt 30).

48

Dokładniej, jak podkreślono w motywie 12 dyrektywy 2008/95, zasada utraty roszczenia w wyniku tolerowania ma na celu zachowanie pewności prawa. W razie gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa w rozumieniu dyrektywy 2008/95 lub rozporządzenia nr 207/2009 świadomie „tolerował” przez nieprzerwany okres pięciu lat używanie późniejszego znaku towarowego zgłoszonego w dobrej wierze, właściciel tego ostatniego znaku towarowego musi zyskać pewność prawną, że używanie to nie może już zostać zakwestionowane przez właściciela tego wcześniejszego znaku lub tego innego wcześniejszego prawa.

49

Dla celów stosowania tej zasady pojęcie „tolerowania”, które ma takie samo znaczenie w dyrektywie 2008/95 i w rozporządzeniu nr 207/2009, oznacza, że właściciel wspomnianego wcześniejszego znaku towarowego lub wspomnianego wcześniejszego prawa pozostaje bezczynny, mimo że jest świadomy używania późniejszego znaku towarowego, któremu mógłby się sprzeciwić. Ten, kto „tolerował”, powstrzymywał się od podjęcia środków, którymi dysponował w celu zaradzenia tej sytuacji (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 35, 44).

50

Z powyższego wynika, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa traci roszczenie w zakresie domagania się stwierdzenia nieważności lub sprzeciwienia się używaniu późniejszego znaku towarowego zgłoszonego w dobrej wierze, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat, będąc świadomy tego używania, powstrzymywał się od dokonania czynności, która jasno wyraża wolę sprzeciwienia się wspomnianemu używaniu i zaradzenia podnoszonemu naruszeniu jego praw.

51

Taka wykładnia art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54 i 111 rozporządzenia nr 207/2009 ma zastosowanie również do art. 110 tego rozporządzenia, jako że choć ten ostatni przepis nie został wspomniany w przedstawionych pytaniach, lecz może mieć znaczenie w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym. W tym względzie należy zauważyć, że zasada utraty roszczenia w wyniku tolerowania od dnia upływu terminu pięciu kolejnych lat w przypadku świadomości używania późniejszego znaku towarowego, o której mowa w art. 9 dyrektywy 2008/95, jest zawarta w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w art. 54, 110 i 111 rozporządzenia nr 207/2009.

52

Co się tyczy kwestii, w jakich okolicznościach należy uznać, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa dokonał czynności, która wywołuje skutki wskazane w pkt 50 niniejszego wyroku i w związku z tym przerywa bieg terminu utraty roszczenia, Trybunał orzekł, że w każdym razie wniesienie sprawy na drodze administracyjnej lub sądowej przed datą upływu tego terminu przerywa tolerowanie i w konsekwencji zapobiega utracie roszczenia (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 49).

53

Poprzez wniesienie takiej sprawy właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża bowiem jednoznacznie wolę sprzeciwienia się używaniu późniejszego znaku towarowego i zaradzenia podnoszonemu naruszeniu jego praw.

54

W razie gdy – jak w niniejszym przypadku – wniesienie tej sprawy zostało poprzedzone wezwaniem do zaniechania naruszeń, do którego właściciel późniejszego znaku towarowego nie zastosował się, wezwanie to może przerwać bieg terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania, pod warunkiem że w następstwie niesatysfakcjonującej odpowiedzi na wspomniane wezwanie właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa nadal wyraża swój sprzeciw wobec używania późniejszego znaku towarowego i podejmie dostępne mu środki w celu dochodzenia swoich praw.

55

Natomiast jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa, wyraziwszy sprzeciw wobec używania późniejszego znaku towarowego w wezwaniu do zaniechania naruszeń, po stwierdzeniu odmowy zastosowania się przez adresata tego wezwania do tego wezwania lub rozpoczęcia negocjacji, nie kontynuował wysiłków w rozsądnym terminie dla zaradzenia tej sytuacji, w razie potrzeby poprzez wniesienie sprawy na drodze administracyjnej lub sądowej, należy z tego wywieść, że ów właściciel powstrzymał się od podjęcia środków, które były dla niego dostępne w celu doprowadzenia do zaniechania podnoszonego naruszenia jego praw.

56

Jakakolwiek wykładnia art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54, 110 i 111 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którą wysłanie wezwania do zaniechania naruszeń jako takiego wystarczy, aby przerwać bieg terminu utraty roszczenia, pozwoliłaby właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa na obejście reżimu utraty roszczenia w wyniku tolerowania poprzez powtarzające się wysyłanie w niemal pięcioletnich odstępach wezwań do zaniechania naruszeń. Taka sytuacja zagrażałaby zaś celom reżimu utraty roszczenia w wyniku tolerowania, przypomnianym w pkt 46–48 niniejszego wyroku, i pozbawiałaby ten reżim skuteczności.

57

Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na pytania pierwsze i drugie należy odpowiedzieć, że art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54, 110 i 111 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że akt taki jak wezwanie do zaniechania naruszeń, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa sprzeciwia się używaniu późniejszego znaku towarowego, nie czyniąc jednak tego, co konieczne, by uzyskać rozstrzygnięcie wiążące prawnie, nie przerywa tolerowania i w konsekwencji nie przerywa biegu wskazanego w tych przepisach terminu utraty roszczenia.

58

Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54 i 111 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że można uznać, iż wniesienie powództwa, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa domaga się unieważnienia prawa do późniejszego znaku towarowego lub sprzeciwia się jego używaniu, zapobiega utracie roszczenia w wyniku tolerowania, o której mowa w tych przepisach, w razie gdy pozew, choć został złożony przed dniem upływu terminu utraty roszczenia, został ze względu na brak staranności strony powodowej doręczony stronie pozwanej dopiero po tym dniu.

59

Jak przypomniano w pkt 52 niniejszego wyroku, wniesienie sprawy na drodze administracyjnej lub sądowej przed upływem tego terminu przerywa tolerowanie i zapobiega w konsekwencji utracie roszczenia.

60

Co się tyczy kwestii, w jakiej chwili powództwo należy uznać za wniesione, Trybunał stwierdził w ramach wykładni przepisów przyjętych w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych, że chwilą tą może być dzień wniesienia pisma wszczynającego postępowanie, przy czym można jednak uznać, że powództwo zostało wytoczone w tej chwili tylko pod warunkiem, że strona powodowa nie zaniechała następnie podjęcia czynności, do których podjęcia była zobowiązana celem spowodowania doręczenia tego dokumentu stronie pozwanej (zob. w szczególności wyroki: z dnia 6 października 2015 r., A, C‑489/14, EU:C:2015:654, pkt 32; z dnia 4 maja 2017 r., HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, pkt 29).

61

O ile te przepisy przyjęte w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych nie mają formalnie zastosowania w niniejszym przypadku, o tyle ich treść jest jednak istotna dla udzielenia odpowiedzi na pytanie trzecie. Termin utraty roszczenia dotyczy bowiem bezpośrednio i natychmiastowo możliwości powołania się przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa na ten znak lub to prawo na drodze sądowej wobec właściciela późniejszego znaku towarowego. Strona powodowa nie traci zatem roszczenia, o ile powództwo zostaje wniesione w tym terminie pięciu lat.

62

W tym względzie należy stwierdzić, że jak zauważył rzecznik generalny w pkt 53 opinii, wniesienie pozwu odzwierciedla zwykle poważny i jednoznaczny zamiar dochodzenia swoich praw przez stronę powodową, co wystarcza co do zasady do przerwania tolerowania i przerwania w konsekwencji biegu terminu utraty roszczenia.

63

Zachowanie tej strony może jednak w niektórych przypadkach wzbudzać wątpliwości co do tego zamiaru i poważnego charakteru czynności podjętej przed sądem rozpoznającym sprawę. Tak jest w szczególności w przypadku, gdy z powodu braku staranności strony powodowej usunięcie braków pozwu, mimo że nie spełnia on wymogów formalnych przewidzianych w prawie krajowym w celu jego doręczenia stronie pozwanej, nie następuje w odpowiednim czasie.

64

W takich okolicznościach, które można przypisać stronie powodowej, nie może ona bowiem twierdzić, że położyła kres tolerowaniu używania późniejszego znaku towarowego poprzez wniesienie pozwu. Należy uznać, że jedynie poprzez usunięcie braków tego aktu zgodnie z wymogami mającego zastosowanie prawa krajowego strona powodowa jednoznacznie wyraziła jasny i poważny zamiar dochodzenia swoich praw, a w konsekwencji powództwo można uznać za faktycznie wniesione.

65

W niniejszym przypadku z informacji przedstawionych w postanowieniu odsyłającym i streszczonych w pkt 22–28 niniejszego wyroku wynika, że sąd, do którego Heitec wniósł w dniu 31 grudnia 2012 r. pozew, kilkukrotnie kontaktował się z przedstawicielem Heiteca w celu zwrócenia uwagi na uchybienia uniemożliwiające doręczenie Heitechowi i RW zarówno tego pozwu, jak i nowego pozwu wniesionego później przez Heitec. Ostatecznie wydaje się, że braki pozwu zostały usunięte między dniem 24 lutego 2014 r., kiedy to sąd rozpoznający sprawę skierował do Heiteca ostatnie przypomnienie, a dniem 16 maja tego samego roku, kiedy to sąd ten wszczął pisemne postępowanie przygotowawcze.

66

Z postanowienia tego wynika również, że zgodnie z oceną sądu rozpoznającego sprawę co do istoty, którą sąd odsyłający przyjmuje do wiadomości, powzięcie wiedzy o używaniu późniejszego znaku towarowego nastąpiło w dniu 6 maja 2009 r.

67

W tych okolicznościach do sądu odsyłającego będzie należało sprawdzenie, w której chwili zostały usunięte braki pozwu w sposób umożliwiający sądowi rozpoznającemu sprawę wszczęcie postępowania i doręczenie tego aktu pozwanym w postępowaniu głównym. Gdyby usunięcie braków nastąpiło dopiero po upływie terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania, do sądu odsyłającego należałaby ocena, czy okoliczność ta wynikała zasadniczo z zachowania strony powodowej, które można uznać za brak staranności. Gdyby w ocenie tego sądu tak właśnie było, powinien on stwierdzić, że z powodu braku staranności Heiteca należy uznać, iż utracił on swoje roszczenie.

68

Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na pytanie trzecie należy odpowiedzieć, że art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54, 110 i 111 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że nie można uznać, iż wniesienie powództwa, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa domaga się unieważnienia prawa do późniejszego znaku towarowego lub sprzeciwia się jego używaniu, zapobiega utracie roszczenia w wyniku tolerowania, o której mowa w tych przepisach, w razie gdy pozew, choć został złożony przed dniem upływu terminu utraty roszczenia, nie odpowiadał ze względu na brak staranności strony powodowej wymogom prawa krajowego mającego zastosowanie dla celów doręczenia, a braki tego pozwu zostały usunięte dopiero po tym dniu z powodów, które można przypisać stronie powodowej.

69

Poprzez pytanie czwarte sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54 i 111 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w razie gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa w rozumieniu tych przepisów traci roszczenie w zakresie domagania się unieważnienia późniejszego znaku towarowego i zaniechania używania tego znaku, ta utrata roszczenia uniemożliwia mu również podniesienie dodatkowych lub powiązanych roszczeń, takich jak roszczenia mające na celu przyznanie odszkodowania, udzielenie informacji lub zniszczenie towarów.

70

Jak wyjaśniono w ramach rozpatrywania pytań pierwszego i drugiego, właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa, który mimo powzięcia wiedzy o używaniu późniejszego znaku towarowego zgłoszonego w dobrej wierze powstrzymuje się w nieprzerwanym okresie pięciu lat od działania w sposób jednoznacznie wyrażający wolę sprzeciwienia się temu używaniu i zaradzenia podnoszonemu naruszeniu jego praw, traci roszczenie w zakresie kwestionowania używania tego późniejszego znaku towarowego.

71

Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 64 opinii, byłoby sprzeczne z celami reżimu utraty roszczenia w wyniku tolerowania, czyli w szczególności z ochroną pewności prawa, umożliwienie temu właścicielowi w takiej sytuacji wniesienia po upływie tego okresu pięciu kolejnych lat przeciwko właścicielowi późniejszego znaku towarowego powództwa o zasądzenie od niego zapłaty odszkodowania lub o nałożenie na niego nakazów.

72

Gdyby takie powództwo lub takie żądania można było uwzględnić po upływie terminu utraty roszczenia, oznaczałoby to zachowanie po tej dacie możliwości stwierdzenia, że używanie późniejszego znaku towarowego narusza wcześniejszy znak towarowy lub wcześniejsze prawo, i przypisanie na tej podstawie odpowiedzialności pozaumownej właścicielowi późniejszego znaku towarowego. Taka zaś wykładnia reżimu utraty roszczenia w wyniku tolerowania naruszałaby realizowany przez ten reżim cel polegający na zyskaniu po upływie tego terminu przez właściciela późniejszego znaku towarowego pewności, że używanie tego znaku nie może już zostać zakwestionowane na jakiejkolwiek drodze prawnej przez podmiot, który świadomie tolerował je przez nieprzerwany okres pięciu lat.

73

W świetle całości powyższych rozważań na pytanie czwarte należy odpowiedzieć, że art. 9 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54, 110 i 111 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w razie gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa w rozumieniu tych przepisów traci roszczenie w zakresie domagania się unieważnienia późniejszego znaku towarowego i zaniechania używania tego znaku, ta utrata roszczenia uniemożliwia mu również podniesienie dodatkowych lub powiązanych roszczeń, takich jak roszczenia mające na celu przyznanie odszkodowania, udzielenie informacji lub zniszczenie towarów.

74

Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje: