—

w imieniu Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH przez J. Naberta, Rechtsanwalt,

—

w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez G. Palatiella, avvocato dello Stato,

—

w imieniu rządu polskiego przez M. Szpunara, działającego w charakterze pełnomocnika,

—

w imieniu Komisji Europejskiej przez T. van Rijna oraz F. Bulsta, działających w charakterze pełnomocników,

1

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25, zwanej dalej „dyrektywą”).

2

Wnioski te zostały złożone w ramach dwóch postępowań, jednego wszczętego przez A. Strigla przed Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędem do spraw patentów i znaków towarowych, zwanym dalej „urzędem”) i drugiego, w którym Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (zwana dalej „Securvita”) występuje przeciwko Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (zwanej dalej „Öko-Invest”), w przedmiocie rejestracji jako słownych znaków towarowych wyrażeń „Multi Markets Fund MMF” w przypadku pierwszego z tych postępowań i wyrażenia „NAI – Der Natur-Aktien-Index” w przypadku drugiego.

3

Artykuł 3 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności [unieważnienia] rejestracji”, przewiduje:

„1.   Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne [unieważnione]:

[…]”.

4

Paragraf 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawy dotyczącej ochrony znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, zwanej dalej „MarkenG”) przewiduje:

„Nie rejestruje się znaków:

5

Wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „Multi Markets Fund MMF” został złożony w urzędzie przez A. Strigla w 2008 r. dla oznaczenia usług należących do klasy 36 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, opisanych w następujący sposób: „ubezpieczenia (doradztwo, świadczenie usług ubezpieczeniowych i pośrednictwo ubezpieczeniowe); doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; sprawy finansowe (usługi świadczone przez banki i instytucje kredytowe, doradztwo finansowe, inwestycje pieniężne, wykonywanie powiernictwa, sprawy monetarne); sprawy nieruchomości (zarządzanie gruntami i budynkami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami); doradztwo w sprawach majątkowych i finansowych”.

6

Decyzjami z dnia 23 maja i z dnia 11 września 2008 r. urząd odrzucił zgłoszenie na podstawie § 8 ust 2 pkt 1 i 2 MarkenG.

7

Co się tyczy kombinacji wyrazów „Multi Markets Fund”, urząd uznał, iż opisuje ona fundusz inwestujący na wielu rynkach finansowych.

8

W odniesieniu do ciągu liter „MMF” urząd uznał w szczególności, że można sobie wyobrazić, iż odbiorcy, zakładając, że nie znają oni znaczenia tego ciągu, uznają ów ciąg za oczywisty skrót trzech elementów słownych oznaczenia „Multi Markets Fund”, ponieważ wspomniany skrót występuje bezpośrednio po tych trzech elementach, odzwierciedlając ich początkowe litery.

9

Przyjmując, że ciągowi liter „MMF” można przypisać różne znaczenia, gdy rozpatruje się go odrębnie, urząd uznał jednak, że wybór zostaje w sposób oczywisty ograniczony, gdy bierze się również pod uwagę inne elementy zgłoszonego znaku towarowego oraz objęte nim usługi.

10

Alfred Strigl złożył skargę na odmowę rejestracji do Bundespatentgericht (sądu federalnego do spraw patentów). Wskazał on, że zgłoszony znak może mieć różne znaczenia w dziedzinie finansów i że nie wykazuje żadnego konkretnego związku z określoną usługą finansową. Element „MMF” może bowiem odpowiadać wielu skrótom, co wystarcza do obalenia tezy, zgodnie z którą wyrażenie to może być używane w sposób opisowy.

11

W tych okolicznościach Bundespatentgericht postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy podstawa odmowy rejestracji znaku towarowego określona w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) [dyrektywy] znajduje zastosowanie także do oznaczenia słownego składającego się z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów i niemającego charakteru opisowego ciągu liter, jeżeli ten ciąg liter postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wyrazów mających charakter opisowy, ponieważ odzwierciedla ich pierwsze litery, a w związku z tym cały znak towarowy może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek, względnie skrótów?”.

12

Słowny znak towarowy „NAI – Der Natur-Aktien-Index” został zarejestrowany w dniu 25 czerwca 2001 r. w urzędzie w imieniu Securvita dla usług należących do klasy 36 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

13

W dniu 18 lipca 2007 r. Öko-Invest wniosła o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego, wskazując, że ciąg liter „NAI” używany jest w dziedzinie finansów jako skrót kombinacji wyrazów „Natur-Aktien-Index”. Jej zdaniem ta kombinacja wyrazów, umieszczona po ciągu liter, stanowi wskazówkę o charakterze opisowym. Ciąg liter, postrzegany jako zwykły skrót kombinacji wyrazów, nie może też być postrzegany inaczej niż jako opisowa wskazówka. Według Öko-Invest właściwy krąg odbiorców rozumie, iż ta wskazówka opisuje usługi objęte zarejestrowanym znakiem towarowym, jako że usługi te odnoszą się do indeksu oznaczającego akcje przedsiębiorstw o orientacji ekologicznej.

14

Decyzją z dnia 28 maja 2008 r. urząd uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do omawianego znaku towarowego. W uzasadnieniu swej decyzji stwierdził on, że podstawa unieważnienia przewidziana w § 8 ust. 2 pkt 1 MarkenG nie zezwala na zarejestrowanie znaku towarowego, ponieważ postrzegany jako całość sprowadza się on do kombinacji wskazówek czysto opisowych, poprzedzonych skrótem.

15

Według urzędu ciąg liter „NAI”, umieszczony przed kombinacją wyrazów, stanowi skrót i tak też postrzegany jest przez odbiorców. Wynika to, po pierwsze, z pokrywania się pierwszych liter każdego ze słów kombinacji z ciągiem liter „NAI”, a po drugie, z myślnika umiejscowionego po owym ciągu liter, który to myślnik w jeszcze większym stopniu potęguje wrażenie, iż chodzi o skrót.

16

Na tę decyzję Securvita wniosła skargę do Bundespatentgericht, podnosząc, że żadna z podstaw unieważnienia nie znajduje zastosowania do zarejestrowanego znaku towarowego.

17

W tych okolicznościach Bundespatentgericht postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy podstawa odmowy rejestracji znaku towarowego określona w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) [dyrektywy] znajduje zastosowanie także do oznaczenia słownego składającego się z połączenia ciągu liter, który – jeśli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru opisowego, i mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów, jeżeli ten ciąg liter postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wyrazów mających charakter opisowy, ponieważ odzwierciedla ich pierwsze litery, a w związku z tym cały znak towarowy może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek, względnie skrótów?”.

18

Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 26 maja 2011 r. obie sprawy zostały połączone dla celów procedury i wydania wyroku.

19

Podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy są identyczne z podstawami odmowy rejestracji przewidzianymi w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), a odnoszące się do tych rozporządzeń orzecznictwo Trybunału znajduje zastosowanie do postanowień dyrektywy właściwej dla sporów rozpatrywanych w postępowaniach przed sądem krajowym.

20

Ponieważ sąd krajowy przywołał – w sposób czy to łączny, czy też rozłączny – dwie podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia prawa do znaku widniejące w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy, należy przede wszystkim przypomnieć, że choć z pewnością każda z podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 dyrektywy jest niezależna od innych i wymaga oddzielnego zbadania, to jednak zakresy stosowania poszczególnych podstaw wymienionych w lit. b) i c) wskazanego przepisu wyraźnie na siebie zachodzą (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 85).

21

Zatem oznaczenie mające – w stosunku do towarów lub usług, dla których wystąpiono o jego rejestrację w charakterze znaku towarowego – charakter opisowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy jest przez sam ten fakt z konieczności pozbawione charakteru odróżniającego co do tych samych towarów lub usług w rozumieniu rzeczonego ust. 1 lit. b) wskazanej dyrektywy (zob. ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 86; wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-1541, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).

22

Ponadto wykładni wspomnianych podstaw odmowy rejestracji należy dokonywać w świetle interesu ogólnego, który leży u źródła każdej z nich. Interes ogólny brany pod uwagę przy badaniu tych podstaw odmowy może, a wręcz powinien, odzwierciedlać odmienne rozważania, w zależności od odpowiedniej podstawy odmowy rejestracji (zob. wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I-5089, pkt 45, 46; a także z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-8317, pkt 25).

23

Co do wyrażeń słownych składających się z kombinacji elementów, Trybunał wyjaśnił, że ewentualny charakter opisowy może być badany w części dla każdego z tych elementów, rozpatrywanych odrębnie, lecz powinien w każdym przypadku zostać stwierdzony również w odniesieniu do całości tworzących tę kombinację elementów (zob. podobnie wyrok z 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-273/05 P OHIM przeciwko Celltech R&D, Zb. Orz. s. I-2883, pkt 76, 79 i przytoczone tam orzecznictwo).

24

W świetle powyższych okoliczności należy rozważyć pytania zadane Trybunałowi przez sąd krajowy.

25

Co się tyczy dwóch głównych kombinacji wyrazów zawartych w znakach towarowych w postępowaniach przed sądem krajowym, mianowicie „Multi Markets Fund” i „Der Natur-Aktien-Index”, sąd krajowy wskazuje, iż oznaczają one, w pierwszym przypadku, fundusz inwestycyjny działający na kilku rynkach finansowych i, w drugim przypadku, indeks giełdowy obejmujący akcje spółek o orientacji ekologicznej.

26

Według sądu krajowego owe kombinacje wyrazów jako takie powinny być uznane za opisujące cechy oferowanych usług finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy ze względu na to, że oznaczają one w obrocie rodzaj usług oraz ich pewne właściwości.

27

Co się tyczy ciągów liter rozpatrywanych w postępowaniach przed sądem krajowym, sąd krajowy uważa, że oznaczenia „MMF” i „NAI” – rozpatrywane odrębnie – nie mają charakteru opisowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy.

28

Wskazane ciągi jako takie nie są bowiem w stanie oznaczyć jakichkolwiek właściwości odnośnych usług w rozumieniu wskazanego przepisu dyrektywy.

29

Z powyższego wynika, że poprzez skierowane pytania sąd krajowy dąży do ustalenia, czy podstawy odmowy rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy znajdują zastosowanie do słownego znaku towarowego składającego się z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów i ciągu liter, który – jeśli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru opisowego, ale który odzwierciedla początkowe litery wyrazów tworzących ową kombinację.

30

W tym kontekście należy zauważyć, że art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy ma na celu zapobieżenie rejestracji znaków pozbawionych charakteru odróżniającego, który sam w sobie sprawia, iż znaki mogą spełniać swoją podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego źródła, co pozwala temu odbiorcy – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – na odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów lub usług pochodzących z innych źródeł (zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 30; ww. wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 23).

31

Co się tyczy art. 3 ust. 1 lit c) dyrektywy, interes ogólny leżący u podstaw tego przepisu polega na zapewnieniu, by oznaczenia stanowiące opis co najmniej jednej z właściwości towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację w charakterze znaku towarowego, mogły być swobodnie używane przez wszystkich przedsiębiorców oferujących dane towary lub usługi (zob. ww. wyrok w sprawie Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

32

W niniejszej sprawie należy zauważyć, że w każdym z dwóch przypadków trzy wielkie litery w sprawach przed sądem krajowym, a mianowicie, odpowiednio, „MMF” i „NAI”, stanowią inicjały kombinacji wyrazów, do których są dołączone. W ten sposób kombinacja wyrazów i ciąg liter mają na celu w każdym przypadku wzajemnie się objaśniać i podkreślać istniejący między nimi związek. Każdy ciąg liter ma zatem na celu wspieranie postrzegania przez odbiorców kombinacji wyrazów, upraszczając jej użycie oraz ułatwiając jej zapamiętanie.

33

W tym względzie fakt, że ciąg liter występuje przed kombinacją wyrazów lub po niej, nie ma żadnego znaczenia.

34

Co się tyczy zestawienia „NAI – Der Natur-Aktien-Index”, należy także zauważyć, że po ciągu liter „NAI” występuje myślnik łączący ów ciąg liter z kombinacją wyrazów. Jak wynika z postanowienia odsyłającego, myślnik ten ma wzmocnić ogólne wrażenie, zgodnie z którym chodzi o zwykły skrót występującej po nim kombinacji wyrazów. Co więcej, jak wskazuje sąd krajowy, wniosek ten nie może być kwestionowany przez fakt, że ciąg liter „NAI” nie zawiera pierwszej litery rodzajnika określonego „Der” widniejącego w następującej kombinacji wyrazów, ze względu na to, że rodzajnik „Der” stanowi element akcesoryjny w odniesieniu do rzeczowników, których pierwsze litery są zawarte w omawianym ciągu liter.

35

Ponadto żaden dodatkowy element nie pozwala stwierdzić, że połączenie kombinacji wyrazów i ciągu liter jest nietypowe lub że uzyskuje ono własne znaczenie mogące w odczuciu właściwego kręgu odbiorców odróżniać dane usługi od usług mających inne pochodzenie handlowe (zob. podobnie wyrok z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-3279, pkt 69).

36

Przeciwnie, sam fakt dodania ciągu liter jako skrótu do kombinacji wyrazów, bez wprowadzania żadnych szczególnych zmian, może prowadzić w efekcie do powstania wyrażenia słownego złożonego wyłącznie z oznaczeń lub ze wskazówek mogących służyć w obrocie do opisu właściwości omawianych usług (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 98).

37

Ponadto skoro, jak sugeruje sąd krajowy, ciągi liter rozpatrywane w sprawach przed sądem krajowym postrzegane są przez właściwy krąg odbiorców jako skróty kombinacji wyrazów, z którymi są zestawione, owe ciągi liter nie mogą przeważać nad sumą wszystkich elementów znaku towarowego rozpatrywanego jako całość, i to nawet jeżeli owe ciągi liter mogą być uznane za wykazujące same w sobie charakter odróżniający.

38

Przeciwnie, jak wyjaśnił rzecznik generalny w pkt 56 opinii, ciąg liter odzwierciedlający pierwsze litery kombinacji wyrazów ma jedynie charakter akcesoryjny. Jak wskazuje sąd krajowy, każdy omawiany ciąg liter, choć ma charakter nieopisowy, jeżeli jest rozpatrywany odrębnie, może wykazywać charakter opisowy ze wzglądu na zestawienie w ramach omawianego znaku towarowego z głównym wyrażeniem, które jako takie ma charakter opisowy i jako skrót którego ów ciąg liter byłby postrzegany.

39

Wynika stąd, że skoro właściwy krąg odbiorców postrzega znaki towarowe w sprawach przed sądem krajowym, rozpatrywane w całości, jako dostarczające informacji o właściwościach usług finansowych, które są nimi oznaczone, znaki te powinny być z tego względu uznane za mające charakter opisowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy i wobec tego za pozbawione z konieczności charakteru odróżniającego dla omawianych usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 86).

40

Na zadane pytania należy zatem odpowiedzieć, że art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż znajduje on zastosowanie do słownego znaku towarowego składającego się z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów i ciągu liter, który – jeśli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru opisowego, jeżeli ciąg ten postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wspomnianej kombinacji, ponieważ odzwierciedla on pierwszą literę każdego wyrazu tej kombinacji, a dany znak towarowy rozpatrywany w całości może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek lub skrótów, która z tego względu pozbawiona jest charakteru odróżniającego.

41

Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że znajduje on zastosowanie do słownego znaku towarowego składającego się z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów i ciągu liter, który – jeśli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru opisowego, jeżeli ciąg ten postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wspomnianej kombinacji, ponieważ odzwierciedla on pierwszą literę każdego wyrazu tej kombinacji, a dany znak towarowy rozpatrywany w całości może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek lub skrótów, która z tego względu pozbawiona jest charakteru odróżniającego.