Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) wydanego w dniu 29 kwietnia 2009 r. w sprawie T-23/07 Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 15 lipca 2009 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa C-265/09 P)

2009/C 233/11

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Schneider)

Druga strona postępowania: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Żądania wnoszącego odwołanie

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze odwołanie zostało wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji, na mocy którego stwierdzono nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 30 listopada 2006 r. o odmowie rejestracji oznaczenia „α” zgłoszonego przez drugą stronę postępowania. Sąd uznał, że Izba Odwoławcza błędnie zastosowała art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”), ponieważ stwierdzenie o braku charakteru odróżniającego oparła jedynie na okoliczności, że w zapisie oznaczenia nie wprowadzono żadnej różnicy graficznej lub dodatkowego elementu graficznego w stosunku do standardowego zapisu kroju pisma limes New Roman, nie przeprowadzając konkretnej analizy jego zdolności do odróżniania, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, zgłoszonych towarów od towarów pochodzących od konkurentów skarżącej.

Jako podstawa odwołania przytoczony został art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 90/94. Urząd uważa, że dokonana przez Sąd wykładnia tego przepisu jest niewłaściwa pod trzema względami.

Po pierwsze, wbrew temu, co uznał Sąd, badanie zgodności z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie zawsze wymaga, by charakter odróżniający musiał być stwierdzony na podstawie konkretnego badania odnoszącego się do poszczególnych towarów. W przypadku poszczególnych kategorii oznaczeń (np. oznaczeń trójwymiarowych, kolorowych znaków towarowych, sloganów, nazw domen) w orzecznictwie dopuszcza się w badanie konkretnego charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 na podstawie ogólnych stwierdzeń o sposobie ich postrzegania przez konsumentów oraz jego uwarunkowaniu i w związku z tym często pomija się konkretne badanie towarów i usług objętych zgłoszeniem. W orzecznictwie przyjmuje się także, że w przypadku niektórych kategorii oznaczeń konkretny charakter odróżniający może zostać uzyskany jedynie w następstwie używania.

Po drugie, Sąd nie uwzględnił, że badanie charakteru odróżniającego stanowi decyzję o charakterze prognostycznym i w związku z tym zawsze jest pewnego rodzaju przypuszczeniem.

Po trzecie, Sąd błędnie ocenił rozłożenie ciężaru dowodu w ramach rozpatrywania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ przyjął, że Urząd musi dowieść brakującego charakteru odróżniającego zgłoszonego oznaczenia, odnosząc się zawsze do konkretnych faktów. Postępowanie rejestrowe jest postępowaniem administracyjnym, a nie kontradyktoryjnym, w ramach którego podstawy odmowy rejestracji muszą zostać dowiedzione zgłaszającemu przez Urząd. W przypadku gdy skarżący podnosi, że wbrew dokonanej przez Urząd ocenie zgłoszony znak towarowy ma charakter odróżniający, to ma on obowiązek wykazać, w drodze konkretnych i potwierdzonych danych, że zgłoszony znak towarowy ma charakter odróżniający –samoistny lub uzyskany w następstwie używania.