1

Op 18 februari en 12 maart 2003 heeft verzoekster, Ursula Adamowski, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) twee gemeenschapsmerkaanvragen ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2

Het merk waarvan op 18 februari 2003 inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:

3

Het merk waarvan op 12 maart 2003 inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken „Fagumit”.

4

De waren waarvoor de inschrijvingen zijn aangevraagd, behoren tot de klassen 12 en 17 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren zijn omschreven als volgt:

5

De hierboven in de punten 2 en 3 genoemde merken zijn op 28 juni 2004 ingeschreven.

6

Op 7 en 8 april 2008 heeft interveniënte, Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., twee verzoeken om nietigverklaring van de litigieuze merken ingediend op basis van:

—

artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009). Deze grond is gebaseerd op interveniëntes handelsnaam, die in 1993 in Polen is ingeschreven en sinds dat jaar in het handelsverkeer wordt gebruikt voor de export van goederen naar verschillende lidstaten, waaronder met name Duitsland.

7

Bij twee beslissingen van 25 juni 2009 heeft de nietigheidsafdeling de verzoeken om nietigverklaring afgewezen.

8

Op 27 augustus 2009 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM twee beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de nietigheidsafdeling.

9

Bij twee beslissingen van 3 september 2010 (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de eerste kamer van beroep de beroepen toegewezen, de beslissingen van de nietigheidsafdeling vernietigd en de litigieuze merken nietig verklaard, na de drie door interveniënte aangevoerde nietigheidsgronden te hebben aanvaard.

10

Wat met name de aan artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 (zie hierboven punt 6, derde streepje) ontleende grond betreft, heeft de kamer van beroep gesteld dat interveniënte had aangetoond dat de term „fagumit” sinds 1 juni 1997 in het internationale handelsverkeer werd gebruikt bij uitvoer naar met name Duitsland, die plaatsvond in het kader van een distributieovereenkomst die was gesloten met de door verzoekster beheerde vennootschap Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH. Dit teken is volgens de kamer van beroep in Duitsland beschermd krachtens artikel 5, lid 2, van het Markengesetz (Duitse merkenwet). Wat de op de schending van artikel 53, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde grond (zie hierboven punt 6, tweede streepje) betreft, heeft de kamer van beroep allereerst geponeerd dat het hierboven in punt 3 weergegeven litigieuze merk het dominerende bestanddeel is van het Poolse merk waarop het verzoek om nietigverklaring was gebaseerd, terwijl het hierboven in punt 2 afgebeelde litigieuze merk daarvan in wezen een kopie is. Voorts heeft de kamer van beroep vastgesteld dat deze grond eveneens diende te worden aanvaard, aangezien de in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 gebruikte termen „gemachtigde of vertegenwoordiger” eveneens betrekking hebben op de beheerder van de gemachtigde, vertegenwoordiger of verdeler, en een document van 10 april 1998 niet aldus kon worden uitgelegd dat hierbij aan verzoekster enige toestemming werd verleend om de litigieuze merken in te schrijven. Wat de aan artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 ontleende grond betreft, heeft de kamer van beroep benadrukt dat verzoekster overeenkomstig bovengenoemde distributieovereenkomst diende toe te zien op de bescherming van interveniëntes commerciële belangen en dat door de gemeenschapsmerkaanvragen afbreuk werd gedaan aan dit doel, terwijl bovengenoemd document van 10 april 1998 niet het bewijs opleverde dat verzoekster de betrokken aanvragen te goeder trouw had ingediend. Aangezien voorts geen enkele andere omstandigheid aantoont dat interveniënte afstand had gedaan van haar rechten die voortvloeien uit het teken „Fagumit” of dat verzoekster te goeder trouw heeft gehandeld, is ook deze grond gegrond verklaard.

11

Verzoekster verzoekt het Gerecht:

12

Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:

13

Na partijen op dit punt te hebben gehoord, is het Gerecht van oordeel dat de onderhavige zaken overeenkomstig artikel 50 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor het arrest moeten worden gevoegd.

14

In elk van de onderhavige zaken voert verzoekster drie middelen aan: ten eerste, schending van artikel 53, lid 1, sub c, juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, ten tweede, schending van artikel 53, lid 1, sub b, juncto artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en, ten derde, schending van artikel 52, lid 1, sub b, van die verordening.

15

Zoals het BHIM poneert, volstaat elke van de door de kamer van beroep aanvaarde nietigheidsgronden om de litigieuze merken nietig te verklaren. In deze context zal om te beginnen het tweede middel, inzake de in artikel 53, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 neergelegde nietigheidsgrond, worden onderzocht.

16

Wat dit middel betreft, voert verzoekster allereerst aan dat artikel 165, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009 eraan in de weg staat dat interveniënte zich ten eigen voordele beroept op artikel 53, lid 1, sub b, van die verordening.

17

Dit argument kan niet worden aanvaard. Volgens artikel 165, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009 kan een gemeenschapsmerk slechts nietig worden verklaard op grond van artikel 53, leden 1 en 2, van die verordening, indien het oudere recht vóór 1 mei 2004 in een op die datum tot de Europese Unie toegetreden lidstaat is ingeschreven, aangevraagd of verkregen.

18

Die bepaling is bedoeld om uit te sluiten dat een gemeenschapsmerk dat vóór 1 mei 2004 is ingeschreven of aangevraagd, kan worden aangevochten op grond van het loutere feit dat bepaalde staten tot de Unie zijn toegetreden, wanneer die mogelijkheid niet bestond vóór die toetreding. De betrokken bepaling strekt er dus niet toe de houder van een merk te beletten om na 1 mei 2004 een verzoek tot nietigverklaring in te dienen dat hij reeds vóór die datum kon indienen.

19

In dit verband kan de houder van het in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 bedoelde merk zich beroepen op de nietigheidsgrond van artikel 53, lid 1, sub b, van deze verordening, ook al is dat merk enkel ingeschreven in een land dat geen lid is van de Unie. Anders dan de leden 1, 2, 4 en 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, verwijst lid 3 ervan namelijk niet naar merken die in een lidstaat zijn ingeschreven of die gevolgen hebben in een dergelijke staat. Indien de inschrijving van het merk in een lidstaat een toepassingsvoorwaarde zou zijn van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, zou deze bepaling bovendien de leden 1 en 5 van dat artikel overlappen. Derhalve moet met het BHIM worden geconstateerd dat interveniënte de hierboven in punt 6 genoemde verzoeken om nietigverklaring had kunnen indienen vóór de toetreding van de Republiek Polen tot de Unie, zodat artikel 165, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009 niet afdoet aan de gegrondheid van deze verzoeken en evenmin gevolgen heeft voor de wettigheid van de bestreden beslissingen.

20

In casu baseert verzoekster haar betoog in hoofdzaak op de toestemming die de houder van het hierboven in punt 6, tweede streepje, afgebeelde merk zou hebben verleend, zonder haar hoedanigheid als gemachtigde of vertegenwoordiger van interveniënte te betwisten. In deze context betoogt verzoekster dat zij interveniëntes toestemming heeft verkregen krachtens een document van 10 april 1998, voordat zij de hierboven in punten 1 tot en met 3 genoemde verzoeken heeft ingediend.

21

Het BHIM en interveniënte betwisten deze zienswijze.

22

Voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is vereist dat de merkaanvrager de gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het merk is of is geweest en dat de aanvraag op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger is ingediend zonder toestemming van de houder en zonder dat er legitieme gronden zijn die de handelwijze van de gemachtigde of vertegenwoordiger rechtvaardigen. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat de gemachtigde van de merkhouder misbruik maakt van een merk, aangezien de gemachtigde kan profiteren van de kennis en de ervaring die tijdens de handelsrelatie met deze houder zijn opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder zelf heeft gedaan [arrest Gerecht van 6 september 2006, DEF-TEC Defense Technology/BHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05, Jurispr. blz. II-2671, punt 38].

23

Wat de eventuele toestemming betreft om het merk op naam van de vertegenwoordiger of gemachtigde in te schrijven, zij erop gewezen dat deze duidelijk, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijk moet zijn (zie in die zin arrest FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, reeds aangehaald, punt 40). Zoals de kamer van beroep heeft geconstateerd, voldoet het door verzoekster aangevoerde document van 10 april 1998 evenwel niet aan deze voorwaarden.

24

Uit de bewoordingen van dit naar Adamex Industrie GmbH verzonden document, blijkt met name dat interveniëntes vertegenwoordiger ermee heeft ingestemd dat het „oorspronkelijke symbool” en de „aanduiding” („Or[i]ginal-Symbol” en „Bezeichnung”) van de vennootschap Fagumit in geheel Europa worden „gebruikt” en „voorbehouden” („Benutzung” en „Vorbehalt”) en dat hij heeft gepreciseerd dat deze mogelijkheid volgens hem geldt voor de vennootschappen Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich en Fagumit Schweiz.

25

In deze omstandigheden zij er in de eerste plaats op gewezen dat het betrokken document niet verwijst naar de mogelijkheid voor verzoekster om een gemeenschapsmerkaanvraag in te dienen voor het hierboven in punt 2 afgebeelde teken. In dit verband zij opgemerkt dat verzoekster niet is genoemd in dit document en dat dit niet gewaagt van de mogelijkheid om dat teken als gemeenschapsmerk in te schrijven.

26

In de tweede plaats bestonden Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich en Fagumit Schweiz, zoals verzoekster voor de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep heeft aangevoerd, weliswaar nog niet toen het betrokken document werd verzonden, maar dit document kan simpelweg aldus worden opgevat dat interveniënte zich er niet tegen heeft verzet dat de betrokken vennootschappen de handelsnaam „Fagumit” dragen en het desbetreffende merk – hoogstens op exclusieve basis – gebruiken in het kader van hun activiteiten.

27

Verzoekster kan zich niet beroepen op het feit dat interveniënte zich niet heeft verzet tegen het gebruik van het litigieuze teken door andere dan de in het document van 10 april 1998 genoemde vennootschappen. Zoals verzoekster in punt 33 van de verzoekschriften aanvoert en zoals blijkt uit de documenten die zij heeft voorgelegd voor het BHIM, is het teken gebruikt in het kader van de verkoop van door interveniënte geproduceerde goederen. Een dergelijk gebruik vloeit evenwel logischerwijs voort uit de samenwerking tussen interveniënte en de verdelers van haar goederen, en levert geen bewijs op dat zij afstand heeft gedaan van het hierboven in punt 6, tweede streepje, afgebeelde teken, op grond waarvan eenieder een gemeenschapsmerkaanvraag zou kunnen indienen voor dat teken of het dominerende bestanddeel ervan.

28

Hieruit volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het document van 10 april 1998 niet aldus kon worden uitgelegd dat hierbij aan verzoekster enige toestemming in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 is verleend om de litigieuze merken in te schrijven.

29

In deze context is de door verzoekster aangevoerde omstandigheid dat haar verhouding met interveniënte informeel was, zodat de lijst van onder het document van 10 april 1998 vallende vennootschappen niet als uitputtend kan worden beschouwd, irrelevant. Deze omstandigheid, gesteld al dat zij vaststaat, doet immers niet af aan de conclusie van de kamer van beroep, aangezien het betrokken document geen toestemming oplevert in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009.

30

Bijgevolg moet het tweede middel worden afgewezen en dienen de beroepen om de hierboven in punt 15 uiteengezette redenen in hun geheel te worden verworpen.

31

Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in hun kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart: