1

Met haar hogere voorziening verzoekt Bimbo SA (hierna: „Bimbo”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie Bimbo/BHIM – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (T‑569/10, EU:T:2012:535; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is verworpen haar beroep tot, primair, herziening of, subsidiair, vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 7 oktober 2010 (zaak R 838/2009‑4), inzake een oppositieprocedure tussen Panrico SA (hierna: „Panrico”) en Bimbo (hierna: „litigieuze beslissing”).

2

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken bij en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). Laatstgenoemde verordening is op 13 april 2009 in werking getreden.

3

Onder het opschrift „Relatieve weigeringsgronden” bepaalde artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

4

De voorgeschiedenis van het geding is in de punten 1 tot en met 14 van het bestreden arrest samengevat als volgt:

5

Bimbo heeft beroep ingesteld tot, primair, herziening of, subsidiair, vernietiging van de litigieuze beslissing.

6

Tot staving van haar beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing heeft Bimbo twee middelen aangevoerd: 1) schending van de artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009, en 2) schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

7

Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het verzoek tot herziening van de litigieuze beslissing niet-ontvankelijk verklaard en de middelen tot nietigverklaring van die beslissing afgewezen.

8

Bimbo verzoekt het Hof om vernietiging van het bestreden arrest en van de litigieuze beslissing, en om verwijzing van het BHIM in de kosten.

9

Het BHIM verzoekt het Hof om afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van Bimbo in de kosten.

10

Panrico verzoekt het Hof om haar memorie van antwoord ontvankelijk en gegrond te verklaren, het bestreden arrest te bevestigen en Bimbo in de kosten te verwijzen.

11

Tot staving van haar hogere voorziening voert Bimbo één enkel middel aan, dat bestaat uit twee onderdelen en is gebaseerd op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

12

Gelet op het feit dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze gemeenschapsmerk in casu is ingediend op 25 mei 2006 en dat die datum bepalend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht (zie in die zin beschikkingen Shah/Three-N-Products Private, C‑14/12 P, EU:C:2013:349, punt 2, en DMK/BHIM, C‑346/12 P, EU:C:2013:397, punt 2), zijn op het onderhavige geding echter de procedurevoorschriften van verordening nr. 207/2009 en de materiële voorschriften van verordening nr. 40/94 van toepassing.

13

Bimbo betoogt om te beginnen dat het Gerecht met zijn redenering in punt 97 van het bestreden arrest de begrippen „onderscheidend vermogen” en „volledig betekenisloos bestanddeel” heeft verward met het begrip „zelfstandige onderscheidende plaats”. Het intrinsiek onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk en de mate waarin een dergelijk bestanddeel betekenis heeft, mogen echter niet worden verward met de onderscheidende plaats van dat bestanddeel in het merk. De term „plaats” wijst erop dat sprake is van een begrip dat moet beoordeeld worden tegen de achtergrond van de kenmerken van de andere bestanddelen waaruit het betrokken teken bestaat.

14

Vervolgens houdt de redenering van het Gerecht volgens Bimbo in dat elk merk dat is samengesteld uit twee bestanddelen, waarvan het ene een bekend merk is en het andere een merk met gemiddeld onderscheidend vermogen en zonder bijzondere betekenis voor het relevante publiek, zal worden geacht te bestaan uit twee bestanddelen met een zelfstandige onderscheidende plaats. Het Hof heeft volgens haar echter geoordeeld dat de consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en dat het slechts in bijzondere gevallen heeft aanvaard dat niet kon worden uitgesloten dat een bestanddeel van een samengesteld merk een zelfstandige onderscheidende plaats kon behouden in het betrokken samengestelde teken.

15

In dezelfde zin heeft het Hof volgens Bimbo in punt 38 van het arrest Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, EU:C:2010:368) verklaard dat een familienaam in een samengesteld merk niet in alle gevallen een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, louter omdat deze als een dergelijke naam zal worden opgevat. Tot een dergelijke plaats zou enkel kunnen worden geconcludeerd nadat alle relevante factoren van het concrete geval zijn onderzocht.

16

Ten slotte merkt Bimbo op dat de door het Gerecht gebezigde begrippen „ondeelbaar geheel” en „logische eenheid” volgens haar niet voorkomen in de rechtspraak van het Hof. Indien het Gerecht met die begrippen bedoelde dat het samengestelde merk verschillende „autonome” bestanddelen bevat, betekent dit niet dat die bestanddelen een zelfstandige onderscheidende plaats hebben.

17

Het BHIM en Panrico betwisten de gegrondheid van het betoog van Bimbo. In het bijzonder voert het BHIM aan dat het eerste onderdeel van het enige middel niet-ontvankelijk is, aangezien uit punt 97 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht slechts de concrete betekenis heeft onderzocht van het teken waarvoor om inschrijving werd verzocht en dus de feiten heeft beoordeeld.

18

Wat de ontvankelijkheid van het eerste onderdeel van het enige middel betreft, zij opgemerkt dat Bimbo het Gerecht verwijt dat het bepaalde juridische begrippen heeft verward, dat het de regel heeft geschonden dat de zelfstandige onderscheidende plaats van een bestanddeel van een samengesteld merk slechts uitzonderlijk kan worden vastgesteld en dat het een terminologie heeft gebruikt die niet voorkomt in de relevante rechtspraak. Anders dan het BHIM stelt, beperkt Bimbo er zich dus niet toe van het Hof een nieuwe beoordeling van de feiten te vragen, maar verwijt zij het Gerecht blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Dit onderdeel is dan ook ontvankelijk.

19

Ten gronde zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak sprake is van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie arresten BHIM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 33, en Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punt 32).

20

Het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin arresten SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, punt 22; BHIM/Shaker, EU:C:2007:333, punt 34, en Nestlé/BHIM, EU:C:2007:539, punt 33).

21

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. Dienaangaande neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan (zie in die zin arresten SABEL, EU:C:1997:528, punt 23; BHIM/Shaker, EU:C:2007:333, punt 35, en Nestlé/BHIM, EU:C:2007:539, punt 34).

22

Bij de beoordeling of twee merken overeenstemmen, mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing worden genomen en met een ander merk worden vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht (arrest BHIM/Shaker, EU:C:2007:333, punt 41).

23

De totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, kan in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd. Evenwel kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arresten BHIM/Shaker, EU:C:2007:333, punten 41 en 42, alsook Nestlé/BHIM, EU:C:2007:539, punten 42 en 43 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

24

In dat verband heeft het Hof gepreciseerd dat niet valt uit te sluiten dat een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. Om te kunnen vaststellen dat er sprake is van verwarringsgevaar, volstaat het dus dat het publiek, wegens de door het oudere merk behouden zelfstandige onderscheidende plaats, ook de door het samengestelde teken aangeduide waren of diensten beschouwt als afkomstig van de houder van dit merk (arrest Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, punten 30 en 36, en beschikking Perfetti Van Melle/BHIM, C‑353/09 P, EU:C:2011:73, punt 36).

25

Een bestanddeel van een samengesteld teken behoudt een dergelijke zelfstandige onderscheidende plaats echter niet indien dit bestanddeel met het andere bestanddeel of de andere bestanddelen van het teken tezamen genomen, een eenheid vormt met een andere betekenis dan die van bedoelde bestanddelen afzonderlijk beschouwd (zie in die zin beschikking ecoblue/BHIM en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑23/09 P, EU:C:2010:35, punt 47; arrest Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368, punten 37 en 38, en beschikking Perfetti Van Melle/BHIM, EU:C:2011:73, punten 36 en 37).

26

In casu heeft het Gerecht in de punten 79 en 81 van het bestreden arrest vastgesteld dat gesteld al dat het bestanddeel „bimbo” een dominerende plaats had in het aangevraagde merk, het bestanddeel „doughnuts” niet verwaarloosbaar was in de door dat merk opgeroepen totaalindruk, zodat het in beschouwing moest worden genomen bij vergelijking van de conflicterende merken.

27

In punt 97 van dat arrest heeft het Gerecht gepreciseerd dat het bestanddeel „doughnuts”, aangezien het geen enkele betekenis heeft voor het relevante publiek, met het andere bestanddeel van het teken tezamen genomen, geen eenheid vormde met een andere betekenis dan die van bedoelde bestanddelen afzonderlijk beschouwd. Het kwam aldus tot de slotsom dat het bestanddeel „doughnuts” een zelfstandige onderscheidende plaats behield in het merk waarvoor om inschrijving werd verzocht, en dat het dus in beschouwing moest worden genomen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

28

In punt 100 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat, rekening houdend met alle relevante factoren van het concrete geval, de globale beoordeling de conclusie van de kamer van beroep, dat er verwarringsgevaar bestond, bevestigde.

29

Het Gerecht is dus niet tot de conclusie gekomen dat er verwarringsgevaar bestond op basis van de loutere vaststelling dat het bestanddeel „doughnuts” in het aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, maar heeft het bestaan van bedoeld gevaar afgeleid uit een globale beoordeling die de verschillende fasen van het onderzoek omvatte die naar voren komen uit de in de punten 19 tot en met 25 van het onderhavige arrest gememoreerde rechtspraak en in het kader waarvan het de in casu relevante factoren in beschouwing heeft genomen. Het Gerecht heeft artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dus juist toegepast.

30

De andere door Bimbo aangevoerde argumenten doen aan deze vaststelling niet af.

31

Voor zover Bimbo het Gerecht om te beginnen verwijt dat het in punt 97 van het bestreden arrest de begrippen „onderscheidend vermogen” en „volledig betekenisloos bestanddeel” heeft gebruikt, kan worden volstaan met op te merken dat het Gerecht zich in dat punt heeft beperkt tot afwijzing van het betoog van Bimbo, waarmee zij beoogde aan te tonen dat het bestanddeel „doughnuts”, aangezien het geen onderscheidend vermogen had, niet in aanmerking mocht worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

32

Het Gerecht heeft aldus zijn beoordeling in punt 81 van het bestreden arrest aangevuld, volgens welke voornoemd bestanddeel niet verwaarloosbaar was in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk en derhalve in beschouwing moest worden genomen bij de vergelijking van de conflicterende merken. Daarmee heeft het Gerecht de betrokken begrippen geenszins verward.

33

Vervolgens, voor zover Bimbo aanvoert dat het Gerecht de regel heeft geschonden dat de vaststelling dat een bestanddeel van een samengesteld teken een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, een uitzondering is die naar behoren gerechtvaardigd moet worden ten opzichte van de algemene regel dat de consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt, moet worden opgemerkt dat het onderzoek of een van de bestanddelen van een samengesteld teken een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, ertoe strekt vast te stellen welke van bedoelde bestanddelen door het doelpubliek zullen worden waargenomen.

34

Zoals de advocaat-generaal in de punten 25 en 26 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet immers in elk afzonderlijk geval door middel van met name een analyse van de bestanddelen van een teken en van hun relatieve gewicht in de perceptie van het doelpubliek worden vastgesteld welke totaalindruk het teken waarvoor om inschrijving wordt verzocht oproept bij dat publiek, en moet vervolgens tegen de achtergrond van die totaalindruk en van alle relevante factoren van het concrete geval, worden beoordeeld of verwarringsgevaar bestaat.

35

De vaststelling van de bestanddelen van een samengesteld teken die bijdragen tot de door dit teken bij het doelpubliek opgeroepen totaalindruk vindt plaats vóór de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen de betrokken tekens. Een dergelijke beoordeling moet gebaseerd zijn op de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk, aangezien de consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, zoals in punt 21 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht. Derhalve is er geen sprake van een uitzondering die naar behoren moet worden gerechtvaardigd ten opzichte van die algemene regel.

36

Bovendien moet de afzonderlijke beoordeling van elk teken, zoals dit door de vaste rechtspraak van het Hof wordt geëist, worden verricht op basis van de specifieke omstandigheden van het concrete geval, en kan dus niet worden aangenomen dat daarbij algemene vermoedens gelden. Zoals de advocaat-generaal in punt 24 van zijn conclusie heeft opgemerkt, blijkt inzonderheid uit de rechtspraak van na het arrest Medion (EU:C:2005:594), dat het Hof in dat arrest geen uitzondering heeft ingevoerd op de beginselen welke gelden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

37

Wat ten slotte de in punt 16 van het onderhavige arrest samengevatte argumentatie betreft, moet worden vastgesteld dat de door het Gerecht in punt 97 van het bestreden arrest gebezigde begrippen „ondeelbaar geheel” en „logische eenheid” overeenstemmen met het begrip „eenheid met een andere betekenis”, dat door het Hof is gebruikt in de rechtspraak waarnaar in punt 25 van het onderhavige arrest wordt verwezen.

38

Gelet op het voorgaande geeft de beoordeling van het Gerecht geen blijk van de door Bimbo aangevoerde onjuiste rechtsopvattingen en moet het eerste onderdeel van het enige middel ongegrond worden verklaard.

39

Bimbo meent om te beginnen dat het Gerecht de vaststelling dat er verwarringsgevaar bestaat heeft gebaseerd op het vermoeden dat het bestanddeel „doughnuts” een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, zonder dat het alle andere specifieke factoren van het concrete geval in beschouwing heeft genomen.

40

Zo is het Gerecht voorbijgegaan aan het feit dat het aangevraagde merk wordt gekenmerkt door zijn eerste bestanddeel, „bimbo”, een merk met een grote bekendheid in Spanje voor de waren waarvoor de inschrijving van dit merk is aangevraagd. Het heeft evenmin opgemerkt dat het oudere merk geen groot of bijzonder onderscheidend vermogen heeft en dat de term „doghnuts” niet identiek was weergegeven in het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd.

41

Vervolgens betoogt Bimbo dat wanneer een bekend merk het eerste bestanddeel van een samengesteld merk is, de sterkte van dit bekende merk het normaliter mogelijk maakt te voorkomen dat de door het samengestelde merk opgeroepen totaalindruk door het relevante publiek wordt beschouwd als indicatie dat de betrokken waren afkomstig zijn van de houder van het oudere merk of van ondernemingen die met hem economische banden hebben.

42

Derhalve moest het Gerecht volgens Bimbo, teneinde te kunnen vaststellen dat er verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken bestond, rechtvaardigen waarom, bij wijze van uitzondering, in het onderhavige geval het merk waarvoor om inschrijving werd verzocht, gelet op de totaalindruk die het bij het relevante publiek oproept, aanleiding geeft tot verwarringsgevaar.

43

Ten slotte meent Bimbo dat het Gerecht bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring niet naar behoren rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat, anders dan gebruikelijk is in de commerciële sector die aan de orde was in de zaak die heeft geleid tot het arrest Medion (EU:C:2005:594), het in de bakkerijsector zeer ongebruikelijk is dat commerciële overeenkomsten worden gesloten of dat wordt samengewerkt om waren aan te bieden.

44

Het BHIM en Panrico betwisten het betoog van Bimbo.

45

Om te beginnen kan, zoals de advocaat-generaal in de punten 37 tot en met 42 van zijn conclusie heeft opgemerkt, gelet op de redenering in met name de punten 91 tot en met 100 van het bestreden arrest, het Gerecht niet worden verweten dat het het verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens automatisch zou hebben afgeleid uit de vaststelling dat het bestanddeel „doughnuts” een zelfstandige onderscheidende plaats heeft in het merk waarvoor om inschrijving werd verzocht.

46

Blijkens die punten heeft het Gerecht immers een globale beoordeling van het verwarringsgevaar verricht en heeft het daartoe rekening gehouden met de specifieke factoren van het concrete geval. Bovendien is die beoordeling gebaseerd op een gedetailleerd onderzoek, in de punten 52 tot en met 89 van het bestreden arrest, van alle door Bimbo aangevoerde aspecten en inzonderheid op de bekendheid van dat merk. Het desbetreffende betoog van Bimbo voor het Hof is dus gebaseerd op een onjuiste lezing van dat arrest, en moet derhalve worden verworpen.

47

Vervolgens, gelet op de vaststellingen in de punten 33 en 34 van het onderhavige arrest, berust het in de punten 41 en 42 ervan samengevatte betoog op een onjuiste uitlegging van de relevante rechtspraak, en moet het derhalve worden verworpen.

48

Wat ten slotte de in punt 43 van het onderhavige arrest samengevatte argumentatie van Bimbo betreft, kan worden volstaan met de vaststelling, zoals het BHIM terecht aanvoert, dat zij voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd en derhalve volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

49

Hieruit volgt dat het tweede onderdeel van het enige middel van Bimbo gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond moet worden verklaard.

50

Mitsdien moet het enige middel in hogere voorziening worden verworpen en de hogere voorziening worden afgewezen.

51

Artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof bepaalt dat het Hof over de kosten beslist wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Ingevolge artikel 138, lid 1, van dat Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dit is gevorderd.

52

Aangezien Bimbo in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en Panrico worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart: