1.

Deze hogere voorziening heeft betrekking op de omvang van de door het Gerecht te verrichten toetsing van beslissingen van de kamers van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in procedures inzake relatieve weigeringsgronden met betrekking tot de inschrijving van Uniemerken. Meer in het bijzonder is de vraag aan de orde in hoeverre het Gerecht argumenten mag onderzoeken die partijen niet voor het EUIPO hebben aangevoerd.

2.

Voor het beantwoorden van deze vraag is het noodzakelijk om duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk ( 2 ) en van artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

3.

Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 ( 3 ) luidt:

„Relatieve weigeringsgronden

1.   Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

4.

Artikel 76 van verordening nr. 207/2009 ( 4 ), in de in casu toepasselijke versie, bepaalt:

„Ambtshalve onderzoek van de feiten

1.   Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2.   Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

5.

Artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht luidt:

„Voorwerp van [het] geschil voor het Gerecht

De memories van de partijen die in het kader van de procedure voor het Gerecht worden neergelegd, kunnen geen wijziging brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep.”

6.

De feiten, zoals uiteengezet in het bestreden arrest ( 5 ), kunnen als volgt worden samengevat.

7.

Op 27 januari 2015 heeft Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (hierna: „Primart”) bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:

8.

De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Suiker, natuurlijke zoetstoffen, zoete omhulsels en vullingen, bijenproducten; koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; ijs, roomijs, yoghurtijs en waterijs; zouten, kruiderijen, aromaten en kruiden [specerijen]; gebakken waren, suikergoed, chocolade en nagerechten; bewerkte granen, zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist; crackers”.

9.

Op 29 april 2015 heeft Bolton Cile España, SA, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in het vorig punt bedoelde waren. De oppositie was in het bijzonder gebaseerd op het Spaanse merk PRIMA, dat op 22 september 1973 werd ingeschreven onder nummer 2578815 en op 9 april 2013 werd vernieuwd, ter aanduiding van waren van klasse 30 die als volgt zijn omschreven: „Sauzen en kruiden [specerijen]; koffie; thee; cacao; suiker; rijst; tapioca; sago, koffiesurrogaten; meel en producten gemaakt van granen; brood; koekjes; taarten; taartdeeg en suikergoed; consumptie‑ijs; honing; melassestroop; gist, bakpoeder, zout; mosterd; peper; azijn; koelijs”. De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

10.

Op 2 september 2016 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen. Nadat Bolton Cile España beroep had ingesteld, heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO echter bij beslissing van 22 juni 2017 ( 6 ) de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd, de oppositie toegewezen, de merkaanvraag afgewezen en Primart verwezen in de kosten van de oppositie‑ en beroepsprocedure.

11.

De kamer van beroep oordeelde met betrekking tot het oudere Spaanse merk dat Spanje voor de beoordeling van het verwarringsgevaar het relevante grondgebied vormde en dat het grote publiek in die lidstaat het relevante publiek uitmaakte. Na vergelijking van de tekens oordeelde de kamer van beroep dat er sprake was van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Zij merkte daarbij op dat het woord „prima” voor de Spaanse consument „nicht” of „bonus” betekent. Het aangevraagde merk had daarentegen geen enkele betekenis. Voorts verklaarde de kamer van beroep dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere nationale merk van een gemiddeld niveau was. Naar haar mening zou de Spaanse consument het woord „prima” niet opvatten als een woord dat erop wijst dat iets excellent is, zoals het geval is in andere talen van de Europese Unie (zoals in het Duits of het Nederlands).

12.

Op 24 augustus 2017 heeft Primart bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Primart heeft in zijn verzoekschrift aangevoerd dat sprake was van schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

13.

Op 12 september 2018 heeft het Gerecht het beroep verworpen en het oordeel van de kamer van beroep inzake het bestaan van gevaar voor verwarring van de twee tekens bevestigd. Daarbij heeft het Gerecht de argumenten van Primart inzake het beweerde geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk verklaard, overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, voor zover deze niet voor de kamer van beroep waren aangevoerd.

14.

In hogere voorziening bij het Hof van Justitie, ingesteld op 9 november 2018, verzoekt Primart het Hof om het bestreden arrest te vernietigen, de litigieuze beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO te vernietigen, het EUIPO en Bolton Cile España te verwijzen in de kosten van de procedure bij de kamer van beroep en het Gerecht, en het EUIPO te verwijzen in de kosten van de procedure bij het Hof.

15.

Het EUIPO en Bolton Cile España verzoeken het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Primart te verwijzen in de kosten.

16.

Primart voert één enkel middel aan, te weten schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Primart komt op tegen de punten 87 tot en met 90 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht oordeelde dat haar argumenten inzake het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk waren.

17.

In het eerste deel van deze conclusie zal ik ingaan op het argument van Bolton Cile España dat de hogere voorziening niet-ontvankelijk is (A). Vervolgens zal ik de gegrondheid van de hogere voorziening behandelen (B), waarbij ik de hoofdargumenten van partijen zal samenvatten (1) en zal uitleggen waarom ik van mening ben dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (2). Het tweede deel van deze conclusie gaat over de gevolgen van die beoordeling. Mijns inziens moet het bestreden arrest worden vernietigd en de zaak voor een nieuwe beoordeling worden terugverwezen naar het Gerecht (C).

18.

Bolton Cile España is van mening dat de hogere voorziening om twee redenen niet-ontvankelijk is. Ten eerste voert zij aan dat de hogere voorziening, in strijd met artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, geen summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevat. Ten tweede roepen de hoofdargumenten van Primart, die betrekking hebben op de betekenis van het woord „prima” en het onderscheidend vermogen van een merk met dat woord feitelijke vragen en geen rechtsvragen op.

19.

De argumenten van Bolton Cile España overtuigen mij niet.

20.

Ten aanzien van de eerste reden constateer ik dat de hogere voorziening, op bladzijde 3, een summiere uiteenzetting van de door Primart aangevoerde middelen bevat. In die uiteenzetting worden de redenen van de kritiek van Primart op bondige, maar duidelijke wijze omschreven en worden de punten van het bestreden arrest vermeld die blijk zouden geven van een onjuiste rechtsopvatting.

21.

Wat de tweede reden betreft, betoogt Primart dat het Gerecht heeft verzuimd in aanmerking te nemen of het woord „prima” nog andere betekenissen (naast de reeds genoemde betekenis) heeft en of dit woord een lovende connotatie heeft en, zo ja, of dat gevolgen heeft voor het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk. Volgens Primart heeft dit verzuim geleid tot schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Het lijdt geen twijfel dat dit een rechtsvraag is die derhalve in hogere voorziening kan worden getoetst.

22.

Primart is van mening dat het Gerecht artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft toegepast. Zij stelt dat het Gerecht haar argumenten inzake het beweerde geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk ontvankelijk had moeten verklaren, en deze derhalve inhoudelijk had moeten onderzoeken, ook al waren die argumenten voor het eerst naar voren gebracht op dat moment in de procedure.

23.

Primart voert meer in het bijzonder aan dat de betekenis van het woord „prima” – dat overeenstemt met begrippen als „eerste”, „beste” of „voornaamste” en dus een lovende connotatie heeft – een algemeen bekend feit is. In de administratieve fase van de procedure hoeven algemeen bekende feiten, volgens haar, niet te worden aangevoerd. Primart verwijst in dat verband naar de rechtspraak volgens welke een merkaanvrager aan wie het EUIPO algemeen bekende feiten tegenwerpt, de juistheid daarvan moet kunnen betwisten voor het Gerecht. ( 7 )

24.

Hierbij merkt Primart op dat de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde regel betreffende het onderzoek van feiten, bewijsmiddelen en argumenten door het EUIPO in het kader van een oppositieprocedure een uitzondering vormt op de regel volgens welke het EUIPO „ambtshalve de feiten [onderzoekt]”. Eerstgenoemde regel moet dus restrictief worden uitgelegd.

25.

Primart is voorts van mening dat zij, aangezien de kamer van beroep de betekenis van het woord „prima” ambtshalve heeft onderzocht, dient te beschikken over het recht om de bevindingen van de kamer van beroep ter zake voor het Gerecht te betwisten.

26.

Het EUIPO is het op dit punt grotendeels eens met Primart. Naar zijn mening heeft het Gerecht artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 inderdaad onjuist toegepast.

27.

Het EUIPO erkent dat een strikt tekstuele uitlegging van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de uitlegging door het Gerecht kan ondersteunen. Een dergelijke uitlegging is echter – volgens het EUIPO terecht – verworpen door het Gerecht. ( 8 ) Uit de rechtspraak volgt dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van een ouder merk een van de elementen is die het Gerecht, desnoods ambtshalve, dient te onderzoeken teneinde de correcte toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te waarborgen. Het EUIPO voert aan dat de vraag inzake het onderscheidend vermogen van het oudere merk een rechtsvraag is die voor het eerst voor het Gerecht mag worden opgeworpen.

28.

Bolton Cile España daarentegen betoogt in wezen dat de hogere voorziening ongegrond moet worden verklaard daar het Gerecht niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven. De functie van de procedure bij het Gerecht bestaat niet erin, een nieuwe beoordeling te verrichten van de feitelijke omstandigheden in het licht van documenten die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. De gerechtelijke procedure heeft slechts tot doel, de beslissingen van het EUIPO te toetsen gelet op het rechtskader en het feitelijke kader van het geding, zoals deze door partijen voor de kamer van beroep naar voren zijn gebracht.

29.

Bolton Cile España benadrukt dat de argumenten van Primart inzake het beweerde geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet voor de kamer van beroep zijn aangevoerd. Wanneer wordt toegestaan dat deze argumenten voor het eerst voor het Gerecht worden besproken, zou dit resulteren in een schending van artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, daar hierdoor een wijziging wordt gebracht in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

30.

De omvang van de toetsing, door het Gerecht, van door het EUIPO genomen beslissingen is neergelegd in artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Dit artikel, met het opschrift „Voorwerp van [het] geschil voor het Gerecht”, luidt als volgt: „De memories van de partijen die in het kader van de procedure bij het Gerecht worden neergelegd, kunnen geen wijziging brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep.” ( 9 )

31.

De zaken die voor het Gerecht mogen worden gebracht moeten dus worden beoordeeld op basis van de elementen die voor de kamer van beroep waren aangedragen. In dit verband bepaalt artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat het EUIPO „[...] de feiten [ambtshalve onderzoekt]”. Maar „in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek [...] beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering”.

32.

Hoewel deze hogere voorziening betrekking heeft op een vermeende procedurefout van het Gerecht, moet derhalve eerst worden bepaald wat de betekenis is van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

33.

Vast staat dat Primart voor het EUIPO niet heeft betoogd dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk gering was omdat het woord „prima” een lovende betekenis heeft. A fortiori heeft zij in dat verband evenmin feiten of bewijzen aangevoerd.

34.

Derhalve zou een tekstuele uitlegging van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, op zichzelf beschouwd, tot de conclusie kunnen leiden dat het Gerecht in de punten 87 tot en met 90 van het bestreden arrest geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting. Dit geldt in het bijzonder voor de Engelse versie van artikel 76, lid 1, van de verordening, daar Engels in casu de procestaal is.

35.

Mijns inziens zou dit echter niet de juiste conclusie zijn.

36.

Wanneer de formulering van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in de verschillende taalversies van de verordening wordt geanalyseerd en, belangrijker nog, wanneer deze bepaling wordt gelezen in het licht van het doel ervan en de algemene opzet waar zij deel van uitmaakt, wordt duidelijk dat de draagwijdte ervan niet zo ruim is als op het eerste gezicht misschien lijkt.

37.

Tussen de verschillende taalversies van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bestaan aanzienlijke verschillen. In de Engelse taalversie staat vermeld dat het EUIPO in een oppositieprocedure slechts de door de partijen aangevoerde „facts, evidence and arguments” (feiten, bewijsmiddelen en argumenten) in aanmerking kan nemen en de „relief sought” (de door hen ingestelde vordering), maar in andere taalversies lijkt deze regel minder strikt.

38.

Uit alle taalversies van de verordening lijkt onbetwistbaar voort te vloeien dat de kamer van beroep in een oppositieprocedure, net als in andere soorten procedures, binnen de grenzen van de door partijen ingestelde vordering dient te blijven. Met andere woorden, de kamer van beroep kan bij de beslechting van het geding niet ultra petita oordelen.

39.

Wat de precieze invulling betreft van de interactie tussen de kamer van beroep en partijen, hun argumenten, feitelijk en rechtens, en de overlegging van bewijzen, is de tekst van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 echter geenszins consistent.

40.

Zo beperkt deze bepaling in bepaalde taalversies de omvang van de toetsing door de kamer van beroep tot de „middelen” en niet tot de „argumenten”. ( 10 ) Dit is een vrij belangrijk verschil, daar uiteraard verschillende argumenten ter onderbouwing van één enkel middel kunnen worden aangevoerd. Daar komt bij dat in bepaalde versies, zoals de Engelse versie, uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van kwesties van juridische en feitelijke aard ( 11 ) of termen worden gehanteerd die beide begrippen kunnen omvatten ( 12 ), terwijl de regel in andere versies is beperkt tot beweringen van feitelijke aard (zonder dat er sprake is van „middelen” of „argumenten”) ( 13 ) of, omgekeerd, is beperkt tot „middelen” of „argumenten” (zonder expliciete verwijzing naar „feiten” of „bewijsmiddelen”) ( 14 ).

41.

Het lijkt er derhalve op dat de Engelse versie van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 een van de meest restrictieve versies is als het gaat om de omvang van de toetsing door de kamer van beroep. ( 15 ) Een aantal andere taalversies zijn in dit opzicht veel ruimer. Al met al is er een duidelijk gebrek aan terminologische precisie wat de juiste wijze van afbakening van het onderzoek betreft.

42.

Volgens vaste rechtspraak moet, wanneer er verschillen zijn tussen de taalversies, bij de uitlegging van de betrokken bepaling worden gelet op het doel en de algemene opzet van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt. ( 16 )

43.

De sleutel tot de systematische uitlegging van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ligt in het onderscheid tussen absolute weigeringsgronden (als bedoeld in artikel 7 van verordening nr. 207/2009) en relatieve weigeringsgronden (als bedoeld in artikel 8 van deze verordening). Eerstgenoemde gronden hebben hoofdzakelijk betrekking op de bescherming van de openbare orde en de intrinsieke inschrijvingsvatbaarheid van een merk ( 17 ), terwijl laatstgenoemde gronden verband houden met de bescherming van private commerciële belangen in geschillen tussen private partijen. ( 18 )

44.

Het EUIPO mag (en moet), desnoods ambtshalve, kwesties onderzoeken die betrekking hebben op absolute weigeringsgronden. De bescherming en handhaving van de belangen die ten grondslag liggen aan de absolute weigeringsgronden mogen principieel niet afhankelijk zijn van het optreden van private partijen, wier belangen in een specifieke zaak wel of niet kunnen samenvallen met het algemeen belang.

45.

Wanneer de vraag of een merk vatbaar is voor inschrijving louter voortvloeit uit het bestaan van oudere rechten, is het daarentegen redelijk dat de beoordeling door het EUIPO beperkt blijft tot de argumenten rechtens en feitelijk van de betrokken partijen en tot hun vorderingen bij het EUIPO. Met andere woorden, in dergelijke gevallen rijst slechts een probleem van inschrijvingsvatbaarheid van een teken indien en voor zover de houder van oudere rechten zich verzet tegen de inschrijving.

46.

Tegen die achtergrond lijkt het mij passend om artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus uit te leggen dat dit artikel in het algemeen duidelijk erop wijst dat het in laatstgenoemde situatie aan partijen is om hun zaak bij het EUIPO te onderbouwen. Zij zijn gehouden alle feitelijke en juridische gegevens die zij voor het geschil van belang achten naar voren te brengen en, indien nodig, met bewijzen te staven.

47.

Dit doet dan natuurlijk wel de vraag rijzen, aan welke mate van detaillering en specificiteit de argumenten feitelijk en rechtens van partijen voor het EUIPO moeten voldoen.

48.

Mijns inziens kan artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 niet aldus worden gelezen dat de kamer van beroep op grond van dit artikel verplicht is zich te onthouden van een onderzoek van de elementen feitelijk of rechtens die niet specifiek door een van de partijen aan de orde zijn gesteld, maar wel onlosmakelijk zijn verbonden met hetgeen door de partijen is aangevoerd.

49.

Zo kan, wanneer een bepaald element voor de kamer van beroep naar voren is gebracht, niet van haar worden verwacht dat zij de ogen sluit voor bepalingen van verordening nr. 207/2009 die op die situatie van toepassing zijn hoewel partijen daarnaar niet hebben verwezen. De juridische redenering die de kamer van beroep dient te volgen om uitspraak te doen over een bepaalde door partijen opgeworpen kwestie, kan ook van haar vergen dat zij verschillende stappen doorloopt. Het feit dat partijen een of meer van deze stappen misschien niet hebben besproken, betekent niet dat de kamer van beroep deze niet kan behandelen.

50.

Deze uitlegging van voornoemde bepaling wordt bevestigd door de rechtspraak volgens welke rechtskwesties die voor de kamer van beroep zijn opgeworpen, tevens alle rechtskwesties omvatten die noodzakelijkerwijs moeten worden onderzocht om de door partijen aangevoerde feiten en bewijzen te beoordelen en om de argumenten toe te wijzen of af te wijzen, ook al hebben partijen zich niet uitgelaten over die kwesties en heeft het EUIPO daarover geen uitspraak gedaan. ( 19 )

51.

Dit is naar mijn mening correct op één voorwaarde: dat de kamer van beroep in staat is om uitspraak te doen over die rechtskwesties of feitelijke kwesties. Anders gezegd, de kamer van beroep moet beschikken over alle informatie die nodig is om uitspraak te doen over de kwesties die voorhanden zijn. Om die reden mag de kamer van beroep uitspraak doen op basis van algemeen bekende feiten, ongeacht de stellingen van partijen, mits de belanghebbende de gelegenheid krijgt aan te tonen dat er sprake is van een fout bij de beoordeling van de algemene bekendheid van de betreffende feiten. ( 20 ) Omgekeerd kan van het EUIPO niet worden verwacht dat het kwesties waarbij de stelplicht en bewijslast bij partijen ligt, ambtshalve aan de orde stelt en zich daarover uitspreekt.

52.

Bovengenoemde beginselen zijn relevant en belangrijk voor de afbakening van de omvang van de toetsing door het Gerecht – overeenkomstig artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht – van argumenten rechtens of feitelijk die partijen voor het eerst tijdens de gerechtelijke procedure aanvoeren.

53.

Volgens vaste rechtspraak dient de door het Gerecht te verrichten toetsing van de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep te geschieden „met inachtneming van het feitelijke en het juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht”. ( 21 )

54.

Dit houdt echter niet in dat het Gerecht gebonden is door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist. ( 22 ) Meer in het algemeen heeft de Unierechter geoordeeld dat, hoewel hij zich slechts dient uit te spreken over de vorderingen van partijen, die het kader van het geding dienen te bepalen, hij zich niet kan beperken tot de door de partijen ter ondersteuning van hun vorderingen aangevoerde argumenten; anders zou hij zich in voorkomend geval genoodzaakt zien zijn beslissingen te baseren op onjuiste juridische overwegingen. ( 23 )

55.

De onderliggende logica van deze rechtspraak is dat de Unierechter niet kan worden gedwongen om „oogkleppen te dragen” bij de toetsing van de conclusies van het EUIPO. Om na te gaan of het EUIPO de relevante bepalingen van verordening nr. 207/2009 juist heeft uitgelegd en toegepast, kan het nodig zijn dat de Unierechter bepaalde rechtskwesties of feitelijke kwesties behandelt die, los van de opmerkingen van partijen, niet over het hoofd mogen worden gezien. Een andere benadering zou er immers toe kunnen leiden dat de Unierechter een uitlegging of toepassing van die bepalingen bekrachtigt die kennelijk onjuist is.

56.

Tegen die achtergrond heeft de Unierechter er duidelijk op gewezen dat er een aantal kwesties zijn die toch door het EUIPO moeten worden behandeld, ook al vormden zij in het kader van een oppositieprocedure niet het voorwerp van de opmerkingen van partijen, zodat deze kwesties ook voor het eerst voor het Gerecht mogen worden gebracht.

57.

Ten eerste behoren beweerde schendingen van wezenlijke vormvoorschriften door het EUIPO tot het rechtskader van de zaak, ongeacht of partijen die kwesties voor de kamer van beroep hebben aangedragen en besproken. ( 24 )

58.

Ten tweede, en voor de onderhavige zaak belangrijker, kunnen artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht niet aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat partijen opkomen tegen de beoordeling door het EUIPO van elementen, feitelijk of rechtens, die het Bureau – in voorkomend geval ambtshalve – moest onderzoeken en waarover het uitspraak kon doen.

59.

Dat kan onder andere het geval zijn voor kwesties die betrekking hebben op het onderscheidend vermogen van een ouder merk aan de hand waarvan wordt beweerd dat het aangevraagde merk verwarringsgevaar creëert.

60.

Er zij aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het gevaar voor verwarring van twee tekens globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. ( 25 ) Tot die factoren behoort nota bene het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat – zoals het Hof heeft verklaard – „bepalend is voor de omvang van de bescherming” die aan het oudere merk wordt verleend: het verwarringsgevaar neemt toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. ( 26 ) Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is immers een factor die „in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende [soortgelijk] zijn om een verwarringsgevaar te scheppen”. ( 27 )

61.

In die omstandigheden kan het EUIPO, wanneer een partij stelt dat sprake is van gevaar voor verwarring van een ouder merk met een teken waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet beoordelen of een dergelijk gevaar bestaat zonder het onderscheidend vermogen van het oudere merk te onderzoeken. Het feit dat kwesties die betrekking hebben op het onderscheidend vermogen van het oudere merk voor de kamer van beroep zijn opgeworpen, betekent echter niet dat ieder argument in dat opzicht voor het Gerecht ontvankelijk is.

62.

Er moet op worden gewezen dat de in punt 54 supra aangehaalde rechtspraak gebaseerd is op de gedachte dat de toetsing van bepaalde kwesties, feitelijk of rechtens, een noodzakelijke stap vormt in de door het EUIPO te verrichten beoordeling. Hoewel partijen uiteraard opmerkingen over die kwesties kunnen formuleren ( 28 ), kan het EUIPO deze in beginsel ambtshalve beoordelen. Indien een van deze factoren niet wordt meegewogen of op basis van onjuiste criteria wordt beoordeeld, is er sprake van een onjuiste rechtsopvatting die voor het eerst voor het Gerecht kan worden aangevoerd.

63.

Anderzijds zijn er bepaalde elementen in de analyse die het EUIPO niet zal kunnen beoordelen zonder door partijen aangedragen argumenten of bewijzen. Het is aan partijen om opmerkingen te formuleren over die elementen. Het EUIPO kan niet worden verweten dat het geen rekening houdt met kwesties, feitelijk of rechtens, die partijen niet onder zijn aandacht hebben gebracht. Wanneer dergelijke kwesties niet tijdig bij het EUIPO zijn aangevoerd, zijn zij derhalve niet-ontvankelijk voor het Gerecht.

64.

Het onderscheid tussen deze twee verschillende soorten kwesties blijkt duidelijk uit de zaak Hooligan ( 29 ), waarvan de feiten lijken op die in de onderhavige zaak. In die zaak had de oppositieafdeling de door de houder van twee oudere merken (OLLY GAN) ingestelde oppositie toegewezen, daar zij oordeelde dat er sprake was van gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk (HOOLIGAN). Nadat de merkaanvragers beroep hadden ingesteld, heeft de kamer van beroep echter de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie afgewezen. De houder van de oudere merken, die niet had deelgenomen aan de procedure bij de kamer van beroep, is bij het Gerecht opgekomen tegen de beslissing van de kamer van beroep. Daarbij heeft hij aangevoerd dat zijn merken, zowel intrinsiek als door de bekendheid ervan, een groot onderscheidend vermogen hadden. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) verzocht het Gerecht om deze argumenten niet-ontvankelijk te verklaren daar zij niet voor de kamer van beroep waren aangevoerd.

65.

Het Gerecht heeft de grief van het BHIM slechts gedeeltelijk gegrond verklaard.

66.

Het Gerecht heeft opgemerkt dat „het grote onderscheidend vermogen een middel is dat zowel de feiten als het recht betreft”. Gelet hierop heeft het een onderscheid gemaakt naargelang het BHIM al dan niet in staat was, op de vorderingen van de partijen uitspraak te doen op basis van de door hen overgelegde stukken. Op die basis heeft het geoordeeld dat vorderingen betreffende het door de bekendheid verkregen onderscheidend vermogen van een merk „a priori zuiver hypothetisch” waren en dat het derhalve aan de partijen stond om voldoende informatie en documenten aan te dragen teneinde het BHIM in staat te stellen daarover uitspraak te doen. Bij gebreke van door partijen aangedragen argumenten en bewijzen kon het BHIM niet worden verweten daarmee geen rekening te hebben gehouden. Verzoeksters middel inzake de bekendheid van haar oudere merken en de daarop betrekking hebbende stukken werden dus niet-ontvankelijk verklaard. ( 30 )

67.

Wat daarentegen het intrinsieke onderscheidend vermogen van een ouder merk betreft, oordeelde het Gerecht dat het BHIM dat gegeven in de oppositieprocedure desnoods ambtshalve moest onderzoeken. Het wees erop dat, anders dan voor de bekendheid, voor de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen geen door de partijen te verstrekken feitelijke gegevens zijn vereist. Het BHIM kan immers zelf het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk achterhalen en beoordelen. Derhalve oordeelde het Gerecht dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van verzoeksters oudere merken bij het onderzoek van het verwarringsgevaar een juridisch element vormde waarover uitspraak diende te worden gedaan voor de correcte toepassing van de op dat moment geldende merkenverordening met betrekking tot de door verzoekster voor het BHIM aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door haar ingestelde vordering. Verzoeksters betoog met betrekking tot dat juridisch element werd dus ten gronde onderzocht. ( 31 )

68.

Deze beginselen zijn later bekrachtigd in andere arresten van het Gerecht met betrekking tot de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen van de betreffende tekens ( 32 ) of van andere elementen die noodzakelijke stappen vormen in de door het EUIPO te verrichten analyse, en derhalve niet aan de vrije beoordeling van de partijen kunnen worden overgelaten en in voorkomend geval ambtshalve moeten worden opgeworpen. ( 33 )

69.

Het is wellicht niet altijd gemakkelijk om, vanwege de hierboven genoemde redenen, een onderscheid te maken tussen deze twee soorten argumenten, maar mijns inziens is er geen goede reden om in casu af te wijken van de vaste rechtspraak van het Gerecht. Derhalve heeft het Gerecht in de punten 87 tot en met 90 van het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de argumenten van Primart inzake het beweerde geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk te verklaren.

70.

Deze vaststelling resulteert niet in een schending van artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht ( 34 ) zoals Bolton Cile España heeft betoogd. De door Primart aangevoerde argumenten inzake het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk hadden betrekking op een kwestie die door de kamer van beroep was behandeld en mochten derhalve voor het Gerecht worden gebracht. De kamer van beroep oordeelde in de litigieuze beslissing dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk van een gemiddeld niveau was en hield daarbij rekening met de betekenis van het woord „prima” en met de wijze waarop dat woord door het relevante publiek zou worden opgevat (punten 22 en 27 van de litigieuze beslissing). ( 35 )

71.

Voor zover de kamer van beroep met die aspecten ambtshalve rekening heeft gehouden, moet Primart, zoals zij terecht betoogt, het recht hebben om de betreffende vaststellingen voor het Gerecht te betwisten. Het behoeft nauwelijks betoog dat een verzoeker, op grond van artikel 263 VWEU, in het bijzonder in het licht van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in beginsel iedere feitelijke kwestie of rechtskwestie waarop een EU-orgaan zijn beslissingen baseert, voor de Unierechter moet kunnen betwisten. Dit geldt des te meer indien, in de fase van een administratief beroep voor een EU-orgaan, die beroepsinstantie cruciale elementen ambtshalve en voor het eerst mag aandragen die niet eerder voorkwamen in de administratieve beslissing in eerste aanleg en in verband waarmee de verzoeker of de partijen niet konden worden gehoord.

72.

Tot slot is er een belangrijke, zij het enigszins ondergeschikte, overweging van rechterlijk beleid. De strikte toepassing van dit beginsel is mijns inziens des te belangrijker nu het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Statuut”) is gewijzigd en er een filteringsmechanisme is ingevoerd voor hogere voorzieningen tegen uitspraken van het Gerecht dat beslissingen toetst van onafhankelijke kamers van beroep van bepaalde bureaus en agentschappen van de Unie (waaronder met name het EUIPO). ( 36 ) Overeenkomstig het recent ingevoerde artikel 58 bis van het Statuut zal een dergelijke hogere voorziening niet worden behandeld, tenzij het Hof van Justitie eerst beslist dat het daarvan kennis moet kunnen nemen, omdat „daarbij een vraag aan de orde komt die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht”.

73.

Derhalve is het van essentieel belang dat het Gerecht de horizontale samenhang van zijn rechtspraak in stand houdt. Het blijft uiteraard mogelijk dat het Gerecht afwijkt van zijn eerdere rechtspraak. Om de zichtbaarheid en legitimiteit te waarborgen moeten deze afwijkingen echter welbewust zijn en goed toegelicht en onderbouwd worden, idealiter door een uitgebreide kamer van het Gerecht.

74.

Concluderend is het door Primart aangevoerde middel, dat is gebaseerd op schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, gegrond.

75.

Primart is van mening dat het Gerecht, omdat het geen kennis heeft genomen van haar argumenten inzake het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat aspect en dientengevolge ook het bestaan van gevaar voor verwarring van de twee tekens onjuist heeft beoordeeld. Het bestreden arrest dient derhalve te worden vernietigd. Volgens Primart geldt dit ook voor de litigieuze beslissing.

76.

Het EUIPO is van mening dat het bestreden arrest moet worden bevestigd niettegenstaande de onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht. Ten eerste betoogt het EUIPO dat de door Primart voor het Gerecht aangevoerde bewijzen tot staving van haar argumenten inzake de betekenis van het woord „prima” ofwel irrelevant ofwel niet-ontvankelijk zijn, zodat haar bewering inzake het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet onderbouwd is. Ten tweede voert het EUIPO aan dat uit de litigieuze beslissing volgt dat de beweerde lovende betekenis van het woord „prima” in het Spaans ten aanzien van de betreffende waren geen algemeen bekend feit was en derhalve niet in hogere voorziening kan worden getoetst. Ten derde voert het EUIPO aan dat, ook indien zou worden aangenomen dat het oudere merk slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, dit geen invloed heeft op de conclusie in het bestreden arrest. Er kan immers sprake zijn van verwarringsgevaar ook als oudere merken een gering onderscheidend vermogen hebben.

77.

De door het EUIPO aangevoerde argumenten om het bestreden arrest te bevestigen, niettegenstaande de hierboven vastgestelde onjuiste rechtsopvatting, zijn niet overtuigend.

78.

Zoals in punt 60 supra is vermeld, heeft het Hof consequent benadrukt dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk een element is dat in aanmerking moet worden genomen bij de globale beoordeling die noodzakelijk is om vast te stellen of er tussen twee tekens verwarringsgevaar bestaat. Hoewel dit element wellicht niet altijd bepalend is, is het zeker een factor van aanzienlijk belang. In het kader van die beoordeling is het echter geenszins irrelevant, zoals het EUIPO lijkt te suggereren, dat de verzoeker bepaalde aspecten van de beoordeling door het EUIPO van dat element niet heeft kunnen betwisten.

79.

Het is juist, zoals het EUIPO betoogt, dat het mogelijk is dat de vaststellingen van de kamer van beroep op dit punt uiteindelijk worden bevestigd, ook als de argumenten van Primart gegrond worden geacht. Gevaar voor verwarring kan immers ook ontstaan wanneer de oudere merken een zwak onderscheidend vermogen hebben. ( 37 )

80.

Dit is echter in de onderhavige context niet ter zake dienend. De loutere mogelijkheid dat die vaststellingen worden bevestigd, is onvoldoende om de hogere voorziening af te wijzen. Het bestreden arrest kan slechts worden bevestigd, ondanks de hierboven vastgestelde onjuiste rechtsopvatting, indien wordt aangetoond dat die onjuiste opvatting volstrekt irrelevant is voor de uitkomst van de zaak. Anders gezegd, de vaststellingen van de kamer van beroep inzake het bestaan van verwarringsgevaar zouden ongewijzigd moeten blijven ongeacht of het betoog van Primart juist is.

81.

Dat is in casu niet het geval. Op dit moment is gewoon nog niet bekend of de argumenten van Primart gegrond zijn. Belangrijker nog, als zij gegrond zijn, is het ook niet bekend of de conclusie van de kamer van beroep inzake het verwarringsgevaar nog stand zou houden.

82.

Van belang is zeker het beginsel van proceseconomie, dat vereist dat een beslissing niet nodeloos wordt vernietigd op een tamelijk ondergeschikt punt, indien een nieuwe beoordeling dezelfde uitkomst zou hebben. Het vereiste van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar maakt het echter onmogelijk dat beginsel op de onderhavige zaak toe te passen. De beoordeling vormt als het ware een mengsel van verschillende ingrediënten (zoals het onderscheidend vermogen van het oudere merk, de mate van overeenstemming van de betreffende tekens na een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren en diensten, enzovoort). ( 38 ) Naargelang de specifieke omstandigheden van ieder geval kan een wijziging in een van die ingrediënten uiteindelijk al dan niet tot een andere smaak van het mengsel leiden.

83.

Voorts moet worden benadrukt dat de globale beoordeling niet een kwestie is van een lijstje afvinken. De diverse elementen die voor de beoordeling relevant zijn, dienen als geheel te worden beoordeeld en, waar nodig, tegen elkaar te worden afgewogen. De globale beoordeling kan niet bestaan in een onderzoek van de diverse factoren afzonderlijk, maar veronderstelt de inaanmerkingneming van de onderlinge samenhang tussen die factoren. ( 39 )

84.

In casu is het derhalve van doorslaggevend belang dat, indien het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk gering is (zoals Primart betoogt) en niet van een gemiddeld niveau (zoals de kamer van beroep heeft geoordeeld), eventueel een andere conclusie kan worden getrokken wat het bestaan van verwarringsgevaar betreft.

85.

Zoals het Gerecht recent heeft geoordeeld, kan een onderschatting van het onderscheidend vermogen van het oudere merk door de kamer van beroep ertoe leiden dat de bestreden beslissing blijk geeft van een onjuiste opvatting wat de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft. ( 40 ) Het tegendeel is uiteraard ook waar: een overschatting van het onderscheidend vermogen van het oudere merk kan ook gevolgen hebben voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Zoals het EUIPO zelf in zijn richtsnoeren heeft aangegeven, is de vaststelling dat een merk een gering of zeer gering onderscheidend vermogen heeft, doorgaans een argument tegen verwarringsgevaar. ( 41 )

86.

Kort gezegd lijkt te worden gesuggereerd dat een rechter in hogere voorziening, die niet behoort over te gaan tot een beoordeling van de feiten, in het kader van een hogere voorziening over een afzonderlijk punt een complete en wezenlijk nieuwe globale beoordeling van het verwarringsgevaar zou kunnen verrichten, zonder enig argument van partijen over het verwarringsgevaar te hebben gehoord, en op die manier nauwkeurig zou kunnen voorspellen welke uitkomst die oefening zou hebben gehad indien naar behoren uitgevoerd door de lagere rechter. Die suggestie doet denken aan een oud Tsjechisch verhaal over het legendarische talent van een blinde meesterklokkenmaker. ( 42 )

87.

Tot slot zijn er nog twee aanvullende overwegingen.

88.

Ten eerste is het niet aan het Hof om de ontvankelijkheid, de relevantie en de bewijswaarde te beoordelen van de door Primart voor het Gerecht overgelegde bewijzen tot staving van haar argumenten. Zoals ik in punt 67 supra heb gezegd, is de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk in ieder geval geen element dat de overlegging van bewijzen door partijen vereist en kan derhalve door het EUIPO (en bijgevolg ook door het Gerecht) ambtshalve worden verricht. Het EUIPO heeft dat aspect zelf benadrukt in zijn uiteenzetting waarom het Gerecht, zijns inziens, artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 onjuist had toegepast. Het is dan ook niet onmiddellijk duidelijk waarom dergelijke argumenten in de huidige context relevant zouden moeten zijn.

89.

Ten tweede leiden de vaststellingen van het Gerecht in punt 91 van het bestreden arrest er niet toe dat het middel van Primart niet ter zake dienend is.

90.

In punt 91 stelt het Gerecht vast dat Primart voor de oppositieafdeling heeft betoogd dat de term „prima” in het Spaans „bonus” of „nicht” betekent en dat de kamer van beroep deze betekenissen uiteindelijk in de litigieuze beslissing heeft aanvaard. Bijgevolg heeft het Gerecht geoordeeld dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk, bij gebreke van een betekenis ten aanzien van de betreffende waren, van een gemiddeld niveau was.

91.

Hoewel het niet geheel duidelijk is wat het Gerecht met die passage heeft bedoeld, komt het mij voor dat de opmerkingen van het Gerecht, wat de betekenis ook moge zijn, de hierboven genoemde onjuiste opvatting niet verhelpen.

92.

Die passage zou eventueel zo kunnen worden opgevat dat het Gerecht subsidiair de argumenten van Primart ten gronde heeft onderzocht en heeft geoordeeld dat deze ongegrond waren. Het Gerecht zou dus hebben bevestigd wat het beschouwde als de correcte (en mogelijkerwijs enige) betekenissen van het woord „prima”, te weten „bonus” en „nicht”.

93.

Als dat het geval is, ben ik het met het EUIPO eens dat het Gerecht in dat deel van het bestreden arrest een feitelijke beoordeling heeft verricht die in beginsel in hogere voorziening niet kan worden getoetst. Indien die uitlegging juist is, ontbreekt in het bestreden arrest echter een toereikende motivering voor die vaststelling: waarom was het Gerecht van oordeel dat de argumenten van Primart ongegrond waren? Vast staat dat een ontoereikende motivering een middel van openbare orde is dat door de Unierechter ambtshalve moet worden opgeworpen. ( 43 )

94.

Het feit dat Primart voor het EUIPO heeft erkend dat dit woord bepaalde betekenissen heeft, kan moeilijk als onweerlegbaar bewijs worden beschouwd dat die betekenissen de juiste en enige mogelijke betekenissen zijn. Primart voert hoe dan ook een ander argument aan. Naar ik heb begrepen, betwist Primart niet de betekenissen van het woord „prima” waarnaar door het EUIPO wordt verwezen en die nadien door het Gerecht zijn bevestigd. Primart betoogt dat dit woord, gelet op de diverse toepassingen en etymologie ervan (het is afkomstig uit het Latijn, de taal die hoofdzakelijk aan de basis ligt van het moderne Spaans), door het relevante publiek wordt opgevat als een woord met ook andere betekenissen en, meer in het algemeen, als een woord met een lovende connotatie.

95.

In het bestreden arrest worden geen redenen gegeven waarom die argumenten als ongegrond moeten worden afgewezen. Anders dan het EUIPO zie ik niet in hoe die beoordeling van de argumenten van Primart impliciet uit het arrest volgt. Het behoeft nauwelijks betoog dat woorden verschillende betekenissen kunnen hebben. Ook kan niet automatisch worden aangenomen dat het relevante publiek alleen de officiële taal van de betreffende lidstaat/lidstaten begrijpt. ( 44 ) Bij de beoordeling van de wijze waarop een woord door het relevante publiek wordt opgevat, kan de etymologie van dat woord ook relevant zijn. ( 45 )

96.

Hoe dan ook, als is komen vast te staan dat Primart het betreffende argument niet tijdens de administratieve procedure hoefde aan te voeren en het voor het eerst voor het Gerecht mocht aandragen, is het van weinig belang wat Primart hierover al dan niet voor het EUIPO heeft verklaard.

97.

Concluderend kan worden gesteld dat het feit dat het Gerecht niet heeft beoordeeld of het woord „prima” nog meer betekenissen (naast de reeds genoemde) en een lovende connotatie heeft en, zo ja, of dat gevolgen heeft voor het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk, geeft blijk van een onjuiste opvatting die noodzakelijkerwijs een nieuwe beoordeling van de zaak vereist. De argumenten inzake het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk dienen inhoudelijk te worden behandeld en in voorkomend geval dient het bestaan van verwarringsgevaar tussen de twee tekens opnieuw te worden beoordeeld.

98.

Derhalve dient de zaak overeenkomstig artikel 61 van het Statuut te worden terugverwezen naar het Gerecht. Voor de beoordeling van de argumenten van Primart is immers vereist dat nieuwe argumenten, feitelijk en rechtens, en nieuwe bewijzen worden onderzocht. Of die beoordeling door het Gerecht kan worden verricht dan wel de zaak moet worden terugverwezen naar de kamer van beroep, is een beslissing die het Gerecht moet nemen in het licht van de argumenten van beide partijen over de zaak ten gronde. Het Gerecht kan pas na die beoordeling oordelen of de litigieuze beslissing dient te worden gehandhaafd. De vordering van Primart om ook de litigieuze beslissing te vernietigen, dient om die reden in het kader van deze hogere voorziening te worden afgewezen.

99.

Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging: