Zaak T‑61/16

The Coca-Cola Company

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Master – Oudere Uniebeeldmerken Coca-Cola en ouder nationaal beeldmerk C – Relatieve weigeringsgrond – Ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de oudere merken – Bewijs van commercieel gebruik, buiten de Unie, van een teken dat het aangevraagde merk bevat – Logische gevolgtrekkingen – Beslissing die is vastgesteld na de vernietiging van een eerdere beslissing door het Gerecht – Artikel 8, lid 5, en artikel 65, lid 6, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, en artikel 72, lid 6, van verordening (EU) 2017/1001]”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 7 december 2017

  1. Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Bevel gericht tot het Bureau – Daarvan uitgesloten

    (Art. 266 VWEU; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65, lid 6)

  2. Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk – Afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk – Beoordelingscriteria

    (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)

  3. Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Door de houder te leveren bewijzen – Niet-hypothetische kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst

    (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)

  4. Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Gebruik van een merk als deel van of samen met een ingeschreven merk

    (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 3)

  5. Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Door de houder te leveren bewijzen – Niet-hypothetische kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst – Gebruik buiten de Unie

    (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)

  6. Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Beeldmerk Master en beeldmerken Coca-Cola en C

    (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)

  7. Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep – Toetsing van de juridische kwalificatie van de feiten van het geding

    (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65, lid 2)

  8. Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de kamers van beroep – Bevoegdheid van de kamers van beroep – Nieuw volledig onderzoek ten gronde

    (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 64, lid 1)

  1.  Zie de tekst van de beslissing.

    (zie punten 34, 35)

  2.  Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk blijkt dat de toepassing ervan is onderworpen aan de volgende voorwaarden: ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken; ten tweede, de bekendheid van het oudere oppositiemerk; ten derde, het bestaan van een gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze drie voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra aan een van deze voorwaarden niet is voldaan.

    Aangaande de derde voorwaarde moet eraan worden herinnerd dat met name vaststaat dat een gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken ingeval duidelijk sprake is van een poging tot exploitatie van en meesurfen op de grote bekendheid van dat merk, en dat in dat geval daarom het begrip „gevaar voor meeliften” wordt gebruikt. Het betreft met andere woorden het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld.

    Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat, hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Eveneens volgt uit de rechtspraak dat, hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

    (zie punten 64‑66)

  3.  Het staat aan de houder van het oudere merk die zich op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk beroept, om te bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, zoals wordt bevestigd door het gebruik van de voorwaardelijke wijs in de bewoordingen van die bepaling. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, of, met andere woorden, elementen overleggen waaruit prima facie kan worden opgemaakt dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is.

    Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 veronderstelt vooreerst een prospectieve analyse van het toekomstige en niet hypothetische gevaar voor meeliften in de Unie op grond van de elementen die thans voorhanden zijn, maar niet het bewijs van een actueel meeliften in de Unie. Terwijl het gevaar voor verwatering, te weten het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk, is een dergelijk bewijs niet vereist voor het gevaar voor meeliften, te weten het gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Het gevaar voor meeliften wordt overigens beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde consument van de waren en diensten waarop het jongere merk, en niet het oudere merk, betrekking heeft, aangezien het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit het oudere merk.

    Volgens vaste rechtspraak kunnen vaststellingen met betrekking tot het bestaan van het gevaar voor meeliften, het gevaar voor verwatering en het gevaar voor aantasting onder meer worden gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen maar berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

    Meer bepaald heeft het Hof reeds geoordeeld dat bij de algemene beoordeling van de vraag of er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel dat wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een ouder merk, met name rekening moet worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor reclamedoeleinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht. Het Hof heeft eveneens verduidelijkt dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.

    Ten slotte heeft het Gerecht herhaaldelijk geoordeeld dat het mogelijk was dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen.

    (zie punten 67‑70, 102, 106)

  4.  Uit de rechtspraak van het Hof over de verkrijging van onderscheidend vermogen van een merk door gebruik en over de instandhouding van een merk door het bewijs van een normaal gebruik blijkt dat in het algemeen het begrip „gebruik” van een merk gelet op de betekenis van die term zowel het zelfstandige gebruik van dit merk als het gebruik ervan als deel van een ander merk, in zijn geheel of in combinatie met dit andere merk, omvat. Het Hof heeft ook gepreciseerd dat een ingeschreven merk dat enkel wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, nog steeds moet worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.

    (zie punt 75)

  5.  Het territorialiteitsbeginsel in het merkenrecht houdt in dat het recht van de staat – of de unie van staten – waar bescherming van een merk wordt verlangd, de voorwaarden van die bescherming bepaalt. Gepreciseerd dient te worden dat het territorialiteitsbeginsel ook inhoudt dat een rechtbank van een staat of van een unie van staten geheel of ten dele bevoegd is om kennis te nemen van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van die staat of die unie van staten, met uitsluiting van derde landen.

    Het territorialiteitsbeginsel in het merkenrecht sluit geenszins uit dat rekening wordt gehouden met handelingen bestaande in het gebruik van het aangevraagde merk buiten de Unie als grondslag voor een logische gevolgtrekking over het waarschijnlijke commerciële gebruik van het aangevraagde merk in de Unie, teneinde aan te tonen dat een gevaar bestaat dat in de Unie ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van een ouder Uniemerk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk.

    Aldus kunnen bewijzen van een concreet gebruik om het even waar ter wereld een indicatie geven over de manier waarop het aangevraagde merk in de Unie kan worden gebruikt, zodat op grond van een dergelijk gebruik buiten de Unie kan worden bepaald of door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie van de oudere merken.

    Uit een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk kan dus logischerwijs worden afgeleid dat de houder ervan het oogmerk heeft om zijn waren of diensten in de Unie te verhandelen.

    (zie punten 81, 88, 95, 96)

  6.  Zie de tekst van de beslissing.

    (zie punten 92‑108)

  7.  Overeenkomstig artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk (thans artikel 72, lid 2, van verordening 2017/1001) moet het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO beoordelen door een toetsing van de door hen verrichte toepassing van het Unierecht, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamers zijn aangevoerd. Derhalve kan het Gerecht, binnen de grenzen van deze bepaling zoals uitgelegd door het Hof, de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het Bureau volledig toetsen en daarbij, in voorkomend geval, nagaan of deze kamers de feiten van het geding rechtens correct hebben gekwalificeerd, dan wel of de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen fouten vertoont.

    Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het Bureau moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist.

    (zie punten 110, 111)

  8.  Zie de tekst van de beslissing.

    (zie punt 115)