Hogere voorziening ingesteld op 29 juli 2015 door Yoshida Metal Industry Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 21 mei 2015 in de gevoegde zaken T-331/10 RENV en T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

(Zaak C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (vertegenwoordigers: J. Cohen, solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, barrister)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Conclusies

Rekwirante verzoekt het Hof van Justitie als volgt te beslissen op de principale vordering:

Indien het Hof van Justitie de principale vordering niet aanvaardt, verzoekt rekwirante het subsidiair als volgt te beslissen:

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante baseert haar hogere voorziening op twee middelen.

Ter ondersteuning van het eerste middel, samengevat:

Het Gerecht heeft in punt 39 van het bestreden arrest vastgesteld dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van toepassing is op elk teken, twee- of driedimensionaal, wanneer alle wezenlijke kenmerken van het teken een technische werking hebben. Door tot die vaststelling te komen en deze toe te passen op de betrokken gemeenschapsmerken, is het Gerecht evenwel ten onrechte afgeweken (en heeft het dus geen toepassing gemaakt) van de vaststelling in punt 48 van het arrest van het Hof Justitie in zaak C-48/09 P, Lego Juris/BHIM, EU:C:2010:516, dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), niet in de weg staat aan de inschrijving van een teken als merk „op de loutere grond dat [dit] gebruikskenmerken bezit”; de woorden „uitsluitend” en „noodzakelijk” strekken ertoe de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, onder e), ii), verder te beperken tot tekens die „enkel [...] vormen van een waar [zijn] die louter een technische oplossing verwerken”.

Het Gerecht had overeenkomstig de vaststellingen in de zaak Lego moeten oordelen dat uit artikel 7, lid 1, onder e), ii), geen enkel wettelijk vereiste voortvloeit dat twee- of driedimensionale tekens niet functioneel mogen zijn, en dat dit artikel niet in de weg staat aan de inschrijving van „hybride tekens” met visueel relevante decoratieve ontwerpelementen die niet „louter een technische oplossing verwerken”, maar ook een onderscheidende werking hebben zoals merken worden geacht te hebben. Het Gerecht is evenwel ten onrechte afgeweken (en heeft dus geen toepassing gemaakt) van de desbetreffende wettelijke criteria voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), door zich niet te baseren op het feit dat de in de gemeenschapsmerken grafisch weergegeven tekens „hybride tekens” waren met decoratieve ontwerpelementen (visueel relevante patronen die waarneembaar waren in de vorm van zwarte stippen ontstaan door kuiltjes en kleuring van de kuiltjes), die onderscheidend vermogen hadden, zoals bevestigd bij de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 31 oktober 2001, waarnaar wordt verwezen in punt 5 van het bestreden arrest.

Had het Gerecht artikel 7, lid 1, onder e), ii), niet onjuist uitgelegd en dus onjuist toegepast door een onjuiste opvatting te huldigen en toe te passen ter zake van het vermogen van kuiltjes om tegelijk functioneel en onderscheidend te zijn voor de in de betrokken gemeenschapsmerken grafisch weergegeven tekens, dan had het moeten vaststellen, en had het ook vastgesteld, dat inschrijving van de betrokken tekens niet was uitgesloten op basis van dat artikel en dat de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het BHIM waarin het tegenovergestelde werd vastgesteld, onjuist waren en moesten worden vernietigd.

Ter ondersteuning van het tweede middel, samengevat:

Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van de verordening moest het Gerecht beoordelen of de in de gemeenschapsmerken grafisch weergegeven tekens overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder e), ii), nietig waren omdat zij „enkel [...] vormen van een waar [waren] die louter een technische oplossing verwerken” (overeenkomstig punt 48 van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Lego) met betrekking tot alle of slechts enkele — en in laatstgenoemd geval, welke — van de verschillende warencategorieën waarvoor de tekens waren ingeschreven. Het Gerecht is op dit wezenlijke vereiste niet ingegaan of heeft daaraan niet voldaan en heeft daardoor niet de vaststellingen gedaan waarvan de rechtmatigheid van zijn vaststelling op basis van artikel 7, lid 1, onder e), ii), noodzakelijkerwijs afhing.

Voorts kon het Gerecht hoe dan ook niet voldoen aan het wezenlijke vereiste van artikel 52, lid 3, door de redenering van zijn vaststelling op basis van artikel 7, lid 1, onder e), ii), toe te passen op waren zonder handgrepen waarvoor de in de gemeenschapsmerken grafisch weergegeven tekens waren ingeschreven. De tekens waren in het bijzonder ingeschreven voor de volgende categorieën van waren zonder handgrepen waarop de vaststelling van het Gerecht op basis van artikel 7, lid 1, onder e), ii), overeenkomstig de vereisten van artikel 52, lid 3, niet rechtmatig kon worden toegepast: in klasse 8, wetstenen en wetsteenhouders; in klasse 21, vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd), en messenblokken voor het plaatsen van messen.

(1)  Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).