Zaak C‑223/15

combit Software GmbH

tegen

Commit Business Solutions Ltd

(verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Uniemerk — Eenheidskarakter — Vaststelling van verwarringsgevaar voor slechts een deel van de Unie — Territoriale werking van het verbod bedoeld in artikel 102 van deze verordening”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 september 2016

1. Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Ouder merk bestaande in een Uniemerk – Weigering van inschrijving wegens het bestaan van een zelfs tot een deel van de Unie beperkte relatieve weigeringsgrond

   [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

2. Uniemerk – Rechtsgevolgen van het Uniemerk – Rechten verbonden aan het merk – Recht om het gebruik van het merk te verbieden – Gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Verwarringsgevaar beperkt tot een deel van de Unie

   [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 9, lid 1, b); richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 5, lid 1, b)]

3. Uniemerk – Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Uniemerken – Sancties bij inbreuk of dreigende inbreuk – Verplichtingen van de rechtbanken voor het Uniemerk – Oplegging van een verbod aan de verweerder om inbreuk makende handelingen of handelingen die inbreuk dreigen te maken, voort te zetten – Uitzondering – „Speciale redenen” om een dergelijk verbod niet op te leggen – Begrip

   (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 102, lid 1)

4. Uniemerk – Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Uniemerken – Sancties bij inbreuk of dreigende inbreuk – Verplichtingen van de rechtbanken voor het Uniemerk – Oplegging van een verbod aan de verweerder om inbreuk makende handelingen of handelingen die inbreuk dreigen te maken, voort te zetten – Verwarringsgevaar beperkt tot een deel van de Unie

   [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 1, lid 2, 9, lid 1, b), en 102, lid 1]

1.  Zie de tekst van de beslissing.

   (cf. punt 26)

2.  In een zaak betreffende het recht van de houder van een Uniemerk om krachtens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een overeenstemmend Uniemerk dat zou leiden tot verwarringsgevaar, heeft het Hof reeds geoordeeld dat een dergelijke oppositie moet worden toegewezen zodra verwarringsgevaar vaststaat in een deel van de Unie, waarbij dit deel bijvoorbeeld het grondgebied van een lidstaat kan zijn.

   Hetzelfde geldt in zaken betreffende het recht van de houder van een Uniemerk om het gebruik te verbieden van een teken dat leidt tot verwarringsgevaar. Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 beschermt de houder van een Uniemerk tegen elk gebruik dat afbreuk doet of kan doen aan de herkomst aanduidende functie van dit merk. Derhalve heeft deze merkhouder het recht om een dergelijk gebruik te doen verbieden, zelfs indien in slechts een deel van de Unie afbreuk wordt gedaan aan die functie.

   (cf. punten 26, 27)

3.  Zie de tekst van de beslissing.

   (cf. punt 29)

4.  Teneinde de eenvormige bescherming te waarborgen die het Uniemerk op het gehele grondgebied van de Unie geniet, moet het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken in beginsel van kracht zijn op dit gehele grondgebied.

   Wanneer de rechtbank voor het Uniemerk evenwel vaststelt dat het gebruik van het betrokken overeenstemmende teken voor dezelfde waren als die waarvoor het betrokken Uniemerk werd ingeschreven, in het bijzonder om linguïstische redenen geen enkel verwarringsgevaar creëert in een bepaald deel van de Unie en aldaar dus geen afbreuk kan doen aan de herkomst aanduidende functie van dit merk, moet deze rechtbank de territoriale werking van bovengenoemd verbod beperken.

   Wanneer de rechtbank voor het Uniemerk op basis van elementen die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert tot het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie, mag het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, immers niet worden verboden. Een dergelijk verbod zou verder gaan dan het door het Uniemerk verleende uitsluitende recht, aangezien dit recht de houder van dit merk enkel toestaat om zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen.

   Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan de vaststelling van het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie slechts worden gebaseerd op een onderzoek van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling moet een visuele, fonetische of begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens omvatten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.

   Verder is van belang dat het deel van de Unie waarvoor de aangezochte rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk, nauwkeurig door deze rechtbank wordt geïdentificeerd, zodat uit het krachtens artikel 102 van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk opgelegde verbod ondubbelzinnig blijkt welk deel van het grondgebied van de Unie niet valt onder het verbod van gebruik van het betrokken teken. Wanneer deze rechtbank bepaalde taalgebieden van de Unie wil uitsluiten van het verbod van gebruik, zoals taalgebieden die worden omschreven door de term „Engelstalig”, dient zij op volledige wijze te preciseren op welke gebieden deze term betrekking heeft.

   De uitlegging volgens welke het verbod van gebruik van een teken dat leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk, van toepassing is op het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van een dergelijk gevaar is vastgesteld, doet geen afbreuk aan het eenheidskarakter van het Uniemerk als bedoeld in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, aangezien het recht van de houder van dit merk om elk gebruik te doen verbieden dat afbreuk doet aan de wezenlijke functies van dit merk, wordt gehandhaafd.

   Derhalve moeten artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.

   (cf. punten 30-36)