1

Artikel 47 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [thans artikel 47 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)] bepaalt:

„Vernieuwing

1.   De inschrijving van het gemeenschapsmerk wordt vernieuwd op verzoek van de merkhouder of van eenieder die uitdrukkelijk door hem gemachtigd is, mits de taksen betaald zijn.

2.   Het [BHIM] stelt de houder van het gemeenschapsmerk [...] tijdig vóór het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving van dat verstrijken in kennis. [...]

3.   De aanvrage om vernieuwing moet worden ingediend binnen zes maanden voor het verstrijken van de maand waarin de beschermingsperiode eindigt. Binnen deze periode moeten ook de taksen worden betaald. De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termijn van zes maanden na het verstrijken van de in de eerste zin genoemde termijn geschieden, tegen betaling van een toeslag binnen deze extra termijn.

[...]”

2

Regel 30, leden 5 en 6, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt:

3

Artikel 81 van verordening nr. 207/2009 luidt:

„Herstel in de vorige toestand

1.   Indien de aanvrager of de houder van een gemeenschapsmerk of iedere partij in een procedure voor het [BHIM], ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, niet in staat is geweest tegenover het [BHIM] een termijn in acht te nemen, wordt hij op zijn verzoek in zijn rechten hersteld indien de verhindering ingevolge deze verordening rechtstreeks het verlies van een recht of een rechtsmiddel tot gevolg heeft.”

4

Op 12 januari 2000 heeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) – op een door verzoekster, Video Research USA, Inc., op 26 augustus 1998 ingediend verzoek – het volgende beeldteken ingeschreven als gemeenschapsmerk:

5

Op 28 januari 2008 heeft het BHIM overeenkomstig artikel 47, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009) en regel 29 van verordening nr. 2868/95 het advocatenkantoor B., dat verzoekster voor het BHIM vertegenwoordigt (hierna: „kantoor B.”), ervan in kennis gesteld dat de beschermingsperiode van het merk op 26 augustus 2008 zou eindigen en dat het verzoek om vernieuwing vóór 1 september 2008 moest worden ingediend. Het BHIM heeft voorts benadrukt dat de termijn tot 2 maart 2009 zou worden verlengd mits betaling van de toeslag wegens tardieve betaling van de vernieuwingstaks.

6

Verzoekster heeft haar inschrijving evenwel niet vernieuwd.

7

Op 1 april 2009 heeft het BHIM verzoeksters vertegenwoordiger dan ook in kennis gesteld van het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving van het gemeenschapsmerk en de daaropvolgende doorhaling ervan. De doorhaling is op 26 augustus 2008 ingetreden.

8

Verzoekster heeft op 2 juni 2009 een verzoek tot herstel in de vorige toestand in de zin van artikel 81 van verordening nr. 207/2009 ingediend en heeft daarbij uitgelegd waarom zij naar eigen zeggen niet in staat was om de termijn voor vernieuwing van haar inschrijving in acht te nemen. Ter ondersteuning van haar verzoek heeft zij een plechtige verklaring overgelegd die M.J.W., in zijn hoedanigheid van vennoot van kantoor B., op 2 juni 2009 had afgelegd.

9

Blijkens die verklaring gebruikt kantoor B. een computersysteem om bestanden en vernieuwingen te beheren, „Inprotech” genaamd, dat op 1 april, 1 juni en 1 juli 2008 rappels tot vernieuwing heeft gegenereerd en naar verzoeksters Amerikaanse vertegenwoordiger heeft verzonden. Kantoor B. heeft vervolgens, op 18 augustus 2008, instructies gekregen om de inschrijving te vernieuwen. Ten gevolge van een uitzonderlijke menselijke fout heeft de vernieuwingsbeheerder deze instructies evenwel niet ter uitvoering doorgegeven aan een voor de vernieuwingen verantwoordelijke persoon. Bovendien heeft het „Inprotech”-systeem ten gevolge van een storing geen vernieuwingsrappels gegenereerd drie, vier en vijf maanden na de uiterste datum voor vernieuwing. Aldus is voornoemde inschrijving niet vernieuwd wegens twee verschillende fouten, te weten een onverklaarbare menselijke fout en een fout die is veroorzaakt door een programmeerprobleem.

10

Bij beslissing van 26 april 2010 heeft de afdeling „merken en register” van het BHIM verzoeksters verzoek tot herstel in de vorige toestand afgewezen en de doorhaling van de inschrijving van het gemeenschapsmerk bevestigd.

11

Verzoekster heeft op 25 juni 2010 tegen de beslissing van de afdeling „merken en register” bij het BHIM beroep ingesteld overeenkomstig de artikelen 58 en 64 van verordening nr. 207/2009.

12

Bij beslissing van 8 maart 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Ten eerste heeft zij in wezen gesteld dat artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009 eng moeten worden uitgelegd aangezien de naleving van een termijn van openbare orde is. Ten tweede is zij van mening dat wanneer een partij heeft beslist om een beroep te doen op een erkende gemachtigde, de zorgvuldigheidseisen ook golden voor deze naar behoren gemachtigde erkende vertegenwoordiger. Ten derde konden de door verzoekster aangevoerde omstandigheden niet worden beschouwd als abnormaal en onvermijdelijk. In de eerste plaats heeft de vernieuwingsbeheerder van kantoor B. vergeten om zijn administratief personeel de nodige instructies mee te delen. In de tweede plaats heeft verzoeksters Amerikaanse vertegenwoordiger pas acht maanden later – op 13 april 2009 – gereageerd, nadat hij op de website van het BHIM had ontdekt dat de inschrijving niet was vernieuwd. In de derde plaats heeft kantoor B. zich slechts op één systeem verlaten, in casu „Inprotech”. In de vierde plaats heeft kantoor B. geen rekening gehouden met de op 28 januari 2008 door het BHIM verzonden brief, waarin twee uiterste data voor indiening van het verzoek en betaling van de taksen waren vastgesteld. Ten vierde heeft verzoekster niet aangetoond dat zij „alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid” heeft betracht.

13

In haar verzoekschrift verzoekt verzoekster het Gerecht:

14

Ter terechtzitting heeft verzoekster verklaard dat zij haar tweede vordering introk.

15

Het BHIM verzoekt het Gerecht:

16

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één enkel middel aan, dat is ontleend aan schending van artikel 81 van verordening nr. 207/2009 en een onjuiste beoordeling van de feiten.

17

Zij betoogt dat de kamer van beroep onjuiste en te strikte juridische criteria heeft toegepast bij de beoordeling van de zorgvuldigheid die van de merkhouder of zijn vertegenwoordigers wordt vereist. Voorts stelt zij dat de kamer van beroep de feiten onjuist heeft beoordeeld.

18

Uit artikel 81 van verordening nr. 207/2009 blijkt dat aan twee voorwaarden moet zijn voldaan om in de vorige toestand te worden hersteld. In de eerste plaats moet de partij hebben gehandeld met alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, en in de tweede plaats moet de verhindering van de partij rechtstreeks het verlies van een recht of van een rechtsmiddel tot gevolg hebben gehad [beschikking Gerecht van 6 september 2006, Hensotherm/BHIM – Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 48, en arrest Gerecht van 20 april 2010, Rodd & Gunn Australia/BHIM (Afbeelding van een hond), T-187/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28].

19

Uit deze bepaling volgt eveneens dat de zorgvuldigheidsplicht in de eerste plaats op de merkhouder rust. Wanneer de merkhouder administratieve taken inzake de vernieuwing van een merkinschrijving delegeert, moet hij er dan ook op toezien dat de gekozen persoon de noodzakelijke waarborgen biedt dat hij die taken goed zal uitvoeren. Voorts is de gekozen persoon door deze delegatie, net zoals de merkhouder, aan die zorgvuldigheidsplicht onderworpen. Aangezien deze persoon handelt namens en voor rekening van de merkhouder, moeten zijn handelingen als handelingen van deze laatste worden beschouwd [arrest van het Gerecht van 13 mei 2009, Aurelia Finance/BHIM (AURELIA), T-136/08, Jurispr. blz. II-1361, punten 14 en 15, en arrest Afbeelding van een hond, reeds aangehaald, punt 29].

20

Voorts vereisen de in artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde woorden „alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid” volgens de rechtspraak de invoering van een systeem van interne controle en toezicht op termijnen, dat de onopzettelijke niet-inachtneming van termijnen in het algemeen uitsluit, overeenkomstig de richtsnoeren van het BHIM. Bijgevolg kunnen enkel uitzonderlijke gebeurtenissen, die derhalve niet op grond van ervaring voorzienbaar zijn, recht geven op herstel in de vorige toestand (arrest AURELIA, reeds aangehaald, punt 26).

21

In het onderhavige geval heeft verzoekster, houdster van het merk, een Amerikaanse gemachtigde gekozen om het beheer van het betrokken merk in haar plaats te verzekeren. Deze gemachtigde heeft zelf de administratieve taken inzake de vernieuwing van het merk aan kantoor B. gedelegeerd. In deze omstandigheden waren zowel verzoekster, haar Amerikaanse gemachtigde als kantoor B. onderworpen aan de zorgvuldigheidsplicht als gepreciseerd door de in de punten 18 tot en met 20 hierboven aangehaalde rechtspraak.

22

De kamer van beroep heeft melding gemaakt van meerdere omstandigheden die tot de niet-vernieuwing van de inschrijving hebben geleid. In de eerste plaats moet worden nagegaan of de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat kantoor B. zijn zorgvuldigheidsplicht niet is nagekomen.

23

Ten eerste moet een onderzoek worden verricht naar de door de vernieuwingsbeheerder van kantoor B. gemaakte menselijke fout die hierin bestond dat hij was vergeten om een opdracht te geven aan de voor de vernieuwingen verantwoordelijke persoon nadat de Amerikaanse gemachtigde om vernieuwing had verzocht.

24

In dit verband zij opgemerkt dat het Gerecht reeds heeft geoordeeld dat menselijke fouten bij het technische beheer van vernieuwingen niet als uitzonderlijke of op grond van ervaring onvoorzienbare gebeurtenissen kunnen worden beschouwd (zie in die zin arrest AURELIA, reeds aangehaald, punt 28). De kamer van beroep heeft dan ook terecht aanvaard dat de vernieuwingsbeheerder van kantoor B. zijn zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden door deze fout te begaan.

25

Ten tweede moet worden gekeken naar het feit dat er ten gevolge van een storing in het „Inprotech”-systeem drie, vier en vijf maanden na de einddatum niet automatisch e-mails zijn verstuurd naar de vernieuwingsbeheerder.

26

In dit verband heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat wanneer de vernieuwing van merkinschrijvingen was toevertrouwd aan een gespecialiseerde onderneming die een computersysteem gebruikt om aan termijnen te herinneren, de in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid met name vereiste dat dit systeem iedere voorzienbare functioneringsfout van het computersysteem kon opsporen en corrigeren (zie in die zin arrest AURELIA, reeds aangehaald, punt 27). De „beschadiging” of het verlies van gegevens waarover verzoekster het heeft, is evenwel een voorzienbare vergissing waarvan het risico inherent is aan elk computersysteem. Dat de functioneringsproblemen van het computersysteem niet worden verholpen, zoals via een parallel rappelsysteem of een systeem van regelmatige controles, vormt eveneens een miskenning van de op kantoor B. rustende zorgvuldigheidsplicht.

27

Verzoeksters argument inzake de andere problemen met de door vennootschap C. ontwikkelde software is irrelevant. Van belang is dat in het door kantoor B. gebruikte computersysteem niet de mogelijkheid was ingebouwd om iedere voorzienbare functioneringsfout van het computersysteem op te sporen en te corrigeren, waardoor dit kantoor zijn zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden.

28

Ten derde voert verzoekster aan dat de kamer van beroep de feiten onjuist heeft beoordeeld door in punt 26 van de bestreden beslissing vast te stellen dat haar vertegenwoordiger – kantoor B. – „geen rekening [had] gehouden met de op 28 januari 2008 door het [BHIM] verzonden brief, waarin twee uiterste data voor indiening van het verzoek en betaling van de taksen waren vastgesteld” en dat „indien deze einddata in het computersysteem van de vertegenwoordiger waren ingevoerd, [...] het verzuim van de vernieuwingsbeheerder zelfs met een deficiënt computersysteem voor vernieuwingen aan het licht zou zijn gekomen”.

29

Zelfs in de veronderstelling dat dit argument van verzoekster uit het oogpunt van de beoordeling van de aansprakelijkheid van haar vertegenwoordiger (kantoor B.) relevant zou zijn, moet worden vastgesteld dat verzoekster in antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht heeft gepreciseerd dat de automatische rappels tot vernieuwing van het „Inprotech”-systeem werden gegenereerd op basis van gegevens die waren ingevoerd bij de op 29 februari 2000 verrichte inschrijving van het betrokken merk. Bovendien voorziet het document „Renewals department procedures” (procedures van de vernieuwingsdienst), dat de procedures in kantoor B. vaststelt, in geen enkele invoer van gegevens na ontvangst van het krachtens artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 29 van verordening nr. 2868/95 door het BHIM verzonden rappel.

30

Verzoekster heeft dan ook geen enkel bewijs aangebracht dat kan afdoen aan de geldigheid van de in punt 26 van de bestreden beslissing gedane vaststelling, zodat dit argument moet worden afgewezen.

31

Ten vierde heeft verzoekster ter terechtzitting aangevoerd dat redelijkerwijze niet kon worden voorzien dat een ervaren werknemer een fout zou begaan en dat het computersysteem het zou laten afweten tijdens het vernieuwingsproces van dit merk. Het zou dan ook een onvoorzienbare gebeurtenis betreffen.

32

In dit verband zij erop gewezen dat de menselijke fout in casu bij de niet-vernieuwing van het merk een rol kon spelen omdat de storing in het „Inprotech”-systeem zich heeft voorgedaan nadat de rappels van 1 april, 1 juni en 1 juli 2008 – waarop de Amerikaanse gemachtigde van verzoekster heeft gereageerd door de vernieuwingsinstructie mee te delen – waren gegenereerd. Deze menselijke fout heeft zich niet voorgedaan in het kader van een controlemechanisme voor verzoeksters computersysteem, ingesteld als back-up om computerproblemen en gegevensverlies op te sporen en te verhelpen. Zoals in punt 26 hierboven is uiteengezet kan het ontbreken van een dergelijk mechanisme op zich een miskenning vormen van de op de merkhouder of zijn vertegenwoordiger rustende zorgvuldigheidsplicht wanneer het merk daardoor definitief wordt doorgehaald.

33

De vaststelling van de kamer van beroep dat verzoekster niet heeft bewezen dat kantoor B. „alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid” heeft betracht, zoals vereist door artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009 als voorwaarde voor een herstel in de vorige toestand, moet dan ook worden bevestigd.

34

Verzoeksters andere argumenten doen aan deze vaststelling niet af.

35

Wat ten eerste het gebruik betreft in de bestreden beslissing van bewoordingen uit de rechtspraak van het Hof inzake de vaststelling van overmacht, zij opgemerkt dat de kamer van beroep – zoals blijkt uit de hierboven in de punten 23 tot 26 uiteengezette overwegingen – rechtens genoegzaam heeft aangetoond dat kantoor B. niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft gehandeld. De tegen de abstracte interpretatieve passages in de redenering van de kamer van beroep gerichte argumenten van verzoekster zijn dan ook niet ter zake dienend. De kamer van beroep heeft hoe dan ook terecht gesteld dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 81, lid 1, van verordening nr. 207/2009 eng moeten worden uitgelegd. De naleving van termijnen is immers van openbare orde en het herstel in de vorige toestand van een inschrijving na doorhaling ervan kan immers afbreuk doen aan de rechtszekerheid.

36

Ten tweede betoogt verzoekster dat de beslissing van de afdeling „merken en register” van het BHIM van een professionnele gemachtigde ten onrechte een hogere mate van zorgvuldigheid verlangde dan van een gewone partij.

37

In dit verband zij eraan herinnerd dat het beroep bij het Gerecht volgens artikel 65, lid 1, van verordening nr. 207/2009 tot doel heeft dat een uitspraak wordt gedaan over de beslissingen van de kamers van beroep. Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel niet dat de kamer van beroep de in de beslissing van de afdeling „merken en register” gevolgde zienswijze heeft overgenomen. In punt 15 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers verklaard dat „wanneer een partij beslist om een beroep te doen op een erkende gemachtigde, de zorgvuldigheidseisen ook gelden voor deze naar behoren gemachtigde erkende vertegenwoordiger” en dus geen onderscheid gemaakt tussen de zorgvuldigheid die wordt verlangd van de merkhouder en die welke wordt verlangd van zijn gemachtigde. Aangezien de kamer van beroep hoe dan ook rechtens genoegzaam heeft aangetoond dat kantoor B. niet de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht, moet dit argument van verzoekster worden afgewezen als niet ter zake dienend (zie ook punt 35 hierboven).

38

Ten derde betwist verzoekster de bewering in punt 24 van de bestreden beslissing dat haar Amerikaanse vertegenwoordiger „eerder [dan 13 april 2009] had moeten reageren” op het uitblijven van vernieuwing. Zij voert aan dat zij met de vereiste zorgvuldigheid heeft gehandeld door een gerenommeerd en ervaren kantoor met in merkenrecht gespecialiseerde advocaten te kiezen en door haar verzoek tot vernieuwing mee te delen aan de vernieuwingsbeheerder van dit kantoor.

39

In dit verband zij erop gewezen dat de bestreden beslissing voornamelijk is gebaseerd op het feit dat kantoor B., zoals blijkt uit punt 29 van de bestreden beslissing, haar zorgvuldigheidsplicht niet is nagekomen. Een nieuw verzoek om vernieuwing of een door verzoekster of haar Amerikaanse vertegenwoordiger tijdig aan kantoor B. verzonden rappel had weliswaar de gevolgen van de door kantoor B. begane fouten kunnen verhelpen en had aldus kunnen voorkomen dat het merk definitief zou worden doorgehaald.

40

Aangezien de vertegenwoordigers van de merkhouder namens en voor rekening van deze merkhouder handelen, moeten hun handelingen volgens de in punt 19 hierboven aangehaalde rechtspraak evenwel als handelingen van de merkhouder worden beschouwd. Mutatis mutandis moet eveneens, zoals het Gerecht reeds heeft vastgesteld inzake de kwijtschelding van douanerechten, de onvoorzichtigheid van de vertegenwoordiger, net zoals die van de belanghebbende, in aanmerking worden genomen (arrest Gerecht van 30 november 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissie, T-382/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 94). Bijgevolg blijken verzoekster, haar Amerikaanse gemachtigde en kantoor B. – de vertegenwoordiger voor het BHIM – één enkele entiteit te zijn uit het oogpunt van de procedure voor het BHIM en moet de niet-nakoming van de op de vertegenwoordigers rustende zorgvuldigheidsplicht uit het oogpunt van deze procedure worden beschouwd als een tekortkoming van de merkhouder. Bijgevolg is de vraag of verzoekster dan wel haar Amerikaanse gemachtigde voldoende zorgvuldig hebben gehandeld slechts relevant voor hun contractuele relaties met kantoor B. en voor de vaststelling van de aansprakelijkheid voor de in voorkomend geval door verzoekster geleden schade, maar kan zij haar rechtspositie jegens het BHIM niet beïnvloeden.

41

Aangezien is aangetoond dat de onzorgvuldigheid van kantoor B. de rechtstreekse oorzaak is van de niet-vernieuwing, is de vraag of verzoekster of haar Amerikaanse gemachtigde met alle vereiste zorgvuldigheid heeft gehandeld om de gevolgen van de fouten van kantoor B. te verhelpen dus niet relevant voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, zodat de door verzoekster in dit verband aangevoerde argumenten moeten worden afgewezen als niet ter zake dienend.

42

De kamer van beroep heeft dan ook op goede gronden geoordeeld dat er geen reden was om het herstel in de vorige toestand te gelasten, zodat verzoeksters enige middel moet worden afgewezen en het beroep moet worden verworpen in zijn geheel.

43

Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in de kosten van deze laatste te worden verwezen.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart: