Hogere voorziening ingesteld op 2 februari 2011 door Deutsche Bahn AG tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 12 november 2010 in zaak T-404/09, Deutsche Bahn AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

(Zaak C-45/11 P)

2011/C 130/18

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Deutsche Bahn AG (vertegenwoordiger: K. Schmidt-Hern, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Conclusies

Middelen en voornaamste argumenten

De hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht houdende verwerping van het beroep van rekwirante strekkende tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 23 juli 2009 waarbij haar aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk bestaande in een horizontale combinatie van de kleuren grijs en rood werd afgewezen.

Ter staving van de hogere voorziening voert rekwirante schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 aan. Daartoe worden vier gronden aangevoerd.

Ten eerste is het Gerecht bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen uitgegaan van een ander teken dan het aangevraagde merk. Het Gerecht heeft het teken niet in zijn geheel beoordeeld, maar louter een willekeurige combinatie van de kleuren lichtgrijs/verkeersrood als uitgangspunt genomen. De bijzondere kenmerken van de kleursystematiek zijn in het onderhavige geval niet in aanmerking genomen, hoewel de concrete schikking van deze kleuren in het litigieuze merk deel uitmaakt van de merkaanvraag en het teken concretiseert.

Ten tweede heeft het Gerecht in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen geen rekening gehouden met de concrete diensten waarvoor het merk is aangevraagd, en heeft de vraag of het voor bescherming in aanmerking komt, met betrekking tot volstrekt andere waren onderzocht. Het gestelde ontbreken van onderscheidend vermogen van het merk wordt in het arrest afgeleid uit het feit dat voor bepaalde voorwerpen of beter gezegd waren gewoonlijk de litigieuze kleuren worden gebruikt (delen van locomotieven en schakelkasten aan spoorwegtrajecten, verkeersborden, slagbomen en in het spoorwegverkeer gebruikte tekens alsmede treinen en perronranden). Voor deze waren is het litigieuze merk evenwel niet aangevraagd. Het Gerecht heeft niet uiteengezet waarom het feit dat het litigieuze merk mogelijkerwijs niet in aanmerking komt voor bescherming voor bepaalde waren uit de sector van het verkeer of het spoorwegverkeer ook de conclusie staaft dat het in casu aangevraagde dienstmerk niet kan worden beschermd.

Ten derde heeft het Gerecht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het onderscheidend vermogen van warenmerken en dienstmerken op dezelfde wijze te beoordelen. Het Gerecht is eraan voorbijgegaan dat onderscheiden categorieën van tekens niet noodzakelijk op dezelfde wijze door het publiek worden gepercipieerd. Terwijl de consument misschien niet de gewoonte heeft om uit de kleuren van waren of van de verpakking ervan zonder grafische of woordelementen de herkomst van de waren af te leiden, daar waren en verpakkingen gewoonlijk in kleur zijn, is de situatie bij diensten volstrekt anders. Daar diensten van nature kleurloos zijn, is de wijze waarop de consument kleuren voor diensten percipieert, volstrekt anders dan de wijze waarop kleuren voor waren worden gepercipieerd. Bijgevolg dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van kleuren een onderscheid tussen waren en diensten te worden gemaakt.

Ten vierde heeft het Gerecht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het concrete merk de desbetreffende feiten onjuist voorgesteld en het arrest ontoereikend gemotiveerd. Het Gerecht heeft zonder enige reden verondersteld dat horizontale kleurstroken gewoonlijk als sierelement bij treinen worden gebruikt. Daarbij is eraan voorbijgegaan dat het in casu om de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een concreet kleurmerk gaat, en niet om stroken op treinwagons in het algemeen. Ook gaat het Gerecht eraan voorbij dat het litigieuze merk niet voor treinwagons maar voor diensten van klasse 39 is aangevraagd. Ten slotte heeft rekwirante omstandig uiteengezet dat kleurelementen in de context van het spoorwegverkeer niet worden opgevat als sierelementen, maar als herkomstaanduiding. Deze argumenten van rekwirante zijn door het Gerecht niet behandeld.