28.8.2010

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/10

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 juli 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Portakabin Ltd, Portakabin BV/Primakabin BV

(Zaak C-558/08) (1)

(Merken - Reclame op internet via zoekwoorden („keyword advertising”) - Richtlijn 89/104/EEG - Artikelen 5 tot en met 7 - Weergave van advertenties op basis van zoekwoord dat gelijk is aan merk - Weergave van advertenties op basis van zoekwoorden die met „kleine verschrijvingen” merk afbeelden - Reclame voor tweedehands waren - Door merkhouder vervaardigde en in handel gebrachte waren - Uitputting van aan merk verbonden recht - Aanbrenging van etiketten met naam van wederverkoper en verwijdering van die waarop merk is aangebracht - Reclame op basis van merk van ander voor tweedehands waren, waaronder, naast door merkhouder vervaardigde waren, waren van andere herkomst)

2010/C 234/15

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Portakabin Ltd, Portakabin BV

Verwerende partij: Primakabin BV

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Hoge Raad der Nederlanden — Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, sub a, en 5, 6, lid 1, sub b en c, en 7, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) — Recht van merkhouder zich te verzetten tegen ongeoorloofd gebruik van zijn merk — Gebruik — Begrip — Gebruik van het merk als zoekwoord om met behulp van een zoekmachine waren van het genoemde merk op internet te zoeken — Verschijning van een link naar de website van een wederverkoper van waren van het merk

Dictum

Artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder kan verbieden om op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Artikel 6 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Artikel 7 van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder als zoekwoord heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van waren die door deze houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.

De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden:

—

kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt;

—

moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en

—

moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

(1) PB C 55 van 7.3.2009.