Zaak T-435/05

Danjaq, LLC

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Dr. No — Oppositie door houder van niet-ingeschreven woordmerken en van tekens Dr. No en Dr. NO — Voorwaarde van oudere merken, waaraan niet is voldaan — Geen onderscheidend teken dat in economisch verkeer wordt gebruikt — Artikel 8, lid 1, sub a en b, lid 2, sub c, en lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub a en b, lid 2, sub c, en lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Motiveringsplicht — Artikel 73 van verordening nr. 40/94 [thans artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009]”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 30 juni 2009   II ‐ 2100

Samenvatting van het arrest

  1. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken

    (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4)

  2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken

    (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4)

  3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken

    (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4, en 52, lid 2)

  4. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken

    (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4)

  1.  De wezenlijke functie van een merk bestaat erin, de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken.

    Eenzelfde teken kan worden beschermd als een originele creatie door het auteursrecht en als aanduiding van commerciële herkomst door het merkenrecht. Het gaat dus om verschillende exclusieve rechten die op verschillende eigenschappen zijn gebaseerd, te weten de originaliteit van een creatie en de geschiktheid van een teken om de commerciële herkomst van waren en diensten te onderscheiden. Ook al kan een filmtitel in een aantal nationale rechtsstelsels worden beschermd als artistieke creatie die losstaat van de film zelf, een filmtitel komt dus niet automatisch in aanmerking voor de bescherming die aan aanduidingen van de commerciële herkomst wordt geboden, aangezien uitsluitend tekens die de kenmerkende functies van merken vervullen, voor deze bescherming in aanmerking kunnen komen.

    (cf. punten 23, 26)

  2.  Ingevolge artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan op basis van het bestaan van een niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk op goede grond oppositie worden ingesteld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het betrokken merk of teken wordt gebruikt in het economisch verkeer; het heeft meer dan alleen plaatselijke betekenis; het merk verleent aan de houder ervan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden; het recht op de betrokken tekens moet krachtens het recht van de lidstaat waar de tekens zijn gebruikt, zijn verworven vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een teken niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet kan slagen.

    (cf. punt 35)

  3.  Uit artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, in hun onderlinge samenhang gelezen, volgt dat geen beroep op de auteursrechtelijke bescherming kan worden gedaan in het kader van een oppositieprocedure, doch uitsluitend in het kader van een procedure tot nietigverklaring van het betrokken gemeenschapsmerk.

    (cf. punt 41)

  4.  Overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan op basis van het bestaan van een ander teken dan een merk op goede grond oppositie worden ingesteld tegen inschrijving van een gemeenschapsmerk wanneer voor dat teken cumulatief is voldaan aan de volgende vier voorwaarden: het betrokken merk of teken wordt gebruikt in het economisch verkeer; het heeft meer dan alleen plaatselijke betekenis; het merk verleent aan de houder ervan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden; het recht op de betrokken tekens moet krachtens het recht van de lidstaat waar de tekens zijn gebruikt, zijn verworven vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Volgens de bewoordingen van dit artikel is de voorwaarde van gebruik in het economisch verkeer een constitutieve voorwaarde, zodat het betrokken teken geen enkele bescherming tegen inschrijving van een gemeenschapsmerk kan genieten wanneer aan deze voorwaarde niet is voldaan, en bovendien een voorwaarde die losstaat van de naar nationaal recht gestelde voorwaarden voor verkrijging van het exclusieve recht. Wat het specifieke geval van titels van werken betreft, veronderstelt het gebruik van de titel dat het betrokken werk op de betrokken markt is gebracht.

    (cf. punt 44)