Zaak T-405/05

Powerserv Personalservice GmbH

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk MANPOWER — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Gedeeltelijke herziening — Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Artikel 7, lid 1, sub c, artikel 51, leden 1 en 2, en artikel 63, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 15 oktober 2008   II ‐ 2887

Samenvatting van het arrest

  1. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden

    (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, leden 1, sub c, en 3, en 51, leden 1, sub a, en 2)

  2. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden

    (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b-d, en 51, leden 1, sub a, en 2)

  3. Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden

    (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b-d, en 51, leden 1, sub a, en 2)

  1.  De inschrijving van het woordteken MANPOWER als gemeenschapsmerk voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice kan niet nietig worden verklaard wegens het bestaan van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

    Dit teken is in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk uit het oogpunt van de gehele beroepsbevolking beschrijvend in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening voor diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau van klasse 35 van deze Overeenkomst, waarvoor het werd ingeschreven. Wat het Verenigd Koninkrijk en Ierland betreft, heeft het Engelse woord „manpower” immers met de betrokken diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband, waardoor het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze diensten kan zien. Wat Duitsland en Oostenrijk betreft, is deze term volgens het woordenboek Duden het equivalent van de term „Arbeitskraft” (arbeidskrachten). De relevante Duitstalige consumenten leggen dus onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband tussen het woord en de diensten van een arbeidsbureau en uitzendbureau. Dit is des te meer het geval daar het woord „MANPOWER” hip is in de Duitse woordenschat.

    Dit teken is in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk uit het oogpunt van de gehele beroepsbevolking ook beschrijvend voor de meeste waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 van die Overeenkomst waarvoor het werd ingeschreven. Ten eerste kan het woord worden begrepen als aanduiding van de inhoud van deze waren en diensten bij gebruik ervan in de context van de diensten van een arbeidsbureau. In die context ziet het relevante publiek, dat overigens voor deze waren en diensten hetzelfde is als het publiek dat voor de diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau van klasse 35 is vastgesteld, dus in het betrokken merk een rechtstreekse en concrete verwijzing naar die waren en diensten. Voor zover deze waren en diensten ook waren of diensten omvatten die geen enkel verband houden met personeelswerving of uitzendwerk, dient ten tweede te worden opgemerkt dat het woord „MANPOWER” werd ingeschreven voor elk van deze waren en diensten in hun geheel.

    Daarentegen is dit teken in Nederland, Zweden, Denemarken, Finland en de overige niet-Engelstalige lidstaten van de Gemeenschap uit het oogpunt van de gehele beroepsbevolking niet beschrijvend voor de waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice waarvoor het werd ingeschreven. Er is immers niet aangetoond dat in de context van de door het merk beschermde waren en diensten, het Engels werd gebruikt om de leden van het in aanmerking genomen publiek aan te spreken, zij het afwisselend met de nationale taal.

    Evenwel heeft het merk in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk door gebruik onderscheidend vermogen verkregen voor de diensten van een arbeidsbureau en uitzendbureau van klasse 35. Dit onderscheidend vermogen moest ook betrekking hebben op alle door het merk beschermde waren en diensten van andere klassen. Het merk is immers enkel beschrijvend met betrekking tot bepaalde waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42. Het woord „MANPOWER” kan enkel worden begrepen als aanduiding van de inhoud van het deel van deze waren en diensten dat wordt gebruikt in de context van diensten van een arbeidsbureau, en de consument die het verband legt tussen deze waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 en de diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau, kan het merk opvatten als aanduiding van de herkomst van deze waren en diensten, verwijzend naar de merkhouder.

    (cf. punten 57-59, 66-68, 79, 80, 85, 89-92, 135-141, 144, 145)

  2.  Volgens artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan een gemeenschapsmerk dat is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, c of d, van deze verordening evenwel niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat ervan is gemaakt, na de inschrijving ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

    Indien artikel 51, lid 2, van deze verordening aldus zou moeten worden begrepen dat het niet ziet op het gebruik dat er na de inschrijving is gemaakt van het merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, zou het overbodig en zinloos zijn. Een beschrijvend teken dat als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, mag immers worden ingeschreven overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk. Een aldus ingeschreven merk kan niet nietig worden verklaard overeenkomstig artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, aangezien het niet gaat om een merk dat „is ingeschreven in strijd met artikel 7”. Artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 is dus geenszins relevant in een dergelijk geval. Bijgevolg ziet laatstgenoemde bepaling enkel op merken die werden ingeschreven in strijd met de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b-d, van verordening nr. 40/94 en die bij gebreke van een dergelijke bepaling nietig verklaard hadden moeten worden overeenkomstig artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94. Artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 beoogt juist de inschrijving te handhaven van dergelijke merken die door het gebruik dat ervan is gemaakt, intussen — dit wil zeggen na de inschrijving ervan — onderscheidend vermogen hebben verkregen voor de waren of diensten waarvoor zij werden ingeschreven, ondanks het feit dat die inschrijving op het ogenblik waarop zij heeft plaatsgevonden, in strijd was met artikel 7 van verordening nr. 40/94.

    (cf. punt 127)

  3.  Volgens artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan een gemeenschapsmerk dat is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, c of d, van deze verordening evenwel niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat ervan is gemaakt, na de inschrijving ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De concrete datum die in aanmerking moet worden genomen bij de analyse van het onderscheidend vermogen van een gemeenschapsmerk dat door gebruik is verkregen na de inschrijving, is de datum van de vordering tot nietigverklaring. Bovendien kan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), zonder inconsequentie in zijn redenering of schending van het recht, rekening houden met omstandigheden die, hoewel betrekking hebbend op een tijdstip na de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring, een oordeel toelaten over de situatie zoals zij op die datum zelf bestond.

    (cf. punt 146)