61997J0379

1 Harmonisatie van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104 - Uitputtingsbeginsel neergelegd in artikel 7 - Toepassing op na ompakking en opnieuw aanbrengen van oorspronkelijk merk opnieuw ingevoerde producten - Toepassing van artikelen 30 en 36 van Verdrag (thans, na wijziging, artikelen 28 EG en 30 EG) in geval van vervanging van merk door ander merk

[EG-Verdrag, art. 30 en 36 (thans, na wijziging, art. 28 EG en 30 EG); richtlijn 89/104 van de Raad, art. 7]

2 Vrij verkeer van goederen - Industriële en commerciële eigendom - Merkrecht - Product dat door merkhouder of met diens toestemming in lidstaat in verkeer is gebracht - Invoer in andere lidstaat na hetzij ompakking en opnieuw aanbrengen van merk hetzij vervanging van merk door merk dat merkhouder in lidstaat van invoer gebruikt - Verzet door merkhouder - Toelaatbaarheid - Voorwaarde - Ontbreken van kunstmatige afscherming van markten tussen lidstaten - Identieke toepassing in beide gevallen

[EG-Verdrag, art. 36 (thans, na wijziging, art. 30 EG)]

3 Vrij verkeer van goederen - Industriële en commerciële eigendom - Merkrecht - Product dat door merkhouder of met diens toestemming in lidstaat in verkeer is gebracht - Invoer na vervanging van merk door merk dat merkhouder in lidstaat van invoer gebruikt - Verzet door merkhouder - Toelaatbaarheid - Voorwaarde - Ontbreken van kunstmatige afscherming van markten tussen lidstaten - Beoordelingscriteria

[EG-Verdrag, art. 36 (thans, na wijziging, art. 30 EG)]

1 Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104) betreffende het merkenrecht, volgens hetwelk slechts sprake is van uitputting van het aan het merk verbonden recht voor waren die "onder dit merk" door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, is van toepassing, wanneer het oorspronkelijke merk na ompakking van het product opnieuw wordt aangebracht. Het is niet van toepassing, wanneer een parallelimporteur het oorspronkelijke merk vervangt door een ander merk. In dat geval worden de rechten van respectievelijk de merkhouder en de parallelimporteur bepaald door de artikelen 30 en 36 van het Verdrag (thans, na wijziging, artikelen 28 EG en 30 EG). Aangezien artikel 7 van de richtlijn evenals artikel 36 van het Verdrag beoogt, de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, moeten die twee bepalingen, die op hetzelfde resultaat zijn gericht, op identieke wijze worden uitgelegd.

2 De bevoegdheid van de merkhouder om zich op grond van het nationale recht ertegen te verzetten, dat een importeur producten verkoopt die in de lidstaat van uitvoer door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht, en die zijn omgepakt met wederaanbrenging van het oorspronkelijke merk of vervanging van dat merk door het merk dat de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikt, moet gerechtvaardigd worden geacht uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag (thans, na wijziging, artikel 30 EG), tenzij met name komt vast te staan, dat een dergelijk optreden tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen.

Bij de toepassing van deze voorwaarde betreffende de kunstmatige afscherming van de markten, mag niet worden onderscheiden naargelang het oorspronkelijke merk na ompakking opnieuw wordt aangebracht dan wel wordt vervangen, daar een verschillende behandeling niet wordt gerechtvaardigd door objectieve verschillen tussen deze beide situaties. Voorzover het merkrecht van de lidstaat van invoer de merkhouder toestaat zich te verzetten tegen het opnieuw aanbrengen van het merk na ompakking van het product of tegen de vervanging van het merk, en voorzover de ompakking met het opnieuw aanbrengen of vervangen van het merk noodzakelijk is voor de parallelimporteur om de producten in de lidstaat van invoer op de markt te kunnen brengen, is er sprake van belemmeringen van de handel tussen de lidstaten die leiden tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten, en wel ongeacht of het oogmerk van de merkhouder op die afscherming gericht is geweest.

3 De voorwaarde van kunstmatige afscherming van de markten tussen de lidstaten impliceert, dat bij de beoordeling of een merkhouder zich op grond van het nationale recht ertegen kan verzetten, dat een parallelimporteur van geneesmiddelen het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk vervangt door het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk, de omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen die zich voordeden ten tijde van de verkoop in de lidstaat van invoer, op grond waarvan de vervanging van het oorspronkelijke merk door het in de lidstaat van invoer gebruikte merk objectief noodzakelijk was voor de parallelimporteur om het product in die staat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod voor de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de markt van de lidstaat van invoer belemmert. Aan de noodzakelijkheidsvoorwaarde zal daarentegen niet zijn voldaan, wanneer commercieel voordeel de enige reden is waarom de parallelimporteur het merk vervangt.

In zaak C-379/97,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG (thans artikel 234 EG) van het Sø- og Handelsret (Denemarken), in het aldaar aanhangig geding tussen

Pharmacia & Upjohn SA, voorheen Upjohn SA,

en

Paranova A/S,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, de artikelen 28 EG en 30 EG) alsmede van artikel 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward en R. Schintgen, kamerpresidenten, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), G. Hirsch en P. Jann en M. Wathelet, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Pharmacia & Upjohn SA, vertegenwoordigd door K. Dyekjær-Hansen en M. Eckhardt-Hansen, advocaten te Kopenhagen,

- Paranova A/S, vertegenwoordigd door E. B. Pfeiffer, advocaat te Kopenhagen,

- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. G. Lammers, waarnemend juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door D. Cooper van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, Barrister,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. C. Støvlbæk, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Pharmacia & Upjohn SA, vertegenwoordigd door K. Dyekjær-Hansen; Paranova A/S, vertegenwoordigd door E. B. Pfeiffer; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. S. van den Oosterkamp, assistent juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ridley van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, en de Commissie, vertegenwoordigd door H. C. Støvlbæk, ter terechtzitting van 16 september 1998,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 19 november 1998,

het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 31 oktober 1997, ingekomen bij het Hof op 6 november daaraanvolgend, heeft het Sø- og Handelsret krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, de artikelen 28 EG en 30 EG) alsmede van artikel 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: "richtlijn").

2 Deze vragen zijn gerezen in een geschil tussen Pharmacia & Upjohn SA, voorheen Upjohn SA (hierna: "Upjohn"), een Deense vennootschap behorend tot de internationale Upjohn-groep (hierna: "Upjohn-groep"), en Paranova A/S (hierna: "Paranova") over de verkoop van geneesmiddelen, geproduceerd door de Upjohn- groep en via parallelinvoer in Denemarken geïmporteerd door Paranova.

De juridische context

3 Krachtens artikel 30 van het Verdrag zijn kwantitatieve invoerbeperkingen alsmede alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden. Volgens artikel 36 van het Verdrag zijn echter invoerverboden of -beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, tussen de lidstaten toegestaan, mits zij geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.

4 Artikel 7 van de richtlijn, met als kopje "Uitputting van het aan het merk verbonden recht", bepaalt:

"1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is."

Het hoofdgeding

5 Ten tijde van de feiten van het hoofdgeding bracht Upjohn het antibioticum clindamycine in verschillende vormen in de Gemeenschap op de markt. Daartoe gebruikte zij in Denemarken, Duitsland en Spanje het merk Dalacin, in Frankrijk het merk Dalacine en in de overige lidstaten het merk Dalacin C.

6 De verklaring voor het bestaan van verschillende merken is met name een tussen de Upjohn-groep en de vennootschap American Home Products Corporation in 1968 gesloten overeenkomst, waarbij de Upjohn-groep zich verbond het gebruik van het merk Dalacin te beperken tot de vorm "Dalacin" gevolgd door de letter "C" of andere aanduidingen, in ruil waarvoor American Home Products Corporation zich niet zou verzetten tegen het gebruik van het merk Dalacin door de Upjohn-groep in Uruguay. Nadat de Upjohn-groep in een aantal landen moeilijkheden had ondervonden bij de registratie van het merk Dalacin C, stond American Home Products Corporation haar toe, aldaar gebruik te maken van het merk Dalacin.

7 Paranova kocht in Frankrijk capsules clindamycine, verpakt in doosjes van 100 stuks en door de Upjohn-groep op de markt gebracht onder het merk Dalacine, en verkocht deze vervolgens in Denemarken onder het merk Dalacin. Voorts kocht Paranova in Griekenland ampullen clindamycine voor injectie, die door de Upjohn- groep op de markt waren gebracht onder het merk Dalacin C. Na ompakking door Paranova werd dit product in Denemarken verkocht onder het merk Dalacin.

8 Upjohn vorderde voor het Fogedret te Ballerup in kort geding, Paranova te verbieden die geneesmiddelen onder het merk Dalacin op de markt te brengen en te verkopen. Het Fogedret wees de vordering af. Deze beschikking werd in hoger beroep vernietigd door het Østre Landsret, dat de vordering in kort geding toewees.

9 In de bodemprocedure voor het Sø- og Handelsret ter bekrachtiging van dit verbod voerde Upjohn met name aan, dat de vervanging van een merk door een ander, zoals Paranova had gedaan bij de producten van de Upjohn-groep, inbreuk maakte op haar rechten krachtens de varemærkelov (Deense merkenwet) en dat het gemeenschapsrecht aan een dergelijk verbod niet in de weg staat, aangezien er objectieve gronden bestaan om bij de verkoop van de in geding zijnde geneesmiddelen verschillende merken te gebruiken naar gelang van de lidstaat.

10 Paranova stelde primair, dat de verschillende merken die in Griekenland, Frankrijk en Denemarken worden gebruikt, in wezen hetzelfde merk zijn, zodat het merkenrecht van de Upjohn-groep uitgeput is. Subsidiair voerde zij aan, dat het afzetsysteem van de Upjohn-groep een met het gemeenschapsrecht strijdige kunstmatige afscherming van de markten vormt.

11 In die omstandigheden heeft het Sø- og Handelsret de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

"1) Staan artikel 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en/of de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag eraan in de weg, dat een merkhouder zich met een beroep op de ingevolge het toepasselijke nationale merkenrecht hem toekomende rechten uit het merk ertegen verzet, dat een derde een geneesmiddel inkoopt in een lidstaat, dit ompakt in zijn eigen verpakking, waarop hij een aan de merkhouder toebehorend merk X aanbrengt, en dit in een andere lidstaat op de markt brengt, wanneer dit geneesmiddel door de merkhouder of met diens toestemming in de lidstaat van inkoop op de markt is gebracht onder merk Y, en een identiek geneesmiddel door de merkhouder of met diens toestemming in die andere lidstaat op de markt wordt gebracht onder merk X?

2) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang, of het gebruik van verschillende merken door de merkhouder in het land waar de importeur het geneesmiddel inkoopt, respectievelijk het land waar hij het verkoopt, is ingegeven door subjectieve omstandigheden van de merkhouder? Zo ja, moet dan de importeur bewijzen, dat het doel van het gebruik van verschillende merken een kunstmatige afscherming van de markten is of was, zie in dit verband arrest Hof van 10 oktober 1978 (Centrafarm BV/American Home Products in zaak 3/78)?

3) Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang, of het gebruik van verschillende merken door de merkhouder in het land waar de importeur het geneesmiddel inkoopt, respectievelijk het land waar hij het verkoopt, is ingegeven door objectieve omstandigheden waarop de merkhouder geen invloed heeft, bijvoorbeeld specifieke eisen van nationale autoriteiten in de gezondheidszorg of rechten van derden?"

12 Aangezien met deze vragen voornamelijk een verduidelijking van de rechtspraak van het Hof wordt beoogd, moet om te beginnen de relevante rechtspraak worden gerecapituleerd.

De rechtspraak van het Hof

13 Volgens vaste rechtspraak, weerspiegeld in artikel 7, lid 1, van de richtlijn, kan de houder van een door de wettelijke regeling van een lidstaat beschermd merk zich niet met een beroep op die wettelijke regeling verzetten tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een product dat door de gerechtigde zelf of met zijn toestemming in een andere lidstaat op de markt is gebracht (zie met name arresten van 31 oktober 1974, Winthrop, 16/74, Jurispr. blz. 1183, punten 7-11; 17 oktober 1990, HAG, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 12, en 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punt 31).

14 Met betrekking tot de gevallen waarin parallelimporteurs producten kopen die door de merkhouder in een lidstaat op de markt zijn gebracht, deze ompakken, en het oorspronkelijke merk weer op de producten aanbrengen om ze in de lidstaat van invoer op de markt te brengen, heeft het Hof geoordeeld, dat artikel 36 van het Verdrag afwijkingen van het grondbeginsel van het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijk markt slechts toelaat voor zover deze gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de rechten die het specifieke voorwerp van die eigendom vormen (zie arrest van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 6, en arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, punt 42).

15 Het specifieke voorwerp van het merkenrecht is met name, de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie reeds aangehaalde arresten Hoffmann-La Roche, punt 7, en Bristol-Myers Squibb e.a., punt 44).

16 Bij de beoordeling, of dit uitsluitend recht de bevoegdheid omvat zich te verzetten tegen het opnieuw aanbrengen van het oorspronkelijke merk na ompakking van het product, moet volgens de rechtspraak van het Hof te rade worden gegaan met de wezenlijke functie van het merk, namelijk dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert, dat de consument of de eindverbruiker erop kan vertrouwen, dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product (zie arresten Hoffmann-La Roche, punt 7, en Bristol-Myers Squibb e.a., punt 47).

17 Op grond van deze overwegingen heeft het Hof artikel 36 aldus uitgelegd, dat de merkhouder op grond van zijn merkenrecht een importeur kan verbieden een product in de handel te brengen dat in een andere lidstaat door de merkhouder of met zijn toestemming op de markt is gebracht, wanneer die importeur het product heeft omgepakt in een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw is aangebracht (zie arresten Hoffmann-La Roche, punt 8, en Bristol-Myers Squibb e.a., punt 49). Het Hof heeft echter tevens vastgesteld, dat de uitoefening van het merkenrecht door de merkhouder een verkapte beperking in de zin van artikel 36 van het Verdrag kan zijn, indien komt vast te staan, enerzijds, dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der lidstaten zal bijdragen, en anderzijds, dat in geval van ompakking de bescherming van bepaalde legitieme belangen van de merkhouder gewaarborgd is, met name dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten en de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk niet kan schaden (zie arresten Hoffmann-La Roche, punt 10; Bristol-Myers Squibb e.a., punt 49, en arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 29).

18 Wat de voorwaarde van kunstmatige afscherming van de markten betreft, heeft het Hof in punt 57 van het arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, gepreciseerd, dat het vereiste van kunstmatige afscherming van de markten niet betekent, dat de importeur moet aantonen dat de merkhouder, door in verschillende lidstaten een identiek product in verschillende verpakkingen in het verkeer te brengen, opzettelijk heeft getracht de markten van de lidstaten af te schermen.

19 Verder heeft het Hof in punt 52 van het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. erop gewezen, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling onder dit merk van door een derde omgepakte producten, bijdraagt tot afscherming van de markten van de lidstaten, met name wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en het product in de toestand waarin het door de merkhouder in een lidstaat in het verkeer is gebracht, niet door een parallelimporteur in een andere lidstaat kan worden geïmporteerd en in het verkeer gebracht. In dit verband heeft het Hof in punt 56 van genoemd arrest beslist, dat de bevoegdheid van de houder van een merk slechts dient te worden beperkt, voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer.

20 Terwijl de arresten Hoffmann-La Roche en Bristol-Myers Squibb e.a. betrekking hadden op het geval, dat de parallelimporteur een merkproduct ompakt en het oorspronkelijke merk daarop weer aanbrengt, betrof het arrest van 10 oktober 1978, American Home Products (3/78, Jurispr. blz. 1823), dat in de tweede prejudiciële vraag wordt genoemd, het geval, dat de parallelimporteur het door de merkhouder in de lidstaat van uitvoer gebruikte oorspronkelijke merk vervangt door het in de lidstaat van invoer door de gerechtigde gebruikte merk.

21 In de punten 14, 17 en 18 van dat arrest stelde het Hof in de eerste plaats vast, dat aan de wezenlijke functie van het merk, waarborging van de herkomst van het merkproduct, afbreuk zou worden gedaan, indien een derde het merk op het product - zelfs al betreft het het oorspronkelijke product - zou mogen aanbrengen, en in de tweede plaats, dat het aan de houder van het merk toegekende recht, ertegen op te komen dat dit zonder zijn toestemming op zijn product wordt aangebracht, tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort. Het is derhalve uit hoofde van artikel 36, eerste volzin, van het Verdrag gerechtvaardigd, dat de merkhouder zich tegen het ingrijpen van de parallelimporteur verzet.

22 In de punten 22 en 23 van het arrest American Home Products heeft het Hof hierbij echter aangetekend, dat het verzet van de merkgerechtigde tegen het ongeoorloofd gebruik van het merk door een derde een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten in de zin van artikel 36, tweede volzin, van het Verdrag vormt, indien komt vast te staan dat het gebruik van verschillende merken voor hetzelfde product door de gerechtigde tot die merken is bedoeld om de markten kunstmatig op te splitsen.

De prejudiciële vragen

23 In de verwijzingsbeschikking maakt de verwijzende rechter een aantal opmerkingen ter nadere toelichting van zijn prejudiciële vragen.

24 Zo wijst hij erop, dat de door het Hof in het arrest American Home Products gekozen formulering erop zou kunnen wijzen, dat het gemeenschapsrecht zich slechts tegen een verbod op de verkoop van parallel geïmporteerde producten verzet, indien de merkhouder verschillende merken voor hetzelfde product heeft gebruikt om de markten kunstmatig op te splitsen. Volgens de verwijzende rechter brengt het arrest Bristol-Myers Squibb e.a., dat weliswaar situaties betrof waarin de producten na ompakking weer van het oorspronkelijke merk waren voorzien, thans niettemin mee, dat het gemeenschapsrecht in de weg staat aan een op het nationale recht gebaseerd verbod op vervanging van het merk onder de in de eerste vraag beschreven omstandigheden, en dat voor de beoordeling van de rechtmatigheid van een dergelijk verbod niet van belang is, of het gebruik van verschillende merken in de lidstaat van uitvoer en de lidstaat van invoer door de merkhouder, is ingegeven door subjectieve omstandigheden dan wel door objectieve omstandigheden waarop hij geen invloed heeft.

25 Blijkens deze preciseringen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of de voorwaarde van kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten, zoals die voortvloeit uit de arresten Hoffmann-La Roche en Bristol-Myers Squibb e.a., betekent, dat bij de beoordeling of de merkhouder zich op grond van het nationale recht ertegen kan verzetten, dat een parallelimporteur van geneesmiddelen het door de merkhouder in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk vervangt door het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk, moet worden gelet op

- hetzij omstandigheden die het bestaan en het gebruik van verschillende merken in de lidstaten verklaren, met name het feit dat de merkhouder zijn verschillende merken gebruikt met de bedoeling de markten af te schermen,

- hetzij omstandigheden die bestonden op het tijdstip dat het product in de lidstaat van invoer op de markt werd gebracht, en die de vervanging van het oorspronkelijke merk door het in de lidstaat van invoer gebruikte merk noodzakelijk maken, wil de parallelimporteur het betrokken geneesmiddel in die lidstaat op de markt kunnen brengen.

26 Bovendien vraagt de nationale rechter, of de verenigbaarheid van het verzet van de merkhouder met het gemeenschapsrecht moet worden beoordeeld aan de hand van artikel 7 van de richtlijn dan wel de artikelen 30 en 36 van het Verdrag.

27 Wat de toepasselijke bepalingen van gemeenschapsrecht betreft, moet eraan worden herinnerd, dat er volgens artikel 7, lid 1, van de richtlijn slechts sprake is van uitputting van het aan het merk verbonden recht voor waren die "onder dit merk" door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

28 Zoals de Commissie heeft opgemerkt, betekent dit, dat artikel 7 van de richtlijn van toepassing is, wanneer het oorspronkelijke merk na ompakking van het product opnieuw wordt aangebracht. Het is echter niet van toepassing, wanneer de parallelimporteur het oorspronkelijke merk vervangt door een ander merk. In dat geval worden de rechten van respectievelijk de merkhouder en de parallelimporteur bepaald door de artikelen 30 en 36 van het Verdrag.

29 In casu blijkt uit de verwijzingsbeschikking en met name uit de formulering van de prejudiciële vragen, dat de nationale rechter ervan uitgaat, dat de Upjohn-groep voor het op de markt brengen van geneesmiddelen op basis van clindamycine in Denemarken, Frankrijk en Griekenland verschillende merken heeft gebruikt. De rechtmatigheid van het verzet van de merkhouder tegen de vervanging van het merk moet dan ook worden beoordeeld aan de hand van artikel 36 van het Verdrag.

30 Dit neemt niet weg, dat volgens de rechtspraak van het Hof artikel 7 van de richtlijn evenals artikel 36 van het Verdrag beoogt, de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrij verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat die twee bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze moeten worden uitgelegd (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, punt 40).

31 Wat de prejudiciële vraag betreft zoals gepreciseerd in punt 25 van dit arrest, moet eraan worden herinnerd, dat volgens de rechtspraak van het Hof inzake de ompakking van producten waarbij het oorspronkelijke merk opnieuw wordt aangebracht of waarbij dit merk wordt vervangen door het door dezelfde merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk, de bevoegdheid van de merkhouder zich op grond van het nationale recht tegen dergelijke gedragingen te verzetten, gerechtvaardigd moet worden geacht in de zin van artikel 36 van het Verdrag, tenzij komt vast te staan, dat een dergelijk optreden onder meer tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen.

32 Bij de toepassing van deze voorwaarde dient niet te worden onderscheiden naargelang het oorspronkelijke merk na ompakking opnieuw wordt aangebracht dan wel wordt vervangen, tenzij een verschillende behandeling gerechtvaardigd zou zijn door objectieve verschillen tussen deze beide situaties.

33 Volgens Upjohn bestaan dergelijke verschillen inderdaad en is er derhalve geen plaats voor beperking van het recht van de merkhouder zich te verzetten tegen de vervanging van het merk, voor zover niet overeenkomstig het arrest American Home Products blijkt van een subjectieve bedoeling van de merkhouder om de markten af te schermen. Het recht om een merk te wijzigen en dus een merk aan te brengen dat de oorspronkelijke producent nooit op dit product heeft aangebracht, is identiek aan de essentie van de bescherming van het merkrecht. Het zou dus logisch en correct zijn, tussen de twee situaties verschil te maken, zodat de parallelimporteur slechts in volstrekte uitzonderingsgevallen een nieuw merk op de waar zou mogen aanbrengen zonder de toestemming van de merkhouder.

34 Volgens Paranova kan aan de subjectieve situatie van de merkhouder geen beslissend belang toekomen in geval van wijziging van het merk. Het is niet meer nodig, ompakking met het opnieuw aanbrengen van het merk strikt te onderscheiden van vervanging van het merk; beide gevallen moeten volgens dezelfde beginselen worden behandeld.

35 De Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk menen, dat de merkhouder zich op zijn eigendomsrecht kan beroepen om een importeur te beletten een product onder een gewijzigde versie van het door de merkhouder of met zijn toestemming in een andere lidstaat gebruikte merk te verkopen, tenzij het gebruik van de gewijzigde versie van het merk voor de importeur noodzakelijk is om de producten in de lidstaat van invoer zonder nadelige gevolgen te kunnen verkopen. Een dergelijke noodzakelijkheidsvoorwaarde zou passen in de rechtspraak Bristol-Myers Squibb e.a.

36 De Commissie betoogt, dat er geen enkele directe reden is om aan de subjectieve voorwaarde, dat de merkhouder de bedoeling heeft gehad om de markten af te schermen, wel vast te houden in geval van vervanging van een merk door een ander merk, en niet in geval van ompakking van geneesmiddelen of wijziging van het etiket. Beslissend moet zijn, of de wezenlijke functie van het merk, namelijk de identiteit van oorsprong te waarborgen, in gevaar komt door de vervanging van het merk door een ander merk.

37 In dit verband moet worden opgemerkt dat, zoals Paranova, de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Commissie stellen, tussen het opnieuw aanbrengen van het merk na ompakking en vervanging van het oorspronkelijke merk door een ander, geen objectief verschil bestaat dat een verschillende toepassing van de voorwaarde van het kunstmatig afschermen in beide gevallen zou rechtvaardigen.

38 Immers, het gebruik van verschillende verpakkingen en het gebruik van verschillende merken voor hetzelfde product draagt evenzeer bij aan de afscherming van de gemeenschappelijke markt en brengt daarmee dezelfde aantasting van de handel binnen de Gemeenschap teweeg. Bovendien vormt zowel het opnieuw aanbrengen van het oorspronkelijke merk op het omgepakte product als het vervangen door een ander merk een gebruik door de parallelimporteur van een merk waarop hij geen recht heeft.

39 Voor zover derhalve het merkenrecht van de lidstaat van invoer de merkhouder toestaat zich te verzetten tegen het opnieuw aanbrengen van het merk na ompakking van het product of tegen de vervanging van het merk, en voor zover de ompakking met het opnieuw aanbrengen of vervangen van het merk noodzakelijk is voor de parallelimporteur om de producten in de lidstaat van invoer te kunnen verkopen, zijn dit belemmeringen van de handel tussen de lidstaten die leiden tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten in de zin van de aangehaalde rechtspraak, en wel ongeacht of het oogmerk van de merkhouder op die afscherming gericht is geweest.

40 Derhalve kan de voorwaarde van afscherming van de markten tussen de lidstaten, die door het Hof is gedefinieerd in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a., ook worden toegepast op het geval, waarin een parallelimporteur het oorspronkelijke merk vervangt door het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk.

41 Deze oplossing biedt, zoals door de advocaat-generaal in de punten 40 tot en met 42 van zijn conclusie is opgemerkt, bovendien het praktische voordeel, dat de nationale rechter niet behoeft over te gaan tot de beoordeling van het bewijs van het oogmerk, een notoir moeilijk te leveren bewijs.

42 Wanneer men de in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. gedefinieerde voorwaarde van de afscherming van de markten ook van toepassing acht op de vervanging van een merk, betekent dit tevens, anders dan Paranova stelt, dat deze vervanging objectief noodzakelijk moet zijn in de zin van dat arrest, wil de merkhouder zich er niet tegen kunnen verzetten.

43 De nationale rechter moet derhalve onderzoeken, of de omstandigheden ten tijde van de verkoop de vervanging van het oorspronkelijke merk door dat van de lidstaat van invoer objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het product in die lidstaat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de markt belemmert. Dit is het geval, wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van dit product op de markt van die lidstaat onder het merk dat het in de lidstaat van uitvoer draagt, beletten. Hetzelfde geldt voor een voorschrift van consumentenbescherming, waarbij het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt verboden, omdat dit bij de consument tot verwarring zou kunnen leiden.

44 Daarentegen zal aan de noodzakelijkheidsvoorwaarde niet zijn voldaan, wanneer de vervanging van het merk uitsluitend wordt verklaard doordat de parallelimporteur een commercieel voordeel nastreeft.

45 Het is aan de nationale rechter om in het concrete geval te beoordelen, of het voor de parallelimporteur objectief noodzakelijk was, gebruik te maken van het in de lidstaat van invoer gevoerde merk om de ingevoerde producten op de markt te kunnen brengen.

46 Gelet op het voorgaande moet op de vragen worden geantwoord, dat de uit de arresten Hoffmann-La Roche en Bristol-Myers Squibb e.a. voortvloeiende voorwaarde van kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten betekent, dat bij de beoordeling of de merkhouder zich op grond van het nationale recht ertegen kan verzetten, dat een parallelimporteur van geneesmiddelen het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk vervangt door het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk, de omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen die zich voordeden ten tijde van de verkoop in de lidstaat van invoer, op grond waarvan de vervanging van het oorspronkelijke merk door het in de lidstaat van invoer gebruikte merk objectief noodzakelijk was voor de parallelimporteur om het product in die staat op de markt te kunnen brengen.

Kosten

47 De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Sø- og Handelsret bij beschikking van 31 oktober 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:

De voorwaarde van kunstmatige afscherming van de markten tussen de lidstaten, voortvloeiend uit de arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139), en 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457), betekent, dat bij de beoordeling of een merkhouder zich op grond van het nationale recht ertegen kan verzetten, dat een parallelimporteur van geneesmiddelen het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk vervangt door het door de merkhouder in de lidstaat van invoer gebruikte merk, de omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen die zich voordeden ten tijde van de verkoop in de lidstaat van invoer, op grond waarvan de vervanging van het oorspronkelijke merk door het in de lidstaat van invoer gebruikte merk objectief noodzakelijk was voor de parallelimporteur om het product in die staat op de markt te kunnen brengen.