61986J0065

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1 . Concorrenza - Intese - Accordi fra imprese - Nozione - Accordi aventi lo scopo di porre termine ad una lite

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

2 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Concessione reciproca di licenze di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati in più Stati membri

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

3 . Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione - Clausola di non contestazione in un accordo relativo ad una licenza di brevetto

( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )

1 . Vietando taluni "accordi" conclusi tra imprese, l' art . 85, n . 1, del trattato non fa alcuna distinzione tra gli accordi che hanno lo scopo di porre termine ad una lite e quelli che perseguono altri scopi .

2 . L' accordo di reciproca concessione di licenze relativo a diritti di proprietà industriale tutelati in più Stati membri della Comunità è atto a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, anche se le parti dell' accordo sono stabilite nello stesso Stato membro .

3 . La clausola di non contestazione contenuta in un accordo di licenza di brevetto, a seconda del contesto giuridico ed economico, può avere natura restrittiva della concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1, del trattato . Una clausola del genere non ha tuttavia natura restrittiva della concorrenza qualora la licenza che la contiene sia stata concessa a titolo gratuito ed il licenziatario non possa quindi subire svantaggi concorrenziali relativi al pagamento di compensi, ovvero qualora la licenza, pur essendo stata concessa a titolo oneroso, riguardi un procedimento tecnicamente superato del quale l' impresa che ha accettato l' obbligo di non contestazione non si valeva .

Nel procedimento 65/86,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Società Bayer AG, con sede in Leverkusen,

Società di costruzioni meccaniche Hennecke GmbH, con sede in St . Augustin-Birlinghoven,

e

Heinz Suellhoefer, residente in Niederrheinstrasse 58, Duesseldorf, commerciante,

domanda vertente sulla compatibilità con gli artt . 30 e seguenti e 85 del trattato CEE, dell' inserimento in un accordo di licenza di una clausola con la quale le parti convengono che il licenziatario si asterrà dal contestare la validità di taluni diritti tecnici di proprietà industriale di contenuto identico a quelli che gli sono concessi in licenza e che sono stati riconosciuti al licenziante in diversi Stati membri della Comunità europea,

LA CORTE

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, C.N . Kakouris, R . Joliet e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : D . Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate :

- per le società Bayer AG, Leverkusen e Maschinenfabrik Hennecke GmbH, St . Augustin-Birlinghoven, ricorrenti nel procedimento principale, con l' avv . Dietrich Hoffmann, del foro di Duesseldorf,

- per il sig . Heinz Suellhoefer, Duesseldorf, resistente nel procedimento principale, con l' avv . Oliver Braendel, del foro di Karlsruhe,

- per la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Norbert Koch, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 7 maggio 1987,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 luglio 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 4 febbraio 1986, pervenuta alla Corte il 6 marzo successivo, il Bundesgerichtshof ha sollevato, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e seguenti e 85 del trattato CEE al fine di determinare la compatibilità con dette norme di una clausola inserita in un accordo di licenza con la quale il licenziatario si impegna a non contestare la validità di taluni diritti tecnici di proprietà industriale di contenuto identico a quelli che gli sono concessi in licenza e che sono stati riconosciuti al licenziante in diversi Stati membri della Comunità europea .

2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra il sig . Suellhoefer ( in prosieguo : "Suellhoefer "), commerciante in Duesseldorf, e le società Bayer AG e Hennecke GmbH, il cui capitale appartiene totalmente alla prima ( in prosieguo : "Bayer e Hennecke "), aventi sede nella Repubblica federale di Germania . La controversia verte sulla validità dell' accordo soprammenzionato nonché sull' obbligo per dette società di rendere i conti e di versare un indennizzo al Suellhoefer .

3 Il 20 dicembre 1950, la Bayer otteneva un brevetto ( Moroni ) relativo a procedimenti e dispositivi destinati alla fabbricazione a ciclo continuo di pannelli, strisce e fogli senza fine in sostanze espanse a base, in particolare, di poliuretano . Il 22 luglio 1965, il Suellhoefer depositava un modello di utilità ed una domanda di brevetto per l' installazione di un doppio nastro trasportatore destinato alla fabbricazione di pannelli a base di espanso rigido di poliuretano . Il modello di utilità veniva registrato il 21 luglio 1966 . Per quanto riguarda la domanda di brevetto, essa veniva pubblicata il 17 agosto 1967, data a partire dalla quale cominciava a decorrere il termine per l' opposizione .

4 Successivamente, dal 1967 fino agli inizi del 1968, tra il Suellhoefer e la Hennecke avevano luogo azioni giudiziarie . Il Suellhoefer, avvalendosi del modello di utilità sopra descritto, diffidava la Hennecke nonché i clienti della stessa . La Hennecke dal canto suo domandava che il sopraccitato modello di utilità fosse dichiarato nullo e che il Suellhoefer fosse condannato al pagamento di un indennizzo per la diffida effettuata in modo illegittimo e lesivo .

5 Nel frattempo, la Bayer e la Hennecke, che all' epoca erano due imprese indipendenti, si opponevano alla soprammenzionata domanda di brevetto presentata dal Suellhoefer .

6 L' accordo controverso veniva concluso il 9 aprile 1968 al fine di porre termine alle azioni giudiziarie soprammenzionate . Con detto accordo il Suellhoefer concedeva alla Hennecke e alla Bayer una licenza non esclusiva a titolo gratuito per lo sfruttamento del modello di utilità e del brevetto soprammenzionati, con la possibilità per dette due società di concedere sublicenze . Il Suellhoefer si impegnava altresì a concedere alla Hennecke e alla Bayer, mediante licenza a titolo oneroso, lo sfruttamento dei corrispondenti diritti di proprietà industriale di cui egli era titolare in altri Stati membri, con il diritto per le due società di concedere sublicenze .

7 Da parte sua, la Bayer concedeva a titolo oneroso al Suellhoefer una licenza non esclusiva e non cedibile per la fabbricazione di pannelli in espanso o costituente l' oggetto di un brevetto tedesco di cui essa era titolare, rinunciava a proporre contro il Suellhoefer un' azione per contraffazione di detto brevetto e si impegnava assieme alla Hennecke a non contestare la validità del brevetto richiesto dal Suellhoefer relativo ai soprammenzionati doppi nastri trasportatori . Le parti contraenti si impegnavano inoltre a rinunciare alle azioni giudiziarie soprammenzionate .

8 Qualche anno dopo, a seguito dell' insorgere di nuove controversie tra le parti, il Suellhoefer era indotto a rescindere l' accordo 9 aprile 1968 . Su azione proposta dal Suellhoefer, il Landgericht Duesseldorf dichiarava la nullità di detto accordo per il motivo che era frutto di raggiri . Nel giudizio di appello, l' Oberlandesgericht di Duesseldorf considerava che la clausola di non contestazione era incompatibile con l' art . 85, n . 1, del trattato, con la conseguente nullità dell' accordo nel suo complesso ai sensi dell' art . 139 del codice civile tedesco, a tenore del quale "qualora un negozio giuridico sia in parte nullo, detto negozio è nullo nella sua totalità qualora si possa ritenere che sarebbe stato posto in essere anche senza la parte nulla ".

9 Considerando che la Corte non si è ancora pronunziata sulla compatibilità con il trattato CEE di una clausola di non contestazione in forza della quale il licenziatario si impegna ad astenersi dal contestare la validità di taluni diritti tecnici di proprietà industriale di contenuto identico a quelli che gli sono concessi in licenza e di cui il licenziante è titolare in vari Stati membri della Comunità, il Bundesgerichtshof ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale :

"Se sia compatibile col trattato che istituisce la Comunità economica europea ( art . 30 e seguenti, art . 85 del trattato CEE ) inserire in un accordo di licenza una clausola mediante la quale le parti convengono che il licenziatario si impegna ad astenersi da ogni contestazione circa la validità di taluni diritti tecnici di proprietà industriale di contenuto identico a lui concessi in licenza e che sono stati riconosciuti al licenziante in diversi Stati membri della Comunità europea ."

10 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla compatibilità della clausola di non contestazione con gli artt . 30 e seguenti del trattato CEE

11 Per quanto riguarda la questione se la clausola di non contestazione di taluni diritti di proprietà industriale sia compatibile con l' art . 30 e seguenti del trattato, si deve ricordare che detti articoli fanno parte delle norme intese ad assicurare la libera circolazione delle merci e ad eliminare, a tal fine, i provvedimenti degli Stati membri atti ad ostacolare, in qualunque modo, quest' ultima . Per contro, gli accordi tra imprese sono disciplinati dalle regole di concorrenza che sono fissate dagli artt . 85 e seguenti del trattato e sono intese a mantenere un' efficace concorrenza all' interno del mercato comune .

12 La questione pregiudiziale riguarda l' inserimento, in un accordo di licenza di brevetto, di una clausola di non contestazione . Con essa non viene pertanto messa in discussione l' applicazione di una normativa nazionale riguardante l' esercizio di un diritto di proprietà industriale atto ad ostacolare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, bensì la validità di un accordo tra imprese che potrebbe avere lo scopo o l' effetto di impedire, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza .

13 Di conseguenza, il problema di interpretazione del diritto comunitario sollevato dalla questione pregiudiziale riguarda l' art . 85 e non l' art . 30 e seguenti del trattato .

Sulla compatibilità della clausola di non contestazione con l' art . 85, n . 1, del trattato CEE

14 Secondo la Commissione, la clausola di non contestazione di un diritto di proprietà industriale inserita in un accordo di licenza dev' essere considerata, in linea di principio, come una restrizione della concorrenza . Tuttavia, una clausola di questo tipo sarebbe compatibile con l' art . 85, n . 1, del trattato quando è inserita in un accordo inteso a porre termine ad una controversia pendente davanti ad un giudice, a condizione che sussistano fondati dubbi circa l' esistenza del diritto di proprietà industriale sul quale verte la controversia, che l' accordo non contenga altre clausole restrittive della concorrenza e che la clausola di non contestazione riguardi il diritto controverso .

15 Il punto di vista sostenuto dalla Commissione non può essere accolto . Vietando taluni "accordi" conclusi tra imprese, l' art . 85, n . 1, del trattato non fa nessuna distinzione tra gli accordi diretti a porre termine ad una controversia e quelli che perseguono altri obiettivi . Si deve aggiungere che la valutazione apportata su un accordo transattivo di questo tipo non pregiudica la questione se, e in quale misura, una transazione giudiziale intervenuta dinanzi ad un giudice nazionale e costituente un atto giudiziario possa essere viziata da nullità per aver violato il diritto comunitario della concorrenza .

16 Una clausola di non contestazione inserita in un accordo di licenza di brevetto può avere, tenuto conto del contesto giuridico-economico, un carattere restrittivo della concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1, del trattato .

17 Per quanto riguarda tale contesto si deve precisare che il carattere restrittivo della concorrenza manca qualora la licenza venga concessa a titolo gratuito dato che, in tale caso, il licenziatario non deve subire gli svantaggi derivanti, sul piano della concorrenza, dal pagamento di compensi .

18 Neppure una clausola di non contestazione contenuta in una licenza concessa a titolo oneroso presenta un carattere restrittivo della concorrenza qualora la licenza verta su un procedimento tecnicamente superato al quale l' impresa interessata non faceva ricorso .

19 Occorre tuttavia precisare che, nell' ipotesi in cui il giudice nazionale ritenesse che la clausola di non contestazione contenuta nella licenza concessa a titolo oneroso comporti un pregiudizio alla libertà d' azione del licenziatario, è ancora compito suo verificare se, tenuto conto della posizione occupata dalle imprese interessate sul mercato dei prodotti in oggetto, detta clausola sia tale da limitare la concorrenza in maniera sensibile .

20 Si deve infine precisare che, se detta condizione è soddisfatta, un accordo di reciproca concessione di licenze relativo a diritti di proprietà industriale tutelati in vari Stati membri della Comunità è atto a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri anche se le parti dell' accordo sono stabilite nello stesso Stato membro .

21 Tenuto conto di questi elementi, si deve risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che una clausola di non contestazione contenuta in un accordo di licenza di brevetto può, a seconda del contesto giuridico ed economico, avere un carattere restrittivo della concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1, del trattato . Una tale clausola non ha tuttavia carattere restrittivo della concorrenza qualora la licenza che la contiene sia stata concessa a titolo gratuito ed il licenziatario non possa, pertanto, subire svantaggi concorrenziali relativi al pagamento di compensi, o, inoltre, qualora la licenza, pur essendo stata concessa a titolo oneroso riguardi un procedimento tecnicamente superato al quale l' impresa che ha accettato l' obbligo di non contestazione non faceva ricorso .

Sulle spese

22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese .

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 4 febbraio 1986, dichiara :

Una clausola di non contestazione contenuta in un accordo di licenza di brevetto può, a seconda del contesto giuridico ed economico, avere un carattere restrittivo della concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1, del trattato . Una tale clausola non ha tuttavia carattere restrittivo della concorrenza qualora la licenza che la contiene sia stata concessa a titolo gratuito ed il licenziatario non possa pertanto subire svantaggi concorrenziali relativi al pagamento di compensi, o, inoltre, qualora la licenza, pur essendo stata concessa a titolo oneroso, riguardi un procedimento tecnicamente superato al quale l' impresa che ha accettato l' obbligo di non contestazione non faceva ricorso .