61995C0267

Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 6 giugno 1996. - Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd e Merck Sharp & Dohme International Services BV contro Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta e Necessity Supplies Ltd e Beecham Group plc contro Europharm of Worthing Ltd. - Domande di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Chancery Division - Regno Unito. - Atto di adesione della Spagna e del Portogallo - Interpretazione degli artt. 47 e 209 - Fine del periodo transitorio - Artt. 30 e 36 del Trattato CE - Importazioni parallele di prodotti farmaceutici non brevettabili. - Cause riunite C-267/95 e C-268/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06285


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1 I presenti procedimenti riuniti sollevano, sotto forma di tre questioni, due importanti ma diversi problemi concernenti la libera circolazione dei prodotti farmaceutici tra Spagna e Portogallo, da un lato, e i rimanenti Stati membri, dall'altro (1). Le prime due questioni riguardano la data di scadenza di talune disposizioni provvisorie contenute nell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, che consentono la restrizione delle importazioni parallele di prodotti farmaceutici da questi paesi verso altri Stati membri della Comunità. L'altra questione è più basilare. Essa riguarda il regime giuridico che si applica alle importazioni parallele in seguito alla scadenza del periodo transitorio. In sostanza si chiede alla Corte di abbandonare o, in alternativa, di rivedere la sua sentenza del 1981 nella causa Merck/Stephar e Exler (2), secondo cui le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci ostano a che il titolare di un brevetto relativo ad un prodotto medicinale che ha volontariamente messo in commercio tale prodotto in uno Stato membro nel quale non è riconosciuta la tutela mediante brevetto di quel prodotto faccia valere i diritti derivanti dal suo brevetto nazionale in altri Stati membri per vietare le importazioni parallele di questo prodotto dal primo Stato membro.

II - Ambito normativo

2 Ai sensi rispettivamente degli artt. 42 (Spagna) e 202 (Portogallo) dell'Atto di adesione del Regno di Spagna (in prosieguo: la «Spagna») e della Repubblica portoghese (in prosieguo: il «Portogallo») alle Comunità europee (in prosieguo: l'«Atto di adesione») (3), le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunità e la Spagna ed il Portogallo dovevano essere abolite il 1_ gennaio 1986 (4). Tuttavia, ai sensi dell'art. 47 relativo alla Spagna e dell'art. 209 relativo al Portogallo, l'entrata in vigore dell'art. 30 del Trattato CE è stata prorogata per i prodotti brevettati cui si riferiscono i presenti procedimenti nei termini seguenti:

«1. In deroga all'articolo 42 [art. 202], il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico o fitosanitario depositato in uno Stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Spagna un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello Stato membro attuale o negli Stati membri attuali in cui il prodotto è protetto dal brevetto, anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Spagna dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso.

2. Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte della Spagna [del Portogallo], della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione».

3 Nella sentenza Merck/Stephar la Corte ha dichiarato che «le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci, compreso quanto dispone l'art. 36, vanno interpretate nel senso che esse ostano a che il titolare di un brevetto relativo ad un medicinale, che venda tale prodotto in un primo Stato membro in cui esiste la tutela del brevetto, indi lo ponga in vendita in un altro Stato membro dove detta tutela non esiste, si valga del diritto, attribuitogli dalla normativa del primo Stato membro, di impedire lo smercio in detto Stato del prodotto importato dall'altro Stato membro» (5).

4 L'art. 379 dell'Atto di adesione prevede che la Commissione può autorizzare nuovi o preesistenti Stati membri ad adottare «misure di salvaguardia» in caso di gravi e persistenti difficoltà economiche. Questa disposizione è stata fatta valere dalla Francia, dal Belgio, dall'Austria, dalla Danimarca, dall'Irlanda, dal Regno Unito e dalla Germania relativamente all'importazione dalla Spagna di prodotti farmaceutici protetti da brevetti nei loro rispettivi territori, ma non in Spagna, a decorrere dal 7 ottobre 1995 (6). Con decisione 20 dicembre 1995 (7) la Commissione ha respinto queste domande (8).

5 L'Atto di adesione contiene disposizioni analoghe con cui si istituisce un periodo transitorio in attesa dell'introduzione di un'effettiva normativa in materia di brevetti da parte di questi due Stati membri. Il protocollo n. 8 riguarda i brevetti spagnoli, mentre il protocollo n. 19 riguarda i brevetti portoghesi.

6 I protocolli n. 8 e n. 19 prevedono entrambi al n. 1 che la Spagna e il Portogallo si impegnano separatamente:

«(...) a rendere compatibile la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità (...)

[e che]

a tal fine verrà instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorità spagnole [portoghesi], anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione spagnola [portoghese] alla nuova legislazione».

Ciascuno di questi protocolli richiede poi l'eliminazione di particolari punti del diritto spagnolo e portoghese che non hanno rilevanza nei presenti procedimenti.

7 Il n. 3 del protocollo n. 8 stabilisce che:

«Il Regno di Spagna aderirà alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo entro i termini richiesti per consentirgli di avvalersi, per i soli prodotti chimici e farmaceutici, delle disposizioni dell'articolo 167 di detta convenzione.

In questo contesto e tenuto conto della realizzazione dell'impegno assunto dal Regno di Spagna, di cui al punto 1), gli Stati membri della Comunità quali Stati contraenti della convenzione di Monaco si impegnano a fare quanto in loro potere per garantire, in caso di presentazione di una domanda da parte del Regno di Spagna, in conformità di detta convenzione, la proroga - oltre il 7 ottobre 1987 e per la durata massima prevista dalla convenzione di Monaco - della validità della riserva di cui all'articolo 167 di cui sopra. (...) fermo restando che [il Regno di Spagna] aderirà comunque [a questa convenzione] al più tardi il 7 ottobre 1992».

Ai sensi dell'art. 167, n. 2, lett. a), della convenzione sul brevetto europeo (in prosieguo: la «CBE») ogni Stato contraente può riservarsi la facoltà di prevedere che i brevetti europei che coprono prodotti farmaceutici sono inefficaci o possono essere annullati. Inoltre l'art. 167, n. 3, stabilisce che:

«Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti per un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, quando uno Stato contraente ha fatto una delle riserve di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il consiglio di amministrazione può, per quanto riguarda tale Stato, prorogare questo periodo al massimo di cinque anni, per tutte o parte delle riserve fatte (...)».

8 Il n. 3 del protocollo n. 19 stabilisce:

«La Repubblica portoghese aderirà il 1_ gennaio 1992 alla convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo e alla convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario».

9 I protocolli richiedono poi che i due nuovi Stati membri introducano nella loro normativa nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova corrispondente all'art. 75 della convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975 sul brevetto comunitario. Questa disposizione doveva trovare applicazione, nel caso della Spagna, entro il 7 ottobre 1992 e, nel caso del Portogallo, entro il 1_ gennaio 1992, per brevetti relativi a procedimenti depositati, rispettivamente, prima di queste date (9).

10 L'art. 4 della legge 20 marzo 1986, entrata in vigore il 26 giugno 1986, disciplina la brevettabilità dei prodotti farmaceutici in Spagna. Tuttavia, la sua entrata in vigore relativamente a tali prodotti è stata prorogata in conformità all'Atto di adesione al 7 ottobre 1992 con una disposizione transitoria. In Portogallo la CBE è entrata in vigore il 1_ gennaio 1992 con decreto legge n. 42/92. L'art. 1, n. 2, della legge portoghese prevede l'inapplicabilità di ogni disposizione del codice della proprietà industriale portoghese incompatibile con la formulazione della CBE. Pertanto è divenuto possibile ottenere brevetti per prodotti farmaceutici in Portogallo, specificando Portogallo nelle domande CBE depositate in quella data o successivamente.

III - Fatti e procedimento

11 Due cause comprendenti tre diverse azioni sono state sottoposte al giudice Jacob che siede nella Patents Court of the Chancery Division of the High Court of Justice in England and Wales (in prosieguo: il «giudice nazionale»). Nella prima causa (10) gli attori, Merck & Co. Inc. e altri (11) (in prosieguo: la «Merck»), sostengono che i convenuti, Primecrown Ltd e altri (in prosieguo: la «Primecrown»), hanno contraffatto i brevetti relativi rispettivamente ad un medicinale contro l'ipertensione (conosciuto con il marchio «Innovace» nel Regno Unito e con il marchio «Renitec» altrove) e ad un medicinale prescrivibile nella cura della prostata conosciuto con il marchio «Proscar». Nella seconda causa (12) la Merck sostiene che la Primecrown ha contraffatto il suo brevetto relativo ad un medicinale contro il glaucoma conosciuto con il marchio Timoptol. I reclami riguardano le importazioni parallele e la vendita dei prodotti nel Regno Unito. Il Renitec e il Proscar sono stati importati dalla Spagna, il Timoptol dal Portogallo.

12 La Merck ha presentato domanda di brevetto britannico per il Proscar (EP 0155096) il 20 febbraio 1985. Questo brevetto doveva scadere il 20 febbraio 2005, ma, in base al regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768 (13), sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (in prosieguo: il «regolamento CPC»), la protezione effettiva del brevetto risulta prorogata al 26 maggio 2007. I documenti per la registrazione relativi al Proscar sono stati presentati in Spagna nel luglio 1991. L'autorizzazione per la commercializzazione è stata concessa nel settembre 1993, dopo di che il prodotto è stato immesso sul mercato in Spagna. La Merck ha presentato domanda di brevetto britannico per il Renitec (0012401) il 10 dicembre 1979. Esso scade il 10 dicembre 1999. Essa ha presentato domanda per il Timoptol (1524405) il 23 settembre 1976; questo brevetto scade il 23 settembre 1996.

13 Nella seconda causa la Beecham Group plc (in prosieguo: la «Beecham») ha presentato un ricorso contro la Europharm of Worthing Ltd (in prosieguo: la «Europharm») per contraffazione di due brevetti riguardanti un antibiotico commercializzato con il marchio «Augmentin» nel Regno Unito e «Augmentine» in Spagna. Uno di questi brevetti è scaduto il 10 aprile 1995. L'altro è stato dichiarato nullo dalla High Court nel luglio 1995. L'ordine che tale brevetto sia revocato è sospeso in attesa dell'udienza d'appello prevista per la fine del 1996. Un terzo brevetto europeo non scadrà fino al 2003, benché la causa principale sembri riguardare solo i brevetti del Regno Unito. Secondo il giudice nazionale la Europharm intende importare il prodotto dalla Spagna (14).

14 Il giudice nazionale chiarisce che i problemi nella causa a qua sorgono innanzi tutto poiché i titolari dei brevetti non hanno ottenuto, e mai avrebbero potuto ottenere, la relativa tutela in Spagna o in Portogallo per i prodotti di cui trattasi. Inoltre, esso sostiene che i prezzi in questi paesi sono molto più bassi che altrove nell'Unione europea, cosicché i medicinali ivi venduti dai titolari di brevetti ai rivenditori invece di andare ai pazienti spagnoli o portoghesi, vengono immediatamente esportati in altri Stati membri.

15 Il giudice nazionale distingue due ordini di questioni di interpretazione del diritto comunitario che sorgono nella causa principale: i) il problema del significato vero e proprio delle disposizioni transitorie dell'Atto di adesione che si pone nelle prime due questioni; ii) la questione se la sentenza della Corte nella causa Merck/Stephar debba essere riesaminata o modificata tenendo conto di un cambiamento di circostanze o di altre considerazioni. Esse sono così formulate:

«1) Se le disposizioni dell'art. 47 del Trattato di adesione spagnolo alle Comunità europee continuino ad applicarsi ai prodotti farmaceutici

1.1. importati dalla Spagna; o 1.2. immessi in commercio per la prima volta in Spagna

fino

a) al 7 ottobre 1995; o b) al 31 dicembre 1995; o c) al 7 ottobre 1996; o d) al 31 dicembre 1996; o

e) alla fine del terzo anno successivo al momento in cui il prodotto farmaceutico di cui trattasi, protetto da brevetto in uno o più Stati membri dell'Unione europea e precedentemente non brevettabile in Spagna, è divenuto brevettabile in Spagna,

e quale di queste date sia applicabile sulla base di tali atti.

2) Se le disposizioni dell'art. 209 del Trattato di adesione portoghese alle Comunità europee continuino ad applicarsi ai prodotti farmaceutici

2.1. importati dal Portogallo; o 2.2. immessi in commercio per la prima volta in Portogallo

fino

a) al 1_ gennaio 1995; o b) al 31 dicembre 1995; o c) al 1_ giugno 1998; o d) al 31 dicembre 1998; o

e) alla fine del terzo anno successivo al momento in cui il prodotto farmaceutico di cui trattasi, protetto da brevetto in uno o più Stati membri dell'Unione europea e precedentemente non brevettabile in Portogallo, è divenuto brevettabile in Portogallo,

e quale di queste date sia applicabile sulla base di tali atti.

3) Se, dopo la scadenza dell'art. 47 (e/o rispettivamente dell'art. 209), nel caso in cui:

3.1. un'impresa sia titolare di un brevetto in uno o più Stati membri delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Stato membro") per un prodotto farmaceutico;

3.2. il prodotto farmaceutico sia stato immesso per la prima volta in commercio dal titolare in un paese dopo l'adesione di quest'ultimo alle Comunità europee, ma in un'epoca in cui il prodotto farmaceutico non poteva essere protetto da un brevetto in tale paese;

3.3. un terzo importi il prodotto farmaceutico da tale paese nello Stato membro; e

3.4. la normativa in materia di brevetti dello Stato membro garantisca al titolare del brevetto il diritto di agire in giudizio contro l'importazione del prodotto farmaceutico da tale paese,

le norme del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci ostino a che il titolare si avvalga del diritto di cui al punto 3.4, in particolare qualora:

a) il titolare avesse e continui ad avere l'obbligo giuridico e/o morale di immettere in commercio e di continuare a distribuire il prodotto farmaceutico in tale paese; e/o

b) la normativa di quel paese e/o la normativa comunitaria richiedano effettivamente che, una volta che il prodotto farmaceutico sia immesso in commercio in quel paese, il titolare fornisca e continui a fornire quantitativi sufficienti per soddisfare il fabbisogno nazionale; e/o

c) la normativa di quel paese conferisca alle proprie autorità, e le proprie autorità esercitino, il diritto di fissare il prezzo di vendita del prodotto farmaceutico in tale paese e la legge ne vieti la vendita a qualunque altro prezzo; e/o

d) il prezzo del prodotto farmaceutico in quel paese sia stato fissato dalle autorità a un livello tale che ci si attendono massicce esportazioni del prodotto farmaceutico da tale paese verso lo Stato membro, talché il valore economico del brevetto risulterebbe sensibilmente diminuito e la ricerca e lo sviluppo di altri prodotti farmaceutici progettati dal titolare ne sarebbero sensibilmente pregiudicati, in contrasto con la ratio sottesa alla recente introduzione da parte del Consiglio dell'Unione europea del certificato protettivo complementare».

16 Per quanto riguarda le prime due questioni relative alla scadenza delle disposizioni transitorie, il giudice nazionale sintetizza gli argomenti esaminati dettagliatamente più avanti in queste conclusioni ed esprime una chiara preferenza per la prima data, cioè il 7 ottobre 1995 nel caso della Spagna ed il 1_ gennaio 1995 in quello del Portogallo. In effetti esso accoglie l'argomento della Primecrown. Esso fa presente che alla Spagna, in seguito alla sua adesione alla CBE, veniva consentito dal consiglio d'amministrazione della CBE in base all'art. 167, n. 2, della CBE di prorogare l'obbligo di riconoscere la brevettabilità di prodotti farmaceutici per un periodo massimo consentito, cioè fino al 6 ottobre 1992; pertanto dal 7 ottobre 1992 tali prodotti erano brevettabili in Spagna. In forza dell'art. 42 dell'Atto di adesione, il divieto di cui all'art. 30 del Trattato si applicava, in base all'art. 47 dell'Atto di adesione, a decorrere dalla «(...) fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte della Spagna, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione».

17 Il giudice nazionale fa presente che la Merck ha sostenuto che il periodo di tre anni dovrebbe essere considerato nel senso che si riferisce a tre anni a decorrere dalla data in cui lo specifico prodotto farmaceutico in questione è divenuto brevettabile, poiché l'art. 47, n. 1, dell'Atto di adesione parla di «un'epoca in cui non era possibile ottenere in Spagna un brevetto per tale prodotto» (15). Il giudice nazionale conviene con la Primecrown che questo argomento è assurdo; una volta che un determinato prodotto è stato messo in commercio prima che la Spagna lo abbia reso brevettabile, esso non sarebbe mai divenuto brevettabile a causa della mancanza di novità e, pertanto, il periodo di tre anni non avrebbe mai cominciato a decorrere. In realtà, il giudice nazionale fa presente che non sarebbe necessario un periodo di tre anni se il prodotto fosse brevettabile (16).

18 Il giudice nazionale perviene alla chiara conclusione che il periodo transitorio per la Spagna è scaduto il 7 ottobre 1995. In realtà il giudice fa presente che «se non fosse per il monito ricorrente secondo il quale la Corte può a volte, allorché si trovi di fronte a questioni nuove, fare qualcosa di inatteso, [egli] avrebbe detto che si tratta di una questione di acte clair».

19 Per quanto riguarda il Portogallo il giudice nazionale sostiene che la data di decorrenza è stabilita al 1_ gennaio 1992, quando, in base al n. 3 del protocollo n. 19 dell'Atto di adesione, esso ha aderito alla CBE (17). Esso fa presente che la Merck non ha contestato il fatto che si potessero ottenere brevetti per il Portogallo per prodotti farmaceutici in base alla CBE per il tramite dell'ufficio europeo dei brevetti dal 1_ gennaio 1992 (18). Esso accorda quindi una certa preferenza al 1_ gennaio 1995 come data di scadenza della disposizione transitoria, basata sul decorso di tre anni civili dal 1_ gennaio 1992 (19).

20 Sulla terza questione, il giudice nazionale rileva che, dei vari argomenti dedotti dalla Merck a favore di una riconsiderazione della sentenza nella causa Merck/Stephar, due in particolare, che non erano stati sollevati in quella causa, possono confutare la conclusione centrale secondo cui vi sarebbe stata una libera decisione di immissione sul mercato in Spagna e in Portogallo:

i) l'argomento secondo cui le società farmaceutiche hanno l'obbligo morale di fornire i loro prodotti in Spagna ed in Portogallo, specialmente qualora esse abbiano già fabbricato il prodotto in tali paesi ed i medici lo prescrivano;

ii) l'argomento secondo cui vi sarebbe un obbligo giuridico sia di diritto nazionale sia di diritto comunitario di rifornire il mercato spagnolo e quello portoghese.

21 Il giudice nazionale illustra anche gli argomenti della Merck relativi alla necessità di tutelare la ricerca e lo sviluppo in Europa e di promuovere una sana industria farmaceutica europea, argomenti che sono stati dedotti in maniera più energica di quanto era avvenuto precedentemente nella causa Merck/Stephar. Il giudice nazionale fa presente che la Corte potrebbe prendere in considerazione la possibilità di limitare l'efficacia retroattiva di quanto deciso nella sentenza Merck/Stephar, «(...) in quanto sarebbe evidentemente illegittimo che la Corte si discostasse da una sua sentenza precedente in modo tale da rendere le parti responsabili di un illecito per azioni passate, lecito però all'epoca della sentenza - considerare cioè illecite importazioni parallele che erano lecite in passato».

IV - Osservazioni presentate alla Corte

22 Hanno presentato osservazioni scritte la Merck (attrice nel procedimento C-267/95), la Beecham (attrice nel procedimento C-268/95), la Primecrown (convenuta nel procedimento C-267/95), i governi del Regno Unito, del Belgio, della Grecia, della Spagna e dell'Italia e la Commissione delle Comunità europee. Hanno svolto osservazioni orali la Merck, la Beecham, la Primecrown, i governi del Regno Unito, della Spagna, della Grecia, dell'Italia, della Danimarca, della Francia e della Svezia, e la Commissione.

A - La prima e la seconda questione

i) Merck e Beecham

23 La Merck sostiene che l'art. 47 dell'Atto di adesione si applica ai prodotti farmaceutici importati dalla Spagna fino al 31 dicembre 1996. Essa basa questa affermazione sulla formulazione dell'art. 47 («alla fine del terzo anno successivo» e non «tre anni dopo»). La Merck sostiene che questa interpretazione è corroborata dal fatto che tutte le misure transitorie contenute nell'Atto di adesione scadono alla fine di un anno civile. Essa fa riferimento in particolare all'art. 379 dell'Atto di adesione che consente l'adozione di misure di salvaguardia fino al 31 dicembre 1995.

24 La Merck sostiene inoltre che l'art. 47 scade alla fine del 1996, poiché, in base all'art. 4C, n. 1, della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (come modificata; in prosieguo: la «convenzione di Parigi»), chiunque abbia regolarmente presentato la domanda di brevetto in un paese in cui si applica la convenzione di Parigi gode, ai fini della presentazione negli altri Stati aderenti (20), di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della prima presentazione. Questa disposizione concede al richiedente un termine di dodici mesi per presentare domande di brevetto relative alla stessa invenzione negli altri Stati firmatari della convenzione di Parigi e per far valere il proprio diritto di priorità nei confronti di successivi richiedenti. La novità di un'invenzione viene valutata alla data della prima presentazione; in altri termini l'invenzione è considerata nuova in tutti gli Stati firmatari della convenzione di Parigi durante questo periodo di dodici mesi. La brevettabilità di un prodotto in uno Stato firmatario della convenzione di Parigi comporta come elemento essenziale il diritto di rivendicare la priorità derivante da una domanda presentata per la stessa invenzione nel corso dei dodici mesi precedenti in qualunque altro Stato firmatario.

25 Tuttavia la Merck sostiene che, su richiesta dell'ufficio brevetti, il Consiglio di Stato spagnolo ha dichiarato il 18 febbraio 1993 che la priorità sarebbe stata riconosciuta in Spagna solo relativamente a domande presentate in altri paesi CBE dopo il 7 ottobre 1992 (21). La Merck fa presente che la nozione di brevettabilità come utilizzata nell'art. 47 dell'Atto di adesione dev'essere interpretata in conformità alla convenzione di Parigi e, pertanto, nel senso che comprende la possibilità di ottenere brevetti in Spagna dopo il 7 ottobre 1992, data la priorità derivante da domande presentate nel corso dei dodici mesi precedenti in altri Stati firmatari della convenzione di Parigi. La Merck conclude che il mancato accoglimento di tali domande da parte della Spagna significa in realtà che essa ammette la totale brevettabilità dei prodotti farmaceutici solo dal 7 ottobre 1993.

26 Per quanto riguarda il Portogallo, la Merck sostiene che l'art. 209 dell'Atto di adesione continuerà ad applicarsi ai prodotti farmaceutici fino al 31 dicembre 1998, in particolare sino alla fine del terzo anno civile dopo che il Portogallo abbia reso effettivamente brevettabili i prodotti farmaceutici. L'effettiva brevettabilità dei prodotti farmaceutici non era possibile nel Portogallo prima del 1_ giugno 1995, quando il regime giuridico relativo ai brevetti europei istituito dal decreto legge portoghese 31 marzo 1992, n. 42/92, è stato completato con l'adozione di un nuovo codice della proprietà industriale che consente il rilascio di brevetti portoghesi per i prodotti farmaceutici (22).

27 La Beecham sostiene che l'art. 47 dell'Atto di adesione continuerà ad applicarsi anche ai prodotti farmaceutici quali l'Augmentine fino a tre anni dopo che la Spagna avrà adottato una normativa che ne autorizzi la brevettabilità. Se si interpreta l'art. 47 nel senso che conferisce una protezione al titolare di un brevetto solo fino alla fine del terzo anno dopo l'introduzione da parte della Spagna della brevettabilità di una categoria generale di medicinali, ciò comporta semplicemente l'introduzione di una «proroga arbitraria di tre-quattro anni» durante la quale i prodotti farmaceutici meno cari importati dalla Spagna non possono inondare gli altri Stati membri, e successivamente non vi sarà più protezione per niente.

28 In subordine, se si ritiene che il periodo transitorio cominci a decorrere dalla data in cui la Spagna ha introdotto la brevettabilità dei prodotti farmaceutici come categoria generale (cioè dal 7 ottobre 1992), la Beecham è del parere che l'art. 47 debba almeno essere interpretato in conformità alla regola basata sull'anno civile. Tuttavia, la data di scadenza che essa sostiene (31 dicembre 1996) viene raggiunta combinando questa tesi con l'argomento della data di priorità basato sulla convenzione di Parigi, come sostenuto dalla Merck.

ii) Primecrown

29 La Primecrown fa presente che la CBE è entrata in vigore il 7 ottobre 1977 indipendentemente da considerazioni di data di calendario, quando, in conformità al suo art. 169, un numero sufficiente di atti di ratifica sono stati presentati. Ai sensi dell'art. 167, n. 5, della CBE, il beneficio del ritiro di una riserva ai sensi dell'art. 167, n. 2, si applica solo a domande di brevetto presentate dopo la scadenza della riserva. La Primecrown sostiene che risultava soprattutto dall'art. 3 del protocollo n. 8 che la Spagna avrebbe aderito alla CBE con effetto dal 7 ottobre 1992 ed avrebbe quindi concesso brevetti relativamente a nuove domande presentate in tale data o successivamente. L'art. 47 dell'Atto di adesione è chiaramente collegato con il protocollo n. 8, che fa riferimento alla CBE. Dando attuazione nel proprio territorio alla CBE il 7 ottobre 1992, la Spagna ha effettuato quanto previsto dal protocollo n. 8 e quindi la deroga di tre anni di cui all'art. 47 scadeva il 7 ottobre 1995.

30 La Primecrown fa allora riferimento al protocollo n. 19 dell'Atto di adesione in base al quale il Portogallo doveva aderire alla CBE il 1_ gennaio 1992. Poiché non era prevista alcuna riserva relativamente al Portogallo in base all'art. 167 della CBE, i prodotti chimici e farmaceutici sono divenuti brevettabili in Portogallo in tale data. La deroga prevista dall'art. 209 dell'Atto di adesione è collegata al protocollo n. 19 che fa riferimento alla CBE. Pertanto un'interpretazione restrittiva della deroga richiede che essa sia interpretata nel senso che scade tre anni dopo la data di entrata in vigore della CBE, cioè il 1_ gennaio 1995.

31 La Primecrown sostiene che chiunque intenda ottenere un brevetto in Portogallo per un prodotto farmaceutico ne aveva la possibilità presentando, il 1_ gennaio 1992 o dopo tale data, una domanda presso l'Ufficio europeo dei brevetti indicando il Portogallo (da solo o insieme ad altri paesi), benché questo paese non abbia autorizzato la presentazione di domande di brevetto per i prodotti farmaceutici presso il suo ufficio nazionale prima dell'1 giugno 1995, data di entrata in vigore del codice della proprietà industriale, contenuto nel decreto legge 24 gennaio 1995, n. 16/95. Né l'art. 209 dell'Atto di adesione né il protocollo n. 19 imponevano al Portogallo di ammettere che brevetti per prodotti farmaceutici potessero essere ottenuti con un qualsiasi particolare procedimento; non vi era pertanto alcun obbligo per il Portogallo di istituire un ufficio nazionale per i brevetti al fine di adempiere il suo obbligo di adeguare il suo diritto dei brevetti «in modo da renderlo compatibile (...) con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità».

32 La Primecrown sostiene che l'espressione «i prodotti», usata rispettivamente nell'art. 47, n. 2 (Spagna), e nell'art. 209, n. 2 (Portogallo), dell'Atto di adesione, può essere interpretata solo nel senso che si riferisce ad una categoria generica di prodotti che rientrano nell'art. 47. Se l'intenzione era di riferirsi ad un prodotto specifico coperto da un brevetto specifico, allora sarebbe stato usato il singolare per concordare con i riferimenti, tra l'altro, a «un prodotto» di cui all'art. 47, n. 1. In sostanza la Primecrown sostiene che il motivo per cui dal 7 ottobre 1992 non si potevano ottenere brevetti per taluni prodotti farmaceutici in Spagna non era più l'esclusione dei prodotti farmaceutici come categoria dal campo di applicazione del diritto nazionale dei brevetti, ma la decisione individuale dell'inventore di rendere pubblica l'invenzione ad una data precedente quella in cui egli avrebbe potuto per la prima volta presentare una domanda per un brevetto in Spagna. Il protocollo n. 8 dell'Atto di adesione non impone affatto alla Spagna di concedere la protezione mediante brevetto alle invenzioni che sono diventate di dominio pubblico prima del 7 ottobre 1992. Per contro, il protocollo n. 8 fa esplicitamente riferimento all'art. 167 della CBE che contiene sue specifiche norme transitorie (al n. 5), in base alle quali possono essere concessi brevetti richiesti dopo la data in cui la riserva della Spagna è scaduta, ma non quelli richiesti prima di tale data.

33 La Primecrown sostiene che l'interpretazione del periodo di tre anni mediante un calcolo basato sull'anno civile significherebbe che gli Stati membri all'epoca del negoziato dell'Atto di adesione volevano che la durata del periodo transitorio di cui all'art. 47, n. 2, potesse variare del 33%, a seconda del periodo dell'anno in cui i prodotti farmaceutici erano divenuti brevettabili. L'intento della deroga è di consentire un adeguamento delle condizioni di mercato prima dell'abolizione delle restrizioni alle importazioni parallele. La Primecrown sostiene che non si può ritenere che i redattori della deroga pensassero che le condizioni di mercato necessitassero di più tempo per adeguarsi se la Spagna avesse introdotto la brevettabilità per i prodotti farmaceutici in un periodo più vicino all'inizio che alla fine di un anno civile. Il motivo per cui nei trattati comunitari periodi si concludono generalmente alla fine dell'anno civile è storico; il Trattato CEE è entrato in vigore il 1_ gennaio 1958 e le successive adesioni sono sempre avvenute il 1_ gennaio di un anno. La data obbligatoria per la brevettabilità dei prodotti farmaceutici in Spagna è collegata non ai trattati comunitari, ma ad un periodo di anni decorrenti dall'entrata in vigore della CBE, che non è un trattato comunitario. La data, 7 ottobre 1992, è esplicitamente indicata nell'Atto di adesione.

34 La Primecrown afferma poi che il ricorso all'anno civile per il calcolo dei termini è incompatibile con la «regola normale ed universale della "data anniversario"» che si applica negli Stati membri per il computo dei termini (23). La Primecrown sostiene che nel Regno Unito la regola normale è la regola della data corrispondente (24), mentre l'art. 5, n. 1, del codice civile spagnolo prevede che il diritto spagnolo ammette anche il metodo del computo dei termini in «frazioni» di anni piuttosto che quello che consiste nel collocare il punto di decorrenza di un periodo all'inizio dell'anno civile seguente. Inoltre la Primecrown sostiene che, quando il legislatore comunitario vuole che un termine scada alla fine di un anno civile, utilizza espressioni chiare e non equivoche (25).

35 Secondo la Primecrown l'art. 47, n. 2, dell'Atto di adesione richiede semplicemente alla Spagna di rendere brevettabili i prodotti farmaceutici e non le impone alcun obbligo di istituire il sistema di priorità previsto nella convenzione di Parigi. Inoltre, anche in base alla convenzione di Parigi, la priorità dipende dalla prima domanda nazionale che viene riconosciuta come una domanda relativa all'invenzione in conformità al diritto del paese in cui è fatta valere la priorità prevista dalla convenzione. Poiché domande presentate al di fuori della Spagna prima del 7 ottobre 1992 non sarebbero state domande validamente presentate in base al diritto spagnolo, non può derivarne alcuna rivendicazione di priorità.

iii) Altre osservazioni

36 I governi spagnolo, del Regno Unito, italiano e danese sostengono che la data di scadenza del periodo transitorio dovrebbe essere il 31 dicembre 1995 per la Spagna ed il Portogallo. Benché espresso in maniera diversa, il loro argomento è in sostanza che l'espressione «la fine del terzo anno» di cui agli artt. 47 e 209 dell'Atto di adesione si riferisce al 31 dicembre del terzo anno civile trascorso dopo la data in cui la protezione mediante brevetto prevista da queste disposizioni è stata introdotta. Il riferimento alla «fine» è linguisticamente inadeguato a indicare l'anniversario di un evento che può aver luogo nel corso di un anno civile. Il Regno Unito sostiene che da un esame di tutte le date fissate in tutte le altre norme transitorie dell'Atto di adesione risulta che questi periodi transitori devono essere anch'essi intesi nel senso che scadono alla fine di un anno civile.

37 Il governo ellenico ritiene che il periodo transitorio scada appena siano trascorsi tre anni da quando i prodotti farmaceutici sono stati resi brevettabili. I governi svedese, francese e belga non si pronunciano su tale questione.

38 La Commissione ha fatto presente all'udienza che l'interpretazione basata sulla frazione di anno era più conforme al testo delle deroghe; se si fossero intesi anni civili, le norme avrebbero esplicitamente contenuto una tale indicazione. Inoltre, poiché a suo parere le date esatte in cui sarebbe stata introdotta dalla Spagna e dal Portogallo la protezione mediante brevetto erano sconosciute al tempo del negoziato dell'Atto di adesione, era più ragionevole adottare la tesi della frazione di anno. Questa era l'ipotesi di lavoro della maggior parte degli operatori del settore prima dell'ottobre 1995, e certamente la tesi espressa pubblicamente dai rappresentanti della Commissione e che sottolinea le richieste fatte in base all'art. 379 dell'Atto di adesione da diversi Stati membri. Infine la Commissione sostiene che la Corte dovrebbe anche tener conto dell'opinione molto chiara del giudice nazionale a favore di tale tesi.

B - La terza questione

i) Merck

a) Prima serie di argomenti

39 Il principale argomento della Merck è che la regola adottata dalla Corte nella causa Merck/Stephar dovrebbe essere riesaminata in modo da ritenere che un titolare di brevetto abbia esaurito il suo diritto di brevetto relativamente ad un prodotto solo quando egli ha avuto l'opportunità di prima immissione sul mercato nella Comunità con la protezione del brevetto e con la contemporanea garanzia di assenza di concorrenza da parte di copie non autorizzate. Essa deduce sei argomenti principali a sostegno di questa tesi.

40 Innanzi tutto, all'epoca in cui la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa Merck/Stephar, la brevettabilità dei prodotti farmaceutici in Europa costituiva l'eccezione piuttosto che la regola, mentre al giorno d'oggi la maggior parte dei paesi industrializzati l'ammettono. I prodotti farmaceutici sono oggi brevettabili in tutti i paesi dello Spazio economico europeo ad eccezione dell'Islanda (26).

41 La Comunità negli ultimi anni ha posto l'accento sull'importanza dei brevetti nel settore farmaceutico. La Merck richiama l'attenzione sul regolamento CPC (27), in particolare sui quattro primi `considerando' del suo preambolo, nonché sui nn. 1 e 5 del precedente memorandum esplicativo della Commissione (28).

42 Inoltre le ripercussioni negative della continuata applicazione della regola della sentenza nella causa Merck/Stephar verrebbero amplificate in seguito all'entrata in vigore di accordi di associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, come conseguenza della permanente non brevettabilità - a causa della mancanza di novità - dei prodotti farmaceutici immessi in commercio per la prima volta in quei paesi prima che essi divengano ivi brevettabili nei primi anni '90. La Merck sostiene che, quando questi paesi diventeranno membri della CE, la regola della sentenza nella causa Merck/Stephar si applicherà a tutti i prodotti farmaceutici provenienti o immessi in commercio in questi paesi (dove i prezzi sono in media fino al 33% più bassi che nella CE).

43 In secondo luogo, la regola della sentenza Merck/Stephar riduce considerevolmente il valore dei brevetti rilasciati nella CE. La Merck ritiene che la presenza di copie non autorizzate sui mercati spagnolo e portoghese abbia consentito alle autorità di utilizzare regolamentazioni dei prezzi nazionali per fissare i prezzi ad un livello inferiore alla media della CE. Tali copie possono essere messe in commercio prima, contemporaneamente o, in ogni caso, entro dodici mesi dall'immissione in commercio dell'originale. All'udienza la Merck ha sostenuto che il nesso tra non brevettabilità e livello di prezzi era chiaramente dimostrato dall'effetto dell'apparizione di prodotti generici una volta scaduti i brevetti in Stati membri dove la tutela mediante brevetto è riconosciuta. Una caduta molto rapida dei prezzi avviene sia in previsione sia come conseguenza della fine del periodo di protezione mediante brevetto. Inoltre la Merck (sostenuta in tutto dalla Beecham) ha fatto presente all'udienza che la presenza o l'assenza di una protezione mediante brevetto incide sulla posizione commerciale delle società farmaceutiche all'atto del negoziato con le autorità nazionali; se un'alternativa generica è stata o sta per essere immessa in commercio, la posizione di queste autorità nella negoziazione del prezzo viene rafforzata nei confronti del titolare del brevetto. La Merck sostiene inoltre che i sistemi di controllo dei prezzi che operano in Spagna e in Portogallo nel presente caso sono in effetti più restrittivi rispetto al regime che operava in Italia all'epoca della decisione Merck/Stephar (29).

44 La Merck afferma che le importazioni parallele dalla Spagna e dal Portogallo operano generalmente a favore degli importatori paralleli piuttosto che dei pazienti o delle autorità sanitarie nazionali degli Stati membri importatori, mentre espongono i titolari di brevetti farmaceutici ad ampie perdite riducendo il valore e pertanto abbreviando effettivamente la vita del brevetto del prodotto interessato (30). Essa sostiene che, in mancanza di regole comuni della Comunità concernenti la commercializzazione di prodotti brevettabili, ostacoli alla libera circolazione all'interno della Comunità intesi a promuovere la ricerca per i prodotti farmaceutici dovrebbero essere ammessi come necessari per soddisfare esigenze imperative come definito nella sentenza «Cassis de Dijon» (31).

45 Col suo terzo e quarto argomento, la Merck sostiene che non vi può essere esaurimento di un diritto di brevetto qualora tale diritto non esista. Nella sentenza nella causa Merck/Stephar la Corte ha dichiarato che la sostanza del diritto di brevetto non garantisce che il titolare del brevetto otterrà sempre una ricompensa per il suo sforzo creativo, mentre l'avvocato generale Reischl ha sostenuto che esso offriva semplicemente al titolare del brevetto un'opportunità di ottenere una ricompensa per il suo sforzo creativo. La Merck d'altra parte sostiene che una ragionevole ricompensa per lo sforzo creativo del titolare del brevetto è essenziale per l'industria farmaceutica, dato che il costo medio della ricerca e dello sviluppo di un nuovo medicinale è attualmente valutato a 200 milioni di ECU. La sopravvivenza delle società farmaceutiche dipende dalla redditività di un piccolo numero di prodotti di successo, nonché dal regolare rinnovamento di portafogli di brevetti per medicinali nuovi. In media, su 10 000 sostanze sintetizzate dall'industria farmaceutica, solo una o due raggiungeranno la fase della commercializzazione. Gli alti rischi incorsi rendono le singole società molto vulnerabili, in particolare perché il 90% delle spese per la ricerca sono finanziate dal settore stesso. La redditività di un investimento nel settore della ricerca dipende da numerosi fattori del mercato, ivi compresa la possibilità di sfruttamento commerciale del prodotto brevettato e la presenza di prodotti di sostituzione. Questi ultimi comprendono i prodotti cosiddetti «fast follower» che hanno un effetto terapeutico comparabile al prodotto originale, ma se ne differenziano sufficientemente per evitare la contraffazione di un brevetto.

46 Alla luce di queste considerazioni la Merck sostiene che un brevetto può essere considerato esaurito solo se il titolare presta il consenso all'uso della caratteristica essenziale e permanente del brevetto, che consiste nel diritto di mettere in commercio il prodotto brevettato per la prima volta con l'assicurazione che nessuna copia non autorizzata sarà commercializzata per la durata di validità del brevetto. Pertanto il valore finanziario del prodotto è tutelato contro la concorrenza di copie meno care non autorizzate (32). Il semplice fatto di ricevere una ricompensa finanziaria non dovrebbe essere considerato come un esaurimento del diritto quando il potenziale commerciale del brevetto era limitato a causa dell'assenza della brevettabilità. La Merck fa riferimento alla sentenza nella causa Pharmon/Hoechst (33) in cui, nel contesto di una licenza obbligatoria, si è ritenuto che l'accettazione di compensi da parte del titolare del brevetto non abbia esaurito il brevetto, poiché essi non erano stati ricevuti come contropartita per l'esercizio volontario del diritto di proprietà garantito. La Merck menziona la tesi dell'avvocato generale Warner nelle sue conclusioni nella causa Musik-Vertrieb membran/GEMA (34) secondo cui «non vi può essere esaurimento di diritti dove non esistono diritti».

47 In quinto luogo la Merck sostiene che la Corte, nelle sentenze nelle cause Warner Brothers/Christiansen (diritto d'autore) (35) e IHT International Heiztechnik/Ideal-Standard (marchi) (36), ha ammesso che, in mancanza di livelli paralleli di protezione sia nello Stato di esportazione sia in quello di importazione, il diritto comunitario non deve esportare la politica legislativa dell'uno verso l'altro. La Merck fa presente che questo ragionamento deve applicarsi a fortiori ai brevetti.

48 Infine la Merck sostiene che, contrariamente a quanto sembra presumere l'avvocato generale Reischl nelle conclusioni nella causa Merck/Stephar, il fatto che in talune circostanze i prezzi dei prodotti farmaceutici brevettabili e non brevettabili siano similari non rende questi prodotti comparabili. La regola della sentenza Merck/Stephar non è pertanto necessaria per evitare le discriminazioni tra le importazioni parallele di prodotti brevettabili e non brevettabili; quando i diritti di un titolare di brevetto sono riconosciuti, esso beneficia dell'assicurazione che nessuna copia non autorizzata sarà commercializzata per la durata della validità del brevetto, cosa che non si verifica quando questa protezione viene negata.

b) Seconda serie di argomenti

49 In subordine la Merck sostiene che il consenso richiesto per l'applicazione della regola della sentenza Merck/Stephar non sussiste nella presente causa. Le quattro supposizioni allegate alla terza questione posta dal giudice nazionale sono strettamente collegate a questo punto.

50 Innanzi tutto, le società farmaceutiche - diversamente dai produttori di altri beni e servizi di consumo - non sono libere di decidere se immettere o meno nuovi prodotti sul mercato o di interrompere le forniture esistenti, poiché considerazioni etiche le obbligano a fornire medicinali dove essi sono necessari, anche se ivi la brevettabilità non è riconosciuta (37).

51 La Merck sostiene che per motivi etici attualmente le sarebbe impossibile in considerazione di varie ragioni di tutela della salute ritirare i prodotti di cui trattasi dai mercati spagnolo e portoghese; né il suo obbligo è ridotto dalla presenza di copie. Essa sostiene che il ritiro di questi prodotti comporterebbe l'eventuale discontinuità di forniture di queste copie: nella sua qualità di inventore del prodotto essa è la sola società che dispone dell'informazione completa sui risultati dei test clinici relativi a questi prodotti. In considerazione di questa esperienza e di questi mezzi essa ritiene di avere l'obbligo morale di assicurare una farmaco-vigilanza continua (cioè l'osservazione di effetti indesiderati presso i pazienti), specialmente attraverso il mantenimento di un gruppo scientifico permanente per consigliare i medici che utilizzano i suoi prodotti. Per contro, coloro che copiano sono in genere società che investono solo nelle attrezzature necessarie per l'importazione o la fabbricazione e la distribuzione e quindi i medici che devono far fronte ad un effetto indesiderato di un medicinale che è copia di un prodotto della Merck si rivolgono a quest'ultima per consigli.

52 In secondo luogo, la Merck sostiene che, per considerazioni di ordine commerciale, essa non è libera di interrompere le forniture. Un ritiro obbligherebbe i pazienti che seguono attualmente una cura che i medici ritengono appropriata al loro caso a passare ad altri medicinali che, eventualmente, sono sentiti essere meno adatti ad essi. Tale ritiro danneggerebbe irrimediabilmente la reputazione della Merck come società a servizio della salute pubblica e pregiudicherebbe la sua notorietà presso la comunità medica spagnola e portoghese.

53 La Merck sostiene poi che le viene impedito di interrompere le forniture esistenti a causa di obblighi che ad essa incombono in forza delle normative nazionali e del diritto comunitario della concorrenza. Un'interruzione delle sue forniture sui mercati spagnolo e portoghese potrebbe, a suo parere, costituire una violazione della legge spagnola sui medicinali n. 25/1900 o del decreto legge portoghese n. 135/95. Inoltre l'art. 85 del Trattato le impedisce di interrompere le forniture esistenti ad acquirenti spagnoli e portoghesi. La Merck sostiene che la Commissione, sostenuta al riguardo dalla Corte, ha qualificato come accordi o pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, atti apparentemente unilaterali, quali istruzioni unilaterali di un produttore ai suoi distributori di non esportare verso altri Stati membri della CE nell'ambito di un rapporto contrattuale esistente.

ii) Beecham

54 La Beecham sostiene che la finalità della protezione mediante brevetto consiste nell'incentivare l'innovazione; all'inventore deve essere concessa l'opportunità di ottenere una ricompensa per il suo sforzo creativo, riconoscendogli un diritto esclusivo di prima immissione in circolazione. Essa fa riferimento alla sentenza della Corte nella causa Centrapharm/Sterling Drug (38) come base della teoria dell'esaurimento nel contesto di brevetti paralleli. Secondo la Beecham, la Corte, dichiarando nella sentenza Merck/Stephar che il diritto del titolare del brevetto può esaurirsi consentendo la commercializzazione in un paese in cui egli non gode della protezione mediante brevetto, ha esteso in maniera inesatta la teoria dell'esaurimento. La Beecham critica la sentenza Merck/Stephar poiché il ragionamento in essa contenuto è viziato ed inconciliabile con la sua giurisprudenza successiva o con gli sviluppi della normativa comunitaria.

55 Secondo la Beecham la sentenza Merck/Stephar è incompatibile con la decisione della Corte nella causa Warner Brothers. Essa fa inoltre riferimento alla causa Pharmon/Hoechst e, in particolare, al fatto che la Corte ha respinto la tesi dell'avvocato generale Mancini secondo cui un titolare di brevetto, esponendosi volontariamente alla possibilità di essere privato del suo diritto esclusivo mediante licenze obbligatorie, deve accettare le conseguenze di tale scelta.

56 La Beecham sostiene che la sentenza Merck/Stephar è errata in principio poiché pregiudica la possibilità del titolare di un brevetto di ottenere una ricompensa per il suo sforzo creativo. In particolare, la Corte non ha considerato gli effetti delle importazioni da paesi in cui non esiste una protezione mediante brevetto sulla possibilità per il titolare di brevetto di mantenere i prezzi ad un livello sufficiente per garantire una tale ricompensa in paesi dove tale brevettabilità è riconosciuta (39). Inoltre essa sostiene che l'avvocato generale Reischl ha erroneamente ritenuto che non esistesse un nesso di causalità tra la brevettabilità e il livello dei prezzi: la Beecham sostiene che se egli avesse effettuato un confronto generale dei prezzi tra i medicinali brevettati e quelli che non lo sono in ciascuno Stato membro, piuttosto che tra i vari Stati membri, avrebbe constatato che la determinazione dei prezzi dei prodotti non brevettati, che possono subire la concorrenza da parte di copie generiche, differisce da quella dei prezzi dei prodotti brevettati, che non subiscono tale concorrenza.

57 La Beecham facendo riferimento alla sentenza Warner Brothers sostiene che, in mancanza di misure comunitarie di armonizzazione, spetta agli Stati membri effettuare le necessarie scelte legislative relativamente alla brevettabilità di prodotti. Essa sostiene poi che la sentenza Merck/Stephar è incompatibile con i nuovi obiettivi del Trattato CE concernenti sia la ricerca e lo sviluppo sia la tutela della salute (40) e in particolare con le attuali difficoltà in cui versa l'industria farmaceutica (41).

58 La Beecham, come la Merck, sostiene in subordine che le circostanze della presente causa possono essere distinte da quelle della causa Merck/Stephar; essa non è libera di «acconsentire» o di ritirare il «consenso» alla commercializzazione dell'Augmentine in Spagna per motivi giuridici ed etici. Un obbligo morale non è una nozione del tutto soggettiva; esso può nascere da una domanda dei consumatori obiettivamente verificabile. Inoltre un fornitore di prodotti farmaceutici non deve essere disincentivato dal soddisfare la domanda in un determinato Stato membro per timore che tali forniture potrebbero diventare importazioni parallele che mettono in pericolo il suo profitto su altri mercati. Se dovesse provare l'esistenza di un obbligo morale dinanzi ai giudici nazionali, non si limiterebbe a procedere a deduzioni basate sulle qualità terapeutiche del prodotto, ma potrebbe anche presentare una prova diretta come quella proveniente da medici o farmacisti dello Stato membro di esportazione.

59 La Beecham sostiene che un suo ritiro dal mercato spagnolo, effettuato rifiutando di fornire i clienti esistenti e dando istruzioni ai suoi clienti altrove di non rifornire la Spagna, può essere vietato non solo dall'art. 85, n. 1, ma anche dall'art. 86 del Trattato. La Beecham sostiene che, benché un'eventuale violazione dell'art. 86 dipenda dal fatto che coloro che sono pregiudicati possano dimostrare che essa godeva di una posizione dominante sul mercato rilevante in Spagna o in un'altra parte della Comunità, l'eventuale successo di una tale azione potrebbe comportare che un tribunale spagnolo ordini di risarcire i danni o di continuare le forniture.

60 All'udienza la Beecham ha ribadito che né il requisito della certezza del diritto né il trinceramento dietro l'Atto di adesione della sentenza nella causa Merck/Stephar impedirebbero alla Corte di riconsiderare la sua precedente decisione e che i successivi sviluppi nella giurisprudenza della Corte hanno fatto sorgere dubbi sull'autorità di tale decisione. Il semplice fatto che l'Atto di adesione sia stato negoziato alla luce della sentenza Merck/Stephar non può limitare la libertà della Corte di riesaminarla nel merito, specialmente per gli effetti di tale sentenza, se confermata, sui prodotti brevettati commercializzati in Spagna per circa dieci anni prima dell'introduzione della brevettabilità. D'altra parte annullare la giurisprudenza Merck/Stephar non pregiudicherebbe le importazioni parallele di nuovi prodotti messi in commercio per la prima volta in Spagna dopo l'introduzione da parte di questo paese della protezione mediante brevetto. La Beecham ha ammesso che la Corte può prendere in considerazione l'ipotesi di limitare la retroattività della sua sentenza.

iii) Primecrown

61 La Primecrown sostiene che il principio sancito dalla sentenza Merck/Stephar secondo cui l'esaurimento è basato sul consenso alla commercializzazione è ancora valido. Al tempo di tale sentenza, la Corte era consapevole del fatto che esso sarebbe stato applicato alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo come potenziali nuovi membri della Comunità (42). Questo principio è stato preso in considerazione durante i negoziati relativi alle condizioni di adesione della Spagna e del Portogallo e di conseguenza sono state esplicitamente adottate alcune disposizioni intese sia a rafforzare il sistema di brevetti spagnolo e portoghese sia a consentire l'adeguamento delle industrie farmaceutiche negli altri Stati membri prima della completa applicazione delle regole di libera circolazione alla Spagna ed al Portogallo. La Primecrown sostiene che, poiché l'Atto di adesione è uno strumento di rango equivalente ai trattati di base, era chiara intenzione dei negoziatori che solo deroghe specifiche e limitate al principio della libera circolazione posto nell'Atto di adesione e nei suoi protocolli potessero per l'avvenire limitare la libera circolazione tra i nuovi Stati membri e quelli esistenti. Nella sentenza nella causa Generics/Smith Kline & French Laboratories (43) la Corte ha esplicitamente riaffermato il carattere limitato delle deroghe di cui agli artt. 47 e 209 e l'applicabilità dopo la loro scadenza del principio contenuto nella sentenza Merck/Stephar alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo.

62 La regola Merck/Stephar fornisce la certezza del diritto ai commercianti, al pubblico e ai titolari di diritti di proprietà industriale poiché, secondo la Primecrown, consente ai giudici nazionali di stabilire prontamente se il necessario consenso sussista. Accettare l'argomento della Merck, che è basato sul requisito dell'esaurimento di un brevetto parallelo, imporrebbe ai giudici nazionali di accertare se il diritto di brevetto nel paese di prima commercializzazione fosse equivalente al diritto di brevetto nel paese di importazione. Ciò comporterebbe che le maggiori società farmaceutiche, le quali perseguono lo scontro con i piccoli importatori paralleli, provocherebbero una frammentazione del mercato, col sostegno delle loro considerevoli risorse finanziare.

63 Sull'esistenza del consenso, la Primecrown nega che la Merck abbia dimostrato che la Spagna o il Portogallo abbiano imposto alle società farmaceutiche un obbligo giuridico di immettere medicinali sul loro mercato; la Merck quindi ha scelto liberamente di immettere medicinali sul mercato quando era consapevole sia della decisione della Corte nella sentenza Merck/Stephar sia dell'art. 47 dell'Atto di adesione (44). Un obbligo di continuare le forniture può sorgere, secondo la Primecrown, solo se la Merck occupa una posizione dominante sul mercato, cosa che non è relativamente ai prodotti di cui trattasi (45). Inoltre, all'udienza, la Primecrown ha contestato l'affermazione delle società farmaceutiche attrici secondo cui esse erano obbligate a continuare a fornire prodotti per i quali erano state ottenute in Spagna autorizzazioni alla commercializzazione (46). La Primecrown sostiene che l'effetto combinato della sentenza Merck/Stephar e della sentenza Pharmon/Hoechst è che gli artt. 30 e 36 del Trattato devono essere interpretati nel senso che il principio della libera circolazione si applica alle merci immesse sul mercato di un solo Stato membro, a meno che esse non siano state commercializzate in mancanza totale di consenso da parte del titolare del brevetto, ma nella presente causa non vi è alcuna prova di una tale mancanza di consenso.

64 La Primecrown sostiene inoltre che non è possibile fare di un asserito obbligo morale di consegna il fondamento di una deroga alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci. Gli obblighi morali sono definiti dagli interessati stessi, e quindi, per natura, soggettivi. Inoltre, facendo riferimento alla relazione richiamata dalla Merck dinanzi al giudice nazionale, la Primecrown sostiene che l'esistenza di un tale obbligo morale non è stata accertata (47). Inoltre la posizione della Spagna relativamente agli obblighi morali non è risultata essere diversa da quella dell'Italia descritta nella causa Merck/Stephar. Gli obblighi morali fatti valere erano incompatibili con l'affermazione secondo cui la mancanza di protezione mediante brevetto priva le società della posizione contrattuale monopolistica nella negoziazione dei prezzi, il che comporta la volontà di annullare o interrompere le forniture.

65 Secondo la Primecrown, l'argomento secondo cui i provvedimenti di controllo dei prezzi in uno Stato membro giustificano l'uso di un diritto di proprietà industriale per vietare la libera circolazione di un prodotto immesso sul mercato dal titolare del brevetto o con il suo consenso dev'essere respinto (48). L'imposizione di un ostacolo al commercio non è mai stata ammessa come soluzione per evitare distorsioni di mercato (49). Una tesi analoga è stata applicata all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (50). I prezzi spagnoli sono fissati indipendentemente dall'esistenza o meno in Spagna di una protezione del prodotto mediante brevetto e sono basati su confronti con altri Stati membri in cui esiste la protezione mediante brevetto per i prodotti farmaceutici. Il sistema di controllo dei prezzi in Spagna persegue gli stessi obiettivi sociali di quelli attuati in altri Stati membri e, inoltre, poiché si applica in egual misura ai prodotti nazionali ed a quelli importati, non viola l'art. 30 del Trattato. L'alto consumo di prodotti farmaceutici pro capite della popolazione compensa il livello dei prezzi praticati in Spagna. Pertanto la redditività globale per l'industria farmaceutica su questo mercato molto attivo è favorevole, anche se i livelli di prezzo erano in passato inferiori a quelli di altri mercati (51).

66 La Primecrown sostiene che la Merck ha esagerato i presunti effetti negativi delle importazioni parallele dalla Spagna. Essa fa presente che esistono ostacoli considerevoli per le importazioni parallele, alcuni dei quali sono naturali, altri derivano da strategie deliberatamente adottate dalle società farmaceutiche per sopprimere il commercio parallelo (52). Deve esistere una differenza di prezzo considerevole tra i mercati nazionali affinché i commercianti ed i farmacisti ritengano le importazioni parallele degne di interesse (53). La Primecrown fa presente che le importazioni parallele sono un fenomeno provvisorio che riguarda una gamma limitata di medicinali per un periodo di tempo limitato. Dopo l'Atto di adesione, la prospettiva della libera circolazione delle merci e l'introduzione della brevettabilità hanno comportato una generale tendenza all'aumento dei prezzi dei medicinali in Spagna con una riduzione delle differenze. La Merck, secondo la Primecrown, ignora i rilevanti benefici che essa e l'industria farmaceutica hanno tratto in generale dall'adesione della Spagna e del Portogallo.

67 Infine la Primecrown fa presente che le perdite causate dalle importazioni parallele non nuoceranno alla ricerca ed allo sviluppo nel settore farmaceutico. Innanzi tutto, sarebbe irrazionale ridurre le spese di ricerca destinate alla preparazione di futuri medicinali brevettabili a causa di perdite su un precedente medicinale non brevettabile. In secondo luogo, la ricerca e lo sviluppo costituiscono un'attività su scala mondiale; un prodotto, una volta sviluppato, può poi essere commercializzato nel mondo intero in un clima che è sempre più favorevole alle società farmaceutiche come conseguenza della progressiva estensione della protezione mediante brevetto derivante tra l'altro dall'allegato 19 dell'Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (in prosieguo: il «TRIPS») (accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale collegati al commercio) concluso come parte dell'Uruguay Round dei negoziati GATT (54).

iv) I governi intervenienti

68 Non illustrerò nei dettagli gli argomenti degli otto Stati membri che hanno presentato osservazioni scritte od orali. Tutti i punti da essi sollevati risultano in un modo o nell'altro nelle considerazioni delle parti principali. Essi partono tutti dalla necessità di bilanciare l'obiettivo della libera circolazione delle merci nella Comunità con un'appropriata tutela dei diritti dei titolari di brevetti. Tuttavia adottano diversi punti di vista circa la questione di annullare o modificare la regola sancita nella sentenza Merck/Stephar. Solo il governo belga aderisce alla tesi delle attrici nel sostenere esplicitamente il rigetto di tale decisione, ma collega i suoi argomenti all'esistenza del controllo dei prezzi in Spagna. Il governo spagnolo e, in minore misura, il governo greco sostengono la conferma della sentenza Merck/Stephar. I governi di Danimarca, Francia, Italia, Svezia e del Regno Unito propongono una qualificazione del tipo di consenso alla commercializzazione che dovrebbe comportare l'esaurimento del diritto di brevetto. Questi Stati membri, unitamente al Belgio, ritengono che l'esistenza di controlli sui prezzi in Spagna ed in Portogallo da sola o unitamente ad obblighi giuridici o morali di rifornire o continuare a rifornire questi mercati debba indebolire potenzialmente la tesi secondo cui le attrici hanno liberamente deciso di immettere i loro rispettivi prodotti in quei mercati. Voglio mettere in evidenza la vasta gamma delle varie posizioni adottate da questi Stati membri. Il Regno Unito ad esempio ritiene, in via di principio, che atti apparentemente volontari possano in realtà risultare essere stati effettuati in base ad un obbligo, ma non considera alcuno dei fattori fatti valere dalla Merck nella presente causa sufficiente per dimostrare la mancanza di consenso.

v) La Commissione

69 La Commissione sostiene che la regola della sentenza Merck/Stephar, benché possa essere criticata (55), non dovrebbe essere abbandonata per i seguenti motivi: innanzi tutto, per la necessità di rispettare il principio della certezza del diritto, in secondo luogo, per le conseguenze potenzialmente rilevanti di una tale decisione sul commercio di prodotti farmaceutici tra la Spagna ed il Portogallo ed il resto della Comunità per i prossimi dieci anni e, in terzo luogo, poiché la regola è implicitamente servita come base per i negoziati di adesione con questi paesi.

70 La Commissione, nelle sue osservazioni scritte, deduce tre argomenti a sostegno dell'esclusione dalla portata della regola Merck/Stephar di casi in cui vi è un obbligo giuridico o morale di commercializzazione (56). All'udienza essa ha confermato le osservazioni del governo del Regno Unito relative alle difficoltà inerenti al tentativo di sviluppare una chiara nozione giuridica di obbligo morale, e ha sostenuto che la regola Merck/Stephar dovrebbe essere qualificata solo in circostanze in cui esiste un obbligo giuridico di commercializzazione (57). Tale obbligo giuridico potrebbe derivare o dal diritto comunitario o dal diritto nazionale. Di conseguenza la Commissione sostiene che un rifiuto di rifornire un mercato dove un prodotto non è brevettabile potrebbe costituire un abuso di posizione dominante incompatibile con l'art. 86 del Trattato (58). Relativamente al diritto spagnolo, la Commissione osserva che ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 21 maggio 1993, n. 767, e dell'art. 71, lett. c), della legge 20 dicembre 1990, n. 25, il titolare dell'autorizzazione di commercializzazione è tenuto a immettere sul mercato i prodotti medicinali per i quali ha ricevuto tale autorizzazione (59).

71 La Commissione sostiene infine che il diritto delle autorità di fissare i prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici nel paese di esportazione non deve essere considerato determinante per quanto riguarda la questione dell'esaurimento dei diritti del titolare del brevetto. Mentre la fissazione dei prezzi ad un livello più basso nel paese di esportazione rispetto a quello di importazione dà impulso alle importazioni parallele, ciò è vero anche quando esiste una protezione mediante brevetto nel paese di esportazione.

72 La Commissione all'udienza ha ammesso che vi era un nesso tra la brevettabilità e i prezzi dei prodotti farmaceutici, ma ha sostenuto che vi erano anche molti altri fattori che incidevano sui prezzi. Ad esempio, i prezzi di taluni prodotti generici in Danimarca erano più alti di quelli dei prodotti farmaceutici brevettati in Francia. A suo parere, gli effetti del meccanismo di controllo nazionale dei prezzi rappresentano un fattore molto più rilevante nella determinazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici nella Comunità rispetto alle differenze tra i diritti nazionali in materia di brevetto. Tuttavia essa ha ammesso che era improbabile che vi sarebbe stata un'armonizzazione di tali controlli a livello comunitario in un prossimo futuro (60).

V - Schema per le restanti sezioni di queste conclusioni

73 Con la questione n. 3 si pone il problema fondamentale di rideterminare l'equilibrio tra l'obiettivo comunitario della libera circolazione delle merci, da un lato, e la protezione dei diritti nazionali di brevetto, dall'altro, o, in altri termini, la questione se la sentenza Merck/Stephar debba ancora essere seguita. E' chiaro che la soluzione data a tale questione inciderà notevolmente sulle prime due questioni che riguardano la scadenza delle pertinenti disposizioni transitorie dell'Atto di adesione. Se la sentenza Merck/Stephar non deve essere più applicata, tali questioni divengono del tutto irrilevanti. Mi occuperò pertanto inizialmente nella sezione VI della terza questione, delle considerazioni generali che disciplinano l'abbandono da parte della Corte del ragionamento che è alla base di una precedente sentenza e le alternative ad un'eventuale deroga alla sentenza Merck/Stephar. Nella sezione VII, se la Corte dovesse seguire la mia principale raccomandazione circa il rigetto del ragionamento che è alla base della sentenza Merck/Stephar, mi occuperò della necessità di limitare nel tempo gli effetti della sentenza. Nella sezione VIII mi occuperò delle questioni nn. 1 e 2 prima di esporre alla fine le mie conclusioni generali nella sezione IX.

VI - Esame della terza questione

74 Il primo argomento delle società farmaceutiche è che dovrebbe essere loro consentito di far valere i diritti ad esse derivanti dalla normativa del Regno Unito in materia di brevetti per opporsi alle importazioni parallele dalla Spagna e dal Portogallo dei prodotti farmaceutici di cui trattasi per i quali esse sono titolari di brevetti nel Regno Unito (61). Esse fanno riferimento innanzi tutto alla mancanza di protezione mediante brevetto per i prodotti farmaceutici in Spagna ed in Portogallo che le priva della possibilità di beneficiare, in caso di prima immissione in mercato dei prodotti in questi Stati membri, dell'esclusività che sarebbe derivata da tale protezione.

A - Brevetti e prodotti farmaceutici

i) Situazione del settore farmaceutico

75 Molte società del settore farmaceutico operano su scala mondiale. Esse sono concentrate soprattutto negli Stati Uniti, nella Comunità europea e nel Giappone.

76 Benché la valutazione dei fatti spetti al giudice nazionale, vi sono numerosi aspetti di fatto non contestati, in particolare quelli concernenti il ruolo essenziale ed il costo crescente della ricerca e dello sviluppo che riguardano il settore. Questo è stato riconosciuto dalle istituzioni comunitarie ed ha influenzato la normativa.

77 Il 2 marzo 1994 la Commissione ha inviato al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione «sugli orientamenti di politica industriale per il settore farmaceutico nella Comunità europea» (in prosieguo: la «relazione del 1994») (62). Benché non riguardasse di per sé la questione dei brevetti, la relazione del 1994 riprende taluni dei punti espressi nel memorandum esplicativo allegato alla proposta della Commissione dell'11 aprile 1990 per quello che è diventato successivamente il regolamento CPC. Nella relazione del 1994 la Commissione ha messo in evidenza taluni aspetti del costo della ricerca e la sua influenza a livello mondiale sul settore farmaceutico che sono già stati menzionati negli argomenti della Merck. Essa ha fatto presente che il rapido aumento dei costi della ricerca era «dovuto in generale al progresso nella biologia molecolare, specialmente per quanto riguarda la conoscenza della patogenesi di malattie, ai progressi tecnici negli attrezzi per terapia o prevenzione e ai sempre più vincolanti requisiti tecnici intesi ad assicurare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei prodotti medicinali» (63).

78 La relazione del 1994 sostiene l'affermazione delle attrici secondo cui tale settore in pratica finanzia la ricerca e lo sviluppo con i propri mezzi e solo occasionalmente fa ricorso a finanziamenti. Di conseguenza, i costi sostenuti nella ricerca devono essere recuperati agendo sui prezzi dei pochissimi prodotti di successo. In realtà, solo le grandi società multinazionali hanno le risorse e la capacità di ripartire questi costi. Questa combinazione di costi molto alti per la ricerca e di una frequenza molto bassa di sviluppo di prodotti di successo costituisce l'argomento centrale a favore della protezione mediante brevetto per i prodotti farmaceutici.

79 Fino a tempi abbastanza recenti la brevettabilità dei prodotti farmaceutici costituiva l'eccezione piuttosto che la regola in molti Stati europei. Secondo la Primecrown, i giudici nel Regno Unito riconoscevano tali brevetti nei primi anni di questo secolo (64). Il primo esplicito riconoscimento legislativo si è avuto nel Regno Unito con l'art. 4, n. 7, del Patents Act 1949 e in Irlanda con l'art. 2 del Patents Act 1964. I prodotti farmaceutici sono stati quindi resi brevettabili, ad esempio, in Germania il 4 settembre 1967 (65), in Danimarca il 1_ dicembre 1983 (66), in Norvegia il 1_ gennaio 1992 (67), in Finlandia il 1_ gennaio 1995 (68). La Grecia, come la Spagna, ha operato in un primo momento una riserva in base alla CBE, che è scaduta il 7 ottobre 1992; il Portogallo ha aderito alla CBE il 1_ gennaio 1992.

80 Il caso dell'Italia riveste un interesse non trascurabile, poiché ha fornito la base per la sentenza Merck/Stephar. Sia per i prodotti farmaceutici sia per il loro procedimento di fabbricazione non era possibile ottenere brevetti poiché lo vietava l'art. 14, n. 1, della legge italiana sui brevetti (69). In seguito questo articolo è stato dichiarato incostituzionale, quindi da disapplicarsi, con sentenza della Corte costituzionale italiana 20 marzo 1978. Tuttavia il medicinale di cui trattavasi in tale causa, «Moduretic», incontrava problemi analoghi a quelli di cui trattasi nella presente causa; esso non poteva essere brevettato in Italia, neanche dopo che la legge italiana aveva reso possibile la brevettabilità di tali prodotti farmaceutici, a causa della mancanza di novità (70).

81 La CBE ha costituito un passo importante nella direzione della creazione di un sistema generale ed unificato di diritto dei brevetti e più in particolare per la concessione di brevetti per prodotti chimici e farmaceutici. Essa prevedeva, come già visto, un periodo massimo di validità di 15 anni per la riserva dall'obbligo di concedere brevetti per tali prodotti che scadeva il 7 ottobre 1992. Le osservazioni scritte della Merck forniscono numerosi dettagli, nei quali non intendo entrare, sull'obbligo di introdurre la brevettabilità imposto ad un certo numero di Stati dell'Europa centrale e orientale dall'inizio degli anni '90 mediante un accordo con la Comunità europea. La Primecrown fa riferimento al TRIPS concluso come parte dell'Uruguay Round dei negoziati GATT (71).

82 Tutto questo comprova l'esistenza di una tendenza a livello mondiale a favore del riconoscimento della brevettabilità dei prodotti chimici e farmaceutici in quanto tali e non semplicemente del loro procedimento di fabbricazione. In particolare, una volta che sono scaduti i periodi di riserva consentiti dalla CBE, vi sarà un periodo comune di 20 anni per i brevetti per prodotti farmaceutici in tutti i paesi firmatari della convenzione e quindi, in effetti, in tutti gli Stati membri CE. In conformità a questa tendenza, gli altri Stati membri, con l'Atto di adesione, hanno chiesto alla Spagna ed al Portogallo, pur prevedendo disposizioni transitorie, «di fornire il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità» salva la limitata facoltà di prorogare tale effetto nel caso dei prodotti chimici e farmaceutici. Indipendentemente da se questo obbligo comporti o meno un reciproco obbligo per gli altri Stati membri, mi sembra che la protezione mediante brevetto, senza perdere il suo carattere nazionale e territoriale, sia diventata qualcosa di più di una semplice deroga ai sensi dell'art. 36 del Trattato CE beneficia del riconoscimento comunitario.

ii) Il ruolo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato

83 La protezione di base di 20 anni concessa dal brevetto europeo nell'ambito della CBE è stata tuttavia erosa dall'effetto delle procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli Stati membri. La Commissione ha riconosciuto che «quando un prodotto medicinale è stato sviluppato e l'autorizzazione alla commercializzazione è stata ottenuta, rimangono solo otto anni di protezione» (72). All'atto della scoperta di una nuova sostanza farmaceutica, l'inventore, di solito una società farmaceutica, fa generalmente domanda di brevetto, al fine di proteggere l'invenzione e di determinare la novità. Tuttavia, le condizioni necessariamente molto vincolanti delle autorità degli Stati membri che richiedono che la qualità, sicurezza ed efficacia del prodotto siano accertate mediante prove di esami di laboratorio e altre informazioni sperimentali ritardano la concessione dell'autorizzazione alla commercializzazione (73).

84 La direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, mira ad armonizzare talune disparità tra queste disposizioni nazionali (74). Nella direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/21/CEE, che modifica la direttiva 65/65/CEE (sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali) (75), il Consiglio rileva la necessità di fare in modo da non «svantaggiare le ditte innovatrici» e prevede che, senza pregiudizio per l'esistente protezione mediante brevetto, deve trascorrere un periodo minimo tra la concessione della prima autorizzazione alla commercializzazione per un nuovo prodotto medicinale, che richiede esperimenti completi per provare la qualità, la sicurezza e l'efficacia, e la presentazione di una seconda domanda, in forma semplificata, per l'autorizzazione di una copia generica del prodotto. E' stato lasciato agli Stati membri la facoltà di decidere se estendere questo periodo oltre la data di scadenza del brevetto originale (76).

85 La Commissione in data 11 aprile 1990 ha infine presentato al Consiglio la sua proposta per il regolamento CPC (77). Nel memorandum esplicativo della proposta la Commissione parlava di necessità, come parte della politica sanitaria della Comunità, di garantire il progresso terapeutico, scientifico, economico e sociale e ha affermato che il fine della sua proposta era «di migliorare la protezione dell'innovazione nel settore farmaceutico» (78). Essa riteneva che il sistema di protezione mediante brevetto fosse «essenziale per questo settore innovativo, nel quale l'investimento nella ricerca è finanziato mediante i ricavi ottenuti durante un periodo di sfruttamento esclusivo» (79).

86 Il risultato di questa proposta è stato il regolamento CPC (80). I primi quattro `considerando' del regolamento recitano:

«considerando che la ricerca nel settore farmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento della salute pubblica;

considerando che i medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare ad essere sviluppati nella Comunità e in Europa solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca;

considerando che attualmente il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale e l'autorizzazione di immissione in commercio dello stesso riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto ad una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca;

considerando che tali circostanze determinano una protezione insufficiente che penalizza la ricerca farmaceutica».

L'art. 13 stabilisce in effetti che il periodo tra la presentazione della prima domanda di brevetto e la concessione della prima autorizzazione all'immissione in commercio deve essere aggiunto al periodo di protezione conferito dal brevetto, ma con un limite massimo di cinque anni.

87 Pertanto la Comunità come parte integrale di una nuova politica industriale intende promuovere la protezione dei diritti di proprietà industriale, di cui la protezione mediante brevetto è la più importante in relazione al settore farmaceutico.

B - Brevetti e libera circolazione delle merci

88 Il rapporto tra le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci e le regole di concorrenza dello stesso, da un lato, e le norme nazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, dall'altro, ha sempre creato difficoltà che richiedono lo sviluppo di sottili distinzioni da parte della Corte (81).

i) La territorialità dei diritti nazionali di proprietà intellettuale

89 L'art. 222 del Trattato prevede che il «regime di proprietà» esistente negli Stati membri venga lasciato impregiudicato dal Trattato. Per quanto riguarda la situazione della proprietà industriale e commerciale (in prosieguo: la «proprietà industriale»), il Trattato non contiene alcun corpo di regole esauriente; «esso fornisce solamente un'ossatura. Il compito di ricoprire di carne quest'ultima spetta al legislatore comunitario e alla Corte di giustizia» (82). Le norme sulla libera circolazione delle merci tuttavia «manifestano un conflitto tra due interessi concorrenti» (83), cioè l'obiettivo fondamentale della libertà circolazione nella creazione del mercato comune e la necessità di salvaguardare l'interesse nazionale per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale. Mentre il mercato comune è interessato alla fusione dei mercati nazionali in un unico mercato, la normativa sulla proprietà industriale degli Stati membri è sostanzialmente territoriale. Al fine di identificare le normative nazionali che violano il principio della libera circolazione delle merci espresso in particolare nell'art. 30, la Corte ha sviluppato la teoria dell'esaurimento dell'oggetto specifico o della sostanza di tali diritti (84).

90 Copinger and Skone James on Copyright, ad esempio, facendo riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa Deutsche Grammophon, illustra il principio della territorialità nel modo seguente (85):

«Il fatto che un diritto di proprietà industriale tragga origine dalla normativa nazionale dello Stato che concede il diritto pone necessariamente dei limiti al territorio nell'ambito del quale tale diritto ha efficacia. Questo è stato definito come il "principio di territorialità" dei diritti di proprietà industriale (...), ma in realtà non è altro che un riflesso necessario del limite territoriale della sovranità dello Stato interessato. Nel presente contesto dinanzi a nessun giudice inglese può essere presentato un ricorso in base al Copyright Act 1956 da un attore che è l'autore di un'opera protetta da diritti di autore in base a tale Act e che contesta azioni compiute in Francia, anche se da un convenuto assoggettato alla competenza del giudice inglese (...)» (86).

Mentre le politiche che sono alla base delle normative nazionali sui brevetti possono variare, vi è un livello ragionevole di accordo nel senso che con i brevetti si intende «(...) rendere conveniente per gli inventori ed i loro finanziatori effettuare i loro sforzi e rischiare il loro denaro (...). Il sistema più semplice, più economico e più efficace affinché la società possa mantenere questi incentivi è di concedere monopoli temporanei sotto forma di diritti esclusivi di brevetto sulle invenzioni» (87).

91 Al tempo dell'entrata in vigore del Trattato tra gli Stati membri originari, sembrava che di fatto tutte le normative nazionali sui brevetti limitassero il monopolio del titolare alla prima vendita del prodotto brevettato (88) sia come conseguenza della definizione legislativa della violazione del brevetto sia come conseguenza di un'esplicita teoria dell'esaurimento (89). L'adesione alla Comunità di Stati membri di common law ha cambiato in un certo qual modo le posizioni nazionali esistenti; le normative sui brevetti del Regno Unito e dell'Irlanda sono diverse poiché agli acquirenti di prodotti tutelati mediante brevetto è consentito utilizzare tali prodotti con la finzione che è stata concessa una licenza implicita per la loro vendita da parte del titolare del brevetto. Questa licenza implicita può tuttavia essere limitata per contratto (90). Più in particolare, tutti i diritti degli Stati membri originari ammettevano generalmente che l'effetto della natura territoriale dei brevetti era che la commercializzazione all'estero del prodotto brevettato, anche con il consenso del titolare del brevetto, non faceva venir meno il diritto del titolare di opporsi alle importazioni di tali prodotti come violazione del suo brevetto nazionale (91); il monopolio del titolare del brevetto continuava pertanto fino a che egli aveva commercializzato o prestato il suo consenso alla commercializzazione del prodotto tutelato sul territorio nazionale. Il presente conflitto tra «il monopolio nazionale del titolare del brevetto, attribuitogli dal diritto nazionale, e gli scopi perseguiti dalla CEE, in particolare quello di giungere ad un mercato libero nel quale le merci possono essere scambiate da un paese all'altro senza alcuno ostacolo», è stato sottoposto all'attenzione della Corte in particolare tramite le osservazioni del governo dei Paesi Bassi nell'importante causa Parke Davis (92) in materia di diritti di proprietà industriale. Nel caso in cui la Corte si discosti ora dalla sentenza Merck/Stephar, spetterà naturalmente al giudice nazionale decidere se un simile approccio debba essere adottato relativamente ai prodotti di cui trattasi nella presente fattispecie, in particolare quelli fabbricati in base ad una licenza (per quanto ci risulta da filiali locali del titolare del brevetto) in circostanze in cui non esisteva alcuna protezione mediante brevetto in Spagna o in Portogallo.

ii) La genesi della teoria dell'esaurimento in diritto comunitario

92 Nella sentenza Parke Davis la società farmaceutica faceva valere il suo brevetto olandese per il cloranfenicolo dinanzi ai giudici olandesi per impedire le importazioni da parte della Centrafarm ed altri di prodotti fabbricati in Italia, a suo dire in violazione del suo brevetto, in un tempo in cui nessun brevetto poteva essere ottenuto in tale paese per i prodotti farmaceutici o per i loro procedimenti di preparazione (93). La Corte ha rilevato che «divergenze tra relative legislazioni possono creare ostacoli (...) alla libera circolazione dei prodotti brevettati (...) all'interno del mercato comune» e ha dichiarato che «i divieti e le restrizioni alle importazioni introdotti per tutelare la proprietà industriale sono ammessi dall'art. 36», ma con l'espressa riserva che essi «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri» (94).

93 Lo «spartiacque» relativamente al conflitto tra l'obiettivo comunitario della libera circolazione delle merci e la natura generalmente territoriale dei diritti di proprietà industriale «è stato segnato dalla causa Deutsche Grammophon» (95). Alla Corte è stato chiesto in sostanza «se il diritto esclusivo di mettere in commercio la merce di cui trattasi - diritto attribuito dalle leggi nazionali al fabbricante di riproduzioni sonore - possa, senza ledere il diritto comunitario, impedire la messa in circolazione nel territorio nazionale di prodotti regolarmente messi in commercio dal fabbricante stesso, o con il suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro» (96). La Corte ha operato una distinzione tra «l'esistenza dei diritti» e «l'esercizio di questi diritti»; le norme sulla libera circolazione consentirebbero che siano esercitati solo i diritti di proprietà industriale che appaiano «indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà» (97). La distinzione tra «esistenza» ed «esercizio» del diritto può, a sua volta, essere alquanto irreale; essa non è stata richiamata nella recente giurisprudenza, come la sentenza HAG II, e può adesso, almeno per quanto riguarda l'interpretazione degli artt. 30-36 del Trattato, essere abbandonata (98). Tuttavia l'identificazione dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà intellettuale nazionale costituisce il punto centrale della nozione comunitaria di «esaurimento» sviluppata dalla Corte, benché non sotto tale nome, nella sentenza Deutsche Grammophon, apparentemente in relazione ad una situazione di diritto d'autore, ma che aveva tutte le caratteristiche usuali che si riscontrano in un brevetto (99). Nel punto principale della motivazione la Corte ha dichiarato (100):

«Se un diritto connesso al diritto d'autore viene fatto valere per vietare la messa in circolazione in uno Stato membro di prodotti messi in commercio dal suo titolare, o col suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro, per la sola ragione che tale messa in commercio non è stata effettuata nel territorio nazionale, un divieto siffatto, che contribuisca all'isolamento dei vari mercati nazionali, è in contrasto con lo scopo essenziale del Trattato, il quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato unico».

Pertanto la Corte anche prima di usare esplicitamente l'espressione «esaurimento» ha attribuito importanza a se la messa in commercio del prodotto di cui trattasi sia avvenuta con il consenso del titolare del diritto di proprietà industriale (101).

iii) L'oggetto specifico di un brevetto

94 La Corte ha definito l'oggetto specifico di un brevetto per la prima volta nella sentenza nella causa Centrafarm/Sterling Drug. Una società costituitasi in base al diritto dello Stato di New York (Sterling Drug Inc.) deteneva brevetti paralleli relativi ai metodi di preparazione di prodotti farmaceutici sia nel Regno Unito sia nei Paesi Bassi. Nel Regno Unito il brevetto era detenuto e il prodotto era fabbricato da una filiale inglese (Sterling-Winthrop Group Ltd), mentre nei Paesi Bassi esso era distribuito mediante una filiale della società inglese. La Centrafarm importava nei Paesi Bassi partite del prodotto brevettato, che era stato lecitamente immesso sul mercato dalle filiali della Sterling Drug nel Regno Unito ed in Germania; Centrafarm/Sterling Drug era quindi chiaramente una causa in cui esistevano brevetti paralleli nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.

95 In base al diritto dei Paesi Bassi, la filiale olandese della Sterling Drug era autorizzata a bloccare la commercializzazione di questi prodotti in quanto il brevetto olandese del titolare non era esaurito dalla vendita nei paesi di esportazione, ma il giudice nazionale chiedeva se le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci vietassero ciò. La Corte in conformità alla sentenza Deutsche Grammophon ha dichiarato che l'art. 36 del Trattato «ammette (...) deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale» (102). Senz'altro influenzata dall'avvocato generale Trabucchi (103), la Corte ha definito l'oggetto specifico del brevetto come «il fatto che venga garantito al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni» (104).

96 La Corte ha continuato dichiarando che l'applicazione di un principio di diritto nazionale secondo cui «il diritto del titolare del brevetto non si esaurisce con la messa in vendita del prodotto brevettato in un altro Stato membro, di guisa che il titolare può opporsi all'importazione nel proprio Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato» può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Essa ha ammesso che un tale diritto può essere fatto valere alla doppia condizione dell'assenza sia della brevettabilità sia del consenso alla commercializzazione nello Stato membro di esportazione (105). Far valere un tale diritto non sarebbe d'altra parte giustificato «qualora il prodotto sia stato regolarmente posto in commercio, sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del brevetto o con il suo consenso, in particolare nel caso del titolare di brevetti paralleli» (106). Ammettere un tale diritto consentirebbe al titolare del brevetto di isolare i mercati nazionali e di mettere in atto una restrizione degli scambi «senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, i diritti esclusivi derivanti dal titolarità dei brevetti paralleli» (107).

97 Ne deriva a mio parere che una volta che il titolare ha usufruito dell'esclusività garantita all'atto della prima immissione in mercato, che non è una garanzia di un profitto monopolistico, l'oggetto specifico del suo brevetto è esaurito. Diversamente dal diritto nazionale dei brevetti che (a vari livelli) consente al titolare di opporsi alle importazioni dei prodotti brevettati commercializzati al di fuori del territorio nazionale, la versione di diritto comunitario della teoria dell'esaurimento ora sviluppata consente semplicemente al titolare di scegliere il luogo che preferisce ove immettere in mercato per la prima volta i prodotti di cui trattasi nella Comunità; una volta che questa scelta è effettuata, l'unità commercializzata deve, in conformità al principio comunitario dell'esaurimento, poter circolare poi liberamente nell'ambito del mercato comune.

98 La garanzia dell'esclusività riconosciuta nella causa Centrafarm/Sterling Drug consiste, come sostiene la Beecham, nel diritto di prima immissione sul mercato del prodotto tutelato mediante brevetto? In considerazione della rilevanza di questa decisione nello sviluppo della giurisprudenza della Corte è importante risolvere tale questione. La base esplicita della questione posta era che il prodotto brevettato era stato immesso sul mercato nello Stato membro d'esportazione con il beneficio della protezione mediante brevetto e con il consenso del titolare. Tale era la questione che è stata risolta. D'altra parte, il linguaggio utilizzato si applica ad una vasta gamma di situazioni. Al punto 11 della sentenza la Corte ha ammesso una situazione in cui un ostacolo potrebbe essere consentito, in mancanza sia della brevettabilità sia del consenso, e si è riferita cumulativamente ad un prodotto importato «da uno Stato membro in cui esso non possa essere brevettato e ove sia stato prodotto da terzi senza il consenso del titolare del brevetto» (il corsivo è mio), cosa che naturalmente era la situazione effettiva nella causa Parke Davis. Essa non si è occupata della situazione in cui fosse soddisfatta solo una di queste condizioni. Un'ulteriore ambiguità sorge dalla frase «in particolare nel caso del titolare di brevetti paralleli», che sembra comportare che questa sia la sola situazione in cui il divieto di importazioni parallele non è giustificato. In senso stretto, nella sentenza Centrafarm è stata decisa tale questione solo per tale caso. Tuttavia la Corte ha attribuito enorme importanza al consenso alla prima immissione sul mercato e in tal senso la decisione è compatibile con Deutsche Grammophon. L'opposto problema di interpretazione sorge in tale causa, nella quale non vi era (almeno all'epoca dei fatti) alcuna protezione dello stesso genere in Francia equivalente a quella conferita ai produttori di dischi dalla pertinente normativa tedesca in materia di diritti d'autore. Tuttavia una tale distinzione non è stata rilevata né dall'avvocato generale né dalla Corte e non sembra aver costituito parte della motivazione della sentenza.

99 L'argomento più solido a favore dell'interpretazione data dalle società farmaceutiche della causa Centrafarm/Sterling Drug è che, poiché l'oggetto specifico consiste nel diritto esclusivo di prima immissione in commercio del prodotto brevettato, una regola che consente le importazioni parallele di questi prodotti commercializzati dal titolare in un altro Stato membro dove non esiste una protezione mediante brevetto e dove, di conseguenza, il titolare era soggetto alla concorrenza potenziale nella prima fase della commercializzazione priverebbe tale diritto esclusivo di gran parte del suo significato, cioè il titolare del brevetto deve almeno aver avuto l'opportunità di ottenere profitti monopolistici nello Stato membro di esportazione prima che il suo diritto nazionale nello Stato membro di importazione possa essere considerato esaurito (108). Questa naturalmente era il principale argomento della Merck e degli Stati membri intervenienti che è stato respinto dalla Corte nella sentenza Merck/Stephar.

iv) Merck/Stephar

100 Le circostanze di fatto della causa Merck/Stephar corrispondono in tutto, tranne che per un aspetto importante, a quelle della causa Parke Davis. La Merck deteneva brevetti paralleli in molti Stati membri per il Moduretic, un prodotto farmaceutico utilizzato nella cura dell'ipertensione. Essa commercializzava in Italia il prodotto brevettato in un tempo in cui in tale paese la protezione mediante brevetto era esplicitamente esclusa per i prodotti farmaceutici e per i loro procedimenti di fabbricazione. La Stephar acquistava partite del prodotto venduto in Italia dalla Merck e le importava nei Paesi Bassi dove, a causa degli alti prezzi vigenti, era in grado di tagliare i prezzi praticati dalla Merck. Quest'ultima sosteneva che i suoi diritti derivanti dalla normativa olandese sui brevetti non potevano considerarsi esauriti in seguito all'immissione sul mercato in Italia in mancanza di protezione mediante brevetto.

101 La Beecham sostiene che la Corte, dichiarando nella causa Merck/Stephar che il titolare di un brevetto può esaurire l'oggetto specifico del suo diritto mediante l'immissione in commercio in uno Stato membro dove non esiste una protezione mediante brevetto, ha ingiustamente esteso la portata dei principi sanciti nella causa Centrafarm/Sterling Drug. Nella causa Merck/Stephar la Commissione e la Stephar hanno sostenuto che l'assenza di un brevetto parallelo era irrilevante, poiché l'elemento cruciale era il consenso della Merck all'immissione in commercio in Italia. La Merck, sostenuta dal governo francese e dal governo del Regno Unito, pur convenendo con la definizione dell'oggetto specifico di un brevetto formulata nella causa Centrafarm/Sterling Drug, ha sostenuto che il titolare di un brevetto deve avere l'opportunità di ottenere almeno una volta un profitto monopolistico.

102 Ritengo sia opportuno esporre dettagliatamente il ragionamento utilizzato dalla Corte e dall'avvocato generale Reischl.

103 Nelle sue conclusioni, dopo aver affermato che le circostanze della causa Deutsche Grammophon (mancanza di un equivalente diritto francese che non preclude l'esaurimento del diritto d'autore tedesco) erano simili a quelle della causa Merck/Stephar (109), l'avvocato generale Reischl ha sostenuto che il punto 11 della sentenza della Corte nella causa Centrafarm/Sterling Drug «chiaramente si riferisce all'ipotesi del mercato senza brevetti» (110). Egli ha indicato tre principali motivi per respingere la tesi secondo cui l'esaurimento può aver luogo solo se il prodotto brevettato è stato immesso in commercio in uno Stato membro dove esisteva una protezione mediante brevetto:

i) i diritti riconosciuti come elementi dell'oggetto specifico di un brevetto non possono essere considerati come fini a se stessi; ma essi devono dare al titolare del brevetto «la possibilità di un compenso per la sua attività creativa (...) [la quale benché sia uno] scopo perseguito dal diritto di brevetto (...) non è (...) immanente al diritto stesso (...) la cui realizzazione dipende da molti fattori di mercato come la presenza di prodotti di sostituzione, la possibilità di sfruttamento commerciale ed altri analoghi presupposti» (111);

ii) l'impossibilità di ottenere una protezione mediante brevetto è irrilevante poiché la Merck «era in grado di decidere liberamente in quale Stato membro porre sul mercato il prodotto brevettato nei Paesi Bassi», ha effettuato tale scelta in base ai suoi interessi e, in Italia, «del resto essa godeva sempre di un monopolio di fatto» (112);

iii) l'operatività della teoria dell'esaurimento non può essere pregiudicata dal fatto che gli importatori paralleli, piuttosto che i consumatori, sono probabilmente i principali beneficiari, poiché uno degli aspetti principali del mercato comune era che i prodotti dovevano essere fabbricati o immessi sul mercato dove ciò può avvenire nel modo economicamente più vantaggioso.

104 La sentenza della Corte è anch'essa categorica. La Corte dichiara che la sostanza del diritto di brevetto «consiste essenzialmente nell'attribuzione di un diritto esclusivo di prima messa in circolazione del prodotto». E' questo diritto che «riservando all'inventore il monopolio di sfruttamento del prodotto gli consente di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo, senza tuttavia garantirgliela in qualsiasi circostanza» (113). Il titolare del brevetto deve adottare la decisione «con piena cognizione di causa (...) ivi compresa la possibilità di distribuirlo in uno Stato membro in cui la legge gli impedisce di brevettarlo». Se egli decide di immetterlo in commercio in un tale paese «deve accettare le conseguenze della sua scelta per quel che riguarda la libera circolazione del prodotto nell'area comunitaria, principio fondamentale che rientra tra gli aspetti giuridici ed economici di cui il titolare del brevetto deve tener conto nello stabilire le modalità di attuazione del suo diritto di esclusiva» (114). La Corte continuava: «consentire all'inventore o ai suoi aventi causa di valersi [del diritto del brevetto in tali circostanze] implicherebbe un isolamento dei mercati nazionali incompatibile con gli scopi del Trattato» (115).

105 I lunghi argomenti dedotti per l'esplicito abbandono della regola della sentenza Merck/Stephar possono in sostanza essere sintetizzati in due principali affermazioni interdipendenti: i) l'oggetto specifico di un brevetto nazionale non può secondo logica essere esaurito nel diritto comunitario a meno che il prodotto protetto sia immesso sul mercato per la prima volta con il beneficio della tutela mediante brevetto; ii) la sentenza nella causa Merck/Stephar è incompatibile con la successiva giurisprudenza della Corte.

C - Riesame della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar

106 L'avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni nella causa HAG II, ha ritenuto che non vi fosse alcuna base razionale per la dottrina dell'origine comune dei marchi esposta nella causa Van Zuylen/HAG (116). La sentenza nella causa Merck/Stephar rappresenta, almeno per quanto riguarda i brevetti, il punto massimo dell'adozione del consenso all'immissione in commercio come base per l'esaurimento dei diritti di proprietà industriale. Una volta che il titolare del brevetto ha acconsentito alla prima immissione in commercio di una partita dei suoi prodotti in uno Stato membro, allora, indipendentemente da se esista o meno una protezione mediante brevetto in tale Stato, diritti di brevetto paralleli relativamente a tale partita sono esauriti nell'ambito della Comunità. Sono convinto tuttavia del fatto che la regola posta nella sentenza Merck/Stephar non sarà più applicata. Il ragionamento della Corte nella sentenza nella causa Merck/Stephar era difettoso e basato per lo più su quella che era un'affermazione implicita nella sentenza nella causa Centrafarm/Sterling Drug - dove la questione non era stata sollevata dalle circostanze della causa oggetto del rinvio - relativa all'opportuno equilibrio fra la libera circolazione delle merci e la protezione dei diritti di brevetto nazionali in assenza di brevetti paralleli. A mio parere la regola posta nella sentenza Merck/Stephar è andata troppo lontano nell'assicurare che i diritti di proprietà industriale non siano utilizzati per ripartire i mercati nazionali a danno del mercato comune e quindi ha distrutto quello che avrebbe dovuto essere considerato come la sostanza stessa del brevetto, cioè il diritto del titolare di mettere in commercio ogni singola unità del suo prodotto brevettato per la prima volta in uno Stato membro con il beneficio dell'assenza di concorrenza da parte di copie non autorizzate per la durata del brevetto.

i) La base difettosa della sentenza

107 Risulta chiaramente dall'art. 36 del Trattato che i diritti di proprietà industriale nazionali non sono di per sé incompatibili con la libertà di circolazione delle merci nell'ambito della Comunità. In mancanza di norme comunitarie armonizzate, essi non vengono pregiudicati dal diritto comunitario. Il diritto comunitario si occupa tuttavia legittimamente delle azioni dei titolari di brevetti paralleli che hanno per effetto la ripartizione dei mercati nazionali (117). Le norme nazionali sulla proprietà industriale hanno tradizionalmente operato una distinzione tra commercializzazione interna ed estera da parte del titolare del diritto. Pertanto mentre l'immissione in commercio sul territorio nazionale impedirebbe in generale al titolare di un brevetto di controllare successivamente la commercializzazione interna del prodotto protetto, questo non avviene di solito nel caso di unità immesse sul mercato all'estero. Questa differenza consentiva ai titolari di brevetti paralleli di compartimentare i mercati nazionali nella speranza di trarre profitti monopolistici da ogni mercato controllato. Va da sé che tale trattamento discriminatorio non può più essere tollerato in una Comunità i cui obiettivi fondamentali comprendono la creazione di un mercato unico senza frontiere interne (118). Tuttavia la regola posta nella sentenza Merck/Stephar va oltre applicando lo stesso trattamento ad importazioni non sottoposte a tale controllo. La sola giustificazione per ciò è l'atto di commercializzazione che si suppone volontario.

108 Non sono convinto del fatto che una restrizione delle importazioni a favore del titolare di un brevetto costituisca una restrizione arbitraria del commercio intracomunitario semplicemente perché i prodotti di cui trattasi erano stati immessi volontariamente in commercio in un altro Stato membro senza il beneficio della protezione mediante brevetto (119). L'effetto della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar è di esportare non solo il prodotto, ma anche le conseguenze commerciali della scelta legislativa effettuata dallo Stato di esportazione verso lo Stato di importazione, poiché il titolare di brevetto ha effettuato la scelta commerciale di vendere il prodotto anche in un contesto meno protetto. L'effetto della regola sarebbe che, al fine di evitare danni al valore del suo diritto di brevetto nazionale in quegli Stati membri che lo proteggono, il titolare del brevetto è incentivato alla ripartizione del mercato comune in un modo diverso, cioè mediante il rifiuto di fornire unità del suo prodotto ai mercati di quegli Stati membri dove i suoi diritti non sono riconosciuti: il prodotto non sarà pertanto disponibile per importatori paralleli e il titolare di brevetto può in ogni caso basarsi sul suo diritto di brevetto in altri Stati membri per opporsi alle importazioni parallele di copie non autorizzate prodotte in mercati non protetti (120). In altri termini questa soluzione favorirebbe decisioni commercialmente irrazionali, consistenti nel rifiutare di approvvigionare i mercati degli Stati dove le vendite dei prodotti escluderebbero ogni prospettiva di profitto (121).

109 Un risultato indesiderabile che deriverebbe dall'esercizio da parte degli attori della «scelta» di cui al punto 11 della sentenza della Corte nella causa Merck/Stephar sarebbe che i pazienti spagnoli e portoghesi sarebbero costretti ad utilizzare copie non autorizzate prodotte localmente di medicinali brevettati in altri Stati membri. Non credo che tale punto di vista contribuisca a completare un mercato interno dei prodotti farmaceutici o a «garantire un livello elevato di protezione della salute umana» (122).

110 A mio parere il riferimento alla nozione di libero consenso alla commercializzazione di cui alla sentenza nella causa Merck/Stephar inaccettabilmente nasconde l'errore logico secondo cui si ritiene che il titolare di un brevetto abbia esaurito il suo diritto decidendo di commercializzare unità del suo prodotto tutelato in Stati membri dove non esiste una protezione mediante brevetto. Accettando, come io faccio, la definizione della Corte dell'oggetto specifico del brevetto (123), io non ritengo che l'immissione sul mercato, giustificata da un punto di vista commerciale, di un prodotto tutelato mediante brevetto in uno Stato membro dove non esiste tale protezione sia accompagnata dall'elemento essenziale garantito da tale oggetto specifico. Nella sentenza nella causa Merck/Stephar la Corte ha descritto «l'oggetto specifico di un brevetto» consistente «essenzialmente nell'attribuzione di un diritto esclusivo di prima messa in circolazione del prodotto» che, «riservando all'inventore il monopolio di sfruttamento del prodotto, gli consente di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo, senza tuttavia garantirgliela in qualsiasi circostanza» (124).

111 Mentre credo che la Corte si sia giustamente interessata della potenziale ripartizione dei mercati nazionali derivante dallo sfruttamento da parte dei titolari di diritti di proprietà industriale dei loro diritti territoriali (e quindi protezionistici), ritengo che tale preoccupazione sia mal collocata in casi in cui non esistono diritti paralleli. Le politiche divergenti degli Stati membri in materia di brevettabilità dei prodotti farmaceutici erano la causa reale della mancanza di uniformità nel mercato comune (125). In tali circostanze imporre una forma di «venire contra factum proprium» (come suggeriva l'avvocato generale Reischl nelle sue conclusioni nella causa Merck/Stephar) (126) ai titolari di brevetti che tentano di esercitare i loro diritti di brevetto nazionali, per il solo fatto che essi hanno già cercato di trarre profitto da un altro mercato nazionale nonostante sia stata loro negata la protezione mediante brevetto, effettivamente impone ai titolari di brevetto la disciplina del mercato comune dove essa in realtà non esiste. L'avvocato generale Reischl ha affermato che i titolari di brevetto non traggono sempre un profitto monopolistico e ha identificato vari elementi estranei che possono seriamente pregiudicare la redditività, come la presenza di prodotti di sostituzione (127). La tesi della Corte secondo cui il titolare di brevetto in tali circostanze deve accettare le conseguenze della sua decisione di immissione in commercio «non è un motivo ma una conclusione» (128).

112 Gli attori sostengono che, se dovessero ritirare ad esempio i loro prodotti dai mercati spagnolo e portoghese e, almeno per quanto riguarda la Comunità, cercare di recuperare i loro investimenti per la ricerca in quei prodotti esclusivamente da altri mercati nazionali dove i loro brevetti sono riconosciuti, avrebbero sopportato un danno commerciale rilevante, specialmente in Spagna ed in Portogallo, per il loro avviamento e la loro reputazione. Sono stato colpito da questi argomenti, soprattutto in quanto tale danno deriverebbe dal ritiro o dal rifiuto di fornire prodotti medicinali relativamente ad un intero mercato. Il potenziale danno commerciale non è naturalmente un motivo per rifiutare di dare attuazione al libero commercio tra Stati membri. Tale tipo di danno è chiaramente collegato alla perdita potenziale di incentivi per gli investitori. Non accetto argomenti intesi a dimostrare che la perdita del diritto di recuperare i costi per la ricerca su uno o due mercati debba essere ignorata, a meno che si possa dimostrare che questo comporterebbe probabilmente una riduzione degli investimenti per la ricerca in futuro. Si deve adottare un approccio equilibrato ed equo. Ciò richiede che i mercati spagnolo e portoghese, anche se non possono essere utilizzati per contribuire al recupero delle spese della ricerca, quanto meno non devono essere usati per pregiudicare tale procedimento su altri mercati. Sfortunatamente le attuali implicazioni logiche della sentenza nella causa Merck/Stephar non solo incoraggiano le società farmaceutiche alla separazione di Spagna e Portogallo dal resto della Comunità ritirandosi da questi mercati, ma costituiscono anche un potenziale privilegio per i produttori di copie in quei due mercati che durerà almeno finché le società farmaceutiche che si dedicano alla ricerca non siano in grado di pervenire alla fase dell'immissione in commercio su quei mercati di prodotti nuovi e quindi brevettabili.

113 La scelta commerciale lasciata alle società farmaceutiche dal punto 11 della sentenza nella causa Merck/Stephar diventa sempre più forte se considerata nel contesto dei mercati farmaceutici. Per i motivi esposti di seguito ai paragrafi 155-161, non suggerisco alla Corte di riesaminare in quali circostanze la libera volontà delle società farmaceutiche sia viziata da un obbligo morale di immissione in commercio di un prodotto. Tuttavia queste considerazioni non sono completamente prive di valore o di rilevanza per il riesame del fondamento della sentenza Merck/Stephar. E' possibile che vi siano società farmaceutiche di grandi dimensioni che hanno la possibilità di ritirare i loro prodotti brevettati all'estero dai mercati spagnolo e portoghese. Non si dovrebbe per contro supporre che tale estremo proposito sia necessariamente realizzabile. A mio parere considerazioni commerciali vincolanti di rilevante portata etica contribuirebbero a rendere tale proposito inaccettabile in pratica.

114 Sui motivi per non seguire la regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar non incide a mio parere il suo implicito riconoscimento da parte degli Stati membri nell'Atto di adesione. L'Atto di adesione non ha inserito la sentenza Merck/Stephar nel diritto comunitario. Per contro, il suo effetto sia a lungo termine sia a breve termine è di negare e di escludere che la regola posta nella sentenza Merck/Stephar operi permanentemente. A lungo termine, alla Spagna e al Portogallo è richiesto di modificare il loro diritto dei brevetti in modo che sia «compatibile (...) con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità» (129). Ciò è rafforzato, come abbiamo visto, nel caso specifico dei brevetti per prodotti chimici e farmaceutici, dall'obbligo, prorogato fino al 1992, di aderire alla CBE. Pertanto, dal 1992, tutti questi prodotti sono brevettabili in questi Stati membri. I brevetti paralleli diventeranno la regola piuttosto che l'eccezione. Quei prodotti brevettati in altri Stati membri prima del 1992, per motivi di mancanza di novità e conseguente non brevettabilità in Spagna ed in Portogallo, rimangono una potenziale fonte di importazioni parallele, se immessi sul mercato in quei paesi dai titolari dei brevetti, e, di conseguenza, potenziali beneficiari della regola posta nella sentenza Merck/Stephar. Anche in tal caso tuttavia l'operatività della regola è annullata per tre anni dalla deroga provvisoria: in nessun caso tuttavia la regola della sentenza nella causa Merck/Stephar è ripristinata o rafforzata dall'Atto di adesione. Al massimo si può dire che il periodo transitorio è un implicito riconoscimento del fatto che la regola è stata adottata dalla Corte, ma che i suoi effetti devono essere rinviati.

115 In sintesi sono convinto del fatto che la sentenza nella causa Merck/Stephar rappresenti un'inaccettabile limitazione per il legittimo esercizio dei diritti di brevetto nazionali. Essa è basata esclusivamente sul criterio del consenso all'immissione in commercio. Ritengo che questo sia inaccettabilmente dannoso per gli interessi legittimi dei titolari di brevetto e per la funzione che i brevetti esercitano sempre più riconosciuta a livello comunitario. Sono colpito soprattutto dalla sua mancanza di logica. I brevetti derivano dal diritto nazionale e non dal diritto comunitario. La dottrina dell'esaurimento esiste in taluni, ma non in tutti gli Stati membri. Un diritto conferito da un brevetto nazionale non può essere esercitato e, di conseguenza, non può esaurirsi in seguito ad un atto di immissione in commercio in uno Stato membro che non riconosce né questo né qualsiasi altro diritto di brevetto per quanto riguarda il prodotto di cui trattasi. Il giudice nazionale ha osservato, giustamente, che «la dottrina dell'esaurimento era difficilmente appropriata per la causa Merck». La teoria comunitaria dell'esaurimento, enunciata nella causa Centrafarm/Sterling Drug, dovrebbe essere riservata a quei casi in cui vi sono dei veri e propri diritti di brevetto paralleli. In tal caso, la logica richiede che il titolare di brevetto abbia disposto una volta del suo diritto di monopolio nello Stato membro di esportazione. In tale momento vi è l'esaurimento. L'art. 30 del Trattato quindi interviene per evitare che il diritto di brevetto detenuto nello Stato membro di importazione sia utilizzato per ripartire i mercati a beneficio del duplice titolare di brevetto. La regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar non si inserisce in tale logica.

ii) Raccomandazione alla Corte

116 Sono quindi convinto, anche prima di esaminare la successiva giurisprudenza menzionata dagli attori a sostegno della tesi del riesame della sentenza della Corte nella causa Merck/Stephar, che essa non dovrebbe più rappresentare la regola. A mio parere, l'art. 36 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che consente al titolare di un brevetto per prodotti medicinali depositato in uno Stato membro, che mette in commercio unità del prodotto anche in un secondo Stato membro dove non vi è protezione mediante brevetto, di utilizzare i diritti derivanti dalla normativa del primo Stato membro per impedire importazioni in tale primo Stato di prodotti che erano stati inizialmente messi in commercio nel secondo Stato membro.

iii) Giurisprudenza a sostegno dell'abbandono della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar

117 Anch'io ritengo che le attrici abbiano ragione nel sostenere che la giurisprudenza della Corte successiva alla sentenza nella causa Merck/Stephar corrobori la tesi secondo cui la portata della sentenza debba essere riconsiderata. Le attrici si sono basate soprattutto sulle cause Pharmon/Hoechst, Warner Brothers/Christiansen e Ideal-Standard.

a) Musik-Vertrieb membran e Pharmon/Hoechst

118 E' difficile determinare completamente la rilevanza della sentenza Pharmon/Hoechst senza esaminare anche la sentenza Musik-Vertrieb membran, che è stata pronunciata solo pochi mesi prima della sentenza Merck/Stephar. La art. 8 dell'United Kingdom Copyright Act 1956 si applicava qualora un'opera musicale fosse già stata registrata nel Regno Unito su supporti del suono allo scopo di essere venduta dall'autore o con l'autorizzazione di questo. In mancanza di accordo, il futuro fabbricante di registrazioni dell'opera musicale, al fine di ottenere una licenza, avrebbe dovuto semplicemente informare l'autore della sua intenzione di riprodurre la sua opera a scopo commerciale e doveva versare un diritto di licenza pari al 6,25%, che diveniva de facto il compenso massimo per commissioni per produzioni di dischi nel Regno Unito. La GEMA, che esercitava in Germania l'amministrazione dei diritti d'autore, si opponeva alle importazioni in tale paese di supporti del suono immessi in commercio per la prima volta nel Regno Unito e chiedeva la differenza tra i diritti di licenza vigenti rispettivamente in Germania e nel Regno Unito. La Corte tuttavia ha dichiarato che (130):

«(...) nell'ambito di un mercato comune caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla libera prestazione di servizi, l'autore, agendo direttamente o tramite il proprio editore, è in grado di scegliere liberamente il luogo, in uno qualsiasi degli Stati membri, ove mettere in circolazione la sua opera. Egli può effettuare tale scelta in funzione del proprio interesse, cioè tenendo conto non solamente del livello del compenso garantito nello Stato membro di cui trattasi, bensì anche di altri elementi, quali ad esempio le possibilità di distribuzione della sua opera ed agevolazioni commerciali accresciute, del resto, grazie alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. Di conseguenza, non si può permettere ad una società per la gestione di diritti d'autore di esigere, all'importazione in un altro Stato membro, il pagamento di un compenso supplementare in ragione della diversità dei livelli dei compensi nei vari Stati membri.

Da tali considerazioni risulta che le disparità esistenti in mancanza di armonizzazione delle norme nazionali in materia di sfruttamento commerciale dei diritti d'autore non possono servire ad ostacolare la libera circolazione delle merci nel mercato comune».

L'avvocato generale Warner aveva tuttavia sostenuto la tesi contraria secondo cui l'effetto del diritto nazionale era in realtà di ridurre il diritto di proprietà industriale di cui trattasi e che, in tal caso, «la legislazione dello Stato membro importatore può essere fatta valere nella misura necessaria a neutralizzare la restrizione» (131).

119 E' difficile conciliare la sentenza Musik-Vertrieb membran o, per estensione logica, Merck/Stephar, con la successiva sentenza Pharmon/Hoechst (132). La Hoechst era titolare di un brevetto su un procedimento di fabbricazione in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito per un prodotto farmaceutico, denominato «Frusemide». La DDSA Pharmaceuticals Ltd otteneva una licenza obbligatoria ma non esclusiva e non esaustiva in base all'art. 41 del Patents Act del 1949. Alla fine del 1976 e poco prima della scadenza del brevetto del Regno Unito, la DDSA decideva di ignorare un esplicito divieto di esportazione contenuto nella licenza e vendeva direttamente una consistente partita di compresse di Frusemide alla Pharmon nei Paesi Bassi. La Hoechst citava in giudizio la Pharmon nei Paesi Bassi basandosi sul suo diritto esclusivo di sfruttamento del Frusemide su tale mercato.

120 Il giudice nazionale, nell'interpretazione di codesta Corte, ha chiesto «(...) in sostanza se gli artt. 30 e 36 del Trattato ostino all'applicazione delle norme di uno Stato membro che attribuiscono al titolare di un brevetto il diritto di impedire lo smercio, in questo Stato, di un prodotto fabbricato in un altro Stato membro dal concessionario di una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare». La Corte non ha distinto il caso dell'importazione diretta di un prodotto brevettato da quella di un'importazione parallela.

121 Come sintetizzato dall'avvocato generale Mancini, la Pharmon in effetti ha sostenuto che nella sentenza nella causa Merck/Stephar la Corte ha ammesso «il principio del constructive consent» da parte del titolare del brevetto agli svantaggi che l'applicazione della legge in base alla quale il brevetto è stato ottenuto può riservargli (133). La Corte tuttavia ha dichiarato che:

«E' opportuno rilevare che, quando le competenti autorità di uno Stato membro - come nel caso in esame - attribuiscono ad un terzo una licenza obbligatoria consentendogli di compiere atti di produzione e di smercio che il titolare del brevetto ha normalmente il diritto di vietare, non si può ritenere che questi abbia acconsentito agli atti compiuti da tale terzo. Con un provvedimento del genere infatti il titolare del brevetto viene privato del diritto di decidere liberamente il modo in cui porre in commercio il proprio prodotto.

Come la Corte ha già affermato, da ultimo nella sentenza 14 luglio 1981 [Merck/Stephar (...)], la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nell'attribuire all'inventore il diritto esclusivo di prima messa in circolazione della merce di cui trattasi, onde consentirgli di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo. Consentire al titolare del brevetto di opporsi all'importazione e allo smercio dei prodotti fabbricati in forza di una licenza obbligatoria è quindi necessario per garantirgli la sostanza dei diritti esclusivi derivanti dal brevetto» (134).

122 Il giudice nazionale ha chiesto inoltre se fosse rilevante il fatto che, in primo luogo, alla licenza obbligatoria fosse collegato un divieto di esportazione e, in secondo luogo, la licenza obbligatoria contempli un regime di compensi a favore del titolare del brevetto e questi abbia effettivamente accettato o ricevuto questi compensi. La Corte ha semplicemente dichiarato che:

«E' sufficiente osservare che i limiti tracciati dal diritto comunitario all'applicazione delle norme dello Stato membro d'importazione, limiti che sono stati sopra illustrati, non dipendono affatto dalle condizioni cui le competenti autorità dello Stato membro di esportazione hanno subordinato la concessione della licenza obbligatoria» (135).

In altri termini sembrerebbe che «questi elementi non avessero alcuna rilevanza» (136).

123 Pharmon/Hoechst a mio parere rappresenta un'attenta applicazione del ragionamento che è alla base della teoria del consenso alla prima immissione in commercio come strumento per conciliare il diritto di brevetto nazionale con la libera circolazione delle merci. Le licenze obbligatorie, pur non potendo essere messe sullo stesso piano delle licenze volontarie, offrono tuttavia al titolare del brevetto una valida protezione. Quest'ultimo può volontariamente presentare una domanda di brevetto pur decidendo di non sfruttare il brevetto in tale Stato in attesa di una licenza obbligatoria. In seguito alla concessione di una tale licenza, il titolare del brevetto avrà l'opportunità di ottenere una ricompensa da quel mercato (sotto forma di commissioni ad una tariffa fissata dalle pubbliche autorità) mantenendo il diritto di opporsi a tutte le importazioni dirette o parallele del prodotto brevettato da tale Stato in altri Stati membri. In breve, il livello di profitto del titolare del brevetto sarà ridotto, a seconda del livello delle commissioni imposte ed eventualmente del numero di licenze contrattuali concesse, solo nel primo Stato membro (esportatore), mentre i suoi diritti in altri Stati membri rimarranno impregiudicati.

124 La Corte nella sentenza nella causa Pharmon/Hoechst è stata chiaramente influenzata dalla natura territoriale delle licenze obbligatorie e probabilmente anche dalla base discriminatoria sulla quale molti Stati membri concedevano tali licenze. Era chiaramente corretto respingere la tesi secondo cui lo sfruttamento da parte di un titolare di licenze obbligatorie in uno Stato membro poteva esaurire i diritti del titolare del brevetto in un altro Stato membro, specialmente in quanto la licenza obbligatoria può essere stata concessa solo perché il titolare del brevetto era contrario allo sfruttamento del brevetto fabbricando il prodotto in tale Stato o perché egli importava effettivamente il prodotto brevettato in tale Stato. In tal senso la Corte ha ribadito la necessità delle due condizioni della brevettabilità e del consenso all'immissione in commercio prima che fosse presupposta una libera scelta di commercializzazione. Quest'ultima condizione mancava in tale fattispecie; nelle presenti cause è la prima che manca. Non vi era alcuna giustificazione a livello comunitario per preferire la decisione di politica nazionale riflessa nel Patents Act 1949 a quella che era alla base dei diritti concessi alla Hoechst in forza del suo brevetto olandese.

125 Parte del linguaggio utilizzato, almeno nella sentenza Pharmon/Hoechst è difficile da conciliare con la sentenza Merck/Stephar. Convengo sul fatto che se «la sostanza del diritto di brevetto consiste essenzialmente nell'attribuire all'inventore il diritto esclusivo di prima messa in circolazione della merce di cui trattasi, onde consentirgli di ottenere la ricompensa per il suo sforzo creativo» (137), il titolare del diritto di brevetto deve effettivamente usufruire di un tale diritto esclusivo per l'applicazione della teoria dell'esaurimento.

126 Mentre le sentenze nelle cause Pharmon/Hoechst e Musik-Vertrieb membran possono essere conciliate sul piano puramente formale - in riferimento alla natura volontaria della licenza nella causa Musik-Vertrieb membran e alla natura obbligatoria della licenza nella causa Pharmon/Hoechst -, esse sono incompatibili nella sostanza: se il titolare del diritto d'autore avesse rifiutato «volontariamente» di concedere una licenza al fabbricante di dischi nella causa Musik-Vertrieb membran, quest'ultimo avrebbe potuto semplicemente far valere la licenza prevista dalla legge. Non credo che evitare l'inevitabile da parte del titolare del brevetto concludendo contratti con l'eventuale produttore di dischi possa facilmente essere differenziato dal suo assoggettamento ad un licenza obbligatoria come nella causa Pharmon/Hoechst. Demaret ha sinteticamente espresso l'incompatibilità alla base di quanto sopra nel modo seguente (138):

«In un certo qual modo l'interesse economico dei titolari di diritti d'autore su opere musicali nel Regno Unito e in altri Stati membri può essere meglio tutelato se le opere di cui trattasi sono sfruttate soprattutto da parte di titolari di licenze obbligatorie nel Regno Unito piuttosto che da parte degli stessi titolari del diritto d'autore. Nel primo caso essi sono legittimati ad opporsi ad importazioni di registrazioni musicali provenienti dal Regno Unito, mentre nell'ultimo caso essi non lo sono. Nessun valido motivo può spiegare una tale discrepanza».

127 Ritengo che affrontare in maniera formalistica il problema del consenso non chiarisca in maniera convincente i differenti risultati cui si è pervenuti nelle cause Pharmon/Hoechst e Musik-Vertrieb membran (139). Sono convinto che solo affrontando il problema basandosi su se il principio dell'esclusiva della prima commercializzazione si applichi o meno si possono evitare i «risultati erronei» inerenti ad un'applicazione formalistica del criterio del consenso e permette di porre l'accento sulla «sostanza economica dei diritti esclusivi» (140).

b) Warner Brothers/Christiansen

128 Gli attori hanno forse fatto riferimento soprattutto alla sentenza nella causa Warner Brothers/Christiansen. Il diritto danese conferisce al titolare di diritti di autore su registrazioni su videocassette il diritto aggiuntivo di opporsi al noleggio delle videocassette anche se esse sono state vendute con il consenso del titolare del diritto d'autore. La normativa del Regno Unito, al tempo dei fatti, non concedeva un equivalente diritto. La vendita volontaria da parte o in nome del titolare del diritto d'autore esauriva i suoi diritti nell'ordinamento del Regno Unito, ma non in quello danese. Il signor Christiansen ha acquistato a Londra, con l'intento esplicito di darla in noleggio nel suo negozio a Copenaghen, una videocassetta di un film i cui diritti d'autore erano detenuti dalla Warner Brothers e che all'epoca dei fatti non era disponibile in Danimarca. La Warner Brothers e l'impresa che gestisce i suoi diritti in Danimarca (la Metronome Video ApS) ottenevano in primo grado che fosse vietato il noleggio previsto, ma, in appello, è stato effettuato un rinvio alla Corte con cui si chiedeva in sostanza se le disposizioni legislative che consentivano un tale divieto fossero compatibili con il diritto comunitario.

129 Il signor Christiansen ha fatto riferimento alla sentenza nella causa Musik-Vertrieb membran. Egli ha menzionato il punto 25 di tale sentenza per mettere in evidenza la libera scelta esercitata dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale nell'immettere un prodotto sul mercato (141). La Warner Brothers, egli ha sostenuto, ha scelto di mettere in commercio la videocassetta nel Regno Unito. Se essa fosse «stata messa in vendita in Danimarca o in Germania, la remunerazione degli autori sarebbe stata sensibilmente inferiore a quella che gli stessi hanno percepito nel Regno Unito», poiché «il prezzo di vendita [nel Regno Unito] molto elevato della cassetta include la frazione dei diritti intellettuali rappresentativa della possibilità di concederla in noleggio» (142).

130 Nelle sue osservazioni la Commissione ha messo in evidenza la rilevante perdita potenziale di profitto per i titolari di diritti d'autore in considerazione dell'accresciuta popolarità del noleggio rispetto all'acquisto di videocassette. In considerazione di ciò, il fatto che non tutti gli Stati membri riconoscano un tale diritto non deve impedire ai titolari di diritti d'autore di basarsi sulle normative di quegli Stati che lo riconoscono.

131 L'avvocato generale Mancini ha basato le sue conclusioni sulla sentenza nella causa Musik-Vertrieb membran. Egli ha sintetizzato la questione sollevata nel senso che il giudice nazionale chiede se l'acquirente di una cassetta venduta in uno Stato membro «possa, contro la volontà del proprietario del film, noleggiarla a terzi in uno Stato diverso; in una parola (...) se il principio dell'esaurimento del diritto d'autore trovi applicazione anche nel caso di specie» (143). Egli ha sostenuto che il principio posto nel punto 15 della sentenza della Corte era «decisivo» e che:

«L'autore di un film, quando ha venduto la cassetta ad un terzo così trasferendo in modo definitivo il suo diritto di proprietà su tale merce e consentendole di circolare liberamente, non può poi giovarsi delle norme di un altro Stato [membro] per far valere il suo diritto esclusivo sull'opera incisa nella cassetta e impedirle in pratica l'ingresso in questo Stato» (144).

132 La Corte, tuttavia, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, ha appoggiato la tesi della Commissione secondo cui è emerso un mercato specifico per il noleggio di videocassette registrate, dichiarando che normative intese «a garantire agli autori di film una remunerazione che sia in relazione con il numero di noleggi effettivamente realizzati e che riservi agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio (...) appaiono (...) giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato» (145). Ne conseguiva che: «non si può quindi ammettere che la messa in circolazione, da parte dell'autore, di videocassette che incorporano una delle sue opere, in uno Stato membro che non tuteli specificamente il diritto di noleggio, possa influire sul diritto, attribuito allo stesso autore dalle leggi di un altro Stato membro, di opporsi, in questo Stato, al noleggio della videocassetta» (146).

133 Il governo spagnolo ed il governo del Regno Unito cercano di conciliare questa causa con la sentenza nella causa Merck/Stephar seguendo un ragionamento molto simile. Mentre la Merck in tale causa aveva acconsentito all'immissione sul mercato italiano del suo prodotto brevettato in piena cognizione delle potenziali conseguenze per i suoi diritti in altri Stati membri, l'esaurimento del diritto d'autore della Warner Brothers relativamente alla videocassetta venduta nel Regno Unito non determinava l'esaurimento dei suoi diritti secondari sul noleggio in Danimarca. Non credo che questi argomenti possano in maniera convincente operare una distinzione tra la sentenza nella causa Warner Brothers/Christiansen e quella nella causa Merck/Stephar: l'oggetto specifico di un diritto di brevetto non può essere divisibile allo stesso modo di un diritto d'autore in diversi singoli atti limitati dal diritto d'autore. Ma ciascuno dei diversi diritti è un elemento della proprietà industriale o intellettuale la cui esistenza deriva dal diritto di uno Stato membro. La Corte nella sentenza nella causa Warner Brothers/Christiansen ha chiarito che l'esaurimento di un dato diritto in uno Stato membro non esaurisce un diritto diverso sullo stesso prodotto in un altro Stato membro. In realtà, in quanto lo speciale diritto d'autore sul noleggio di videocassette nel diritto danese opera una distinzione importante rispetto alla regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar, esso porta ad una conclusione diversa da quella suggerita dalla Spagna e dal Regno Unito. Se la vendita nel Regno Unito con il beneficio della protezione mediante diritto d'autore non ha esaurito il diritto secondario sul noleggio in Danimarca, ne deriva a fortiori a mio parere che la vendita in uno Stato membro senza una protezione mediante brevetto non dovrebbe comportare l'esaurimento di tale diritto in un altro Stato membro dove esiste tale protezione. Nella loro essenza (se non nella loro estensione), i due diritti che comprendono elementi conferiti al titolare di un diritto d'autore (il diritto esclusivo di riprodurre e di sfruttare) e un solo elemento quando si tratta di un singolo atto di commercializzazione da parte di un titolare di brevetto non possono essere distinti. In nessun posto ciò è messo in evidenza più chiaramente che nella sentenza della Corte nella causa Warner Brothers/Christiansen (147).

134 A mio parere la decisione nella causa Warner Brothers/Christiansen costituisce un modo fondamentalmente diverso con cui la Corte affronta il rapporto tra diritto d'autore e libera circolazione delle merci. La Warner Brothers indubbiamente ha tratto profitto dalla vendita volontaria della videocassetta al signor Christiansen nel Regno Unito (148), ma la Corte tuttavia ha dichiarato che egli avrebbe potuto ancora far valere il suo diritto d'autore danese per limitare l'ulteriore sfruttamento da parte del signor Christiansen di tale cassetta. Applicando questa tesi alla regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar, concludo inevitabilmente che lo sfruttamento da parte della Merck in Italia dei suoi prodotti brevettati, dal momento che nessun diritto di brevetto era riconosciuto dal diritto italiano, non deve essere considerato nel senso che esaurisce il suo diritto esclusivo di brevetto nei Paesi Bassi. Per parafrasare quindi il linguaggio utilizzato dalla Corte al punto 18 (menzionato sopra al paragrafo 132) della sua sentenza nella causa Warner Brothers/Christiansen, «(...) non si può quindi ammettere che la messa in circolazione (di un prodotto brevettato da parte del titolare del brevetto), in uno Stato membro che non (riconosce il diritto di brevetto), possa influire sul diritto, attribuito allo stesso (titolare di brevetto) dalle leggi di un altro Stato membro, di opporsi, in questo Stato (all'importazione parallela di tale prodotto)». In termini chiari, il titolare del brevetto non deve sopportare le conseguenze dell'immissione in commercio in uno Stato membro dove il suo diritto di brevetto non è riconosciuto.

135 Il professor Joliet ha chiarito in maniera molto convincente perché il ragionamento alla base della sentenza nella causa Warner Brothers/Christiansen debba essere preferito a quello nella causa Merck/Stephar. La teoria dell'esaurimento è basata sulla disponibilità di prerogative parallele sia nel paese di esportazione sia in quello di importazione; una decisione con cui si applica la teoria in mancanza di un tale parallelismo equivarrebbe a ridurre la protezione riconosciuta nel paese di importazione a livello della normativa meno protettiva del paese di esportazione, operando quindi una scelta di politica legislativa che deve essere lasciata agli Stati membri (149). A mio parere non vi è un motivo convincente connesso alla libertà di circolazione delle merci per cui le precedenti politiche spagnola e portoghese consistenti nel rifiutare di riconoscere la brevettabilità di prodotti farmaceutici debbano essere imposte ad altri Stati membri che hanno abbandonato questa specifica politica molti anni prima che l'Atto di adesione imponesse alla Spagna e al Portogallo di fare altrettanto.

136 La Corte ha seguito un analogo ragionamento di «scelta di politica legislativa» nella sua recente sentenza nella causa Ideal-Standard. Il complicato contesto di fatto di tale causa si può sintetizzare come segue: fino al 1984 il gruppo American Standard deteneva, tramite la consociata tedesca e quella francese, il marchio «Ideal Standard» in Germania e in Francia per articoli sanitari e impianti di riscaldamento. Nel luglio 1984 la consociata francese Ideal Standard SA vendeva il marchio Ideal Standard per il settore degli impianti di riscaldamento ad un'altra società francese la quale successivamente cedeva il marchio ad un'altra impresa francese, la CICh. Nessuna delle due cessionarie francesi aveva un qualsiasi legame con il gruppo American Standard. La IHT, una società tedesca, avviava la distribuzione di impianti di riscaldamento prodotti in Francia dalla CICh e recanti il marchio «Ideal Standard», ma veniva citata in giudizio per contraffazione di marchio in Germania da parte della consociata tedesca del gruppo American Standard (la Ideal Standard GmbH), benché tale società tedesca avesse interrotto nel 1976 la produzione e la vendita degli impianti di riscaldamento.

137 La rilevanza della sentenza nelle presenti cause è limitata dalle specificità legate al marchio della questione dell'esaurimento dei diritti sollevata, in particolare se vi fosse un rischio di confusione per i consumatori tedeschi nelle circostanze del caso e se il titolare del marchio tedesco avesse un qualsiasi mezzo per controllare la qualità dei prodotti importati (150). Tuttavia, basandosi sulla situazione esistente nel diritto francese il quale, diversamente dal diritto tedesco, consente una cessione di un marchio limitata a taluni prodotti, la IHT ha sostenuto che la consociata francese si era adeguata ad una situazione in cui prodotti (impianti di riscaldamento e articoli sanitari) aventi origini diverse potevano essere messi in commercio con un marchio identico nello stesso territorio nazionale e che il comportamento della consociata tedesca che si opponeva alla commercializzazione in Germania degli impianti di riscaldamento di diversa origine con il marchio di cui trattasi sarebbe abusivo. Questo argomento è stato categoricamente respinto dalla Corte in termini che sono rilevanti per le presenti cause (151):

«L'argomento della IHT comporterebbe, se venisse accolto, l'estensione allo Stato d'importazione, il cui diritto osta alla detta situazione di coesistenza, della situazione che prevale nello Stato di esportazione, malgrado la territorialità dei diritti di cui è causa».

Applicherei questo ragionamento mutatis mutandis alla presente fattispecie.

D - Abbandono dei principi sanciti nella precedente giurisprudenza

138 Poiché propongo alla Corte di non applicare più i principi posti nella sua sentenza nella causa Merck/Stephar, ritengo che incomba a me indicarle le circostanze in cui può discostarsi da una precedente e chiara interpretazione del Trattato.

139 In via di principio la Corte non è ovviamente vincolata alla sua precedente giurisprudenza, analogamente alle Corti supreme dei due ordinamenti giudiziari di common law della Comunità che seguono la teoria del precedente o dello stare decisis. La Supreme Court irlandese, benché tenuta ad osservare il principio di «seguire il precedente come procedura normale, se non universale», si discosta dalle sue precedenti sentenze per motivi vincolanti «(...) qualora la Supreme Court ritenga che vi sia un motivo vincolante per cui non debba seguire una sua precedente decisione (...) in quanto essa risulta essere chiaramente erronea, è essa vincolata a perseverare nell'errore? Comunque possa essere auspicabile la certezza, la stabilità e la prevedibilità del diritto, esse non possono a mio parere giustificare che un giudice di ultimo grado pronunci una sentenza che esso ritenga erronea, per motivi vincolanti» (152). Analogamente la House of Lords ha dichiarato nel 1966 in un «Practice Statement» che «un'aderenza troppo stretta al precedente può portare ad un'ingiustizia in un caso particolare e può anche indebitamente limitare l'adeguato sviluppo del diritto. (I Lords) propongono pertanto di modificare la prassi esistente e, pur considerando le precedenti decisioni di tale House come normalmente vincolanti, di discostarsene quando ciò sembri giusto» (153).

140 La posizione della Corte relativamente all'attenersi alle sue precedenti pronunce emesse nell'ambito di procedimenti ai sensi dell'art. 177 del Trattato è stata descritta dall'avvocato generale Lagrange nelle sue conclusioni nella causa Da Costa:

«(...) [il] sistema [del] rinvio a titolo pregiudiziale (...) consiste nella collaborazione fra la Corte ed i giudici nazionali intesa ad ottenere, attraverso la giurisprudenza, l'auspicata uniformità d'interpretazione: attraverso la giurisprudenza, non già mediante dei regolamenti. Ciò è quanto dire che la Corte di giustizia deve, come in qualsiasi altro campo, conservare piena libertà per quanto riguarda le sue future decisioni. Qualunque sia l'importanza della sentenza che essa dovrà pronunciare su questo o quel punto, per quanto astratta possa essere - o apparire - l'interpretazione di questa o quella disposizione del Trattato, l'aureo principio della forza relativa del giudicato va mantenuto salvo: un organo giurisdizionale come il nostro può imporsi dinanzi al prestigio morale delle sue decisioni, non già mercé l'efficacia giuridica dei giudicati. Naturalmente nessuno può pensare che, dopo aver posto un principio con la sentenza (...) alla prima occasione la Corte modifichi senza alcun motivo il proprio punto di vista: cionondimeno, essa deve rimanere giuridicamente libera di farlo» (154).

141 La Corte però non ha fornito alcuna dichiarazione di principio sulla questione del giudicato e del precedente nella sentenza che ha pronunciato in tale causa. Essa ha tuttavia respinto esplicitamente la tesi avanzata dalla Commissione secondo cui, poiché le questioni erano identiche a quelle che erano state poste nella causa Van Gend en Loos (155), la domanda di pronuncia pregiudiziale avrebbe dovuto essere respinta per mancanza di oggetto. Pur dichiarando che bisognava pronunciarsi sulla causa ad essa sottoposta, la Corte ha semplicemente ribadito l'interpretazione dell'art. 12 del Trattato che aveva fornito nella causa precedente, ed ha concluso che non vi era «luogo di dare una nuova interpretazione» di tale articolo (156).

142 E' tuttavia ovvio che la Corte nella pratica debba seguire la sua precedente giurisprudenza tranne quando vi siano seri motivi per non farlo. Innanzi tutto molti importanti aspetti del diritto comunitario, compreso il rapporto tra i principi della libera circolazione delle merci e l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, di cui ci si occupa nella presente fattispecie, non sono trattati in maniera esauriente nel Trattato; i principi e le regole di diritto comunitario che si applicano sono in gran parte «diritto giurisprudenziale» e, in quanto interpretano disposizioni del Trattato, non sono modificabili o qualificabili mediante strumenti legislativi. In secondo luogo, è inerente al sistema del rinvio pregiudiziale che la principale funzione della Corte al riguardo è di assicurare l'uniforme applicazione del diritto comunitario. Ne deriva che i giudici nazionali devono avere la possibilità di basarsi su decisioni di interpretazione di disposizioni di diritto comunitario emesse su domande provenienti da altri giudici nazionali e, in realtà, la Corte stessa ha dichiarato che la dichiarazione in una pronuncia pregiudiziale della nullità di una particolare disposizione costituisce un motivo sufficiente per esonerare un giudice nazionale da un qualsiasi obbligo di rinviare alla Corte una questione concernente la stessa disposizione (157). Sulla stessa aspettativa di coerenza della sua giurisprudenza si basa la sentenza nella causa CILFIT e a., in quanto essa ha dichiarato che l'assenza di ogni obbligo di rinviare una questione di diritto comunitario «può risultare da una giurisprudenza costante della Corte che, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere» (158). Questo principio è riflesso ulteriormente nell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura della Corte, in base al quale «qualora una questione pregiudiziale sia manifestamente identica a una questione sulla quale essa ha già statuito, la Corte (...) può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza».

143 Questo non vuol dire che la Corte debba rifiutare di riesaminare una precedente decisione se viene seriamente dimostrato che essa era stata adottata in maniera del tutto o parzialmente erronea. Tale situazione si è presentata in maniera relativamente chiara nella causa «Chernobyl», nella quale alla Corte è stato chiesto di riesaminare la conclusione cui era pervenuta nella sentenza «Comitologia», pronunciata esattamente 20 mesi prima, secondo cui «lo stato attuale della normativa in vigore non consente alla Corte di riconoscere al Parlamento europeo la legittimazione ad esperire l'azione di annullamento» (159). Nella sentenza successiva, la Corte fu indotta ad ammettere che «dalle circostanze della presente causa nonché dal dibattimento è emerso tuttavia che i vari mezzi di impugnazione previsti dal Trattato CEEA e dal Trattato CEE, per quanto utili e variegati, possono risultare inefficaci ed incerti» (160), benché questi stessi rimedi giuridici fossero stati esaminati nella precedente sentenza e la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza Chernobyl fosse in realtà identica a quanto era stato proposto dall'avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni nella causa precedente.

144 Una situazione analoga si è presentata nella causa Keck e Mithouard (161), in cui alla Corte è stato chiesto di pronunciarsi su se il principio posto nella sentenza «Cassis de Dijon» (162) si applicasse alla normativa relativa alle modalità nazionali di vendita, nonché alla normativa sulla composizione e la presentazione dei prodotti. Pur riaffermando la generalità del principio «Cassis», la Corte ha dichiarato che «contrariamente a quanto sino ad ora statuito, l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita» (163) non rientrava nell'ambito delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative vietate dall'art. 30 del Trattato, come definito nella sentenza Dassonville (164), purché le disposizioni nazionali si applicassero a tutti gli operatori interessati e riguardassero ugualmente prodotti nazionali e importati.

145 La sentenza della Corte che forse è più pertinente nella presente fattispecie è quella nella causa HAG II. In tale causa alla Corte è stato chiesto di riesaminare la teoria dell'origine comune dei marchi che essa aveva formulato nella sentenza HAG I, dove la Corte aveva dichiarato incompatibile con la libera circolazione delle merci il fatto di far valere un marchio per vietare l'importazione di un prodotto che recava lecitamente un marchio in un altro Stato membro quando i due marchi avevano la stessa origine. Nelle sue conclusioni molto influenti l'avvocato generale Jacobs ha concluso nel senso che la teoria dell'origine comune non aveva un fondamento nel Trattato o un qualsiasi altro fondamento razionale, e il suo mantenimento era incompatibile con i successivi sviluppi della giurisprudenza della Corte sul rapporto tra la libera circolazione delle merci e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (165). All'inizio della sentenza la Corte ha rilevato esplicitamente che era «necessario riconsiderare l'interpretazione accolta in tale sentenza (HAG I) alla luce della giurisprudenza consolidatasi progressivamente nell'ambito dei rapporti tra la proprietà industriale e commerciale e le norme generali del Trattato, segnatamente nell'ambito della libera circolazione delle merci» (166). La Corte ha proseguito ponendo l'accento sulla rilevanza del diritto dei marchi nell'assicurare condizioni di concorrenza non distorta, definendo l'oggetto specifico del marchio, ed identificando la mancanza di consenso da parte del titolare del diritto di marchio come «il fatto determinante» per l'esame di una situazione come quella che aveva dato origine alla causa. La Corte ha concluso che «la funzione essenziale del marchio verrebbe compromessa se il titolare del diritto non potesse esercitare la facoltà, conferitagli dalla normativa nazionale, di opporsi all'importazione del prodotto simile contrassegnato con una dicitura confondibile (...). Questa analisi non può essere modificata dal fatto che il marchio tutelato dalla normativa nazionale ed il marchio simile che contraddistingue il prodotto importato (...) siano appartenuti all'origine allo stesso titolare, spossessato di uno di essi in seguito ad esproprio effettuato da uno dei due Stati prima dell'istituzione della Comunità» (167).

146 Benché le sentenze sopra indicate siano troppo poco per poter essere generalizzate, sembra che la Corte riesamini e, se è necessario, rifiuti di seguire precedenti sentenze che possono essere state basate su un'erronea applicazione di un principio fondamentale di diritto comunitario, che interpretano una disposizione del Trattato nel senso che si applica a situazioni che sono completamente al di fuori del suo campo di applicazione o che comportano uno squilibrio nei rapporti tra diversi principi quali la libera circolazione delle merci e la protezione della proprietà intellettuale e commerciale.

147 Per i motivi già indicati, ritengo che la Corte nella sentenza nella causa Merck/Stephar abbia inesattamente messo in evidenza le esigenze del libero commercio a danno dei diritti nazionali di brevetto. Pur essendo indotto a ritenere che le conclusioni cui si è pervenuti in tale sentenza non debbano più essere applicate, ritengo che la Corte debba attentamente esaminare la necessità di limitare l'effetto retroattivo di una nuova sentenza che respinge il ragionamento che è alla base della sentenza nella causa Merck/Stephar (168).

E - Alternativa all'abbandono della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar

148 Con la terza questione il giudice nazionale solleva anzitutto il problema se la sentenza nella causa Merck/Stephar debba essere seguita come regola generale ma, in subordine, chiede poi se la presenza di quattro fattori particolari (considerati individualmente o cumulativamente) consenta al titolare di un brevetto in uno Stato membro di opporsi all'importazione di prodotti brevettati che sono stati messi in commercio in Spagna ed in Portogallo dopo l'adesione di questi paesi, ma in un'epoca in cui i prodotti non avrebbero potuto essere tutelati mediante un brevetto. L'importanza di questi fattori è la loro capacità di dimostrare che certi prodotti non erano, anche se lo sono adesso, liberamente messi in commercio nello Stato membro esportatore. Per i motivi già esposti, ritengo che la Corte non debba più applicare la regola posta nella sentenza Merck/Stephar. Nel caso in cui la Corte non accolga tale suggerimento, in subordine proporrei alla Corte di ritenere che nessuno dei fattori menzionati dal giudice nazionale, né qualsiasi altro argomento in subordine dedotto dalle attrici, fornisca una giustificazione sufficiente per basare la sua sentenza sulla regola posta nella causa Merck/Stephar.

i) Obbligo giuridico di commercializzazione

149 Il giudice nazionale identifica come uno dei più forti argomenti eventuali in tale contesto l'esistenza di un obbligo giuridico di rifornire i mercati spagnolo e portoghese dei prodotti di cui trattasi. Nelle osservazioni presentate alla Corte si concorda in generale sul fatto che, se una società farmaceutica è obbligata, in base al diritto nazionale o al diritto comunitario, a rifornire un particolare mercato nazionale di un certo prodotto, non si può ritenere che essa abbia dato il suo consenso alla prima commercializzazione del suo prodotto in tale Stato membro. Per richiamare il linguaggio utilizzato dalla Corte nella sentenza nella causa Merck/Stephar, non si può ritenere che il titolare di un brevetto che è obbligato alla commercializzazione abbia deciso «con piena cognizione di causa circa il modo in cui egli pone in commercio il prodotto» (169).

150 Con la sentenza nella causa Pharmon/Hoechst si intende che la concessione di una licenza obbligatoria annulla il consenso del titolare del brevetto, anche se quest'ultimo è consapevole della politica nazionale di concedere tali licenze quando egli fa domanda per il suo brevetto. A mio parere, non si può operare alcuna distinzione sostanziale tra la concessione di una licenza obbligatoria e l'imposizione, per legge o per atto amministrativo, di un obbligo effettivo al titolare del brevetto o ad un suo concessionario di rifornire un mercato. In realtà, come risulta dalle osservazioni presentate in queste cause, uno Stato membro che intende obbligare una società farmaceutica a fornire un determinato prodotto sul suo territorio nazionale può farlo concedendo o minacciando di concedere le licenze obbligatorie.

151 Le attrici hanno sostenuto che sia il diritto spagnolo sia quello portoghese effettivamente consentono alle autorità nazionali competenti di obbligare le società farmaceutiche che hanno ottenuto autorizzazioni alla commercializzazione per un determinato prodotto medicinale a commercializzare effettivamente questi prodotti. Queste osservazioni sono confutate dalla Primecrown e dal governo spagnolo (nelle sue osservazioni orali). Spetta al giudice nazionale determinare la loro esattezza in conformità delle norme nazionali in materia di prova del contenuto del diritto nazionale.

152 La Primecrown opera una distinzione tra una decisione volontaria di commercializzare prodotti per la prima volta ed il conseguente obbligo di continuare le forniture. Questa distinzione non è tuttavia importante per la dottrina comunitaria dell'esaurimento dei diritti. Come la Beecham ha giustamente sostenuto all'udienza, le norme comunitarie sulla libera circolazione si applicano all'immissione di un determinato prodotto sul mercato; il consenso alla commercializzazione di un tale prodotto non esclude la possibilità che successive partite di tali prodotti siano state messe in commercio obbligatoriamente. A mio parere, se il giudice nazionale riscontra che le autorità dello Stato membro di esportazione hanno obbligato le società farmaceutiche a continuare le forniture, allora, per quanto riguarda il diritto comunitario, tale commercializzazione non sarebbe il risultato di una libera decisione. Il successivo riferimento da parte di tali società a diritti conferiti dalla normativa sui brevetti dello Stato membro di importazione (nella fattispecie, la normativa del Regno Unito) per limitare le importazioni parallele di quelle specifiche unità dei loro prodotti può essere giustificata in riferimento all'art. 36 del Trattato. D'altra parte, la semplice esistenza di tali disposizioni giuridiche, che non sono state fatte valere, non avrebbe tale effetto, non più del fatto che la semplice esistenza del sistema delle licenze obbligatorie cui si fa riferimento nella causa Pharmon/Hoechst non sarebbe stata sufficiente per negare un atto volontario di commercializzazione se la Hoechst avesse agito così in tale caso. Non si sostiene che una licenza obbligatoria sia stata fatta valere contro l'una o l'altra delle attrici in Spagna o in Portogallo.

153 Le attrici hanno anche fatto riferimento alla possibilità che, una volta che un prodotto farmaceutico brevettato sia stato per la prima volta messo in commercio su un determinato mercato nazionale, il titolare del brevetto o un suo concessionario può essere obbligato in forza degli artt. 85 o 86 del Trattato a continuare le forniture. Le circostanze in cui queste disposizioni potrebbero essere fatte valere per negare il consenso non sono state a mio parere sufficientemente sviluppate negli argomenti a sostegno della proposta esterna avanzata dalle attrici. In primo luogo, non è stato fatto presente che, a tuttora, nessun provvedimento o nessun inizio di azione è stato intrapreso contro ciascuna delle attrici a livello nazionale o comunitario. Gli argomenti dedotti sono nella migliore delle ipotesi speculativi. Se si deve applicare l'art. 85, l'uno o l'altra delle attrici deve essere stata parte di accordi o pratiche concordate che «abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune». Ovviamente nessuna delle attrici sostiene di essere in tale posizione. Non sarei comunque favorevole a concedere ad un'impresa che sostiene di partecipare ad una tale attività di dimostrare che l'immissione in commercio effettuata era finalizzata solo ad evitare una violazione dell'art. 85. Considerazioni molto simili dovrebbero essere applicate nei confronti degli argomenti basati sull'art. 86, salvo che le attrici, o ciascuna di esse, dimostrino di trovarsi in una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune, il che, in considerazione dell'alto grado di sostituibilità dei prodotti farmaceutici, non sarebbe un compito facile. Il timore espresso che altri possano tacciare di anticoncorrenziale il loro comportamento non ha una base sufficiente perché questo argomento sia preso seriamente in considerazione.

154 Prima di passare ad occuparmi di eventuali obblighi morali, vorrei mettere in evidenza un importante aspetto pratico di tutti questi possibili motivi di obbligo giuridico. Essi comportano che il giudice nazionale di uno Stato membro (di importazione) esamini, nella sostanza, il diritto di un altro Stato membro (di esportazione) o accerti se l'effetto dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza in tale Stato di esportazione sia tale da obbligare effettivamente un titolare di brevetto a vendere o continuare a vendere taluni prodotti farmaceutici. Benché non vi sia dubbio che le norme procedurali dei vari Stati membri consentono di produrre prove relative alla situazione giuridica e/o di fatto in un altro Stato membro, il fatto che ai giudici nazionali venga chiesto di svolgere questo compito nel contesto dell'applicazione di una deroga alle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci può solo essere considerato, quanto meno, come una fonte di eventuale conflitto. Se sorge un tale conflitto tra le norme di diritto nazionale e quelle di diritto comunitario, è difficile vedere come anche un rinvio alla Corte possa risolverlo. A mio parere graduare la nozione di consenso di cui alla sentenza nella causa Merck/Stephar alla luce dell'obbligo giuridico, piuttosto che abbandonare la regola posta in tale sentenza, potrebbe quindi potenzialmente presentare più problemi di quanti ne possa risolvere.

ii) Obbligo morale di commercializzazione

155 Le attrici hanno anche sostenuto che la regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar debba essere intesa nel senso che ammette una deroga, qualora sulla libera volontà del titolare del brevetto, quanto meno di un brevetto per prodotti farmaceutici, di decidere di commercializzare il suo prodotto incidano obblighi morali vincolanti. In sostanza le attrici, con il sostegno dei governi danese, svedese ed italiano e, in un primo momento, della Commissione, sostengono che lo sviluppo dei prodotti farmaceutici risponde a specifiche necessità di tutela della salute e che, a causa della loro notevole importanza per la salute umana, le società farmaceutiche hanno un obbligo di commercializzare tali prodotti nel maggior numero di paesi possibile.

156 Ammetto che questi argomenti abbiano una certa consistenza. Non contesto l'affermazione delle attrici secondo cui esse devono seguire una politica etica generale consistente nell'assicurare la maggiore diffusione possibile dei loro prodotti e la relativa vigilanza sui farmaci. Le attrici hanno sostenuto che l'esistenza di un obbligo morale relativamente a un determinato prodotto non è del tutto soggettiva, ma può, in effetti, essere valutata obiettivamente in riferimento alla necessità di tutela della salute pubblica o della domanda di tale prodotto. Pertanto, benché una società farmaceutica possa rispondere anche a considerazioni di ordine commerciale nel decidere di immettere o di continuare ad immettere su un particolare mercato i suoi prodotti, essa può sempre dimostrare che non agisce liberamente.

157 Non ammetto tuttavia che il perseguimento di una politica etica da parte delle società farmaceutiche possa, compatibilmente con la necessità di promuovere la certezza del diritto, tra l'altro, nei confronti degli importatori paralleli, essere separato da concomitanti considerazioni commerciali che disciplinano le loro decisioni di mercato. Pressioni di ordine etico di fornire un certo prodotto possono essere esercitate dai medici in un determinato Stato membro cosicché la mancata fornitura danneggerebbe la reputazione e quindi gli interessi commerciali della società farmaceutica. L'obbligo etico è definito ed espresso in termini leggermente differenti dalle due attrici stesse. Non vi è un sistema di regole obiettivo. Al massimo sono stati menzionati alcuni esempi di società che adottano un atteggiamento basato su questi principi. Non vedo perché una società debba essere moralmente obbligata a rifornire i servizi della sanità pubblica di uno Stato membro dove, ad esempio, i prezzi sono fissati a un livello così basso da determinare una perdita. Né è facile ammettere che vi sarebbe in ogni caso un obbligo morale di approvvigionamento, specialmente se le necessità di tutela della salute di cui trattasi possono essere adeguatamente soddisfatte da copie generiche.

158 Inoltre se la Corte dovesse decidere che la possibile esistenza di un tale obbligo fosse rilevante per l'applicazione della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar, le attrici hanno ammesso che esse sarebbero obbligate a presentare una prova autonoma dinanzi al giudice nazionale circa i fattori di ordine etico che riguardano i particolari prodotti che si presume abbiano viziato la loro libera volontà circa la vendita di quei prodotti in Spagna ed in Portogallo. Come ha giustamente sostenuto il governo del Regno Unito all'udienza, brecce rilevanti «potrebbero essere aperte nell'importante principio della libera circolazione e considerevoli incertezze esisterebbero per gli importatori paralleli e anche per i produttori se la nozione di consenso dovesse tener conto di tali obblighi». Ritengo che considerazioni di ordine etico possano al massimo costituire un motivo persuasivo per decidere di immettere su un mercato un determinato prodotto medicinale, ma non possono, ad esempio, essere equiparate ad un obbligo vincolante di commercializzazione imposto al titolare di un brevetto da una competente autorità nazionale che ha il potere di farlo. Ammettere che il consenso alla prima commercializzazione, che costituisce l'elemento essenziale della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar, dovrebbe essere accertato alla luce di tali considerazioni esporrebbe, a mio parere, il principio dell'esaurimento comunitario, come viene applicato ai brevetti, ad un notevole livello di incertezza. Temo in particolare, come in effetti sostiene la Primecrown, che, se venisse ammessa una restrizione di ordine etico, le notevoli risorse finanziarie dei titolari di brevetti sarebbero impiegate per bloccare l'attività degli importatori paralleli.

159 Vi è un ulteriore e più vincolante motivo per cui l'argomento dev'essere respinto. Benché considerazioni di ordine etico non possano essere fatte valere nella sentenza nella causa Merck/Stephar come giustificazione per impedire le importazioni parallele, la rilevanza di un tale argomento è già stata respinta dalla Corte (e dall'avvocato generale) nella causa Centrafarm/Sterling Drug. Con una delle questioni poste dal giudice nazionale in tale causa si chiedeva alla Corte «se, nonostante la normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci, il titolare di un brevetto possa esercitare le facoltà che questo gli attribuisce, per mantenere il controllo sulla distribuzione di un prodotto farmaceutico al fine della protezione dei consumatori, nell'eventualità che determinati farmaci si rivelino difettosi» (170). La Corte ha risposto dichiarando:

«La protezione dei consumatori dai pericoli derivanti da prodotti farmaceutici difettosi costituisce una legittima esigenza. E' per questo che l'art. 36 del Trattato autorizza gli Stati membri a derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

Tuttavia, i provvedimenti necessari a tal fine devono essere adottati nell'ambito della normativa propria del controllo sanitario, non già eludendo le norme in materia di proprietà industriale e commerciale.

D'altra parte, l'oggetto specifico della tutela della proprietà industriale e commerciale è distinto da quello della tutela dei consumatori e delle eventuali responsabilità in essa implicite» (171).

160 La Corte ha chiaramente e giustamente separato le questioni di salute pubblica dalla questione della tutela della proprietà industriale e commerciale. Come ha sostenuto in sintesi l'avvocato generale Trabucchi, «la tutela della salute pubblica è estranea a quella privatistica di tal diritto di proprietà» (172). A mio parere i fattori di ordine farmacologico dedotti dalle attrici in queste cause, nel senso che costituiscono un obbligo morale di commercializzazione, rappresentano semplicemente una riformulazione delle preoccupazioni espresse nella causa Centrafarm/Sterling Drug. L'obbligo morale fatto valere dalle attrici di distribuire i loro prodotti in Spagna ed in Portogallo comporta l'adozione da parte loro di un ruolo, da esse stesse definito, di guardiani della salute pubblica in tali paesi.

161 Infine, se la Corte dovesse ritenere tali considerazioni rilevanti, ritengo che sarebbe difficile sviluppare in maniera convincente criteri che riguarderebbero unicamente importazioni parallele di prodotti brevettati venduti per la prima volta in Stati membri dove non era riconosciuta una protezione mediante brevetto. Se una società farmaceutica può sostenere che essa era moralmente obbligata a commercializzare uno dei suoi prodotti brevettati in uno di questi paesi, perché non potrebbe sostenere che simili considerazioni la obbligavano anche a vendere unità dello stesso prodotto in altri Stati membri dove una tale protezione esisteva? E' chiaro dalle osservazioni che sono state presentate alla Corte circa il nesso tra i sistemi di controllo dei prezzi e i livelli dei prezzi dei prodotti brevettati che le società farmaceutiche, anche se traggono beneficio dalla protezione mediante brevetto, possono essere insoddisfatte del livello dei prezzi fissato in un determinato Stato membro. La Merck ha comunicato alla Corte che essa non viene mai influenzata dai prezzi nel decidere di rendere uno dei suoi prodotti disponibile su un determinato mercato. In considerazione di ciò, se la Corte dovesse ammettere la rilevanza di considerazioni di ordine etico, le società farmaceutiche potrebbero cercare di sostenere che esse erano moralmente obbligate a commercializzare i loro prodotti nonostante prezzi controllati che esse potevano considerare commercialmente insostenibili. Non credo che la presenza o l'assenza della protezione mediante brevetto possa costituire una base soddisfacente per operare una distinzione circa la rilevanza di considerazioni di ordine etico in entrambe le situazioni.

iii) Regime di controllo dei prezzi

162 Il giudice nazionale ha messo in evidenza la possibilità che l'imposizione di controlli nazionali sui prezzi, da soli o unitamente ad un obbligo giuridico o morale di commercializzare o di continuare a commercializzare, possa giustificare un'attenuazione della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar. Va innanzi tutto rilevato che dalle osservazioni svolte dinanzi alla Corte risulta che la natura dei meccanismi di controllo pubblico dei prezzi differisce da uno Stato membro all'altro; in alcuni Stati, come la Spagna ed il Portogallo, sono le autorità nazionali che a quanto pare fissano i prezzi, mentre in altri sono fissati su base convenzionale tra l'industria e le competenti autorità pubbliche oppure non vi sono controlli ufficiali in essere.

163 Si deve anche rilevare che il giudice nazionale ha chiaramente affermato che la legittimità dei provvedimenti di fissazione dei prezzi adottati dalle autorità spagnole e portoghesi non erano in discussione dinanzi ad esso. Ciò naturalmente è del tutto compatibile con la giurisprudenza della Corte. Nella causa Centrafarm/Sterling Drug alla Corte è stato chiesto se l'esistenza di differenze di prezzi derivanti da misure adottate dai pubblici poteri nello Stato membro di esportazione al fine di controllare il prezzo del prodotto protetto giustificasse che il titolare del brevetto nello Stato d'importazione cerchi di ostacolare le importazioni. La Corte ha risposto che, benché la Comunità sia competente ad armonizzare le disposizioni applicate dagli Stati membri laddove esse possono falsare la concorrenza tra di essi, l'esistenza di tali fattori «non può legittimare un altro Stato membro a mantenere in vigore o ad adottare provvedimenti incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci, fra l'altro in materia di proprietà industriale e commerciale» (173). In realtà non è stato sostenuto nelle osservazioni presentate alla Corte che ciascuno Stato membro applichi il suo sistema di controllo dei prezzi in maniera da operarne una discriminazione a danno dei prodotti medicinali importati. Come è stato giustamente sostenuto da un certo numero di Stati membri e dalla Commissione, è chiaramente consistito, in mancanza di accordi sulla fissazione dei prezzi armonizzati a livello comunitario, che gli Stati membri, nell'ambito della loro politica di salute pubblica e di sicurezza sociale intesa ad assicurare adeguate forniture di prodotti medicinali ad un costo ragionevole, cerchino di limitare i prezzi dei prodotti farmaceutici. Il fatto che l'applicazione di tale controllo dei prezzi possa, unitamente a vari altri fattori, incidere sui profitti potenziali dei titolari di brevetti per i prodotti farmaceutici non è rilevante per la valutazione dell'equilibrio tra la libera circolazione dei prodotti farmaceutici e la protezione dei diritti di brevetto nazionali.

164 Il problema sollevato dalla terza questione del giudice nazionale è tuttavia se la combinazione di tali regimi di controllo dei prezzi e la mancanza di protezione mediante brevetto in uno Stato membro costituisca un fattore che giustificherebbe una graduazione della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar; il titolare di brevetto che ha venduto un prodotto brevettato in tale Stato membro è legittimato a far valere il suo diritto nazionale di brevetto all'atto dell'importazione di quei prodotti in un altro Stato membro da parte di un importatore parallelo? Al fine di chiarire le tesi delle parti e degli intervenienti su tale problema, la Corte ha chiesto loro di rispondere nelle osservazioni orali al quesito se un nesso causale diretto esista tra il fatto che un prodotto non può essere tutelato mediante brevetto e il livello dei prezzi dei prodotti farmaceutici in un dato Stato membro e, in caso affermativo, i motivi per cui tale mancato riconoscimento del brevetto per i prodotti farmaceutici influenzi la disciplina dei prezzi adottata dalle autorità di tale Stato. Le attrici, che sono state sostenute a vari livelli da alcuni dei governi intervenienti e la Commissione, hanno sostenuto che il mancato riconoscimento dei brevetti per i prodotti farmaceutici indebolisce la posizione negoziale dei titolari di brevetti nella formazione dei prezzi. Al momento in cui il titolare del brevetto ottiene l'autorizzazione alla commercializzazione è probabile che queste autorità avranno già ricevuto domande per l'autorizzazione alla commercializzazione da parte di produttori di copie. Questo altera sostanzialmente l'equilibrio del potere negoziale; le autorità sono nella posizione di fissare il prezzo ufficiale in riferimento ai costi più un ragionevole margine di profitto per tali produttori di copie, il che chiaramente non si verifica quando il titolare del brevetto gode di una protezione mediante brevetto. Le autorità sanno che se il titolare rifiuta di accettare il prezzo offerto è molto probabile che i loro mercati saranno riforniti dai produttori di copie che possono accettare un prezzo più basso dato i loro inferiori costi generali ed i loro costi di ricerca minimi. La Beecham ha sostenuto che gli argomenti dedotti dalla Spagna quando ha impugnato la validità del regolamento CPC dimostrano che il governo spagnolo è consapevole del nesso tra la tutela mediante brevetto ed i prezzi (174). La Primecrown ha negato che vi fosse necessariamente un nesso causale tra i regimi di controllo dei prezzi e la protezione mediante brevetto. Tale tesi era sostenuta in particolare dalla Commissione e dal governo del Regno Unito, ciascuno dei quali ha fatto riferimento alla diversità dei fattori che influenzano i prezzi dei prodotti medicinali (175).

165 In sostanza le attrici sostengono che non si dovrebbe ritenere che esse hanno prestato il loro consenso alla prima immissione in commercio dei prodotti brevettati in Spagna ed in Portogallo, poiché la mancanza di protezione mediante brevetto in questi Stati riduceva considerevolmente la loro possibilità di influenzare i prezzi fissati su quei mercati. Questo argomento ignora i vari altri fattori che influenzano i prezzi dei prodotti farmaceutici su un determinato mercato. Non credo che sarebbe possibile per i giudici nazionali, senza almeno il beneficio di quello che il governo del Regno Unito ha descritto all'udienza come un'«analisi economica approfondita», formulare una serie di criteri che consentirebbero di determinare se la mancanza della protezione mediante brevetto fosse di per sé il principale fattore nella determinazione del prezzo fissato dal governo su un determinato mercato, senza chiamare in questione il metodo di controllo dei prezzi utilizzato da tale governo.

166 Ritengo che l'effetto di distorsione causato dalla mancanza di protezione mediante brevetto, unito ai controlli nazionali sui prezzi, dovrebbe essere considerato come un ulteriore sostegno per la tesi che ho già adottato relativamente all'applicazione della teoria comunitaria dell'esaurimento quando taluni prodotti sono immessi in mercato per la prima volta in uno Stato membro che non riconosce la protezione mediante brevetto. Ritengo pertanto che il modo più appropriato per tener conto della situazione di svantaggio in cui si trovano i titolari di brevetti per prodotti farmaceutici in quegli Stati membri dove i loro brevetti non sono riconosciuti sia di abbandonare la regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar. Questo approccio evita di dover formulare criteri che richiederebbero in realtà ai giudici nazionali di procedere ad approfondite analisi economiche circa il rapporto tra i controlli sui prezzi e la non brevettabilità al fine di determinare in quale momento l'effetto della mancanza di protezione mediante brevetto sia tale da annullare la natura volontaria della decisione di commercializzazione.

VII - Efficacia nel tempo delle sentenze della Corte

167 La Corte può limitare l'efficacia retroattiva di un'interpretazione di diritto comunitario «nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta» (176). Essa non può essere limitata nell'esercizio di tale potere a causa delle difficoltà nel prevedere l'ampiezza dei rapporti giuridici che gli operatori economici possono aver concluso sulla base della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar. Da un lato, l'eventuale ingiustizia nei confronti degli importatori paralleli riguarda solo il periodo seguente la scadenza della deroga temporanea contenuta negli artt. 47 e 209 dell'Atto di adesione. Dall'altro, la Corte deve tener conto della possibilità di un analogo commercio parallelo tra gli altri Stati membri e la Finlandia o la Grecia, ad esempio, dove la brevettabilità dei prodotti farmaceutici è stata ammessa solo recentemente. La Corte non dispone di alcuna informazione circa la natura o la portata di impegni relativi a tale commercio, per questi paesi o la Spagna o il Portogallo, ma la possibilità di un'ingiustizia nei confronti anche di un solo operatore che si è basato sulla regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar è sufficiente. Il normale principio dell'applicazione ex tunc dell'interpretazione fornita dalla Corte di una norma di diritto comunitario non deve a mio parere essere applicato nelle presenti cause.

168 Una tale limitazione nel tempo non richiede alla Corte di andare al di là della sua giurisprudenza consolidata. La Corte ha ammesso che l'interesse della certezza del diritto può giustificare una limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza (177). L'avvocato generale Tesauro ha descritto nel modo seguente i due principi che la Corte applica nel decidere se imporre una limitazione nel tempo:

«In primo luogo essa ha valutato le possibili conseguenze pratiche delle sue pronunce in assenza di una limitazione degli effetti nel tempo, precisando tuttavia che ciò non può "spingersi fino a sminuire l'obiettività del diritto e compromettere la sua applicazione futura a motivo delle ripercussioni che la pronunzia può avere per il passato". In secondo luogo la Corte si è chiesta se vi fossero oggettive incertezze circa la portata delle norme di diritto comunitario oggetto della sentenza d'interpretazione ed in quale misura lo stesso comportamento delle istituzioni comunitarie avesse potuto contribuire ad alimentare simili incertezze» (178).

169 Vi possono essere pochi casi in cui l'interesse della giustizia giustifica più chiaramente che nella presente fattispecie una limitazione ex nunc degli effetti di un'interpretazione del Trattato (179). Sarebbe errato che la Corte interpretasse ora le disposizioni del Trattato «quali devono, o avrebbero dovuto, essere intese ed applicate dal momento della sua entrata in vigore» (180), qualora, come ha indicato il giudice nazionale, ciò trasformasse in effetti tali importatori paralleli in malfattori per azioni passate che erano considerate lecite quando sono state compiute (181). Entrambi i convenuti nelle cause principali hanno cercato di poter usufruire dell'applicazione della regola posta nella causa Merck/Stephar alla scadenza della sospensione temporanea di tale sentenza prevista dall'Atto di adesione, ma ne sono stati impediti dall'azione legale delle attrici. Non vi era ambiguità nella regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar ed i convenuti - e probabilmente un rilevante numero di altri importatori paralleli - hanno ragionevolmente supposto che il mercato del commercio parallelo di prodotti farmaceutici tra Spagna e Portogallo e il resto della Comunità stava per aprirsi (182). L'incertezza sorgerebbe solo se la Corte abbandonasse la regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar senza limitare nel tempo gli effetti di una sua nuova sentenza.

170 L'interpretazione fornita dalla Corte dovrebbe applicarsi per il futuro a decorrere dalla data della sentenza. L'estensione di una tale limitazione dell'effetto retroattivo dipenderebbe dalle soluzioni date dalla Corte alle prime due questioni. La regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar continuerebbe ad applicarsi alle importazioni parallele tra Spagna e Portogallo e il resto della Comunità per il periodo tra la scadenza del periodo transitorio e la sentenza. Qualsiasi inconveniente per le società farmaceutiche quali le attrici causato da una tale applicazione temporanea della sentenza Merck/Stephar sarebbe a mio parere compensata dai vantaggi conferiti dalla decisione di discostarsi da essa per il futuro (183). Ritengo pertanto che se la Corte decide di non applicare più la regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar essa debba limitare l'efficacia nel tempo della sua sentenza alla data di quest'ultima nelle presenti cause.

VIII - Esame della prima e della seconda questione

171 Le prime due questioni proposte riguardano rispettivamente la durata del periodo di protezione transitoria (che io chiamerò il «periodo transitorio») contro le importazioni parallele dalla Spagna, previsto dall'art. 47, o dal Portogallo, previsto dall'art. 209 dell'Atto di adesione. Le soluzioni da dare a tali questioni saranno molto importanti se viene mantenuta la regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar. Inoltre se la Corte dovesse annullare l'efficacia della regola posta nella sentenza Merck/Stephar, ma contemporaneamente limitare gli effetti nel tempo di questa sentenza, la questione dell'esatta data di scadenza avrà ancora maggior importanza.

172 L'Atto di adesione concede al titolare di un brevetto per un prodotto farmaceutico in uno Stato membro di impedire le importazioni di tale prodotto dalla Spagna o dal Portogallo durante il periodo transitorio, che decorre dalla data in cui tale paese ha introdotto «la possibilità di ottenere un brevetto». Ciascuna delle date alternative indicate dal giudice nazionale considera una data per tale evento. Il periodo transitorio si conclude «alla fine del terzo anno successivo» a tale data. Ciascuna delle alternative indicate dal giudice nazionale dipende quindi dalla durata di tale periodo. Tutte le alternative quindi dipendono dalla data in cui si considera iniziato e terminato il periodo transitorio. Le varie alternative sono elencate nella seguente tabella:

Lettera di riferimento del giudice nazionale

Spagna

(questione 1)

Portogallo

(questione 2)

Base per la scelta di tale data

a)

7 ottobre 1995

1_ gennaio 1995

Adesione CBE + data anniversario

b)

31 dicembre 1995

31 dicembre 1995

Adesione CBE + fine dell'anno civile della data anniversario

c)

7 ottobre 1996

1_ giugno 1998

- Spagna: mancato riconoscimento della priorità in conformità della convenzione di Parigi

- Portogallo: mancanza di brevetto nazionale prima di tale data + data anniversario in ogni caso

d)

31 dicembre 1996

31 dicembre 1998

Entrambi i paesi: come alla lett. c) + fine dell'anno civile della data anniversario

e)

3 anni dopo che un determinato prodotto è divenuto brevettabile

L'opzione a) corrisponde al terzo anniversario della data in cui la Spagna o rispettivamente il Portogallo hanno aderito alla CBE. Indico questa come la data anniversario. L'opzione c) rinvierebbe per la Spagna di un anno la data di brevettabilità a causa del rifiuto del Consiglio di Stato spagnolo di riconoscere la priorità per un anno di domande in paesi aderenti alla convenzione di Parigi. Le opzioni b) e d) rappresentano la fine dell'anno civile delle date di cui alle opzioni a) e c). L'opzione e) presuppone che il periodo transitorio può concludersi, per i prodotti di cui trattasi nelle cause principali, solo tre anni dopo la data futura in cui la Spagna o il Portogallo, a seconda del caso, renderà questi specifici prodotti brevettabili. Non è stato esplicitamente affermato, benché si possa logicamente presumerlo, che la Merck e la Beecham chiedono di applicare la regola dell'anno civile all'opzione e), se quest'ultima è accolta dalla Corte.

173 La Spagna ed il Portogallo si impegnano ciascuno, in base al n. 1 dei protocolli n. 8 e n. 19, rispettivamente «a rendere compatibile, dal momento dell'adesione, la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità (...)». Tale paragrafo prevedeva anche una collaborazione tra i nuovi Stati membri e la Commissione «per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione (spagnola/portoghese) alla nuova legislazione».

174 L'obiettivo della libera circolazione è espresso in maniera identica nell'art. 42 per la Spagna e nell'art. 202 per il Portogallo, i quali prevedono che, a decorrere dalla data di adesione, 1_ gennaio 1986, «le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunità nella sua composizione attuale ed il Regno di Spagna» e, rispettivamente, «la Repubblica portoghese sono abolite (...)».

175 Il n. 3 del protocollo n. 8 prorogava l'obbligo della Spagna di modificare la sua legislazione in materia di brevetti «per i soli prodotti chimici e farmaceutici». Innanzi tutto tale paragrafo obbligava la Spagna ad aderire alla convenzione di Monaco, cioè la CBE. In secondo luogo esso prevedeva che la Spagna si sarebbe avvalsa relativamente ai «prodotti chimici e farmaceutici» della riserva contenuta nell'art. 167, n. 2, lett. a), della CBE, ma la obbligava ad aderire a tale convenzione entro il termine concesso a tal fine. L'art. 167, n. 1, della CBE consente una tale riserva se fatta valere da uno Stato contraente «all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione». La Spagna si è debitamente avvalsa di tale riserva (184). Di conseguenza ogni brevetto europeo relativo a questi prodotti era «inefficace o annullabile in conformità delle disposizioni vigenti per i brevetti nazionali» (185).

176 La riserva così concessa è limitata dall'art. 167, n. 3, della CBE a durare «per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione», cioè 10 anni dal 7 ottobre 1977 (186). La stessa disposizione concedeva al consiglio d'amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti di «estendere questo periodo [di una tale riserva] per non più di cinque anni (...)» sulla base di una domanda motivata presentata al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di 10 anni. In base a questa disposizione gli Stati membri della Comunità, «quali Stati contraenti della convenzione di Monaco», hanno ribadito al n. 3 del protocollo n. 8 il loro impegno a fare quanto in loro potere per ottenere tale proroga per la durata massima consentita, se fosse stata chiesta. La proroga è stata chiesta e ottenuta, per il periodo fino al 7 ottobre 1992 (187).

177 Nel caso in cui non fosse stata ottenuta tale proroga, evento considerato presumibilmente improbabile, il n. 3 del protocollo prevedeva inoltre che il Regno di Spagna poteva ricorrere all'art. 174 della CBE, una disposizione che riconosceva il diritto di ogni Stato contraente di denunciare in ogni momento la convenzione. Anche in tal caso la Spagna «aderirà comunque alla convenzione al più tardi il 7 ottobre 1992». Nel frattempo la Spagna, con la sua nuova legge sui brevetti 20 marzo 1986, n. 11, ha previsto che le invenzioni di prodotti chimici e farmaceutici non sarebbero state brevettabili fino al 7 ottobre 1992 (188).

178 In base a queste disposizioni la brevettabilità dei prodotti chimici e farmaceutici è stata rimandata in Spagna per l'intero periodo massimo di 15 anni consentito della riserva ammessa dalla CBE, cioè al 7 ottobre 1992 e, in effetti, tra sei e sette anni dopo la data di adesione della Spagna. La riserva si applicava ad ogni domanda di brevetto europeo depositata durante tale periodo e continuava a produrre effetti per tutta la durata del brevetto (189). Pertanto la fine del periodo di riserva avvantaggia solo domande di brevetto depositate dopo la sua scadenza.

179 In forza del n. 3 del protocollo n. 19 il Portogallo era obbligato ad aderire il 1_ gennaio 1992 alla CBE e pertanto le sue disposizioni transitorie erano più semplici di quelle della Spagna.

180 La Spagna non era pertanto obbligata né dall'Atto di adesione né dalla CBE ad introdurre nella sua normativa disposizioni per la brevettabilità di prodotti chimici o farmaceutici tali da produrre un qualsiasi effetto prima del 7 ottobre 1992 o da dare un qualsiasi riconoscimento ad una domanda presentata, in Spagna o altrove, prima di tale data. In termini chiari, la Spagna non doveva rendere questi prodotti brevettabili prima di tale data. E' anche chiaro che il 7 ottobre 1992 non era all'epoca dell'Atto semplicemente una data futura possibile o imprevedibile, ma una data che era chiaramente prevista dal protocollo in relazione a questo ed a molti altri aspetti (190). E' anche chiaro che il 1_ gennaio 1992 era la data in cui il Portogallo era tenuto ad adottare disposizioni per la brevettabilità dei prodotti farmaceutici. Questa data era anch'essa prevedibile al tempo dell'Atto di adesione.

181 Passo ad esaminare gli effetti di questa conclusione sull'interpretazione degli artt. 47, n. 2, e 209, n. 2, dell'Atto di adesione chiesta dal giudice nazionale. Sia la Merck sia la Beecham hanno sostenuto dinanzi al giudice nazionale, e la Beecham nelle sue osservazioni scritte presentate dinanzi a questa Corte, che l'espressione «questi prodotti» che si trova in ciascuna delle disposizioni transitorie, dev'essere interpretata nel senso che si riferisce a quei determinati prodotti la cui importazione il titolare del brevetto cerca di impedire. Questo argomento non può a mio parere superare un serio esame anche alla luce della lettera dell'articolo stesso. Gli artt. 47, n. 1, e 209, n. 1, conferiscono, per un periodo transitorio, il diritto o il beneficio ivi descritto al «titolare (...) di un brevetto per un prodotto chimico o farmaceutico (...)» e sono espressi nell'articolo al singolare. Questo non è sorprendente. Una disposizione legislativa che conferisce un diritto che può essere esercitato da un singolo è molto opportunamente espressa al singolare. Basta solo ricordare che «qualsiasi persona fisica o giuridica può [ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE] proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti (...) che (...) la riguardano direttamente e individualmente». Per quanto riguarda la fissazione di una data limite per usufruire di questo vantaggio transitorio l'art. 47, n. 2, e l'art. 209, n. 2, sono opportunamente espressi al plurale e parlano del tempo in cui la Spagna o il Portogallo hanno introdotto la possibilità di ottenere «un brevetto per i prodotti in questione». Questi prodotti sono «prodotti chimici e farmaceutici» in generale e non il particolare prodotto la cui importazione è oggetto della controversia. Al fine di sostenere la tesi avanzata dalla Merck e dalla Beecham secondo cui il termine limite non scade finché il determinato prodotto è brevettato, questa disposizione avrebbe dovuto essere espressa al singolare in modo da corrispondere al primo paragrafo.

182 Un'interpretazione del periodo transitorio nel senso che si applica ad un particolare prodotto brevettato in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo prima della data dell'introduzione obbligatoria della brevettabilità sarebbe incompatibile con la struttura generale dei protocolli, che chiaramente impongono alla Spagna e al Portogallo rispettivamente di rendere brevettabili i prodotti chimici e farmaceutici solo dal 7 ottobre 1992 o dal 1_ gennaio 1992, e quindi solo relativamente alle domande depositate successivamente. E' stato comunemente ammesso nel corso del procedimento che i prodotti di cui trattasi nelle presenti cause non possono mai ottenere la protezione mediante brevetto in Spagna o in Portogallo anche dopo che questi Stati membri hanno ottemperato agli obblighi ad essi derivanti dal Trattato di introdurre la brevettabilità. Questo è in realtà il punto di partenza per l'impugnazione della regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar, sollevata nella terza questione. Ciò sarebbe superfluo se la Merck e la Beecham godessero di una protezione illimitata in virtù delle disposizioni transitorie. Gli Stati membri non avrebbero potuto prevedere che la data in cui la Spagna o il Portogallo potrebbero adottare misure volontarie supplementari per consentire la brevettabilità di questi prodotti sarebbe stata la data a decorrere dalla quale il periodo transitorio comincerebbe a decorrere per questi prodotti. Speciali brevetti spagnoli o portoghesi per i prodotti farmaceutici decorrenti dal 7 ottobre 1992 o dal 1_ gennaio 1992 sarebbero incompatibili con la nozione internazionalmente ammessa di novità (191) e comporterebbero differenti date di scadenza per lo stesso brevetto in diversi paesi, cioè che alla fine si perverrebbe al risultanto assurdo di ostacolare successivamente le importazioni parallele in Spagna ed in Portogallo, alla scadenza altrove di brevetti per gli stessi prodotti. Un corollario di ciò sarebbe l'ulteriore inconveniente di riscontrare diverse date negli artt. 47, n. 2, e 209, n. 2, per i prodotti farmaceutici in generale e per quelli, come i prodotti delle attrici, che in realtà non saranno mai brevettabili in Spagna ma che, in teoria, possono divenirlo.

183 Inoltre si deve sempre tener presente che le disposizioni transitorie consentono una deroga al principio della libera circolazione delle merci, resa effettiva in Spagna ed in Portogallo, dagli artt. 42 e 202, dal 1_ gennaio 1986. Le disposizioni dell'art. 30 del Trattato CE sono quindi estese al commercio tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, ed il resto della Comunità dall'altro. All'art. 30 sono naturalmente apportate limitazioni dall'art. 36 del Trattato CE nella maniera restrittiva descritta nella costante giurisprudenza della Corte (192). L'inizio degli artt. 47 e 209 - «In deroga all'art. 42 (202)» - aggiunge un'ulteriore deroga consentendo al titolare di un brevetto in uno Stato membro di vietare l'importazione del prodotto brevettato dalla Spagna o dal Portogallo per un determinato periodo (193). Tali deroghe consentite da un Atto di adesione devono essere interpretate, come la Corte ha dichiarato nella sentenza nella causa Commissione/Grecia, «in vista della realizzazione più agevole degli scopi del Trattato e dell'applicazione intera delle sue norme» (194). La Corte ha dichiarato inoltre: «Più precisamente, per quanto riguarda l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, le disposizioni dell'Atto di adesione in questo settore non possono essere interpretate facendo astrazione dalle disposizioni del Trattato che vi si riferiscono». La finalità degli artt. 47 e 209 in particolare è «di derogare, in un settore limitato, alle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, e non quella di istituire dei nuovi diritti che eccedano la tutela conferita al brevetto dal diritto nazionale» (195). Essi non devono essere interpretati in senso più ampio di quanto la loro lettera giustifichi. L'interpretazione proposta dalla Merck e dalla Beecham avrebbe l'effetto di estendere indefinitamente (con la sola riserva della scadenza del brevetto detenuto in un altro Stato membro) l'effetto del periodo transitorio per prodotti che, con tutta probabilità, non potrebbero essere mai brevettati in Spagna o in Portogallo. Se un tale risultato fosse stato voluto, sarebbe stato semplice prevederlo nelle disposizioni transitorie. La protezione avrebbe potuto essere estesa per la durata di ogni brevetto concesso in un altro Stato membro prima del 7 ottobre 1992 nel caso della Spagna e del 1_ gennaio 1992 nel caso del Portogallo. Per questi motivi, respingo l'argomento della Merck e della Beecham secondo cui l'espressione «i prodotti in questione» comprende prodotti diversi da quelli che la Spagna ed il Portogallo erano obbligati a rendere brevettabili entro tale data. Di conseguenza escludo l'opzione e) elencata nelle questioni nn. 1 e 2.

184 Passo poi a riconsiderare l'argomento, collegato alle alternative c) e d) enunciate nella prima questione, relativo alla priorità basata sulla convenzione di Parigi (196). Tale argomento è sollevato solo per la Spagna, benché sia la Spagna sia il Portogallo siano firmatari della convenzione di Parigi. Nel depositare una domanda di brevetto in un paese al quale si applica la convenzione di Parigi, il richiedente usufruisce ai fini della presentazione della domanda in un qualsiasi altro Stato contraente (che io indicherò come «un secondo paese») del diritto di priorità per quel brevetto per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della prima presentazione (197). Al fine di trarre completamente beneficio da questa priorità, egli deve successivamente presentare domande in qualsiasi secondo paese in cui intende tutelare la sua invenzione prima che la priorità scada. La novità dell'invenzione, una condizione essenziale di brevettabilità, viene determinata alla data della prima presentazione. Così facendo egli fa venir meno ogni contestazione, in un secondo paese, circa la novità della sua invenzione basata su una precedente pubblicazione. La Merck ritiene che la priorità in conformità della convenzione di Parigi sia esistita fin dall'inizio del secolo ed è riconosciuta in tutti gli Stati membri dove è concessa la brevettabilità dei prodotti farmaceutici. Sia la Merck sia la Beecham implicitamente considerano questa priorità come un elemento essenziale nella brevettabilità di un prodotto. La Beecham lamenta il fatto che in Spagna, diversamente dagli altri paesi della convenzione, non era possibile far valere la priorità per una domanda presentata nei dodici mesi precedenti il 7 ottobre 1992. A sostegno di tale tesi essa fa riferimento ad una decisione del Consiglio di Stato spagnolo del 18 febbraio 1993 che riconosce la priorità solo per domande presentate in altri paesi della convenzione di Parigi dopo il 7 ottobre 1992. In altri termini, il diritto spagnolo riconosce le domande presentate in un altro paese ai fini della priorità solo se nella stessa data possa essere stata presentata in Spagna una domanda valida per un brevetto corrispondente. Allo stesso tempo le domande di priorità presentate in altri paesi della convenzione di Parigi nei dodici mesi precedenti tale data privano l'invenzione della novità necessaria per la presentazione di successive domande in Spagna. La Merck e la Beecham concludono che la Spagna non ha introdotto pertanto la completa brevettabilità dei prodotti farmaceutici fino al 7 ottobre 1993, data a decorrere dalla quale deve essere calcolato il periodo transitorio. La Spagna, per parafrasare l'argomento, non ha reso i prodotti farmaceutici completamente brevettabili se non fornisce al tempo stesso riconoscimento nel diritto spagnolo alla priorità concessa dalla convenzione di Parigi alle domande presentate in altri paesi della convenzione di Parigi nel corso dell'anno precedente tale data.

185 Indipendentemente da se la priorità in conformità della convenzione di Parigi costituisca o meno un elemento essenziale della brevettabilità, questa sintesi della situazione nel diritto spagnolo non può essere accettata senza riserve. Nel periodo tra il 7 ottobre 1992 e il 7 ottobre 1993 tale priorità ha avuto effetto gradualmente; ad esempio la priorità sarebbe stata concessa ad una domanda precedente presentata, diciamo, in Francia il 10 ottobre 1992, per una domanda spagnola presentata il 1_ ottobre 1993. Tale argomento deve essere esaminato tuttavia in considerazione del fatto che la priorità in conformità alla convenzione di Parigi è stata riconosciuta progressivamente in Spagna ma lo è stato per dodici mesi completi solo il 7 ottobre 1993.

186 L'argomento deve essere esaminato alla luce di tre accordi internazionali, cioè l'Atto di adesione, la CBE e, attualmente, la convenzione di Parigi. La Corte è competente ad interpretare il primo, ma non gli altri due. Tuttavia, l'affermazione della Merck e della Beecham secondo cui, senza la priorità in conformità alla convenzione di Parigi, la Spagna non ha reso brevettabili i prodotti farmaceutici fino al 7 ottobre 1993 comporta un'interpretazione dei suoi termini come se fossero contenuti all'interno dell'Atto di adesione.

187 C'è un ulteriore problema preliminare. La Merck e la Beecham si basano essenzialmente sulla tesi del Consiglio di Stato spagnolo per concludere che la Spagna non ha reso i prodotti farmaceutici completamente brevettabili il 7 ottobre 1992. Io non ritengo che tale conseguenza sia automatica. Innanzi tutto dalle prove presentate dalla Primecrown risulta che la tesi del Consiglio di Stato non è vincolante e che vi sono ancora opinioni contrastanti in tale materia in Spagna che possono essere risolte dai giudici spagnoli. E' ovvio che non posso esprimere alcun parere al riguardo. In secondo luogo, e ciò è più importante, è chiaro che la Spagna ha previsto la brevettabilità dei prodotti farmaceutici dal 7 ottobre 1992. Alcune o molte domande di brevetto per questi prodotti possono avere incontrato difficoltà a causa della mancanza di priorità derivante da precedenti domande presentate in altri paesi e quindi dalla perdita della novità. Ovviamente nessuno dei prodotti di cui trattasi nella presente causa è stato colpito in tal modo. Se un singolo richiedente venisse colpito, egli potrebbe presentare un ricorso per accertamento della priorità in conformità alla convenzione di Parigi dinanzi ai giudici spagnoli e, in ultimo luogo, chiedere un rinvio per interpretazione a questa Corte. Ma non mi sembra che da ciò derivi che la fine del periodo transitorio debba essere generalmente prorogata di un anno a causa del parere del Consiglio di Stato.

188 Tuttavia dovrei anche esaminare se tale punto sia meritevole di considerazione. Era la Spagna vincolata dall'Atto di adesione a concedere priorità alle domande presentate in conformità della convenzione di Parigi? L'art. 4 della convenzione di Parigi prevede, per quanto pertinente, quanto segue:

«A - 1) Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto (...) godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

2) E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun paese dell'Unione o di Trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra paesi dell'Unione.

3) Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

B - Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli Stati degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale.

C - 1) I termini di priorità (...) saranno di dodici mesi per i brevetti (...).

2) Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda».

189 Sulla base dell'inserimento, presunto per riferimento, dell'art. 4 della convenzione di Parigi nell'Atto di adesione e poiché le sue disposizioni non possono essere ignorate se si deve prendere in considerazione l'argomento della Merck e della Beecham, esaminerò se la Spagna fosse tenuta a concedere il diritto di priorità a domande presentate prima del 7 ottobre 1992 in altri paesi della convenzione di Parigi. La sostanza della disposizione emerge dalla lettura combinata della lett. a), n. 1, e della lett. b) dell'art. 4. Il «diritto di priorità» dev'essere riconosciuto durante il periodo di dodici mesi, che decorre «dalla data del deposito della prima domanda» [art. 4, lett. c), n. 2]. La Spagna non ha potuto dare attuazione a questa disposizione prima del 7 ottobre 1992 in relazione a domande in un qualsiasi secondo paese di brevetto per prodotti farmaceutici; ad esempio, se la domanda spagnola come secondo paese è stata presentata il 1_ ottobre 1992, nel diritto spagnolo non si potrebbe riconoscere il diritto di priorità per ogni prima domanda presentata dopo il 7 ottobre 1991. Per poter reggere, l'argomentazione della Merck e della Beecham deve di nuovo essere modificata nel senso che il diritto di priorità dev'essere concesso nel caso in cui la domanda spagnola come secondo paese sia stata presentata entro il termine di priorità, ma dopo il 7 ottobre 1992. In realtà, l'argomento non concorda con la chiara implicazione dell'art. 4. Questo articolo non prevede alcuna applicazione transitoria del diritto di priorità. La sua formulazione comporta che un'analoga domanda può essere presentata in qualsiasi secondo paese in qualsiasi data dopo la prima e, di conseguenza, che brevetti analoghi sono contemporaneamente riconosciuti in entrambi i paesi.

190 Mi sembra tuttavia che sia più importante citare le disposizioni sulla priorità della CBE, che in sostanza ripetono quelle della convenzione di Parigi. L'art. 87 prevede, per quanto rilevante, quanto segue:

«1) Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale una domanda di brevetto (...) godrà, per eseguire il deposito di una domanda di brevetto europeo relativamente alla stessa invenzione, di un diritto di priorità per un periodo di dodici mesi dalla data del deposito della prima domanda.

2) E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù del diritto nazionale dello Stato dove è stato effettuato o di trattati bilaterali o multilaterali, compresa questa convenzione.

3) Per deposito nazionale si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda».

Questa disposizione dev'essere intesa alla luce dell'art. 167, n. 5, della CBE sulla riserva della Spagna relativamente ai prodotti chimici e farmaceutici. La riserva si applica alle domande di brevetto europeo depositate durante il periodo in cui la riserva produce i suoi effetti e per la durata del brevetto. In altri termini, nel contesto in cui la priorità in conformità della convenzione di Parigi viene trattata in base alla CBE, la sua applicazione è effettivamente esclusa ai fini della presente causa.

191 Nulla nel protocollo n. 8 - concernente i brevetti spagnoli - mi sembra fare del riconoscimento di domande di priorità presentate un anno prima del 7 ottobre 1992 un aspetto essenziale degli obblighi della Spagna. Sarebbe stata necessaria un'indicazione chiara ed esplicita. Si tratta dopo tutto di disposizioni transitorie e non è sorprendente trovare indicazioni aggiuntive di progressività, come il fatto che il riconoscimento del diritto di priorità diveniva di giorno in giorno effettivo in Spagna tra il 7 ottobre 1992 ed il 7 ottobre 1993. In definitiva sono tuttavia colpito dal fatto che la Merck e la Beecham cercano di aggiungere un anno al periodo transitorio concesso dall'art. 47, n. 2. Per avere successo, esse devono dimostrare che la Spagna non ha reso brevettabili i prodotti farmaceutici il 7 ottobre 1992 e, in termini chiari, esse non lo hanno fatto.

192 In breve, la Spagna ha reso brevettabili prodotti farmaceutici a decorrere dal 7 ottobre 1992 e non da una qualsiasi data successiva. Questa conclusione elimina altre due delle cinque possibili date, cioè quelle menzionate alle opzioni c) e d) proposte dalla prima questione.

193 Un argomento separato, collegato alle opzioni c) e d), sorge in relazione alla situazione portoghese (198). La Merck sostiene che i prodotti farmaceutici non potevano essere effettivamente brevettati in Portogallo prima del 1_ giugno 1995. Essa sostiene che solo in tale data il decreto legge portoghese 31 marzo 1992, n. 42, dava completa attuazione al nuovo codice sulla proprietà industriale, che consentiva la concessione di brevetti per quei prodotti. Per tale motivo la Merck sostiene che il periodo transitorio per il Portogallo, in base all'art. 209 dell'Atto di adesione, si conclude solo il 1_ giugno 1998 o il 31 dicembre 1998, cioè alla fine del terzo anno civile successivo all'anno in cui il Portogallo ha reso questi prodotti brevettabili.

194 Convengo sul fatto che in ragione delle disposizioni del decreto legge non era possibile ottenere un tale brevetto prima del 1_ giugno 1995 presentando una domanda in Portogallo. Tuttavia il Portogallo ha adempiuto il suo obbligo di aderire alla CBE il 1_ gennaio 1992. La CBE è entrata in vigore in Portogallo il 1_ gennaio 1992 in seguito a uno strumento di ratifica adottato dal governo portoghese il 14 ottobre 1991 (199). In forza dell'art. 8, n. 2, della Costituzione portoghese, tale convenzione ha efficacia vincolante nel diritto portoghese e abroga le disposizioni del precedente codice della proprietà industriale. La Merck ammette che era possibile ottenere un brevetto efficace in Portogallo per prodotti farmaceutici dal 1_ gennaio 1992 presentando una domanda all'Ufficio europeo dei brevetti. Questo elemento a mio parere è decisivo. Convengo col giudice nazionale sul fatto che il Portogallo non era vincolato ad avere un proprio ufficio brevetti in virtù dell'Atto di adesione. La data di decorrenza per la brevettabilità dei prodotti farmaceutici in Portogallo era quindi il 1_ gennaio 1992, che diventa la data di inizio del periodo transitorio indicato nell'art. 209 dell'Atto di adesione, eliminando quindi le opzioni c) e d) della questione n. 2.

195 La scelta finale tra le opzioni a) e b) dipende dal significato da attribuire a «la fine del terzo anno successivo all'introduzione da parte della Spagna (Portogallo) della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione» (il corsivo è mio), cioè dopo il 7 ottobre 1992 o il 1_ gennaio 1992 rispettivamente, poiché queste, in base alla mia analisi, sono le date in cui la Spagna ed il Portogallo hanno reso brevettabili questi prodotti. Il giudice nazionale ha ritenuto che la scelta della data anniversario fosse quasi indiscutibile. Tuttavia quattro dei cinque governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni su tale questione non concordano e hanno sostenuto la tesi della Merck e della Beecham nell'optare per il 31 dicembre 1995.

196 Alcuni argomenti basati sulla lettera delle norme si possono far valere a favore di entrambe le date. Se si intendeva la data anniversario, si sarebbe potuto semplicemente dire: «può essere fatto valere (...) per tre anni dopo che la Spagna (Portogallo) (...)» o fino al 7 ottobre 1995 (1_ gennaio 1995). Questa formulazione potrebbe essere criticata perché non esclude esplicitamente un ricorso ulteriore alla disposizione. Per escludere tale interpretazione, sarebbe stato sufficiente inserire talune espressioni limitative quali «e non oltre tale data». L'espressione «fino alla fine del terzo anno (...)» pone giustamente l'accento sul termine del periodo. Il solo effettivo supporto letterale per la tesi dell'anno civile è l'uso dell'espressione «successivo» piuttosto che «da»; ma l'espressione «da» non può essere utilizzata così come è. Sarebbe necessario aggiungere: «la data in cui», «il tempo in cui», o un'altra frase che precisi nel tempo l'atto spagnolo o portoghese di rendere i prodotti farmaceutici brevettabili. A mio parere, tenuto conto di cosa si intende nella fattispecie, l'interpretazione più naturale è che il periodo transitorio era di tre anni dopo il 7 ottobre 1992 o il 1_ gennaio 1992 e che si concludeva quindi alla data anniversario, il 7 ottobre 1995 o il 1_ gennaio 1995. La tesi dell'anno civile avrebbe richiesto una formulazione esplicita, quale «la fine del terzo anno dopo l'anno in cui (...)» (il corsivo è mio). C'è un ultimo argomento importante. Io ritengo che le date della brevettabilità, considerate a decorrere dalla data dell'Atto di adesione, siano date future prevedibili. La tesi dell'anno civile introdurrebbe un periodo transitorio di circa tre anni e tre mesi per la Spagna, ma di quattro anni (meno un giorno) per il Portogallo. Nessun argomento è stato dedotto per giustificare un tale scarto.

197 A sostegno del 31 dicembre 1995 come data della fine del periodo transitorio, sia la Merck sia la Beecham si basano su diverse disposizioni dell'Atto di adesione che prevedono il termine di misure o periodi transitori alla fine di un anno civile. La Merck è arrivata fino al punto di presentare un lungo elenco per dimostrare che, come essa afferma, «tutte le disposizioni transitorie contenute nell'Atto di adesione della Spagna scadono alla fine di un anno civile». E' vero che esistono poche eccezioni a questa regola, che certamente si applica ad esempio alla progressiva abolizione dei dazi doganali sulle importazioni (art. 31), all'introduzione della Tariffa doganale comune (art. 37), ed all'eliminazione delle restrizioni quantitative (art. 43). Non credo tuttavia che da queste osservazioni si possa trarre una tale regola generale di interpretazione. Nel complesso gli adeguamenti nel settore agricolo vengono effettuati con riferimento a «campagne» (200). I protocolli n. 8 e n. 19 contengono disposizioni dettagliate sui brevetti spagnolo e portoghese e prevedono una serie di deroghe all'obbligo primario. Il periodo di deroga va fino al 7 ottobre 1992 o al 1_ gennaio 1992 e quindi non necessariamente fino alla fine di un anno civile. Questo argomento non deve tuttavia comportare una specifica conclusione nel senso di «fine del terzo anno» di cui all'art. 47, n. 2, o all'art. 209, n. 2. L'adesione del Portogallo alla CBE, d'altra parte, è avvenuta il 1_ gennaio 1992, il che coincide con l'inizio di un anno civile. E' ovvio che i tre anni devono scadere al 1_ gennaio 1995. Aggiungere un ulteriore anno, come sostengono la Merck e la Beecham, semplicemente perché la data è il primo giorno dell'anno piuttosto che l'ultimo giorno dell'anno precedente porta ad un'assurdità. Esse effettivamente cercano di prolungare il periodo transitorio di un anno intero.

198 La Merck basa un argomento molto simile sulla lettera dell'art. 379 dell'Atto di adesione (201). La principale disposizione di questo articolo consente ad uno Stato membro di chiedere fino al 31 dicembre 1992 l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione «in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale». Prevede inoltre che «questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 1995 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente Atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente». La Merck sostiene che questa disposizione dimostra che l'Atto di adesione non prevede deroghe transitorie che scadano dopo il 31 dicembre 1992, ma prima del 31 dicembre 1995. Secondo me questo argomento ha scarsa rilevanza. Non vi è alcuna prova intrinseca di un qualsiasi riferimento reciproco tra le disposizioni. Non ritengo quindi che occorra modificare l'opinione già espressa.

199 La Merck fa anche riferimento alla lettera del progetto di protocollo del 30 marzo 1992, che modifica le condizioni di entrata in vigore dell'accordo di Lussemburgo 15 dicembre 1989 sul brevetto comunitario (202) e approvato «dal Coreper» il 24 marzo 1992 per essere sottoposto alla Conferenza di Lisbona del 1992 sul brevetto europeo. Essa si riferisce al quarto `considerando' di tale accordo che stabilisce che l'accordo di Lussemburgo si applica nei confronti della Spagna «dal 1_ gennaio 1996, data in cui la libera circolazione delle merci si applica completamente tra la Spagna e gli altri Stati membri CE». Anche questo ha scarsissima rilevanza. Innanzi tutto, il progetto di protocollo di cui trattasi è successivo all'Atto di adesione e non può essere di aiuto per la sua interpretazione. In secondo luogo, come è stato sostenuto dalla Merck, il progetto di protocollo a quell'epoca non era stato adottato.

200 Rimanendo la scelta tra due date, 7 ottobre 1995 e 31 dicembre 1995, per la Spagna, e 1_ dicembre 1995 e 31 dicembre 1995, per il Portogallo, per la fine del periodo transitorio, ritengo che il testo stesso offra la soluzione più chiara per la questione posta. A mio parere, per i motivi esposti sopra al paragrafo 196, ritengo che esso favorisca un'interpretazione a favore di un periodo di tre anni che va fino alla data anniversario, 7 ottobre 1995 o 1_ gennaio 1995. La Primecrown indica tre ulteriori fonti di diritto a sostegno di tale tesi. Innanzi tutto essa richiama l'attenzione sulla convenzione europea sul calcolo dei termini (convenzione di Basilea) del 1972 (203). Questa convenzione si applica al calcolo dei termini nelle questioni civili, commerciali ed amministrative compresi i termini posti dalla legge o da un'autorità giudiziaria o amministrativa (204). L'art. 4, n. 2, prevede che «qualora un termine sia espresso in mesi o in anni il dies ad quem è il giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno la cui data corrisponde a quella del dies a quo o, quando non vi è una data corrispondente, l'ultimo giorno dell'ultimo mese». Benché questa convenzione sia stata sottoscritta da sette Stati che sono ora membri della Comunità europea, essa non è stata sottoscritta dal Regno Unito, dalla Spagna o dal Portogallo (205). In secondo luogo, la Primecrown fa riferimento alla regola consolidata nel diritto inglese secondo cui un periodo di un mese o di un anno seguente a una data scade nell'anniversario di tale data (206). In terzo luogo, essa fa riferimento ad una disposizione del codice civile spagnolo nel senso che «se i termini sono fissati in mesi o in anni, essi sono computati da data a data» (207). Queste disposizioni costituiscono tutt'al più indicazioni utili, che vanno tutte nella stessa direzione, di talune norme nazionali ammesse e di una regola internazionale che corroboravano l'interpretazione che io propongo. La considerazione decisiva dev'essere tuttavia che, in caso di dubbio o di difficoltà nell'interpretare la norma, la Corte deve tenere in mente che le è stato chiesto di interpretare una disposizione che consente una rilevante deroga al principio della libertà di circolazione delle merci che, oltre ad essere un principio generale di diritto comunitario, si applica specificamente alla Spagna in virtù dell'art. 42 e al Portogallo in virtù dell'art. 201 dello stesso Atto. Per questi motivi suggerisco che la scadenza del periodo transitorio cui fa riferimento il giudice nazione nella sua prima e seconda questione vada interpretata rispettivamente come il 7 ottobre 1995 ed il 1_ gennaio 1995.

IX - Conclusione

201 Per i motivi sopra esposti propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte nel modo seguente:

«1) Il periodo di cui all'art. 47, n. 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei Trattati dev'essere inteso nel senso che scade il 7 ottobre 1995.

2) Il periodo di cui all'art. 209, n. 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei Trattati dev'essere inteso nel senso che scade il 1_ gennaio 1995.

3) Le norme contenute nel Trattato CE sulla libera circolazione delle merci, comprese le disposizioni dell'art. 36, vanno interpretate nel senso che non vietano al titolare di un brevetto per un prodotto farmaceutico, che vende tale prodotto in uno Stato membro dove esiste una protezione mediante brevetto e che mette in commercio tale prodotto anche in un altro Stato membro in un tempo in cui non può ottenere tale protezione per questo prodotto, di far valere il diritto ad esso conferito dalla normativa del primo Stato membro per impedire l'immissione in commercio in tale Stato di unità del detto prodotto importate dall'altro Stato membro. Questa interpretazione deve avere effetto solo dalla data della sentenza della Corte nelle presenti cause».

(1) - Le espressioni «prodotti farmaceutici» o «prodotti medicinali» sono usate in vario modo nell'Atto di adesione (v. nota 3 ed il testo relativo qui di seguito), nella normativa comunitaria e nelle sentenze della Corte. Ai fini delle presenti conclusioni, non vedo motivo per operare una distinzione tra di esse e le utilizzerò quindi in maniera interscambiabile; v. poi la discussione alla nota 61 qui di seguito.

(2) - Causa 187/80 (Racc. 1981, pag. 2063); in prosieguo indicata semplicemente come «Merck/Stephar».

(3) - GU 1985, L 302, pag. 23.

(4) - Queste disposizioni figurano nella parte IV dell'Atto di adesione concernente «misure transitorie» come primi articoli nelle sezioni intitolate «Abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente»; la sezione II del titolo II per la Spagna, la sezione II del titolo III per il Portogallo. Per fini di brevità, qualora i testi siano altrimenti identici ho messo tra parentesi i riferimenti al Portogallo.

(5) - Loc. cit., punto 14 e dispositivo della sentenza.

(6) - La data di scadenza ammessa dagli Stati membri richiedenti per il periodo transitorio di cui all'art. 47 dell'Atto di adesione.

(7) - In risposta ad un quesito scritto, la Commissione ha inviato alla Corte con una lettera in data 12 febbraio 1996 copie delle decisioni adottate, che sono state pubblicate successivamente nella Gazzetta ufficiale (GU 1996, L 122, pagg. 20 e 26). Questa decisione è stata poi impugnata dinanzi al Tribunale di primo grado da talune società farmaceutiche (v. causa T-60/96, Merck e a./Commissione).

(8) - La Commissione ritiene che non sussistano difficoltà che siano «gravi o suscettibili di protrarsi» e che un incremento delle importazioni dalla Spagna non sarebbe stato a lungo termine rilevante al punto da determinare tali gravi difficoltà economiche.

(9) - N. 2 del protocollo n. 8 per la Spagna; n. 2 del protocollo n. 19 per il Portogallo.

(10) - CH 1995 M n. 1712.

(11) - I tre attori sono: Merck & Co. Inc., una società di diritto dello Stato del New Jersey; Merck Sharp & Dohme Limited, una società di diritto inglese; Merck Sharp & Dohme International Services BV, una società di diritto dei Paesi Bassi (in prosieguo indicate talvolta collettivamente come «gli attori» o «le società farmaceutiche»).

(12) - CH 1995 M n. 3239.

(13) - GU 1992, L 182, pag. 1.

(14) - Sembra che, alla data di inizio del procedimento nazionale, la Europharm abbia importato una partita del prodotto spagnolo al fine di chiedere la necessaria licenza di importazione per un prodotto farmaceutico alla competente autorità nazionale.

(15) - Il corsivo è del giudice nazionale. Questo argomento non è stato riportato dalla Merck nelle sue osservazioni scritte, ma è stato sollevato in breve dalla Beecham (v. più avanti paragrafo 27).

(16) - In risposta ad un quesito posto all'udienza, la Merck ha ammesso che, dopo l'introduzione della brevettabilità dei prodotti farmaceutici in Spagna ed in Portogallo, sarebbe impossibile ottenere una protezione mediante brevetto per prodotti già brevettati in altri Stati membri per mancanza dell'elemento essenziale della novità.

(17) - Ai sensi dell'art. 8, n. 2, della Costituzione portoghese i trattati internazionali diventano vincolanti nell'ordinamento giuridico nazionale portoghese all'atto della loro ratifica da parte del Portogallo. Pertanto la CBE è entrata in vigore in Portogallo il 1_ gennaio 1992 con un atto adottato dal governo portoghese il 14 ottobre 1991, nonostante la successiva adozione in data 31 marzo 1992 del decreto legge n. 42/92.

(18) - Esso accoglie l'argomento della Merck secondo cui non si potevano in realtà ottenere brevetti nell'ufficio brevetti portoghese fino a quest'ultima data.

(19) - La data del 1_ giugno 1998 è basata sul decorso di tre anni dalla data in cui l'ufficio brevetti portoghese poteva chiaramente concedere brevetti per prodotti farmaceutici; il 31 dicembre 1998 comporta l'aggiunta dell'argomento dell'anno civile all'argomento del 1_ giugno 1998; la data finale è di nuovo determinata aggiungendo tre anni ad una data precedente.

(20) - La Merck osserva che vi sono attualmente circa 100 di questi Stati, compresa la Spagna ed il Regno Unito.

(21) - Recopilación de Doctrina/Año 1993, pag. 1435.

(22) - Decreto legge 24 gennaio 1995, n. 16/95, che è entrato in vigore il 1_ giugno 1995.

(23) - La Primecrown fa presente, tra l'altro, che sette Stati membri (non comprendenti la Spagna ed il Regno Unito) hanno concluso una convenzione europea sul computo dei termini («la convenzione di Basilea») che prevede all'art. 4, n. 2: «quando un termine è espresso in mesi o in anni, il dies ad quem è il giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno la cui data corrisponde a quella del dies a quo o, in mancanza di una data corrispondente, l'ultimo giorno dell'ultimo mese».

(24) - Si fa riferimento in particolare al discorso di Lord Diplock in Dodds/Walker [1981] 1 WLR, pag. 1027, in particolare pag. 1029.

(25) - La Primecrown menziona un certo numero di disposizioni di diritto internazionale, nazionale e comunitario a sostegno di questo argomento.

(26) - Tuttavia l'Islanda è obbligata dall'art. 3, n. 5, del protocollo n. 28 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo a consentire tale brevettabilità entro il 1_ gennaio 1997.

(27) - Loc. cit. supra, nota 13.

(28) - COM(90) 101 def. - SYN 255, pag. 3.

(29) - I controlli dei prezzi in Italia non si applicavano ai prodotti farmaceutici venduti liberamente sul mercato privato. In Portogallo, gli artt. 2 e 3 del decreto 13 gennaio 1990, n. 29, prevedono che i prezzi dei prodotti farmaceutici siano fissati annualmente dalle autorità stabilendo un prezzo di riferimento, che è la media tra i prodotti farmaceutici comparabili in Spagna, Francia ed Italia. In Spagna i prezzi sono imposti dal ministro della Sanità in base al regio decreto 23 febbraio 1990, n. 271, per un periodo minimo di un anno.

(30) - La Merck fa riferimento, tra l'altro, al regolamento CPC e agli artt. 3, lett. m), 130, n. 1, e 130 F, n. 1, del Trattato CE, introdotto dal Trattato sull'Unione europea, che mettono in evidenza l'importanza della promozione della ricerca e dello sviluppo nella Comunità europea.

(31) - Causa 120/78, Rewe-Zentral (Racc. 1979, pag. 649).

(32) - La Merck, facendo riferimento a Koch N., «Article 30 and the Exercise of Industrial Property Rights to Block Imports» (1986), Fordham Corp. L. Inst 605, pag. 619, fa presente che questo non è come sostenere che la protezione mediante brevetto deve garantire profitti al di sopra dei prezzi di mercato, ma piuttosto semplicemente un diritto di escludere terzi dal produrre e vendere, il che costituisce di per sé la ricompensa.

(33) - Causa 19/84 (Racc. 1985, pag. 2281).

(34) - Cause riunite 55/80 e 57/80 (Racc. 1981, pag. 147, in particolare pag. 178); in prosieguo semplicemente indicato come «Musik-Vertrieb membran».

(35) - Causa 158/86 (Racc. 1988, pag. 2605); in prosieguo semplicemente indicata come «Warner Brothers».

(36) - Causa C-9/93 (Racc. 1994, pag. I-2789); in prosieguo semplicemente indicata come «Ideal-Standard».

(37) - La Merck sostiene che essa ha sempre osservato questo principio. In risposta ad un quesito posto all'udienza, la Merck ha affermato che essa si ritiene moralmente obbligata a rendere disponibili tutti i suoi prodotti farmaceutici nel mondo intero, indipendentemente dai prezzi correnti e quindi dalla redditività di tale operazione.

(38) - Causa 15/74 (Racc. 1974, pag. 1147).

(39) - All'udienza la Beecham ha sostenuto che, poiché il costo della ricerca viene coperto con disponibilità liquide, l'esistenza di importazioni parallele di prodotti farmaceutici a più basso costo in Stati membri dove esiste una protezione mediante brevetto pregiudica i profitti su quei mercati e quindi anche l'andamento della ricerca.

(40) - La Beecham fa riferimento all'art. 3, lett. m) e o), e agli artt. 130 e 129 del Trattato.

(41) - La Beecham fa riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 giugno 1995 (GU 1995, C 183, pag. 26).

(42) - La Primecrown rileva che tale circostanza è stata fatta presente a quell'epoca dal governo del Regno Unito ed è stata riportata nella relazione d'udienza (v. Racc. 1981, pag. 2063, in particolare pag. 2074, colonna di destra, paragrafo centrale).

(43) - Causa C-191/90 (Racc. 1992, pag. I-5335; in prosieguo: la «Generics»).

(44) - Secondo la Primecrown, il solo obbligo deriva dall'eventuale concessione di una licenza obbligatoria, che non è la stessa cosa di un obbligo giuridico positivo di rifornire un mercato.

(45) - La Primecrown fa presente che con il Renitec vi sono a quanto pare almeno 19 equivalenti generici del prodotto disponibili sul mercato spagnolo; per quanto riguarda il Proscar, la Primecrown sostiene che non vi sono equivalenti generici presenti sul mercato spagnolo, e quindi risulta difficile vedere come la Merck stia subendo un qualsiasi danno a causa della mancanza in Spagna di una protezione mediante brevetto.

(46) - E' stato fatto riferimento alla decisione della Commissione 10 gennaio 1996 relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE, Adalat (pratica IV/34.279/F3), per sostenere la tesi secondo cui il diritto spagnolo non impone ai titolari di brevetto alcun obbligo di continuare le forniture. La decisione di cui trattasi fa valere tentativi anticoncorrenziali da parte della Bayer e delle sue filiali francese e spagnola di limitare la fornitura all'ingrosso del prodotto «Adalat» in Francia ed in Spagna alle effettive necessità di quei mercati. La validità di questa decisione che, tra l'altro, impone alla Bayer di porre fine all'asserita violazione dell'art. 85 del Trattato CE è stata impugnata dinanzi al Tribunale di primo grado (v. causa T-41/96, Bayer/Commissione, mentre nella causa T-41/96 R il richiedente ha chiesto la sospensione provvisoria e, il 3 giugno 1996, il presidente del Tribunale di primo grado ha ordinato la sospensione dell'art. 2 della decisione).

(47) - The National Economic Research Associates («NERA») Report, presentato dalla Merck come allegato 5 alle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Secondo la Primecrown, da questa relazione risulta che «sui 50 medicinali più prescritti in Europa nel 1991, solo 40 erano disponibili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea». La Primecrown sostiene quindi che l'obbligo morale fatto valere dalla Merck non è un obbligo universale rispettato dall'industria farmaceutica nella sua totalità.

(48) - All'udienza la Primecrown ha esplicitamente confermato che, poiché potenzialmente tutti gli Stati membri operano alcune forme di controllo dei prezzi, alle società farmaceutiche non è consentito far valere l'esistenza di tali regimi per giustificare l'uso di diritti nazionali di proprietà industriale per limitare le importazioni parallele.

(49) - Causa 7/61, Commissione/Italia (Racc. 1961, pag. 635).

(50) - Essa menziona la sentenza Centrafarm/Sterling Drug, punti 22-25, e, in generale, Musik Vertrieb membran, nonché la causa 78/70, Deutsche Grammophon/Metro (Racc. 1971, pag. 487); in prosieguo semplicemente indicata come «Deutsche Grammophon».

(51) - La Spagna è stata descritta dalla Primecrown all'udienza come l'ottavo maggiore mercato nazionale farmaceutico del mondo.

(52) - Gli ostacoli più rilevanti sarebbero: i) la difficoltà di ottenere un flusso regolare di merci ai fini delle importazioni parallele e le periodiche interruzioni di fornitura che fanno esitare i farmacisti nei confronti di prodotti oggetto delle importazioni parallele; ii) gli ostacoli creati dalle differenze di marchi; iii) le lingue straniere utilizzate per le etichettature; iv) la riluttanza di taluni farmacisti nel dispensare tali prodotti oggetto delle importazioni parallele, a meno che non vi sia un sufficiente incentivo di prezzo; v) gli ostacoli derivanti dalla differenza di dosaggio (delle singole pillole); vi) ostacoli simili causati da differenze di dimensione degli imballaggi.

(53) - Essa sostiene che la maggior parte delle importazioni parallele provenienti dalla Spagna si sostituiscono a quelle provenienti dall'Italia o dalla Francia e non rappresentano quantitativi supplementari di medicinali sul mercato, poiché i prezzi praticati in Spagna non sono necessariamente molto diversi dai livelli di prezzi che esistono in Italia e in Francia.

(54) - La Primecrown rileva che l'art. 27, n. 1, prescrive che tutti gli Stati firmatari forniscano una protezione mediante brevetto per i prodotti farmaceutici e che le sue disposizioni sulla brevettabilità e sui termini di protezione siano modellate sulle disposizioni della CBE. Un periodo transitorio di dieci anni è previsto per i brevetti a favore dei paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 65, n. 4. Per una sintesi del TRIPS v., ad esempio, Demaret, «The Metamorphoses of the GATT: From the Havana Charter to the World Trade Organization» (1995) 34, Columbia Journal of Transnational Law 123, pagg. 162-169.

(55) - Citando in particolare Marenco e Banks «Intellectual Property and Community Rules on Free Movement: Discrimination Unearthed» (1990) vol. 15 EL Rev, pag. 247, la Commissione elenca quattro principali critiche: i) questa regola priva il titolare di un brevetto del diritto di ottenere la piena ricompensa del suo sforzo creativo; ii) essa si basa sull'idea erronea che un diritto può essere esaurito dove in realtà non esiste; iii) essa comporta una concezione mal riposta di consenso, cioè consenso alla commercializzazione di un prodotto piuttosto che consenso all'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale; iv) essa paradossalmente distingue tra gli effetti di una decisione di un'impresa che gode di una protezione mediante brevetto in uno Stato membro di non commercializzare in tale Stato, ma dove è stata rilasciata una licenza obbligatoria dallo Stato, da quelli della stessa impresa che non può ottenere una protezione mediante brevetto e può essere costretta a vendere in quel mercato ad un prezzo fissato dallo Stato. All'udienza, tuttavia, l'agente della Commissione ha rifiutato di ammettere che una qualsiasi di queste critiche potesse giustificare di annullare la regola della sentenza Merck/Stephar.

(56) - Essi sono: i) che è inerente alla ratio decidendi della sentenza Merck/Stephar; ii) che è compatibile con la recente evoluzione della giurisprudenza, specialmente la sentenza Pharmon/Hoechst; iii) che essa mira a mantenere il diritto del titolare di brevetto ad ottenere una piena ricompensa per il suo sforzo creativo e al tempo stesso rispetta la sostanza del principio dell'esaurimento del diritto.

(57) - Nelle sue osservazioni scritte la Commissione ha sostenuto che mentre l'esistenza di un obbligo morale deve essere accertata dal giudice nazionale, essa ritiene tuttavia che un tale obbligo esista qualora considerazioni di salute pubblica in uno Stato membro creino una domanda per un dato prodotto farmaceutico e qualora, per motivi collegati unicamente alla necessità di tutelare la propria posizione contro le importazioni parallele in un altro Stato membro, per un titolare di un brevetto sia difficile rifiutare di soddisfare tale domanda.

(58) - La Commissione ammette che non è chiaro se le attrici nella causa principale si trovassero effettivamente in una posizione dominante sui mercati di cui trattasi e quindi se il loro eventuale rifiuto di rifornire il mercato potesse essere qualificato come un abuso ai sensi dell'art. 86.

(59) - Va rilevato che la Commissione sostiene che la regola posta nella sentenza Merck/Stephar deve continuare ad applicarsi a casi in cui il prodotto era brevettabile, ma, per un qualsiasi motivo, il titolare del brevetto non ha ottenuto effettivamente una protezione mediante brevetto.

(60) - La Commissione ha fatto presente che la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (in prosieguo: la «direttiva sulla trasparenza»; GU L 40, pag. 8), il cui obiettivo è «di ottenere una visione d'insieme delle intese nazionali in materia di prezzi» (v. quinto `considerando'), non costituisce una misura di armonizzazione.

(61) - Come sopra indicato nella nota 1, utilizzo in maniera interscambiabile le espressioni «prodotti farmaceutici» o «prodotti medicinali». Sia la Corte sia gli avvocati generali hanno utilizzato nelle tre cause precedenti più importanti altre espressioni fra cui «medicinali» e «medicine», mentre in alcune delle osservazioni presentate nella presente causa si fa riferimento a «farmaci». Queste espressioni possono essere tutte intese nel senso che si riferiscono a prodotti aventi proprietà medicinali per uso umano che costituivano in sostanza l'oggetto delle cause Parke Davis/Centrafarm (causa 24/67, Racc. 1968, pag. 55; in prosieguo semplicemente indicata come «Parke Davis»), Centrafarm/Sterling Drug e Merck/Stephar e sono di nuovo in questione nella presente causa. L'espressione «specialità medicinali» è mutuata dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE (in prosieguo: la «direttiva del 1965»), per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22 del 9 febbraio 1965, pag. 369). L'espressione «titolare di brevetto» è utilizzata per convenienza per descrivere colui che è autorizzato a beneficiare del diritto di brevetto, sia esso proprietario del brevetto, suo delegato o licenziatario.

(62) - COM(93) 718 def.

(63) - Ibidem, primo paragrafo, pag. 5. Nella sua risoluzione in risposta alla comunicazione della Commissione il Parlamento europeo ha affermato che esso «si aspetta» lo sviluppo da parte della Commissione di linee direttrici per «una realistica politica industriale» che «dirigerà la ricerca europea maggiormente verso un'effettiva innovazione» attraverso tra l'altro «la protezione di nuovi prodotti medicinali mediante diritti di proprietà intellettuale sia nell'UE sia nei paesi terzi» (punto 10); adottata nella sessione plenaria del 16 aprile 1996, attualmente non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. V. anche, in generale, il parere del Comitato economico e sociale sulla «Libera circolazione di medicinali nell'Unione europea - Abolizione delle barriere esistenti» (GU 1996, C 97, pag. 1).

(64) - Acetylene Illuminating Company Ltd/United Alkali Co. Ltd [1905] RPC, pagg. 145 e 153, House of Lords. Questa sentenza sarebbe stata applicabile all'epoca anche in Irlanda e avrebbe mantenuto una certa autorità dopo l'indipendenza del 1922.

(65) - Legge federale tedesca sui brevetti del 9 maggio 1961, art. 1, nn. 1 e 2, come modificata dalla legge di modifica della legge sui brevetti, marchi e altre leggi del 4 settembre 1967, Bundesgesetzblatt I, n. 56, pag. 953.

(66) - Decreto del ministro dell'Industria 16 dicembre 1983, n. 450.

(67) - Art. 1, n. 3, della risoluzione 1043 del 13 ottobre 1989.

(68) - V. artt. 1 e 2 del decreto n. 932/1987, riguardante la concessione di marchi per sostanze nutritive e medicinali.

(69) - Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

(70) - Per una completa discussione, v. Merck/Stephar, pagg. 2065-2067.

(71) - European Intellectual Property Review Supplement, vol. 16, questione 11, novembre 1994. L'art. 27, n. 1, stabilisce che «i brevetti devono essere concessi per invenzioni, siano essi prodotti o procedimenti in tutti i campi della tecnologia, a condizione che siano nuove, comportino una fase inventiva e possano trovare un'applicazione industriale». Mentre si può ritenere che la sentenza Merck sia incompatibile con questa disposizione, tale questione non è stata sollevata nelle questioni rinviate. Va rilevato che il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/800/CE concernente la conclusione in nome della Comunità europea come materia rientrante nella sua competenza, degli accordi conclusi nei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1). Nel parere 1/94 (Racc. 1994, pag. I-5267) la Corte ha dichiarato che la Comunità ed i suoi Stati membri sono congiuntamente competenti a concludere TRIPS.

(72) - La relazione del 1994, loc. cit. supra, nota 62, pag. 14.

(73) - Queste preoccupazioni risultano anche nel regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309 (in prosieguo: il «regolamento 1993»), che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU 1993, L 214, pag. 1).

(74) - Loc. cit. supra, nota 66.

(75) - GU 1987, L 15, pag. 36.

(76) - V. l'art. 1, punto 8, lett. a, sub iii), introdotto nella direttiva del 1965.

(77) - COM(90) 101 def. - SYN 255.

(78) - Ibidem, paragrafo 1.

(79) - V. paragrafo 5 del memorandum.

(80) - Loc. cit. supra, nota 13.

(81) - V., ad esempio, cause riunite C-241/91 P e C-242/92 P, RTE e ITP/Commissione (in prosieguo: «Magill») (Racc. 1995, pag. I-743).

(82) - V. le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa C-10/89, HAG GF (in prosieguo semplicemente indicata come «HAG II»; Racc. 1990, pag. I-3711, paragrafo 10).

(83) - Ibidem, paragrafo 9 delle conclusioni.

(84) - La Corte sembra aver usato questi termini in maniera interscambiabile nella sua giurisprudenza, ma, per il prosieguo, in queste conclusioni sarà utilizzata l'espressione «oggetto specifico».

(85) - 12° ed. (Londra, 1980), pag. 1016.

(86) - Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai brevetti. Pertanto, ad esempio, in Irlanda l'art. 40 del Patents Act 1992 prevede che «un brevetto mentre è in vigore conferisce al suo titolare il diritto di impedire a ogni terzo che non abbia il suo consenso di effettuare nello Stato qualsiasi (...)» cosa che costituisce la protezione essenziale del brevetto. V. anche il riferimento all'espressione «nel Regno Unito» che riguarda azioni per violazione sottoposte a giudici in tale Stato membro in base all'art. 60 del Patents Act 1977.

(87) - Machlup, «An Economic Review of the Patent System», Study of the Committee on Patents, Trademarks and Copyright of the Committee of the Judiciary, US Senate, 85th Congress, Study n. 15 (Washington), pag. 21. V. l'interessante esame di questa ed altre formulazioni della giustificazione politica alla base del sistema dei brevetti di René Joliet, professore e giudice della Corte (in prosieguo: il «professore Joliet») in «Patented Articles and the Free Movement of Goods within the EEC» 28, Current Legal Problems (1975) 15, pagg. 30-32.

(88) - In risposta ad un quesito posto all'udienza, vi era un accordo generale nel senso che il monopolio mediante brevetto di cui si gode nel diritto nazionale si applica alla prima vendita di ogni singola partita o unità del prodotto brevettato fabbricato dal titolare del brevetto o con il suo consenso.

(89) - V. lo studio svolto da Demaret in Patents, Territorial Restrictions and EEC Law, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, vol. 2 (Monaco, 1978), capitolo 3.

(90) - Tali restrizioni possono essere esplicite: «se qualcuno ha comprato un articolo, egli si aspetta di averne il controllo, e vi deve essere un accordo chiaro ed esplicito in senso contrario per giustificare che il venditore possa dire che egli non ha concesso all'acquirente la sua licenza di vendere il prodotto o di utilizzarlo dovunque voglia in modo a lui pregiudizievole» (v. il discorso di Lord Hatherley in Betts/Willmott (1871) LR 6, Ch. App. 239, pag. 245). Questo principio è stato accolto nel diritto irlandese con la sentenza della Supreme Court in Unter/Fox (1965) RPC 416. Il diritto del Regno Unito e dell'Irlanda ammette che qualora il titolare del brevetto commercializzi all'estero prodotti brevettati, egli non può opporsi alla conseguente importazione di questi prodotti nel Regno Unito o nell'Irlanda, a meno che un divieto chiaro ed esplicito alla loro importazione sia imposto al momento della vendita: «pertanto il diritto comune inglese non riconosce (contrariamente alla posizione di altri paesi) la dottrina dell'esaurimento automatico ed obbligatorio di diritti dopo la vendita di un prodotto brevettato effettuata dal titolare del brevetto o con il suo consenso (...)», Chartered Institute of Patent Agents, CIPA Guide to the Patent Acts, 4° ed. (Londra, 1995), pag. 420.

(91) - V. Demaret, loc. cit. supra, nota 89, e Alexander, «L'établissement du marché commun et le problème des brevets parallèles» (1968) RTDE 513, pagg. 516-521. Nel diritto del Regno Unito (e dell'Irlanda) una visione più restrittiva è adottata per le vendite da parte di un licenziatario in base ad un brevetto straniero rispetto alle vendite nazionali, in quanto le merci non possono entrare nel Regno Unito (o in Irlanda) a meno che non vi sia una licenza (esplicita o implicita) concessa dal titolare del brevetto del Regno Unito (o dell'Irlanda); v. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (Londra, 1981), pag. 199, che fa riferimento, tra l'altro, all'affermazione del giudice Rudd in Beecham/International Products (1968) RPC 129: «Nel caso della commercializzazione da parte del titolare di licenza, la questione deve dipendere dall'ampiezza dell'autorità conferita al licenziatario da parte del licenziante in base alla licenza o ad altri accordi fra di loro» (pag. 135).

(92) - Loc. cit., menzionata nelle questioni di diritto e di fatto (Racc. 1968, pag. 76, in particolare pag. 93).

(93) - Benché la Centrafarm abbia sostenuto all'udienza che una società italiana stava fabbricando il prodotto su licenza ottenuta dalla Parke Davis.

(94) - Motivazione della sentenza, punti 4 e 5.

(95) - V. il professor Joliet, op. cit. supra nota 87, pag. 18. La Deutsche Grammophon (DG) produceva dischi fonografici che distribuiva, tra l'altro, con il marchio Polydor in Germania e, mediante una filiale, in Francia. Ai dettaglianti tedeschi veniva richiesto di sottoscrivere un impegno relativo ad un prezzo minimo di rivendita al fine di ottenere le forniture. Le forniture sono state interrotte per la convenuta Metro per violazione di quest'obbligo. La Metro è riuscita ad ottenere dischi in Germania che erano stati in origine forniti dalla DG alla sua filiale francese. I dischi di cui trattasi venivano in realtà venduti dalla filiale francese ad un'impresa in un paese terzo, che li forniva poi ad un'impresa ad Amburgo dalla quale la Metro li acquistava. La DG ha chiesto ai giudici tedeschi che fosse vietato alla Metro di rivendere o distribuire in qualsiasi altro modo i dischi di cui trattasi in Germania.

(96) - Sentenza Deutsche Grammophon, punto 4.

(97) - Ibidem, punto 11.

(98) - Concordo con quanti contestano la base logica della distinzione: in particolare ammetto che «un diritto non può consistere in qualcosa di più del modo in cui può essere esercitato»; v., ad esempio, inizialmente Korah, «Dividing the Common Market through national Industrial Property Right» (1972), MLR 634, pag. 636, e più recentemente le considerazioni critiche di Marenco e Banks, op. cit. supra, nota 55, pagg. 224-226. Condivido la tesi sostenuta dall'avvocato generale Gulmann in «Magill», loc. cit. supra, nota 81, secondo cui «l'esercizio di prerogative inerenti all'oggetto specifico di un diritto su di un bene immateriale riguarderà l'esistenza di tale diritto. La distinzione fra esistenza ed esercizio di un diritto e l'uso della nozione di oggetto specifico sono pertanto essenzialmente espressione dello stesso ragionamento. A mio parere la distinzione fra esistenza ed esercizio di un diritto non ha pertanto rilevanza autonoma per la soluzione di questioni concrete di delimitazione» (paragrafo 31 delle conclusioni). V. anche, ad esempio, la sentenza della High Court irlandese del giudice Kenny in Central Dublin Development Association/Attorney General (1975) 109 ILTR 69, che definisce la proprietà come «un fascio di diritti».

(99) - L'avvocato generale Roemer nelle sue conclusioni nella causa Deutsche Grammophon ha ritenuto che la distinzione tra diritto d'autore e brevetti sia «irrilevante» (Racc. 1971, pag. 487, in particolare pag. 507). Egli ha sostenuto che «il diritto d'autore è più affine al diritto sui brevetti che non al diritto sui marchi». Il professore Joliet (op. cit. supra, nota 87, pag. 20), facendo riferimento alla cronistoria della normativa tedesca che ha introdotto il diritto controverso, sostiene che esso è stato concesso per la qualità del servizio tecnico e in considerazione del considerevole dispendio finanziario richiesto per produrre dischi adeguati per la commercializzazione e che «questa funzione ha reso il monopolio di cui trattasi abbastanza simile ad un brevetto».

(100) - Loc. cit., punto 12.

(101) - L'avvocato generale Roemer nelle sue conclusioni ha fatto riferimento all'esaurimento del diritto in circostanze come quelle della causa Deutsche Grammophon: «Nel nostro caso la tutela era garantita dalla prima immissione in commercio, poiché in questa base si poteva pienamente sfruttare il regime monopolistico. Sarebbe invece eccessivo concedere al titolare del diritto la possibilità di intervenire anche sui successivi passaggi, vietando la reimportazione e impedendo la libera circolazione del prodotto. Tenuto conto della riserva dell'art. 36, degli scopi essenziali del Trattato, dei principi del mercato comune e nonostante la garanzia sostanziale della tutela della proprietà industriale, nella fattispecie si può ritenere che vi è stato esaurimento del diritto» (Racc. 1971, pag. 487, in particolare pag. 507). Era pertanto chiaro anche da questa sentenza che la versione della teoria dell'esaurimento che il diritto comunitario stava per adottare presentava sostanzialmente solo una somiglianza nominale con il diritto olandese e tedesco che si sono largamente ispirati ad essa.

(102) - Ibidem, punto 8.

(103) - «Il contenuto essenziale della protezione conferita al titolare del brevetto, consistente nell'esclusiva di fabbricazione e di prima immissione in commercio del prodotto brevettato, conferita al titolare per ricompensare l'autore di un'invenzione consentendogli una remunerazione per gli sforzi effettuati e per il rischio economico sopportato, è riconosciuto solo a titolo temporaneo (...)» (paragrafo 4 delle sue conclusioni).

(104) - Punto 9.

(105) - V. punti 10 e 11.

(106) - Punto 11.

(107) - Punto 12. L'avvocato generale Trabucchi è stato ugualmente enfatico: «Non è certo compatibile con i principi fondamentali del sistema comunitario relativi alla circolazione delle merci che una società, titolare di brevetti paralleli nella Comunità, la quale abbia partecipato, tramite una società da lei interamente controllata, alla messa in commercio di un determinato prodotto in uno Stato membro si opponga alla sua importazione da parte di terzi acquirenti in un altro Stato membro, onde garantirvi un monopolio commerciale di un'altra sua società figlia» (paragrafo 5 delle sue conclusioni).

(108) - Questa era la principale critica della sentenza Centrafarm/Sterling Drug effettuata dal professor Joliet, op. cit. supra, nota 87, pag. 37, dove egli afferma: «dire che il prodotto è stato fabbricato dal titolare del brevetto è irrilevante se anche qualche altro potrebbe averlo fabbricato. Il test per accertare se la fabbricazione è avvenuta con il consenso del titolare del brevetto comporta a mio parere che il titolare potrebbe controllarlo, ad esempio che egli ha goduto di un brevetto parallelo nel paese di esportazione. Inutile dire che tale considerazione della funzione del brevetto giustifica anche una restrizione delle importazioni in una tale situazione». Anche Demaret ha accettato questa interpretazione della sentenza affermando che, nel caso della commercializzazione in un paese di origine da parte di un titolare di brevetto o con il suo consenso, ma senza la tutela mediante brevetto, era improbabile, secondo Centrafarm/Sterling Drug, che la Corte consentisse una restrizione alle importazioni; v. «Le brevet communautaire après Centrafarm: un instrument dépassé ou inachevé?» (1977), RTDE 1, pag. 33.

(109) - Egli giustamente ha ammesso che questa considerazione non è stata ritenuta rilevante dalla Corte nella causa Deutsche Grammophon (v. supra, paragrafo 98).

(110) - Conclusioni, pag. 2088.

(111) - Ibidem, pag. 2090 (corsivo nell'originale).

(112) - Ibidem, pag. 2091.

(113) - Loc. cit., punti 9 e 10.

(114) - Ibidem, punto 11.

(115) - Punto 13.

(116) - Causa 192/73 (Racc. 1974, pag. 731; in prosieguo indicata semplicemente come «HAG I»).

(117) - In una precedente giurisprudenza, ad esempio, Parke Davis, loc. cit., la Corte ha fatto riferimento al fatto che: «le norme nazionali relative alla protezione della proprietà industriale non sono ancora state unificate sul piano comunitario» (punto 4).

(118) - La Corte ha sempre ammesso che i diritti di proprietà industriale nazionali non sono esauriti in caso di sfruttamento fuori della Comunità (v., inizialmente, causa 51/75, EMI Records/CBS, Racc. 1976, pag. 811, che riguardava marchi, ma ripetuta nel contesto dell'Atto di adesione e brevetti in Generics, loc. cit. supra, nota 43). Alcuni giudici nazionali hanno accolto la tesi secondo cui l'importazione di prodotti brevettati da un paese terzo per il tramite di un altro Stato membro non esaurisce il diritto di brevetto nazionale del titolare nello Stato membro di destinazione; v., ad esempio, le cause menzionate da Tritton, Intellectual Property in Europe (Londra, 1996), che rileva che la Hanseatisches Oberlandesgericht, Hamburg, nella sua sentenza nella causa Re Patented Bandages Material (1988) 2 CMLR 359, «ha dichiarato che il titolare del brevetto non ha esaurito il suo diritto qualora lo stesso non goda di un brevetto parallelo nello Stato membro intermedio» (pag. 317).

(119) - Kock, loc. cit. supra, nota 32, descrive in sintesi la mancanza di discriminazione: «Le condizioni di commercializzazione nei due Stati membri interessati non sono comparabili e l'esercizio del brevetto non opera una discriminazione a danno dell'immissione sul mercato estero rispetto all'immissione sul mercato nazionale» (pag. 620).

(120) - Alcuni commentatori hanno criticato la tesi contenuta nel punto 11 della sentenza nella causa Merck/Stephar; v., ad esempio, Korah, EC Competition Law and Practice, 3° ed. (Londra, 1994), pag. 193, che afferma che «scoraggiare il titolare di un brevetto dal vendere in paesi dove egli non può ottenere alcuna protezione può in teoria portare al fatto che i prodotti vengono venduti solo dove sono protetti da un brevetto, e ciò può dividere il mercato anche in maniera più seria di quanto avvenga con prezzi differenziati», e Marenco e Banks i quali rilevano che «è in realtà ironico che disposizioni finalizzate ad incentivare la libertà di mercato debbano essere interpretate in un modo tale da penalizzare l'esercizio di tale libertà» (loc. cit. supra, nota 55).

(121) - Gli attori non hanno mai sostenuto che essi non stanno traendo profitto dalla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi sui mercati spagnolo e portoghese: io non credo tuttavia che questo fatto elimini l'ampia differenza di principio tra la vendita con o senza il beneficio della protezione mediante brevetto.

(122) - Art. 129, n. 1, del Trattato.

(123) - V. sentenza Centrafarm/Sterling Drug, punto 9, menzionata al paragrafo 95 di queste conclusioni.

(124) - V. punti 9 e 10.

(125) - All'epoca della sentenza della Corte nella causa Merck/Stephar, la brevettabilità dei prodotti farmaceutici in Europa costituiva l'eccezione piuttosto che la regola, in quanto, a parte la Spagna ed il Portogallo, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Grecia e l'Italia hanno riconosciuto tale brevettabilità solo negli ultimi 15 anni (v. supra, paragrafo 79).

(126) - Loc. cit., pag. 2095.

(127) - Anche se questa affermazione è certamente corretta, il diritto del titolare del brevetto risiede nell'opportunità di trarre un profitto monopolistico, il che risulta chiaramente dalla determinazione mostrata dai titolari di brevetti nella difesa di questa opportunità.

(128) - Korah, op. cit. supra, nota 120.

(129) - Paragrafo 1 del protocollo n. 8 e del protocollo n. 19.

(130) - Sentenza Musik-Vertrieb membran, punti 25 e 26.

(131) - Conclusioni, pag. 180. Egli non ha sostenuto semplicemente che la GEMA potesse pretendere, «puramente e semplicemente, la differenza fra l'aliquota legale britannica del 6,25% e il compenso calcolato secondo le proprie tariffe». Ritenendo le tariffe GEMA «irrilevanti» egli ha sostenuto che essa ha diritto alla «differenza fra la "royalty" effettivamente pagata nel Regno Unito (...) ed il compenso che sarebbe potuto negoziare nel Regno Unito in mancanza dell'art. 8 e sul presupposto che i dischi per cui quel compenso fosse stato pagato possano essere liberamente messi in commercio in qualsiasi punto della Comunità» (conclusioni, pag. 179).

(132) - Opinioni simili sono state espresse da vari commentatori: v., ad esempio, Marenco e Banks, op. cit. supra, nota 55, pagg. 246-248; Demaret, «Industrial Property Rights, Compulsory Licences and the Free Movement of Goods under Community Law» (1987) 18 IIC 161, pag. 176; White, osservazioni sulla sentenza Pharmon/Hoechst, 23 CMLR 721, pagg. 722 e 723; Gotzen, «La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle dans la jurisprudence de la Cour de Justice», Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1985, pagg. 467-471.

(133) - Loc. cit., conclusioni pag. 2285, corsivo nell'originale.

(134) - Punti 25 e 26.

(135) - Punto 29.

(136) - V. Gormley (1985), 10 EL Rev., 447, pag. 449.

(137) - Sentenza Pharmon/Hoechst, punto 26 (il corsivo è mio).

(138) - «Industrial Property Rights, Compulsory Licences and the Free Movement of Goods under Community Law» (1987) vol. 18, IIC n. 2, pag. 161, in particolare pag. 175.

(139) - E' interessante rilevare che in dottrina anche accaniti sostenitori della regola posta nella sentenza Merck/Stephar non erano convinti del fatto che gli effetti della sentenza nella causa Pharmon/Hoechst fossero compatibili con il ragionamento logico che è alla base della sentenza nella causa Merck/Stephar (v., ad esempio, la strenua approvazione di Merck/Stephar articolata da Bonet, Revue trimestrielle de droit européen 1982, pagg. 161-166, e confronta questa approvazione con i suoi commenti critici su Pharmon/Hoechst, Revue trimestrielle de droit européen 1986, pagg. 281-286).

(140) - V. Demaret, «Industrial Property Rights, Compulsory Licences and the Free Movement of Goods under Community Law», op. cit. supra, nota 138, pag. 177.

(141) - Relazione d'udienza, pag. 2611, il punto 25 è citato supra, paragrafo 118.

(142) - Ibidem, pag. 2611.

(143) - Loc. cit., pag. 2623.

(144) - Loc. cit., conclusioni, pag. 2623; corsivo nell'originale.

(145) - Ibidem, punti 15 e 16; il corsivo è mio.

(146) - Punto 18; il corsivo è mio.

(147) - V. il ragionamento di ordine economico che è alla base dei punti 15, 16 e 18, soprammenzionati al paragrafo 132, in particolare il corsivo che ho aggiunto a questi paragrafi.

(148) - I profitti sul mercato del Regno Unito erano probabilmente maggiori rispetto a quelli realizzati con vendite analoghe in Danimarca. Tuttavia, in risposta ad un quesito della Corte, il governo del Regno Unito non ha presentato dati numerici che giustificassero l'entità della «componente diritti d'autore» che esso affermava essere superiore al 25% del prezzo «di mercato» (v. sentenza Warner Brothers, relazione d'udienza, pag. 2616) nelle vendite di videocassette nel Regno Unito.

(149) - «Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr» (1989), GRUR Int. 177, pag. 179, ha parafrasato la traduzione inglese menzionata in Marenco e Banks, loc. cit. supra, nota 55, pag. 250; v. anche (1989) RDAI 7, pag. 815, per una versione francese di questo articolo.

(150) - Per quanto riguarda l'esaurimento del marchio, la Corte ha dichiarato che «il consenso implicito in ogni successione non è quello necessario per far valere l'esaurimento del diritto. A tal fine occorre che il titolare del diritto nello Stato di importazione abbia direttamente o indirettamente il potere di determinare i prodotti che possono essere contrassegnati con il marchio nello Stato d'esportazione e di controllarne la qualità. Ora questo potere scompare qualora, mediante una cessione, il controllo del marchio venga alienato ad un terzo economicamente indipendente dal cedente» (punto 43).

(151) - V. punto 52.

(152) - Giudice Kingsmill Moore che pronuncia la sentenza della Supreme Court in Attorney General/Ryan's Car Hire (1965) IR pagg. 642, 654; v., in generale, Kelly, The Irish Constitution, 3° ed., Hogan and Whyte, Butterworths, Dublino e Londra, 1994, pagg. 532-539.

(153) - «Practice Statement» sul precedente giudiziario del 26 luglio 1966 (1966) 1 WLR, pag. 1234 (1966) 3 All ER, pag. 77; per una recente applicazione di questa dichiarazione v. Pepper/Hart (1993) 2 WLR, pag. 1035 (1993) 1 All ER, pag. 42.

(154) - Cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, Da Costa/Nederlandse Belastingadministratie (Racc. 1963, pag. 59, sezione II delle conclusioni).

(155) - Causa 26/62, Van Gend en Loos/Nederlandse Administratie der Belastingen (Racc. 1963, pag. 3); questa causa è stata decisa sette settimane prima della sentenza nella causa Da Costa.

(156) - Da Costa, loc. cit. supra, nota 154, pagg. 74 e 75.

(157) - Causa 66/80, International Chemical Corporation/Amministrazione delle Finanze dello Stato (Racc. 1981, pag. 1191, punto 13).

(158) - Causa 283/81 (Racc. 1982, pag. 3415, punto 14).

(159) - Causa 302/87, Parlamento/Consiglio (sentenza «Comitologia»; Racc. 1988, pag. 5615, punto 28); pur essendo un ricorso diretto piuttosto che un rinvio pregiudiziale, si poneva la stessa questione di principio.

(160) - Causa C-70/88, Parlamento/Consiglio (sentenza «Chernobyl» - Ricevibilità; Racc. 1990, pag. I-2041, punto 16).

(161) - Cause riunite C-267/91 e C-268/91 (Racc. 1993, pag. I-6097).

(162) - Loc. cit. supra, nota 31, punto 8.

(163) - Sentenza Keck e Mithouard, punto 16.

(164) - Causa 8/74, Dassonville (Racc. 1974, pag. 837, punto 5).

(165) - Egli ha rilevato anche che la teoria dell'origine comune non era stata accolta nella successiva normativa, in particolare nella prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), benché egli abbia ritenuto che tale silenzio potesse essere interpretato sia come approvazione sia come diniego (paragrafo 53 delle conclusioni).

(166) - HAG II, menzionata supra, nota 82, punto 10.

(167) - Ibidem, punti 16 e 17.

(168) - Tale questione sarà discussa più avanti ai paragrafi 167-170.

(169) - Loc. cit., punto 11.

(170) - Sentenza Centrafarm/Sterling Drug, punto 26.

(171) - Ibidem, punti 27-29.

(172) - Loc. cit., conclusioni pag. 1178.

(173) - V. punto 24. V. anche sentenza Musik-Vertrieb membran, punti 20-26. La sola misura comunitaria adottata in materia di controllo dei prezzi dei prodotti farmaceutici è la direttiva sulla trasparenza, loc. cit. supra, nota 60. Non è stato fatto presente dal giudice nazionale o nelle osservazioni presentate a questa Corte che i controlli effettuati dalle competenti autorità spagnole o portoghesi violano i requisiti di tale direttiva.

(174) - V. causa C-350/92, Spagna/Consiglio (Racc. 1995, pag. I-1985). La Beecham ha indicato in particolare il punto 31 della sentenza in cui la Corte fa riferimento all'argomento della Spagna secondo cui l'estensione nel tempo del monopolio dello smercio dei prodotti delle imprese titolari di brevetto mediante il certificato complementare «avrà l'effetto di impedire all'industria dei medicinali generici di entrare in concorrenza con (i titolari di brevetto), con l'evidente danno per i consumatori che potrebbero acquistare i medicinali a prezzi inferiori non appena venga posto termine a tale situazione di monopolio».

(175) - La Commissione ad esempio ha fatto riferimento alle seguenti caratteristiche specifiche di tali prodotti: i) il fatto che il paziente (il consumatore) ha poca scelta o influenza circa il prodotto che gli viene prescritto; ii) la limitata possibilità di sostituzione tra i prodotti; iii) il fatto cruciale che il costo dei prodotti medicinali è sopportato molto spesso dal sistema di previdenza sociale dello Stato del paziente.

(176) - Causa 24/86, Blaizot e a. (Racc. 1988, pag. 379, punto 28).

(177) - V., ad esempio, causa 43/75, Defrenne (Racc. 1976, pag. 455, punti 71-74), e causa C-262/88, Barber (Racc. 1990, pag. I-1889, punto 41).

(178) - V. cause riunite C-485/93 e C-486/93, Simitzi/Kos (Racc. 1995, pag. I-2655, paragrafo 17) [viene citato il punto 30 e si fa riferimento ai punti 31 e 32 della sentenza della Corte, causa C-163/90, Legros e a. (Racc. pag. 1992, pag. I-4625)]; v. anche conclusioni del 30 aprile 1996 dell'avvocato generale Elmer nella causa C-228/94, Atkins (Racc. 1996, pag. 3633, paragrafo 63); e sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93, Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank/J M Cabanis-Issarte (Racc. pag. I-2097, punto 47).

(179) - V. Hyland, «Temporal limitation of the effects of judgements of the Court of Justice - A review of recent case-law» (1995), 4 IJEL 208, dove si sostiene che la modifica da parte della Corte della sua precedente giurisprudenza deve essere considerata come un motivo indipendente per limitare gli effetti nel tempo delle sue sentenze.

(180) - Causa 61/79, Denkavit Italiana (Racc. 1980, pag. 1205, punto 16; il corsivo è mio).

(181) - Il commento del giudice nazionale è menzionato supra al paragrafo 21.

(182) - Nella causa C-415/93, Bosman e a. (Racc. 1995, pag. I-4921), la Corte ha ammesso che una limitazione nel tempo dell'efficacia diretta dell'art. 48 relativamente alle norme sui trasferimenti era ritenuta giustificata poiché «i peculiari aspetti delle norme emanate dalle associazioni sportive per quanto riguarda i trasferimenti di calciatori fra società di Stati membri diversi, come pure il fatto che le stesse norme, o norme analoghe, si applicavano sia ai trasferimenti fra società aderenti alla stessa federazione nazionale sia ai trasferimenti fra società facenti parte di federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro, possono aver creato uno stato d'incertezza quanto alla compatibilità delle dette norme con il diritto comunitario» (punto 143 della sentenza). Nelle presenti cause gli argomenti a favore di una limitazione nel tempo sono diversi, ma più solidi, poiché possono essere stati instaurati rapporti giuridici sulla base di quella che era una chiara interpretazione del Trattato.

(183) - Va rilevato che il difensore della Beecham ha ammesso all'udienza che la Corte potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di limitare la retroattività della sentenza.

(184) - Gazzetta ufficiale dell'Ufficio dei brevetti europei 7/86, pag. 200.

(185) - CBE, art. 167, n. 2, lett. a).

(186) - Questa è la data fissata in conformità dell'art. 169 della CBE per la sua entrata in vigore.

(187) - Decisione del consiglio d'amministrazione del 5 dicembre 1986. Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti 3/87, pagg. 91 e ss.

(188) - Legge spagnola sui brevetti del 20 marzo 1986, disposizioni transitorie, n. 1 della prima parte pag. 176.

(189) - Art. 167, n. 5, della CBE.

(190) - V., ad esempio, n. 2 del protocollo n. 8 concernente il rinvio parziale al 7 ottobre 1992 di disposizioni sull'inversione dell'onere della prova in caso di contraffazione di brevetti e di disposizioni analoghe relative alle date effettive per procedimenti giudiziari indicati come «descrizione-sequestro».

(191) - L'art. 54 della CBE stabilisce che l'invenzione è nuova se «non è compresa nello stato della tecnica» (n. 1) che comprende «qualunque cosa resa accessibile al pubblico (...) prima della data del deposito della domanda di brevetto europeo».

(192) - La protezione consentita per la proprietà industriale e commerciale in generale, e per i brevetti in particolare, dall'art. 36 «in quanto comporta un'eccezione ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, consente deroghe alla libera circolazione delle merci solo nei casi in cui tali deroghe sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di detta proprietà». V., ad esempio, causa 434/85, Allen and Hanburys/Generics (Racc. 1988, pag. 1245, punto 10), e la discussione di cui sopra (paragrafi 94 e ss.) sull'oggetto specifico di un brevetto.

(193) - Si presume a tal fine che la regola posta nella sentenza nella causa Merck/Stephar continui a disciplinare tale divieto.

(194) - Cause riunite 194/85 e 241/85, Commissione/Grecia (Racc. 1988, pag. 1037, punto 20), e causa 231/78, Commissione/Regno Unito (Racc. 1979, pag. 1447, punto 12).

(195) - V. sentenza Generics, loc. cit., supra, nota 43; punto 41.

(196) - Sintetizzato al paragrafo 24 di queste conclusioni per la Merck e al paragrafo 28 per la Beecham.

(197) - Art. 4, menzionato al paragrafo 188 qui di seguito.

(198) - V. supra, paragrafo 26.

(199) - V. supra, nota 17.

(200) - V., ad esempio, art. 112 sul peso dell'orzo accettato all'intervento; art. 128 sul «termine della campagna 1992/1993» per l'aiuto a favore di mosti di uve; l'art. 122, n. 2, sulle «campagne dal 1986/1987 al 1990/1991».

(201) - Questa parte dell'Atto di adesione si applica sia alla Spagna sia al Portogallo, benché la Merck lo indichi come art. 379 dell'Atto di adesione della Spagna.

(202) - GU 1989, L 401, pag. 1.

(203) - European Treaty Series n. 76, Council of Europe, Strasburgo 1975, vol. III.

(204) - Art. 1, n. 1.

(205) - I paesi sono Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Svezia.

(206) - V. supra, nota 24.

(207) - Codice civile spagnolo, art. 5, n. 1.