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Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Ffauf Italia SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2024 (procedimento R 1576/2023‑5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

[omissis]

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La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

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L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

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L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

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La ricorrente sostiene, in sostanza, di aver utilizzato segni contenenti l’elemento denominativo «pastazara» per diversi anni, il che costituisce un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto.

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A tale riguardo, occorre rilevare che l’esistenza di un giusto motivo che consente l’uso di un marchio che arreca pregiudizio a un marchio notorio deve essere interpretata restrittivamente [sentenza del 16 marzo 2016, The Body Shop International/UAMI – SpA Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, non pubblicata, EU:T:2016:148, punto 65].

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Inoltre, la nozione di «giusto motivo» non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio (v., per analogia, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 45).

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Infatti, l’utilizzatore di un segno simile ad un marchio notorio può far valere, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), un «giusto motivo» ai fini dell’uso di tale segno, il quale è espressione dell’obiettivo generale del suddetto regolamento, che è quello di contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro, l’interesse di un terzo ad utilizzare, nella vita degli affari, tale segno al fine di identificare i prodotti e servizi che commercializza (v. sentenza del 30 maggio 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 90 e giurisprudenza citata).

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Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che l’uso da parte di un terzo di un segno simile a un marchio notorio può essere qualificato come giusto motivo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, qualora sia assodato, da un lato, che tale segno è stato utilizzato anteriormente al deposito di detto marchio notorio e, dall’altro, che un siffatto uso ha avuto luogo in buona fede, il che è valutato tenendo conto, in particolare, del radicamento e della notorietà di detto segno presso il pubblico di riferimento, del grado di contiguità tra i prodotti e i servizi in questione e della pertinenza economica e commerciale dell’utilizzo del segno per i prodotti in questione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 60).

100

È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare se, anche a supporre che sia stato dimostrato che il pubblico di riferimento farebbe un collegamento tra i segni in conflitto e che il marchio richiesto trarrebbe un vantaggio indebito dalla notorietà del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha potuto correttamente concludere per l’inesistenza di un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto, contenente l’elemento denominativo «pastazara».

101

In primo luogo, nella parte in cui la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione gli elementi di prova vertenti su estratti del registro della camera di commercio e delle registrazioni dei marchi da essa presentati, occorre rilevare che dai punti da 99 a 106 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha preso in considerazione le diverse denominazioni sociali della ricorrente, quali PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C., a partire dal 1978, e PASTAZARA SpA, a partire dal 1988. Inoltre, essa ha preso in considerazione le registrazioni dei marchi ZARA e pastaZARA depositate dalla ricorrente a partire dagli anni 1960, rilevando l’esempio della registrazione italiana del marchio figurativo pastaZARA, depositato nel 1968.

102

Peraltro, occorre rilevare che l’insieme dei marchi di cui è titolare la ricorrente, esaminati dalla commissione di ricorso ai punti da 101 a 103 della decisione impugnata, contengono l’elemento denominativo «pastazara», che è identico o molto simile a quello che figura nel marchio richiesto e sul quale la commissione di ricorso ha fondato la sua conclusione relativa alla somiglianza tra i segni in conflitto. Inoltre, una parte importante dei marchi figurativi considerati dalla commissione di ricorso contiene l’elemento figurativo raffigurante una donna che trasporta grano con un paesaggio rurale sullo sfondo, presente nel marchio richiesto.

103

Pertanto, è giocoforza constatare che segni che presentano l’elemento denominativo «pastazara» sono stati utilizzati dalla ricorrente per la commercializzazione dei suoi prodotti prima del deposito del marchio anteriore ZARA, ovvero a dire, il 3 luglio 2001, e persino prima dell’espansione di detto marchio negli anni 1980 e 1990, che ha portato all’acquisizione della sua notorietà, come rilevato al punto 36 supra.

104

Tali circostanze differiscono significativamente da quelle che erano rilevanti nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 luglio 2012, Jackson International/UAMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, non pubblicata, EU:T:2012:348), richiamata dalla commissione di ricorso al punto 104 della decisione impugnata. Infatti, contrariamente a quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto, nel caso di specie, al fine di far valere l’esistenza di un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto, la ricorrente ha presentato elementi di prova non già dell’uso in passato del marchio richiesto, bensì, da un lato, del fatto che un siffatto marchio si basava su altri marchi di cui la ricorrente era titolare, quali i marchi figurativi pastaZARA, e sul nome «Zara», in quanto connesso alla sua identità e alla sua storia, e, dall’altro, della commercializzazione dei suoi prodotti con detti marchi figurativi da decenni.

105

In secondo luogo, dal punto 106 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha preso in considerazione gli elementi di prova presentati dalla ricorrente al fine di dimostrare l’uso in buona fede di segni comprendenti l’elemento denominativo «pastazara», basandosi in particolare sulla sua storia, sulle diverse registrazioni nazionali e internazionali di marchi contenenti detto elemento denominativo «pastazara» nonché su fatture, confezioni, cataloghi e volantini della ricorrente che mostrano varianti del marchio figurativo pastaZARA. Pertanto, la commissione di ricorso ha concluso che tali elementi di prova dimostravano che l’uso del nome «Zara» da parte della ricorrente riguardava la vera origine della sua attività nella città dalmata di Zara, divenuta Zadar (Croazia), negli anni 1930 e ciò fino al 1943, e che la ricorrente aveva già utilizzato segni contenenti il nome «Zara» per designare paste alimentari o prodotti simili, in particolare in Europa, prima della data di deposito del marchio anteriore nel 2001 e anche prima del primo uso del marchio ZARA da parte dell’interveniente nel 1975. Non occorre rimettere in discussione tale valutazione, che, del resto, non è contestata.

106

In terzo luogo, dagli elementi di prova indicati al precedente punto 102 risulta che la ricorrente era titolare di registrazioni internazionali di marchi contenenti l’elemento denominativo «pastazara» che coprono un numero rilevante di territori di Stati all’interno dell’Unione, ovvero l’Austria, la Germania, il Benelux, la Bulgaria, la Croazia, la Repubblica ceca, la Francia, l’Ungheria, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia. Inoltre, le fatture, le confezioni, i cataloghi e i volantini presentati dalla ricorrente, ai quali la commissione di ricorso ha rinviato, al punto 103 della decisione impugnata, mostrano la commercializzazione di paste alimentari con segni contenenti l’elemento denominativo «pastazara» nel territorio di diversi di tali Stati nonché in Danimarca, in Estonia, in Grecia, in Irlanda, in Italia, in Lituania, in Lettonia, in Polonia e in Svezia. Tali elementi di prova mostrano un elevato grado di diffusione dei segni contenenti l’elemento denominativo «pastazara» in una parte significativa dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 99 supra.

107

In quarto luogo, l’uso del nome «Zara» da parte della ricorrente, legato alla sua identità e alla sua storia, nonché i diversi marchi contenenti l’elemento denominativo «pastazara» da essa registrati e usati per la commercializzazione dei suoi prodotti, rilevati ai punti 103 e 106 della decisione impugnata, attestano la rilevanza economica e commerciale dell’uso dei segni contenenti l’elemento denominativo «pastazara» per la ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 99 supra.

108

In quinto luogo, per quanto riguarda il grado di prossimità tra i prodotti di cui trattasi, occorre ricordare, come indicato al precedente punto 82, che la commissione di ricorso ha riconosciuto che i prodotti di moda contrassegnati dal marchio notorio e le paste alimentari, oggetto del marchio richiesto, non hanno nulla in comune, non sono né complementari né concorrenti e sono generalmente proposti da società diverse, operanti in settori diversi.

109

In sesto luogo, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 107 della decisione impugnata, che nel caso di specie non esisteva un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto, dal momento che la ricorrente non aveva dimostrato che l’uso del termine «zara» fosse necessario per la commercializzazione dei prodotti designati dal marchio richiesto, che non esisteva un previo accordo con l’interveniente che autorizzasse l’uso di detto marchio e che non esisteva alcuna prova sul valore degli investimenti nella promozione e nella pubblicità di detto marchio e sulla sua accettazione da parte del pubblico di riferimento.

110

A tale riguardo, innanzitutto, come fa valere, in sostanza, la ricorrente, dalla giurisprudenza non risulta che la nozione di «giusto motivo» sia subordinata alla circostanza che l’uso del segno sia necessario per la commercializzazione dei prodotti in questione. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 marzo 2016, SPA WISDOM (T‑201/14, non pubblicata, EU:T:2016:148, punto 66), in risposta all’argomento secondo cui il termine «spa», all’interno del segno in questione, era divenuto descrittivo o generico al fine di identificare prodotti cosmetici, il Tribunale ha considerato che non era stato dimostrato che l’uso del termine «spa» fosse divenuto necessario per la commercializzazione di detti prodotti. Orbene, tali circostanze differiscono da quelle rilevanti nel caso di specie, in quanto non si tratta dell’uso di un termine asseritamente divenuto generico, bensì dell’uso di un nome strettamente legato alla storia della ricorrente e alla commercializzazione dei suoi prodotti.

111

Occorre poi rilevare che dalla giurisprudenza ricordata al punto 99 supra non risulta che la nozione di «giusto motivo» sia subordinata alla constatazione di un livello specifico di riconoscimento del segno in questione, a un determinato livello di investimenti e a sforzi promozionali o al godimento di una quota di mercato. Infatti, da tale giurisprudenza risulta che l’accertamento dell’esistenza di un giusto motivo rientra in un esame globale di tutti i fattori pertinenti che mira a stabilire se il segno in questione sia stato effettivamente utilizzato sul mercato prima del deposito del marchio notorio e se tale uso fosse in buona fede (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 60).

112

Ciò posto, gli elementi di prova esaminati dalla commissione di ricorso ai punti da 99 a 106 della decisione impugnata, come rilevato al punto 106 supra, dimostrano attività di commercializzazione di pasta da parte della ricorrente con diversi marchi comprendenti l’elemento denominativo «pastazara» in una parte significativa dell’Unione. Inoltre, le controversie avviate dalla ricorrente dinanzi a diversi giudici nazionali, che si avvalgono dei segni contenenti l’elemento denominativo «pastazara», ai quali la commissione di ricorso fa riferimento al punto 105 della decisione impugnata, attestano gli sforzi della ricorrente per difendere il suo utilizzo di detti segni.

113

Infine, la commissione di ricorso ha erroneamente respinto in quanto inconferenti le affermazioni della ricorrente relative alla sua buona fede. Infatti, la buona fede di chi afferma l’esistenza di un giusto motivo per l’utilizzo di un segno simile a un marchio notorio è uno degli elementi pertinenti nell’ambito dell’esame globale da effettuare ai fini di tale condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 56).

114

Alla luce di quanto precede, occorre rilevare che, sebbene la commissione di ricorso non abbia completamente ignorato gli elementi di prova relativi all’utilizzo da parte della ricorrente di segni contenenti l’elemento «pastazara», alcuni dei quali erano stati registrati da decenni per prodotti alimentari rientranti nella classe 30, e abbia correttamente rilevato che l’uso del nome «Zara» da parte della ricorrente riguardava la vera origine della sua attività, detta commissione di ricorso non ha tratto le conseguenze da tali constatazioni nell’ambito della sua valutazione dei fattori pertinenti al fine di dimostrare l’esistenza di un giusto motivo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.

115

Infatti, tenuto conto, da un lato, dell’uso da parte della ricorrente di segni contenenti l’elemento denominativo «pastazara» prima del deposito del marchio notorio, come rilevato al punto 103 supra, e, dall’altro, degli elementi idonei ad attestare la buona fede di tale uso anteriore, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 99 supra, quali la mancanza di prossimità dei prodotti di cui trattasi, rilevata al punto 76 della decisione impugnata, e i diversi elementi di prova, rilevati ai punti da 99 a 106 della decisione impugnata, relativi alla storia delle attività della ricorrente e al loro legame con la città precedentemente denominata Zara, alla portata della commercializzazione dei prodotti con segni contenenti l’elemento denominativo «pastazara» in una parte significativa dell’Unione, agli sforzi della ricorrente per difendere tale uso nonché all’importanza economica e commerciale dell’uso di detti segni per le attività della ricorrente, la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un giusto motivo per l’uso dell’elemento denominativo «pastazara» all’interno del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.

116

Pertanto, oltre all’accoglimento della terza parte del motivo unico dedotto dalla ricorrente, constatato al precedente punto 91, occorre in ogni caso accogliere anche la quinta parte di detto motivo e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce: