Causa T‑372/24

(pubblicazione per estratto)

K-Way SpA

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 giugno 2025

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante cinque bande parallele colorate – Uso effettivo del marchio – Natura dell’uso – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, a), e 58, § 1, a)]

(v. punti 22‑24, 40)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Denominazione sociale, nome commerciale o insegna – Prodotti venduti all’interno di negozi recanti un’insegna corrispondente al marchio – Limiti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, a), e 58, § 1, a)]

(v. punti 33‑37)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio figurativo raffigurante cinque bande parallele colorate

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 1, a), e 58, § 1, a)]

(v. punti 41, 48‑50, 62, 63, 69, 70)
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)

(v. punti 72, 75)

Sintesi

Nella sua sentenza, il Tribunale fornisce precisazioni relative all’applicazione della sentenza Céline ( 1 ), per quanto riguarda l’uso di un segno identico a un marchio dell’Unione europea a titolo di insegna.

Dal 2006, la K-Way SpA, ricorrente, è titolare del marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante cinque strisce parallele colorate per diversi prodotti ( 2 ), tra cui alcuni che corrispondono alla descrizione «Valigie, cartelle, buste [articoli di pelle], borsette, portafogli, borsellini, zaini, cartelle scolastiche, borse della spesa, bauletti destinati a contenere articoli per la toilette detti “vanity-cases”» e «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria». Nel 2019, il sig. Adorno Gubbini, interveniente, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di decadenza ( 3 ) con la motivazione che tale marchio non aveva formato oggetto di un uso effettivo per tutti i prodotti per i quali era stato registrato. La divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto favorevolmente la sua domanda per la quasi totalità dei prodotti.

La ricorrente ha adito la commissione di ricorso dell’EUIPO, che ha parzialmente accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione di annullamento nella parte relativa alle valigie, ai portafogli e agli zaini ( 4 ) nonché agli articoli di abbigliamento, ad esclusione dell’abbigliamento esterno, e alla cappelleria ( 5 ), per i quali essa ha ritenuto che fosse stato parimenti dimostrato l’uso effettivo del marchio contestato.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale per chiedere l’annullamento o la riforma di tale decisione.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale ricorda, anzitutto, la giurisprudenza secondo la quale l’uso della denominazione sociale, del nome commerciale o di un’insegna può essere considerato come un uso effettivo del marchio registrato quando il segno è apposto sui prodotti commercializzati o quando, anche in assenza di apposizione, tale segno è impiegato in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l’insegna e i prodotti commercializzati o i servizi forniti ( 6 ). A tal riguardo, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che l’uso del marchio contestato nell’insegna dei negozi monomarca della ricorrente fosse pertinente in quanto serviva a corroborare l’uso di detto marchio. Tuttavia, il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo il quale, alla luce dell’insieme degli elementi di prova addotti, la commissione di ricorso avrebbe dovuto riconoscere un collegamento automatico tra insegna e prodotti commercializzati all’interno dei negozi e concludere nel senso dell’esistenza di un uso del marchio contestato per ogni singolo prodotto di tali negozi, a prescindere dalla visibilità del segno sui prodotti medesimi. Infatti, la circostanza che alcuni prodotti siano venduti in negozi recanti un’insegna corrispondente a un marchio dell’Unione europea non è sufficiente, in ogni caso, a dimostrare l’uso effettivo di tale marchio per tutti i prodotti interessati.

Il Tribunale indica poi che la ricorrente utilizza diversi marchi per i prodotti che commercializza e che tale circostanza può essere tale da impedire che il consumatore percepisca un nesso tra l’uso del marchio rappresentato sull’insegna dei negozi e i prodotti, commercializzati in tali negozi, sui quali il marchio in questione non è stato apposto.

Infine, il Tribunale constata che la commissione di ricorso non è incorsa né in errori di diritto né in errori di valutazione nell’esame degli elementi di prova relativi ai negozi monomarca della ricorrente.

( 1 ) Sentenza dell’11 settembre 2007, Céline (C‑17/06, EU:C:2007:497).

( 2 ) Si trattava di prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

( 3 ) Sul fondamento dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

( 4 ) Tali prodotti rientrano nella classe 18.

( 5 ) Tale categoria rientra nella classe 25.

( 6 ) Punti 22 e 23 della sentenza Céline.