1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Ferrari SpA, ricorrente, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2023 (procedimento R 887/2016-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2

Con una registrazione internazionale del 17 ottobre 2006, che designa l’Unione europea e ricevuta dall’EUIPO l’8 febbraio 2007, la Ferrari SpA, ricorrente, ha chiesto la protezione nell’Unione del marchio denominativo TESTAROSSA.

3

La registrazione internazionale è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari il 12 febbraio 2007 ed è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari il 17 dicembre 2007.

4

I prodotti contrassegnati dal marchio contestato rientrano, in particolare, nella classe 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, in particolare, alla seguente descrizione: «Modellini di veicoli terrestri a motore (giocattoli); giochi di costruzione di strutture modulari ed elementi di collegamento per gli stessi; set di mattoncini da costruzione giocattolo».

5

Il 14 novembre 2014 l’interveniente, sig. Kurt Hesse, ha presentato una domanda di declaratoria di inefficacia degli effetti della registrazione internazionale per i prodotti di cui al precedente punto 4, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [divenuto articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001].

6

Con decisione del 18 marzo 2016, la divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di decadenza. Essa ha respinto quest’ultima per quanto riguarda i «modellini di veicoli terrestri a motore (giocattoli)» (in prosieguo: i «modellini di veicoli»), ma l’ha accolta per gli altri prodotti rientranti nella classe 28.

7

Il 12 maggio 2016 l’interveniente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, nella parte in cui quest’ultima aveva rifiutato di pronunciare la decadenza del marchio contestato per quanto riguarda i modellini di veicoli.

8

Il 17 ottobre 2016 anche la ricorrente ha chiesto, nell’ambito di un ricorso incidentale, l’annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, nella parte in cui quest’ultima aveva pronunciato la decadenza del marchio contestato per i «giochi di costruzione di strutture modulari ed elementi di collegamento per gli stessi» compresi nella classe 28.

9

Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto il ricorso dell’interveniente e respinto quello della ricorrente. Pertanto, la ricorrente è decaduta dai suoi diritti sul marchio contestato per l’insieme dei prodotti menzionati al precedente punto 4.

10

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

11

L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

12

L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

13

Tenuto conto della data di presentazione della domanda di decadenza di cui trattasi, ossia il 14 novembre 2014, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:471, punto 2, e del 3 luglio 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punto 3).

14

A tal riguardo, dalle disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che l’effetto di un’eventuale dichiarazione di decadenza è retroattivo a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Peraltro, atteso che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001. Occorre tuttavia rilevare che, per quanto riguarda la prova dell’uso effettivo del marchio contestato, in applicazione, in particolare, dell’articolo 82, paragrafo 2, lettere d), f), e i), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), la controversia è disciplinata dalle disposizioni del regolamento n. 2868/95 [sentenza del 24 marzo 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, non pubblicata, EU:T:2021:157, punto 20].

15

Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti alle disposizioni del regolamento 2017/1001 operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie come riferiti alle disposizioni di identico tenore del regolamento n. 207/2009.

16

Con il primo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede senza ulteriori precisazioni l’annullamento della decisione impugnata.

17

Tuttavia, si evince da una lettura complessiva dell’atto introduttivo del ricorso che essa non contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della divisione di annullamento nella parte in cui quest’ultima aveva pronunciato la decadenza del marchio contestato per i «giochi di costruzione di strutture modulari ed elementi di collegamento per gli stessi; set di mattoncini da costruzione giocattolo», compresi nella classe 28.

18

Pertanto, ne consegue che la ricorrente chiede, in realtà, solo l’annullamento parziale della decisione impugnata, nella parte in cui la commissione di ricorso ha pronunciato la decadenza del marchio contestato per i modellini di veicoli compresi nella classe 28.

19

La ricorrente deduce due motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su un difetto di motivazione in quanto, nella valutazione dell’uso effettivo del marchio contestato, non sarebbero stati presi in considerazione tutti i fattori pertinenti; il secondo, su una violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che essa non aveva dimostrato un uso effettivo del marchio contestato per i modellini di veicoli.

20

È opportuno esaminare il secondo motivo di ricorso per primo.

21

Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’EUIPO o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, nel caso di specie, dal 14 novembre 2009 al 13 settembre 2014 incluso (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per tale mancata utilizzazione.

22

Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, che si applica mutatis mutandis ai procedimenti di decadenza, conformemente alla regola 40, paragrafo 5, del medesimo regolamento, la prova dell’utilizzazione deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore. Ai sensi del paragrafo 4 di tale regola, le prove devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

23

Pertanto, sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul,C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 43). Inoltre, la condizione dell’uso effettivo del marchio richiede che quest’ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno [v. sentenze del 18 marzo 2015, Naazneen Investments/UAMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non pubblicata, EU:T:2015:160, punto 25 e giurisprudenza citata, e dell’11 gennaio 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, punto 22 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

24

D’altronde, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con calcoli di probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio nel mercato interessato [v. sentenza 23 settembre 2009, Cohausz/UAMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non pubblicata, EU:T:2009:354, punto 36 e giurisprudenza citata].

25

Risulta da una giurisprudenza costante che, nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione l’insieme dei fatti e delle circostanze che possano provare che esso è realmente sfruttato commercialmente, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico di cui trattasi, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (v. sentenza del 18 marzo 2015, SMART WATER, T‑250/13, non pubblicata, EU:T:2015:160, punto 26 e giurisprudenza citata).

26

Per quanto riguarda, in particolare, le caratteristiche del mercato dei modellini di veicoli, la Corte ha già avuto occasione di esaminare, nella sua sentenza del 25 gennaio 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), la questione volta a chiarire se, qualora un marchio sia registrato contemporaneamente per gli autoveicoli ed i giocattoli, l’apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio suddetto, di un segno identico a quest’ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e la commercializzazione di detti modellini costituiscano un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare.

27

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che l’esercizio del diritto esclusivo del titolare di un marchio deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, punto 21).

28

Pertanto, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l’apposizione su modellini di veicoli, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli può essere vietata soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punto 22).

29

Chiarire se una siffatta apposizione pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio è una questione che dev’essere valutata prendendo in considerazione le caratteristiche specifiche del mercato dei modellini di veicoli. A tal riguardo, occorre esaminare se il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, sia abituato a che i modellini di veicoli si rifacciano ad esempi reali ed attribuisca persino molta importanza all’assoluta fedeltà all’originale, di modo che esso sia in grado di comprendere che l’apposizione del marchio del costruttore di automobili su tali modellini si limita ad indicare che si tratta della riproduzione in scala ridotta di un veicolo di tale marchio. In un’ipotesi del genere, secondo la Corte, il pubblico di riferimento non percepisce il segno identico a detto marchio apposto sui modellini venduti da un terzo come un’indicazione del fatto che tali prodotti provengono dal costruttore di automobili o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo, sicché l’uso in questione non pregiudicherebbe la funzione essenziale di tale marchio in quanto marchio registrato per giocattoli (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punti 23 e 24).

30

Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che il mercato dei modellini di veicoli era caratterizzato dalla coesistenza di fabbricanti di giocattoli indipendenti – che utilizzano marchi registrati anche per automobili, come il marchio contestato, come semplici indicazioni che un modellino è una riproduzione fedele di un modello di autovettura reale – e di modellini di veicoli prodotti e commercializzati direttamente dai titolari di tali marchi o da imprese ad essi economicamente collegate, in particolare mediante una licenza.

31

La commissione di ricorso ha altresì rilevato che il pubblico di riferimento era abituato a vedere modellini di veicoli, con o senza licenza del costruttore automobilistico, in funzione delle informazioni figuranti sulle loro confezioni. Le parti non contestano tali constatazioni.

32

Ne consegue che un terzo può utilizzare un siffatto marchio senza il consenso del suo titolare, a condizione che l’uso che ne fa su un modellino di veicolo si limiti ad indicare al pubblico di riferimento che detto modellino è una riproduzione fedele di un vero e proprio modello di automobile.

33

Per contro, qualora l’uso del marchio da parte di un terzo vada al di là di una mera indicazione del carattere fedele della riproduzione, facendo riferimento, al momento della commercializzazione dei modellini di veicoli di cui trattasi, ad esempio, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, ad un accordo di licenza concluso con il titolare di tale marchio, un siffatto uso sarà percepito come un’indicazione che tali prodotti provengono dal costruttore di automobili o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo da un siffatto accordo. Un uso del genere sarebbe conforme alla funzione essenziale del marchio, vale a dire indicare l’origine commerciale del prodotto. In tale ipotesi, il titolare del marchio potrà legittimamente opporsi a un siffatto uso del suo marchio da parte di un terzo senza il suo consenso.

34

Gli argomenti della ricorrente devono essere esaminati alla luce di tali considerazioni.

35

In via preliminare occorre ricordare che, sebbene, come rilevato al precedente punto 22, la prova dell’uso debba riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio contestato, la commissione di ricorso si è limitata, nella decisione impugnata, a valutare la natura dell’uso del marchio contestato, come è stato peraltro confermato dall’EUIPO in udienza. In tali circostanze, detto criterio è l’unico soggetto al controllo del Tribunale nella presente causa.

36

Inoltre, è pacifico che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente contengono il marchio contestato, talvolta nella forma in cui esso è stato registrato, ossia TESTAROSSA, talvolta sotto forma di due elementi denominativi separati, ossia «testa» e «rossa», ma che tale variazione non incide sul carattere distintivo di quest’ultimo, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, cosicché non occorre distinguere tra queste due forme di utilizzo.

37

Peraltro, per quanto riguarda gli elementi di prova relativi all’uso del marchio contestato da parte della società Amalgam, la commissione di ricorso ha constatato che essi facevano unicamente riferimento a modellini di grandi dimensioni non destinati al gioco, cosicché essi non dimostravano un uso del marchio contestato per i prodotti da esso designati. Essa ha quindi respinto tali elementi in quanto privi di pertinenza. Interpellata in udienza al riguardo, la ricorrente ha indicato di non contestare tale aspetto della decisione impugnata.

38

Infine, è pacifico che, nel corso del periodo di riferimento, modellini di veicoli Testarossa sono stati commercializzati non già dalla ricorrente stessa, bensì da terzi, vale a dire fabbricanti di tali modellini.

39

È alla luce di tali considerazioni preliminari che occorre esaminare, in primo luogo, se il marchio contestato sia stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e, in secondo luogo, se così è, se tale uso sia stato effettuato con il consenso della ricorrente.

40

Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che l’uso fatto da terzi del marchio contestato si limitasse ad indicare che i modellini di veicoli in questione erano riproduzioni fedeli di vere automobili Testarossa. Essa ha tratto tale conclusione, in particolare, constatando che, sugli elementi di prova forniti dalla ricorrente, i marchi dei terzi dominavano la confezione di detti modellini di veicolo; che la dicitura «Ferrari Official Licensed Product» (prodotto ufficiale con licenza Ferrari) (in prosieguo: la «dicitura “prodotto ufficiale con licenza Ferrari”») non faceva riferimento al marchio contestato e che quest’ultimo non era corredato dai simboli «TM» o «®», cosicché tale marchio non era utilizzato come un’indicazione dell’origine commerciale di detti modellini. La commissione di ricorso ha altresì aggiunto che il fatto che il marchio contestato sia apposto da terzi su modellini di veicoli, prodotti da questi ultimi con svariati standard di qualità e commercializzati a prezzi diversi, era in contrasto con la conclusione secondo cui il marchio contestato sarebbe stato utilizzato quale indicatore dell’origine commerciale del prodotto.

41

La ricorrente fa valere che l’uso del marchio contestato per modellini di veicoli non si limita ad indicare che si tratta della riproduzione su scala ridotta di un veicolo di tale marchio, poiché gli elementi di prova da essa prodotti dimostrerebbero che detto uso del marchio contestato è stato fatto con licenze da essa concesse a terzi, cosicché il marchio contestato è stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale. La ricorrente fa altresì valere che il mancato utilizzo dei simboli «TM» e «®» accanto al marchio contestato non può significare che l’uso di quest’ultimo non sia conforme alla sua funzione essenziale.

42

L’EUIPO, sostenuto dall’interveniente, afferma che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che gli elementi di prova non dimostrassero un uso del marchio contestato in base alla sua funzione essenziale, in quanto i marchi che identificano l’origine commerciale dei prodotti non erano il marchio contestato, bensì vari altri marchi, tra cui marchi di fabbricanti di giocattoli indipendenti. Esso aggiunge che detti elementi di prova dimostrano unicamente che il marchio contestato è stato utilizzato come elemento di riferimento, per indicare una riproduzione fedele del vero modello di autovettura Testarossa.

43

A tal riguardo, in primo luogo, è giocoforza constatare che la ricorrente ha presentato diversi cataloghi della società Bburago, nei quali figura il marchio contestato. Tali cataloghi, datati dal 2011 al 2015, sono intitolati «Ferrari Race and Play» e presentano numerosi modellini di veicoli Ferrari, tra cui modellini di veicoli Testarossa. La maggior parte di tali cataloghi contengono inoltre, sulla loro copertine, la menzione «prodotto ufficiale su licenza Ferrari», nonché la seguente indicazione: «Prodotto su licenza FERRARI Spa., FERRARI, l’elemento figurativo del CAVALLINO RAMPANTE, tutti i relativi loghi e disegni o modelli distintivi sono di proprietà della FERRARI Spa. I disegni o modelli delle carrozzerie delle automobili FERRARI sono protetti in quanto proprietà della FERRARI ai sensi dei regolamenti su disegni e modelli, marchi e vestiti commerciali». Sull’insieme di tali cataloghi, il marchio contestato figura sotto le fotografie dei modellini di veicoli Testarossa. In alto a sinistra del catalogo si trova anche il logo dell’impresa Bburago, mentre in alto, centrato, viene evidenziato il marchio denominativo Ferrari.

44

La ricorrente ha altresì prodotto elementi di prova relativi all’uso del marchio contestato da parte della società Hachette, consistenti in particolare in fotografie di modellini di veicoli Testarossa nelle loro confezioni. Il marchio contestato è iscritto, in caratteri di grandi dimensioni, nella parte superiore della confezione nonché sulla base del modellino. Il marchio denominativo Ferrari figura, in lettere molto grandi, accanto ad un cavallino rampante, nella parte superiore della confezione. Inoltre, la dicitura «prodotto ufficiale su licenza Ferrari» è chiaramente leggibile sulla parte inferiore della confezione. La dicitura «Hachette» compare, dal canto suo, nella parte inferiore di detta confezione.

45

A tal riguardo, da un lato, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che le confezioni dei modellini di veicoli di cui trattasi erano «dominate» dai marchi dei terzi. Tale dichiarazione non corrisponde alla realtà dei fatti rilevati ai precedenti punti 43 e 44.

46

Questa conclusione non è rimessa in discussione dall’affermazione della commissione di ricorso, sostenuta anche dall’EUIPO e dall’interveniente, secondo cui il marchio contestato era utilizzato congiuntamente ad altri marchi, appartenenti sia alla ricorrente sia ad altre imprese. Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che il requisito dell’uso effettivo di un marchio può essere soddisfatto quando un marchio è utilizzato unitamente ad un altro marchio, sempre che il primo marchio continui ad essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto in questione [v. sentenza del 23 settembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑796/16, EU:T:2020:439, punto 142 e giurisprudenza citata).

47

Ciò si verifica nel caso di specie. Infatti, sugli elementi di prova summenzionati figurano non solo il marchio contestato in quanto tale, chiaramente visibile, ma anche il marchio figurativo Ferrari che rappresenta un cavallino rampante, il marchio denominativo Ferrari e, soprattutto, la menzione «prodotto ufficiale su licenza Ferrari», al pari dei marchi dei terzi, fabbricanti di detti modellini di veicoli. Tali indicazioni consentono al pubblico di riferimento di comprendere che i modellini di veicoli recanti il marchio contestato sono fabbricati da un terzo su licenza della ricorrente, cosicché un siffatto uso del marchio contestato è conforme alla funzione essenziale di quest’ultimo, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine commerciale di detti prodotti.

48

Il mero fatto, rilevato dalla commissione di ricorso, che i modellini di veicoli Testarossa siano commercializzati da imprese diverse e che la loro qualità e il loro prezzo siano diversi non consente di concludere che tale uso non sia conforme alla funzione essenziale del marchio. Infatti, come constatato al precedente punto 47, le imprese terze appongono sulla confezione dei loro prodotti o sui loro cataloghi la dicitura «prodotto ufficiale su licenza Ferrari», stabilendo così un nesso chiaro con la ricorrente, titolare del marchio contestato, il che indica, in tal modo, al pubblico di riferimento l’origine commerciale di detti prodotti.

49

Inoltre, e contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, poco importa che le menzioni «prodotto ufficiale su licenza Ferrari» non facciano, di per sé, riferimento al marchio contestato, poiché, da un lato, detto marchio contestato figura chiaramente accanto a tali menzioni o, nei cataloghi, sotto le fotografie dei modellini di riferimento e, dall’altro, grazie a tali menzioni, il pubblico di riferimento stabilirà un nesso tra la ricorrente, titolare del marchio contestato, e i produttori di giocattoli che commercializzano i prodotti di cui trattasi con tale marchio.

50

Infatti, è notorio che, sul mercato delle automobili, le autovetture sono commercializzate sia con un primo marchio, che designa il costruttore di tale autovettura, sia con un secondo marchio, che designa il modello di tale autovettura. Tali considerazioni sono altresì pertinenti per il mercato dei modellini di veicoli, poiché si presuppone che questi ultimi costituiscano repliche fedeli di vere e proprie autovetture, di modo che il pubblico di riferimento ha l’abitudine di riferirsi simultaneamente al marchio del costruttore e a quello del modello specifico. Pertanto, il nesso tra l’uso del marchio Ferrari e il marchio contestato sulle confezioni e sui cataloghi è conforme agli usi del mercato.

51

In secondo luogo, occorre rilevare, al pari della ricorrente, che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il fatto che il marchio contestato non era corredato dai simboli «TM» o «®» consentisse di concludere che esso non era utilizzato secondo la sua funzione essenziale. In realtà non esiste alcun obbligo di utilizzare i simboli «TM» o «®» affinché un uso sia considerato conforme alla funzione essenziale del marchio. L’assenza di detti simboli non pregiudica né la validità né la funzione essenziale dei marchi dell’Unione. Pertanto, la loro assenza negli elementi di prova accanto al marchio contestato non altera affatto la capacità del marchio contestato di adempiere la sua funzione essenziale di identificare l’origine commerciale dei prodotti in questione e di distinguerli da quelli di altre imprese.

52

Pertanto, i summenzionati elementi di prova prodotti dalla ricorrente, considerati nel loro insieme, consentono di ritenere che il marchio contestato sia stato utilizzato, durante il periodo di riferimento, per modellini di veicoli, conformemente alla sua funzione essenziale, che è quella di garantire l’origine commerciale dei prodotti per i quali è stato registrato.

53

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’uso del marchio con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

54

Incombe al titolare del marchio fornire la prova di aver acconsentito all’uso invocato di tale marchio da parte di un terzo (sentenza dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI,C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 44).

55

Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che la ricorrente non aveva dimostrato che i terzi, quando utilizzavano il marchio contestato per modellini di veicoli, agissero con il suo consenso. Essa ha osservato, in particolare, che gli estratti dei contratti di licenza prodotti dalla ricorrente non consentivano di stabilire se il marchio contestato fosse oggetto di tali contratti. Essa ha altresì rilevato che gli elementi di prova menzionati ai precedenti punti 43 e 44 non dimostravano il consenso della ricorrente, in particolare a causa del fatto che l’indicazione secondo cui i prodotti venduti erano prodotti ufficiali con licenza Ferrari non menzionava il marchio contestato.

56

La ricorrente si oppone a questa conclusione. A tal riguardo, essa afferma di aver prodotto diversi estratti di contratti di licenza stipulati tra essa e terzi, per la vendita e la produzione di modellini di veicoli. La commissione di ricorso avrebbe erroneamente escluso tali contratti di licenza, i quali dimostrerebbero tuttavia che essa aveva acconsentito all’uso del marchio contestato da parte di tali terzi. Essa sostiene altresì che, sebbene gli estratti di tali contratti di licenza non consentano di stabilire se essi riguardano il marchio contestato, le indicazioni figuranti sulle confezioni e sui cataloghi, come quelle menzionate ai precedenti punti 43 e 44, consentono di concludere, in ogni caso, che essa ha acconsentito, quantomeno implicitamente, all’uso del suo marchio da parte di terzi, dal momento che essa era a conoscenza di tale uso e non vi si è mai opposta.

57

L’EUIPO condivide la valutazione della commissione di ricorso secondo cui gli estratti dei contratti di licenza prodotti dalla ricorrente non consentivano di concludere che i licenziatari disponessero dell’autorizzazione ad utilizzare il marchio contestato. Esso aggiunge che ritenere che la ricorrente abbia acconsentito all’uso del marchio contestato sarebbe contrario alla giurisprudenza secondo la quale l’uso effettivo non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni.

58

L’interveniente fa valere che incombeva alla ricorrente dimostrare, in modo inequivocabile, che essa aveva acconsentito all’uso del marchio contestato e che, a tal riguardo, il fattore determinante dovrebbe essere non già il punto di vista del pubblico di riferimento, bensì il rapporto effettivo tra la ricorrente e i terzi produttori di modellini di veicoli. Inoltre, il fatto che la ricorrente non si sia opposta all’uso del marchio contestato da parte di terzi non basta per dimostrare il suo consenso. Inoltre, un siffatto argomento sarebbe stato sollevato per la prima volta dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso.

59

A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare, al pari della commissione di ricorso, che gli estratti di contratti di licenza prodotti dalla ricorrente non contengono l’elenco dei marchi oggetto di detti contratti. In tali circostanze, detti estratti non consentono di dimostrare che la ricorrente abbia espressamente acconsentito all’uso del suo marchio da parte di tali terzi.

60

In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui, in ogni caso, gli elementi di prova da essa prodotti, considerati nel loro insieme, dimostrano che essa ha acconsentito, implicitamente, all’uso del marchio contestato da parte di terzi, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il consenso del titolare di un marchio può, in effetti, essere espresso in modo esplicito o implicito. Pertanto, tale consenso deve essere espresso in modo da tradurre in modo certo una volontà di rinunciare al suo diritto esclusivo sul marchio. Una siffatta volontà risulta di norma da una manifestazione espressa del consenso. Tuttavia, non si può escludere che, in determinati casi, essa possa risultare in modo implicito da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all’uso del marchio di cui trattasi da parte di un terzo, che esprimano parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto [v. sentenze del 13 gennaio 2011, Park/UAMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 61 e giurisprudenza citata, e dell’8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punto 71 (non pubblicata)].

61

Occorre quindi esaminare se un siffatto consenso implicito della ricorrente risulti da circostanze e da elementi anteriori, concomitanti o posteriori all’uso da parte di un terzo del marchio contestato.

62

Le circostanze e gli elementi pertinenti che possono riflettere l’esistenza di un siffatto consenso implicito devono essere esaminati, come del resto rilevato dall’EUIPO in udienza, alla luce, in particolare, degli usi considerati giustificati, nel settore economico di cui trattasi, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti tutelati dal marchio e per le caratteristiche del mercato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 marzo 2015, SMART WATER, T‑250/13, non pubblicata, EU:T:2015:160, punto 26 e giurisprudenza citata).

63

A tal riguardo, anzitutto, occorre precisare che, come rilevato al precedente punto 33, nell’ambito specifico del mercato di cui trattasi il titolare di un marchio registrato sia per le automobili sia per modellini di veicoli è autorizzato ad opporsi all’uso di tale marchio da parte di un terzo se tale uso va oltre la semplice indicazione che i modellini di cui trattasi sono rappresentazioni fedeli della vera autovettura e indica, inoltre, l’origine commerciale di detti modellini come provenienti da tale titolare o da un’impresa collegata a quest’ultimo.

64

Ciò si verifica nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 52. Pertanto, in un contesto del genere, il consenso implicito del titolare di tale marchio deriva dal fatto che quest’ultimo era a conoscenza dell’uso del suo marchio da parte di terzi e non vi si è opposto.

65

Gli elementi di prova descritti e valutati ai precedenti punti da 43 a 49 dimostrano che la ricorrente era al corrente dell’uso del marchio contestato da parte di terzi, i quali presentavano i prodotti in questione come prodotti «ufficiali» su licenza della Ferrari, e che essa non vi si è opposta, il che dimostra che essa ha acconsentito, quantomeno implicitamente, a tale uso.

66

Infatti, da un lato, né l’EUIPO né l’interveniente contestano il fatto che la ricorrente fosse effettivamente al corrente di tale uso, il che è, del resto, dimostrato dalla circostanza che gli elementi prodotti dalla ricorrente comprendono in particolare prove accessibili al pubblico, quali cataloghi o confezioni di prodotti.

67

Dall’altro lato, laddove l’interveniente sostiene che la ricorrente fa valere per la prima volta nell’ambito del presente ricorso di non essersi opposta a tale uso, è sufficiente constatare che dal fascicolo risulta che la ricorrente ha sostenuto, durante tutto il procedimento amministrativo, che taluni terzi avevano agito con il suo consenso, facendo così valere, implicitamente ma necessariamente, che essa non si era opposta a tale uso.

68

Il Tribunale ha avuto inoltre occasione di statuire che l’uso del marchio di una società di produzione da parte di una società di distribuzione economicamente collegata a quest’ultima poteva essere riconosciuto come uso di tale marchio fatto con il consenso del titolare ed essere quindi considerato come fatto dal titolare, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [sentenze del 17 febbraio 2011, J & F Participações/UAMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non pubblicata, EU:T:2011:47, punto 32; e del 16 ottobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, non pubblicata, EU:T:2024:696, punto 102 e giurisprudenza citata].

69

Tali considerazioni si applicano mutatis mutandis quando il marchio di una società di produzione, come il marchio contestato, è utilizzato da un’altra società che commercializza i prodotti di cui trattasi come prodotti «ufficiali» dietro licenza della prima società. Infatti, un siffatto uso stabilisce un nesso tra queste due società, il quale, in mancanza di indicazione contraria, presuppone che il titolare del marchio abbia autorizzato, foss’anche implicitamente, l’uso dei suoi marchi da parte di detta società.

70

Infine, la ricorrente ha altresì presentato diverse fatture e buoni d’ordine emessi da terzi per la vendita di modellini di veicoli recanti il marchio contestato. Orbene, secondo la giurisprudenza, qualora il titolare di un marchio oggetto di un procedimento di decadenza invochi atti di uso di tale marchio da parte di un terzo, al fine di dimostrare l’uso effettivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, tale titolare afferma, implicitamente, che detto uso è stato fatto con il suo consenso [sentenza dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punto 24].

71

Pertanto, la commissione di ricorso ha errato quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato di aver acconsentito, anche implicitamente, all’uso del marchio contestato da parte di terzi per i prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

72

Da tutto quanto precede risulta che occorre accogliere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente e annullare la decisione impugnata nella parte in cui la decadenza del marchio contestato è stata pronunciata per i modellini di veicoli compresi nella classe 28, senza che sia necessario esaminare il primo motivo di ricorso.

73

Per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta a che il Tribunale riformi la decisione impugnata, occorre ricordare che, se è vero che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non produce l’effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere a una valutazione sulla quale tale commissione non ha ancora preso posizione, esso dev’essere nondimeno esercitato nelle situazioni in cui il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che detta commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

74

Orbene, nel caso di specie, occorre osservare che, come rilevato al precedente punto 35, la commissione di ricorso non ha preso posizione, nella decisione impugnata, sul luogo, il tempo e l’estensione dell’uso del marchio contestato, cosicché il Tribunale non deve procedere alla valutazione di questi stessi elementi nell’ambito dell’esame della domanda di riforma di detta decisione.

75

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’EUIPO e l’interveniente, rimasti sostanzialmente soccombenti, devono essere condannati alle spese.

76

Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’EUIPO e dell’interveniente alle spese da essa sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, solo le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Pertanto, occorre altresì condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce: