Causa T‑443/18

Peek & Cloppenburg KG

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2020

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Vogue Peek & Cloppenburg – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto – Accordo di delimitazione – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Sospensione del procedimento amministrativo – Articolo 70 del regolamento 2017/1001 – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Errore manifesto di valutazione»

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Sospensione del procedimento – Presupposti

[Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 20, § 7, c), e 50, § 1]

(v. punti 109‑111)
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Sospensione del procedimento – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Analisi prima facie delle probabilità di accoglimento di un’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto

[Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 20, § 7, c), e 50, § 1]

(v. punti 113, 115‑118, 120)

Sintesi

Con la sentenza Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg) (T‑443/18), pronunciata il 13 maggio 2020, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con la quale quest’ultima aveva negato la registrazione del marchio Vogue Peek & Cloppenburg e respinto la domanda di sospensione del procedimento amministrativo.

Nel caso di specie, il 17 maggio 2002, la Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf), ricorrente, ha chiesto la registrazione del marchio denominativo Vogue Peek & Cloppenburg, in particolare per l’abbigliamento. La Peek & Cloppenburg KG (Amburgo), interveniente, ha proposto opposizione in base alla sua denominazione commerciale tedesca Peek & Cloppenburg, utilizzata per l’abbigliamento. La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione. Investita di un ricorso proposto dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha sospeso anzitutto il procedimento di opposizione per l’esistenza di procedimenti paralleli dinanzi all’EUIPO relativi a domande di registrazione, da parte della ricorrente, del marchio denominativo Peek & Cloppenburg. Dopo il rigetto di tali domande di registrazione, confermato dal Tribunale e dalla Corte ( 1 ), il procedimento di opposizione relativo al marchio Vogue Peek & Cloppenburg è stato ripreso.

Il 7 luglio 2015, in occasione di un procedimento tra le stesse parti, relativo ai marchi tedeschi della ricorrente, di cui tre marchi Peek & Cloppenburg, quest’ultima è stata condannata dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania), con sentenza divenuta definitiva, a dare il proprio consenso alla cancellazione di tali marchi ( 2 ).

Il 30 novembre 2016 la ricorrente ha presentato al Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) una domanda riconvenzionale di accertamento del suo diritto di far registrare marchi derivati dalla sua denominazione commerciale e di utilizzarli nelle regioni della Germania che le erano state attribuite da un accordo di delimitazione concluso tra le parti nel 1990. Essa ha quindi chiesto all’EUIPO una nuova sospensione del procedimento

Con decisione del 20 aprile 2018, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso e la domanda di sospensione della ricorrente con la motivazione che quest’ultima non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione le conferiva il diritto di utilizzare e di far registrare marchi dell’Unione. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse dimostrato che l’azione riconvenzionale potesse avere effetti sul presente procedimento.

Per quanto riguarda il rigetto della domanda di sospensione del procedimento ( 3 ), il Tribunale sottolinea che la constatazione della commissione di ricorso, secondo cui l’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto non poteva comportare che l’interveniente fosse tenuta a ritirare il suo atto di opposizione, non è di per sé sufficiente per respingere la domanda di sospensione. Infatti, anche se l’accertamento auspicato dalla ricorrente non comporta l’obbligo per l’interveniente di ritirare il suo atto di opposizione, esso deve essere preso tuttavia in considerazione nell’ambito del bilanciamento degli interessi in gioco in relazione alla domanda di sospensione. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che giustamente la commissione di ricorso non si è limitata a tale constatazione, ma ha anche preso posizione sulle conseguenze da trarre dal contenuto dell’azione riconvenzionale di cui trattasi.

A tal proposito, il Tribunale ha ricordato che un’analisi prima facie delle probabilità di accoglimento di un’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto rientra nel potere discrezionale della commissione di ricorso ed è giustificata dall’obiettivo di evitare che lo strumento della sospensione possa essere usato a fini dilatori. Pertanto, quando le probabilità di accoglimento di tale azione riconvenzionale sono considerate esigue, la ponderazione degli interessi delle parti è a favore dell’interesse legittimo dell’opponente a ottenere, senza ritardo, una decisione sull’opposizione. Orbene, il Tribunale ha affermato che le precedenti decisioni dei giudici tedeschi relative ai marchi tedeschi Peek & Cloppenburg della ricorrente possono fungere da base per l’analisi delle probabilità di accoglimento dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto. Esso ha quindi considerato che la commissione di ricorso aveva correttamente tenuto conto della giurisprudenza tedesca nonché di quella del Tribunale e della Corte relativa alla registrazione dei marchi denominativi dell’Unione europea Peek & Cloppenburg in sede di valutazione della domanda di sospensione.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel constatare, per respingere la domanda di sospensione del procedimento, che il contenuto dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto dinanzi al Landgericht Düsseldorf non aveva alcun effetto sul presente procedimento e che la ricorrente non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione le aveva conferito il diritto di utilizzare e di far registrare marchi dell’Unione europea.

( 1 ) Sentenze del Tribunale del 18 aprile 2013, Peek & Cloppenburg/UAMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑506/11, non pubblicata, EU:T:2013:197; Peek & Cloppenburg/UAMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11, non pubblicata, EU:T:2013:198, e sentenza della Corte del 10 luglio 2014, Peek & Cloppenburg/UAMI, C‑325/13 P e C‑326/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2059.

( 2 ) Sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf del 7 luglio 2015 (causa I‑20 U 24/07).

( 3 ) La regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/1995 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), prevede che l’EUIPO possa sospendere la procedura di opposizione quando sussistano circostanze che giustifichino la sospensione. Tale regola si applica ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso conformemente alla regola 50, paragrafo 1, del medesimo regolamento.