Causa C‑564/16 P

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

contro

Puma SE

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 5 – Articolo 76 – Opposizione – Impedimenti alla registrazione relativi – Regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 19 – Regola 50, paragrafo 1 – Esistenza di decisioni anteriori dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che riconoscono la notorietà del marchio anteriore – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Presa in considerazione di tali decisioni nei procedimenti di opposizione successivi – Obbligo di motivazione – Obblighi procedurali delle commissioni di ricorso dell’EUIPO»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2018

  1. Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Presupposti–Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione–Nozione–Criteri di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

  2. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento–Valutazioni relative alla notorietà del marchio anteriore

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  3. Marchio dell’Unione europea–Osservazioni dei terzi e opposizione–Fatti, prove e osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione–Facoltà dell’opponente di fornire prove a sostegno dell’opposizione

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 19, §§ 1 e 2, c)]

  4. Marchio dell’Unione europea–Decisioni dell’Ufficio–Principio della parità di trattamento–Principio di buona amministrazione–Prassi decisionale precedente dell’Ufficio–Principio di legalità–Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

    (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75)

  5. Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio–Esame da parte della commissione di ricorso–Portata–Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito–Presa in considerazione–Potere discrezionale della commissione di ricorso–Prove ulteriori o complementari

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 63, § 2, 76, § 2, e 78; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 50, § 1, comma 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 54‑56)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 57)

  3.  Per quanto riguarda l’onere e la produzione della prova, qualora il titolare di un marchio intenda avvalersi dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, la regola 19 del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario prevede, al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera c), che l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dia all’opponente la possibilità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione, in particolare la prova che il marchio anteriore gode di notorietà, o di integrare quelli già presentati. Nei limiti in cui i regolamenti n. 207/2009 e n. 2868/95 non elencano i mezzi di prova che l’opponente può presentare per dimostrare l’esistenza della notorietà del marchio anteriore, quest’ultimo è libero, in linea di principio, di scegliere la forma della prova che egli ritiene utile presentare all’Ufficio nell’ambito di un’opposizione fondata su un diritto anteriore e l’Ufficio è tenuto ad analizzare gli elementi presentati dall’opponente, senza poter dichiarare a priori inammissibile una certa prova per motivi di forma.

    (v. punto 58)

  4.  Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è tenuto a esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buon andamento dell’amministrazione.

    La Corte ha precisato che l’Ufficio deve, alla luce dei suddetti principi, prendere in considerazione le decisioni dallo stesso già adottate su domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, atteso che l’applicazione di tali principi deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, il che implica che l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo e avvenire in ogni caso concreto.

    Se è vero, infatti, che tali principi sono stati sviluppati dalla Corte in una causa che riguardava un impedimento assoluto alla registrazione, vale a dire quello di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la Corte ha poi espressamente dichiarato che essi erano applicabili anche nell’ambito di procedimenti di opposizione basati su un impedimento alla registrazione relativo.

    La Corte ha inoltre già chiarito, come rilevato dal Tribunale ai punti 18 e 19 della sentenza impugnata, che il diritto a una buon andamento dell’amministrazione comporta, in particolare, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le sue decisioni. Tale obbligo, che deriva parimenti dall’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, ha il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione interessata.

    Inoltre, tale obbligo ha la stessa portata dell’obbligo derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, il quale esige che la motivazione debba far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, senza che sia necessario che detta motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, atteso che, per stabilire se la motivazione di un atto soddisfi tali requisiti, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui si inserisce e il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

    Da quanto precede risulta che, in circostanze in cui un opponente fa valere in maniera precisa dinanzi alla divisione di opposizione come prova della notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno della sua opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, alcune decisioni anteriori dell’Ufficio relative alla notorietà del medesimo marchio, spetta agli organi di quest’ultimo prendere in considerazione le decisioni già adottate e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, conformemente alla giurisprudenza summenzionata. Qualora tali autorità decidano di accogliere una valutazione diversa da quella adottata in tali decisioni anteriori, spetta loro, tenuto conto del contesto nel quale esse adottano la loro nuova decisione, essendo l’invocazione di tali decisioni anteriori parte integrante del suddetto contesto, motivare esplicitamente una divergenza del genere rispetto a tali decisioni.

    (v. punti 60, 61, 63‑66)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 91, 98, 99)