Cause riunite C‑85/16 P e C‑86/16 P

Kenzo Tsujimoto

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Domande di registrazione del marchio denominativo KENZO ESTATE – Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea KENZO – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 5 – Impedimento relativo alla registrazione – Reputazione – Giusto motivo»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018

  1. Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio–Esame da parte della commissione di ricorso–Portata–Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito–Presa in considerazione–Potere discrezionale della commissione di ricorso–Assenza di disposizioni contrarie

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 20, § 1, e 50, § 1, comma 3)

  2. Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Presupposti–Nesso tra i marchi

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

  3. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita–Ammissibilità–Presupposti

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117)

  4. Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili che godono di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Uso senza giusto motivo del marchio richiesto–Nome del richiedente–Assenza di motivo legittimo–Marchi denominativi KENZO ESTATE e KENZO

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 44, 45)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 56)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 82)

  4.  La tutela conferita dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea ai marchi notori è estesa. Il presupposto specifico di tale tutela è costituito da un uso senza giusto motivo di un segno identico o simile ad un marchio registrato che trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in questione oppure arrecherebbe loro pregiudizio. Nondimeno, l’utilizzatore di un segno simile ad un marchio notorio può far valere, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, un «giusto motivo» ai fini dell’uso di tale segno, il quale è espressione dell’obiettivo generale del suddetto regolamento, che è quello di contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro, l’interesse di un terzo ad utilizzare, nella vita degli affari, tale segno al fine di identificare i prodotti e servizi che commercializza. In tal modo, l’invocazione da parte di un terzo di un giusto motivo per l’uso di un segno simile a un marchio notorio non può condurre al riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, bensì obbliga il titolare del marchio notorio a tollerare l’utilizzo del segno simile.

    A tale riguardo, l’uso del nome del richiedente, vale a dire Kenzo, nella composizione del marchio richiesto KENZO ESTATE non è sufficiente per costituire un giusto motivo per l’uso di tale segno, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Infatti, la mera circostanza che il termine «kenzo» che compone il marchio KENZO ESTATE corrisponda al nome del richiedente tale marchio è irrilevante ai fini della questione se l’uso di tale termine costituisca un giusto motivo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, dal momento che l’esame del bilanciamento degli interessi in gioco non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore denominativo KENZO, che è quella di garantire l’origine del prodotto.

    Conseguentemente, tenuto conto della tutela estesa concessa dal regolamento n. 207/2009 ai marchi notori, la commissione di ricorso aveva potuto considerare che nessun giusto motivo era stato dimostrato dalla richiedente il marchio denominativo KENZO ESTATE e, pertanto, che quest’ultimo intendeva trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio denominativo anteriore KENZO.

    (v. punti 89‑92, 94, 95)