Causa T‑249/15

JT

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo QUILAPAYÚN – Impedimento relativo alla registrazione – Marchio notoriamente conosciuto – Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Titolare del marchio»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 dicembre 2017

  1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto in uno Stato membro – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo QUILAPAYÚN

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 2, c)]

  2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto in uno Stato membro – Presupposti – Prova dell’acquisizione di diritti sul segno da parte dell’opponente

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 2, c), e 41; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 19, § 2]

  3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto in uno Stato membro – Presupposti – Prova della titolarità esclusiva – Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 2, c), e 41; regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regola 15, § 1, 19, § 2, e 20, § 1]

  4. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 39‑52)

  2.  La prova della titolarità di un marchio non registrato deve soddisfare particolari condizioni. Ad esempio, l’opponente non può produrre un atto certificativo di deposito o un certificato di registrazione del marchio sul quale è fondata l’opposizione per provare di essere il titolare di tale marchio. Deve invece provare che ha acquistato dei diritti sul marchio mediante l’uso del marchio anteriore non registrato.

    (v. punto 42)

  3.  Non si evince da alcuna disposizione che colui che propone opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, debba provare di essere il titolare «esclusivo» del marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto sul quale si fonda l’opposizione. Dalle disposizioni dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, dalla regola 19, paragrafo 2, e dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, si evince che l’opponente deve provare di aver acquisito diritti sufficienti sul marchio anteriore non registrato e notoriamente conosciuto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per essere considerato titolare di tale marchio, il che non implica di doverne dimostrare la titolarità esclusiva.

    Secondo la regola 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, inoltre, «[s]e un marchio anteriore e/o un diritto anteriore hanno più di un titolare (coproprietà), l’opposizione può essere presentata da uno qualsiasi o da tutti i titolari»; ciò permetterebbe a ciascuno dei contitolari del marchio anteriore di opporsi alla domanda di registrazione del marchio richiesto.

    (v. punti 46, 47)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 52)