Causa T‑11/15

Internet Consulting GmbH

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea — Procedimento per la dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo SUEDTIROL — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento assoluto alla registrazione — Indicazione geografica di provenienza — Carattere descrittivo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 luglio 2016

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – Ricevibilità – Presupposti – Interesse ad agire

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 5, 52 e 56, § 1, a), b) e c)]

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere distintivo di un segno – Nomi geografici

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 66, § 2; regolamento del Consiglio n. 2081/92]

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo SUEDTIROL

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità – Nesso tra l’indicazione geografica di provenienza e i prodotti o servizi – Portata dell’esame da parte dell’EUIPO

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

5. Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Limitazioni – Articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Oggetto – Articolazione con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento

   [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 12, b)]

1.  L’articolo 5 del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, contiene una definizione generale dei soggetti che possono essere titolari di un marchio dell’Unione europea. Esso precisa che «[p]ossono essere titolari di marchi [dell’Unione europea] le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico».

   Ne deriva che gli enti di diritto pubblico sono ivi presentati a titolo illustrativo come un esempio di persone giuridiche che possono essere titolari di un siffatto marchio e che queste ultime sono autorizzate ad esercitare i propri diritti conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. Non esiste, invece, alcuna indicazione secondo la quale l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento che, a differenza dell’articolo 5 del suddetto regolamento, si limita a menzionare, in particolare, «qualsiasi persona fisica o giuridica», dovrebbe essere interpretato nel senso che non include gli enti di diritto pubblico. Infatti, i motivi di decadenza e di nullità e, in particolare, i motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009 possono essere invocati da ogni soggetto, a prescindere dal suo status privato o pubblico, ragion per cui l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), in fine, del medesimo regolamento si limita ad esigere che detto soggetto «[abbia] la capacità di stare in giudizio in nome proprio». Pertanto, la mancata menzione esplicita all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 degli enti di diritto pubblico non può essere interpretata come volta ad escluderli dall’ambito di applicazione di tale disposizione.

   (v. punti 18, 19)

2.  Dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o di servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio.

   Per quanto riguarda, più particolarmente, i segni o le indicazioni che possono servire a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, sussiste un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non soltanto di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi. Tale giurisprudenza è anche applicabile ai servizi.

   Va rilevato inoltre che sono escluse, da una parte, la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quest’ultima agli occhi degli ambienti interessati e, dall’altra, la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese, che devono anch’essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni geografiche di provenienza della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

   Occorre sottolineare in proposito che il legislatore dell’Unione, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, ha fatto salva la possibilità di registrare segni che possono servire a designare la provenienza geografica quando si tratti di marchi collettivi conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, di detto regolamento nonché, per determinati prodotti, allorché ricorrono le condizioni necessarie, in quanto indicazioni geografiche di provenienza o denominazioni di origine protette nell’ambito delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

   Si deve tuttavia rilevare che, in via di principio, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non osta alla registrazione di nomi geografici ignoti negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, né dei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non appare verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi provenga da tale luogo.

   (v. punti 29‑34)

3.  È descrittivo dei servizi indicati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, dal punto di vista del pubblico di riferimento costituito dal pubblico germanofono italiano e dell’Unione nonché del pubblico italofono d’Italia con un livello di attenzione piuttosto elevato, il marchio denominativo SUEDTIROL, registrato per «Gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio», «Imballaggio e deposito di merci», «Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi giuridici», rientranti rispettivamente nelle classi 35, 39 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza.

   Invero, il marchio denominativo SUEDTIROL sarà inteso dal pubblico di riferimento non soltanto come un rimando a una regione geografica, la quale suscita sentimenti positivi, ma altresì, in considerazione della prosperità e dell’evoluzione dinamica dell’economia di detta regione, come un’indicazione della circostanza che i servizi da esso designati provengono da tale regione. Peraltro, numerose imprese, con sede nel territorio di cui trattasi, offrono effettivamente servizi aventi la stessa natura dei servizi designati dal marchio SUEDTIROL, sicché, qualora tali servizi siano commercializzati con detto marchio, il pubblico di riferimento percepirà quest’ultimo come un’indicazione della loro provenienza.

   Peraltro, i servizi oggetto del marchio contestato non presentano alcuna qualità particolare che potrebbe indurre il pubblico di riferimento a non associare l’indicazione geografica alla provenienza geografica di detti servizi. Di conseguenza, si deve ritenere che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 osti alla registrazione dell’indicazione geografica di cui trattasi, conosciuta negli ambienti interessati quale designazione di una regione geografica, nei limiti in cui appare verosimile che gli ambienti interessati possano pensare che i servizi in esame provengono da tale regione.

   (v. punti 38, 43, 48)

4.  L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, ha lo scopo di evitare che un operatore economico monopolizzi un’indicazione geografica di provenienza a scapito dei propri concorrenti. Se è vero che la commissione di ricorso, in linea di principio, è tenuta a valutare la rilevanza dell’indicazione geografica di provenienza per tali rapporti di concorrenza, esaminando la connessione tra detta provenienza e i prodotti e servizi per i quali il marchio è richiesto prima di poterne escludere la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, resta nondimeno il fatto che l’intensità di siffatto obbligo può variare in funzione di molteplici fattori, quali la portata, la notorietà o la natura dell’indicazione geografica di provenienza in esame. Infatti, la probabilità che un’indicazione geografica di provenienza possa influire sui rapporti di concorrenza è elevata quando si tratta di un ampio territorio rinomato per la qualità di un’ampia gamma di prodotti e servizi ed è scarsa quando si tratta di un luogo ben determinato, la cui rinomanza è limitata in relazione ad un ristretto numero di prodotti o servizi.

   In presenza di un’indicazione geografica di provenienza già conosciuta o rinomata, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale può limitarsi a dichiarare la sussistenza di una connessione tra la provenienza e i servizi designati dal marchio di cui trattasi, anziché condurre un esame in concreto sulla sua sussistenza.

   (v. punti 44‑46)

5.  L’articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, relativo alle limitazioni degli effetti del marchio, è volto, in ciò articolandosi con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, in particolare per i marchi che non rientrano nell’ambito di tale disposizione in quanto non esclusivamente descrittivi, a impedire, segnatamente, che l’utilizzo di un’indicazione relativa alla provenienza geografica, che costituisce peraltro un elemento di un marchio complesso, ricada nel divieto che il titolare di tale marchio potrebbe domandare in forza dell’articolo 9 di detto regolamento, qualora l’uso di un’indicazione siffatta avvenga conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale.

   Tuttavia, il principio giurisprudenziale concernente l’interesse generale a preservare la disponibilità delle indicazioni geografiche di provenienza, sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, dimostrato altresì dalla possibilità, prevista all’articolo 66, paragrafo 2, di detto regolamento, che, in deroga al menzionato articolo 7, paragrafo 1, lettera c), i segni o le indicazioni idonei a designare la provenienza geografica dei prodotti possano costituire marchi collettivi, non è contraddetto dall’articolo 12, lettera b), del regolamento in esame, il quale non influenza neppure in modo determinante l’interpretazione della prima disposizione. Infatti, l’articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009, volto a disciplinare in particolare i problemi che sorgono allorché un marchio composto in tutto o in parte da un nome geografico è stato registrato, non conferisce ai terzi l’uso di tale nome in quanto marchio, bensì si limita ad assicurare loro la possibilità di utilizzarlo in modo descrittivo, vale a dire quale indicazione relativa alla provenienza geografica, purché l’utilizzo che ne viene fatto sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale.

   Di conseguenza, l’interesse a preservare la disponibilità delle indicazioni geografiche di provenienza non è sufficientemente tutelato dal contenuto dell’articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

   (v. punti 53‑56)