Causa C‑445/12 P
Rivella International AG
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “BASKAYA” — Opposizione — Convenzione bilaterale — Territorio di uno Stato terzo — Nozione di “uso effettivo”»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Marchi oggetto di una registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro – Applicazione dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 2, a), e 42, §§ 2 e 3]
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione disciplinata dal solo diritto dell’Unione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, artt. 10, § 1, e 42, §§ 2 e 3)
Dalla formulazione dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario risulta che il paragrafo 2 di tale articolo si applica ai marchi comunitari anteriori, mentre il paragrafo 3 riguarda i marchi nazionali anteriori.
Tali due paragrafi non distinguono i marchi nazionali dai marchi oggetto di una registrazione internazionale. Tuttavia, i «marchi nazionali anteriori» menzionati all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 devono essere intesi come quelli aventi effetto in uno Stato membro, indipendentemente dalla sede nazionale o internazionale presso cui sono stati registrati.
Infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede che le norme da esso stabilite si applichino ai «marchi nazionali anteriori» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, senza tuttavia distinguere tra le quattro categorie di «marchi anteriori» elencate da quest’ultima disposizione, fra cui figurano, in particolare, i marchi oggetto di una registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro.
Pertanto, l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è finalizzato unicamente ad applicare il requisito dell’uso di un marchio comunitario anteriore nel territorio comunitario, quale risultante dall’articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, al caso dei marchi nazionali anteriori, riguardo ai quali viene precisato che l’uso è richiesto nel territorio di uno Stato membro.
Quindi, a un marchio internazionale anteriore su cui si fonda un’opposizione può essere applicato l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
(v. punti 35-39)
La nozione di uso del marchio comunitario nel territorio dell’Unione è disciplinata in modo esaustivo dal solo diritto dell’Unione.
Infatti, il regime dei marchi comunitari rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Quindi, la Corte ha affermato che la nozione nazionale di marchio difensivo, in base alla quale un marchio anteriore beneficia di una tutela sulla base del diritto nazionale, anche qualora il suo utilizzo non possa essere dimostrato, non può ostare alla registrazione di un marchio comunitario.
La conclusione sarebbe diversa solo qualora le norme relative al marchio comunitario non procedessero ad un’armonizzazione della nozione di uso del marchio. Ebbene, l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 relativa ai marchi prevede che, oltre un certo termine, il marchio che non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato sia sottoposto alle sanzioni previste dalla medesima direttiva, fra cui, in particolare, la nullità.
(v. punti 48-52)
Causa C‑445/12 P
Rivella International AG
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “BASKAYA” — Opposizione — Convenzione bilaterale — Territorio di uno Stato terzo — Nozione di “uso effettivo”»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Marchi oggetto di una registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro — Applicazione dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 2, a), e 42, §§ 2 e 3]
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione disciplinata dal solo diritto dell’Unione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, artt. 10, § 1, e 42, §§ 2 e 3)
Dalla formulazione dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario risulta che il paragrafo 2 di tale articolo si applica ai marchi comunitari anteriori, mentre il paragrafo 3 riguarda i marchi nazionali anteriori.
Tali due paragrafi non distinguono i marchi nazionali dai marchi oggetto di una registrazione internazionale. Tuttavia, i «marchi nazionali anteriori» menzionati all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 devono essere intesi come quelli aventi effetto in uno Stato membro, indipendentemente dalla sede nazionale o internazionale presso cui sono stati registrati.
Infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede che le norme da esso stabilite si applichino ai «marchi nazionali anteriori» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, senza tuttavia distinguere tra le quattro categorie di «marchi anteriori» elencate da quest’ultima disposizione, fra cui figurano, in particolare, i marchi oggetto di una registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro.
Pertanto, l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è finalizzato unicamente ad applicare il requisito dell’uso di un marchio comunitario anteriore nel territorio comunitario, quale risultante dall’articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, al caso dei marchi nazionali anteriori, riguardo ai quali viene precisato che l’uso è richiesto nel territorio di uno Stato membro.
Quindi, a un marchio internazionale anteriore su cui si fonda un’opposizione può essere applicato l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
(v. punti 35-39)
La nozione di uso del marchio comunitario nel territorio dell’Unione è disciplinata in modo esaustivo dal solo diritto dell’Unione.
Infatti, il regime dei marchi comunitari rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Quindi, la Corte ha affermato che la nozione nazionale di marchio difensivo, in base alla quale un marchio anteriore beneficia di una tutela sulla base del diritto nazionale, anche qualora il suo utilizzo non possa essere dimostrato, non può ostare alla registrazione di un marchio comunitario.
La conclusione sarebbe diversa solo qualora le norme relative al marchio comunitario non procedessero ad un’armonizzazione della nozione di uso del marchio. Ebbene, l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 relativa ai marchi prevede che, oltre un certo termine, il marchio che non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato sia sottoposto alle sanzioni previste dalla medesima direttiva, fra cui, in particolare, la nullità.
(v. punti 48-52)