12.11.2011

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 settembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

(Causa C-323/09) (1)

(Marchi - Pubblicità su Internet a partire da parole chiave («keyword advertising») - Selezione, da parte dell’inserzionista, di una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà di un concorrente - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 9, n. 1, lett. a) e c) - Condizione della violazione di una delle funzioni del marchio - Pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà («diluizione») - Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio («parassitismo»))

2011/C 331/03

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Interflora Inc, Interflora British Unit

Convenuti: Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a) e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), dell’art. 9, n. 1, lett. a) e c) del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) e degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1 e 14, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1) — Nozione di «uso» di un marchio — Iscrizione da parte di un operatore commerciale di un segno identico ad un marchio presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca Internet al fine di realizzare su schermo, in seguito all’introduzione del detto segno come termine di ricerca, un’affissione automatica dell’URL del suo siteweb che propone beni e servizi identici a quelli coperti dal marchio («AdWords») — Servizi di consegna di fiori

Dispositivo

Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet — a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso:

—

viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;

—	non viola, nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale, la funzione di pubblicità del marchio, e

—	viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).

Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.

Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.

(1) GU C 282 del 21.11.2009.