62000J0244

Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi d'impresa - Direttiva 89/104 - Esaurimento del diritto conferito dal marchio - Regola che fa gravare l'onere della prova sul terzo che invoca l'esaurimento - Ammissibilità - Limiti

(Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 7, n. 1)

$$Una disciplina probatoria in forza della quale l'esaurimento del diritto di marchio costituisce un'eccezione che può essere sollevata dal terzo che sia convenuto dal titolare del marchio, cosicché i presupposti di tale esaurimento in linea di principio devono essere provati dal terzo che lo invoca, è compatibile con il diritto comunitario e, segnatamente, con gli artt. 5 e 7 della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Tuttavia, le esigenze derivanti dalla tutela della libera circolazione delle merci, sancita, in particolare, dagli artt. 28 CE e 30 CE, possono richiedere che tale disciplina probatoria sia sottoposta a taluni adattamenti.

Infatti, nell'ipotesi in cui il terzo riesca a dimostrare che sussiste un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali se egli stesso sopporta l'onere di tale prova, in particolare quando il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all'interno del SEE mediante un sistema di distribuzione esclusiva, tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori del SEE. Qualora sia fornita tale prova, è compito poi del terzo dimostrare l'esistenza di un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nel SEE.

( v. punto 42 e dispositivo )

Nel procedimento C-244/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Van Doren + Q. GmbH

e

Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH,

Michael Orth,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché dell'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH e per il sig. Orth, dal sig. K. Seidelmann, Rechtsanwalt;

- per il governo tedesco, dai sigg. A. Dittrich e T. Jürgensen, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Maitrepierre, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, assistita dai sigg. I. Brinker e W. Berg, Rechtsanwälte,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH e del sig. Orth, del governo tedesco, del governo francese e della Commissione all'udienza dell'8 gennaio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 11 maggio 2000, giunta in cancelleria il 19 giugno successivo, il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché dell'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone la Van Doren + Q. GmbH (in prosieguo: la «Van Doren»), società avente sede a Colonia (Germania), grossista e dettagliante di abbigliamento, alla Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Lifestyle»), società avente sede a Berlino (Germania), nonché al sig. Orth, gestore di quest'ultima, relativamente alla commercializzazione, da parte della Lifestyle, di vestiti con il marchio Stüssy, di cui la Van Doren è distributrice esclusiva in Germania.

Ambito normativo

3 L'art. 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», è formulato come segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

(...)

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al [paragrafo 1] sono soddisfatte:

(...)

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

(...)».

4 L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, dal titolo «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», così dispone:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».

5 In conformità all'art. 65, n. 2, in combinato disposto con l'allegato XVII, punto 4, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, l'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 è stato modificato, ai fini del detto Accordo, sostituendo l'espressione «nella Comunità» con i termini «in una Parte contraente».

6 Gli artt. 5, nn. 1 e 3, e 7, n. 1, della direttiva sono stati trasposti in diritto tedesco, rispettivamente, con gli artt. 14, nn. 1-3, e 24, n. 1, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge tedesca sulla tutela dei marchi e di altri segni) del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «MarkenG»).

Causa principale e questione pregiudiziale

7 La Stussy Inc., società con sede a Irvine (Stati Uniti), è titolare del marchio nominativo e figurativo Stüssy, registrato per capi di abbigliamento, in particolare camicie, pantaloncini, costumi da bagno, T-shirts, tute ginniche, gilet e pantaloni. I prodotti contrassegnati da tale marchio vengono venduti in tutto il mondo. Essi non recano alcun segno distintivo particolare sulla scorta del quale possano essere riferiti ad una zona distributiva determinata.

8 La Van Doren ha ottenuto i diritti esclusivi di commercializzazione dei prodotti della Stussy Inc. in Germania, sulla base di un accordo di distribuzione stipulato il 1° maggio 1995. La Stussy Inc. l'ha autorizzata ad agire in giudizio a suo nome nei confronti di terzi, in caso di violazione dei diritti del marchio d'impresa, mediante azioni inibitorie e risarcitorie.

9 Secondo la Van Doren, per i prodotti con il marchio Stüssy esiste, in ogni paese dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»), un solo distributore esclusivo ed importatore generale, il quale è contrattualmente obbligato a non alienare tali prodotti a intermediari per la commercializzazione degli stessi al di fuori della zona attribuitagli.

10 La Lifestyle commercializza in Germania prodotti con il marchio Stüssy che essa non ha acquistato dalla Van Doren.

11 La Van Doren ha citato dinanzi ai giudici tedeschi la Lifestyle ed il sig. Orth, chiedendo la condanna di questi ultimi a sospendere tale commercializzazione, a fornire informazioni sulle loro attività a partire dal 1° gennaio 1995, nonché la declaratoria dell'obbligo di risarcimento dei danni a decorrere dalla stessa data. Essa ha affermato che i capi distribuiti dalla Lifestyle erano stati originariamente commercializzati negli Stati Uniti e che il titolare del marchio non aveva autorizzato la loro commercializzazione nella Repubblica federale di Germania o in un altro Stato membro.

12 La Lifestyle e il sig. Orth hanno chiesto il rigetto di tali istanze invocando l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per i prodotti in questione. Questi ultimi sarebbero stati acquistati nell'ambito del SEE, dove sarebbero stati commercializzati dal titolare del marchio oppure con il suo consenso. Il capo d'abbigliamento acquistato nell'ottobre 1996 a titolo di prova presso la Lifestyle sarebbe stato da questa ottenuto da un intermediario stabilito all'interno del SEE, il quale, secondo quanto supposto dalla Lifestyle e dal sig. Orth, lo aveva a sua volta acquistato da un distributore autorizzato.

13 La Lifestyle ha fatto valere di non essere obbligata a rivelare il nome dei propri fornitori finché la Van Doren non avesse dimostrato l'assoluta impermeabilità del suo sistema distributivo.

14 Il giudice di primo grado, investito della controversia, ha accolto la maggior parte delle istanze formulate nel ricorso.

15 L'appello interposto dalla Lifestyle e dal sig. Orth ha, per contro, condotto al rigetto delle istanze della Van Doren. Il giudice d'appello ha rilevato che la Van Doren avrebbe dovuto fornire elementi tali da rendere in qualche modo plausibile il fatto che gli articoli in questione erano stati importati e commercializzati nell'ambito del SEE senza il consenso del titolare del marchio.

16 La Van Doren ha proposto un ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.

17 Nella sua ordinanza di rinvio, quest'ultimo rileva che, ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenze 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied, Racc. pag. I-4799, e 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois, Racc. pag. I-4103), un esaurimento del diritto conferito dal marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva, ha luogo se i prodotti sono stati messi in commercio nel SEE con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, ma non nel caso in cui la prima immissione in commercio sia avvenuta al di fuori del SEE.

18 Esso osserva che in linea di principio il convenuto deve provare la sussistenza dei presupposti dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio, eccezione quest'ultima fondata sull'art. 24, n. 1, del MarkenG, secondo i principi generali in base ai quali ad ogni parte processuale incombe la prova dei fatti ai quali è subordinata l'applicazione della norma da essa invocata.

19 Secondo il Bundesgerichtshof, un'inversione, nel diritto dei marchi, dell'onere della prova derivante da tali principi generali sarebbe contraria all'economia del sistema, in quanto condurrebbe ad abbandonare, senza un valido motivo, lo schema tradizionale del fatto illecito, secondo cui il ricorrere dei fatti costitutivi di una violazione del diritto tutelato rappresenta, quale regola generale, un indizio dell'illiceità, così che non è la vittima dell'illiceità, bensì, di norma, l'asserito contravventore che deve provare l'assenza di illiceità. Inoltre, un'inversione dell'onere della prova pregiudicherebbe indebitamente il diritto esclusivo del titolare del marchio. Per quanto concerne il principio dell'esaurimento limitato al territorio del SEE, questo risulterebbe talmente circoscritto nei suoi effetti da divenire quasi inoperante, mentre l'asserito autore della violazione del diritto di marchio potrebbe facilmente provare l'origine dei prodotti in questione.

20 Il giudice del rinvio rileva che l'art. 14, n. 2, del MarkenG vieta ai terzi di far uso del marchio «senza il consenso del titolare». Esso osserva che, anche se il titolare deve dimostrare che ricorrono i presupposti enunciati da detta disposizione per far accertare un uso ai sensi di quest'ultima, l'eventuale consenso del titolare deve essere dimostrato dal terzo convenuto, se questi intende avvalersene.

21 Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che, se l'onere della prova grava sul terzo convenuto nell'ambito di un'azione esperita dal titolare di un marchio, vi è il rischio che un operatore non collegato al titolare si veda precludere qualsiasi commercializzazione di prodotti contrassegnati da tale marchio, anche quando questi sono stati messi in commercio nel SEE con il consenso del titolare. Infatti, un operatore di regola sarà in grado di provare senza difficoltà da chi ha acquistato la merce; non potrà però obbligare i suoi fornitori a rivelargli da chi si sono a loro volta riforniti, né a individuare gli altri operatori della catena distributiva. Peraltro, nell'ipotesi in cui egli sia in grado di ricostruire la catena distributiva fino a giungere al titolare del marchio e di dimostrare che la merce è stata messa in commercio nel SEE con il consenso del detto titolare, la sua fonte di approvvigionamento rischierebbe di esaurirsi immediatamente.

22 In queste circostanze, sussisterebbe il rischio che il titolare del marchio utilizzi quest'ultimo al fine di compartimentare i mercati nazionali.

23 Il giudice del rinvio si chiede quindi se l'art. 28 CE non imponga di prevedere una deroga al principio generale che fa gravare sul terzo l'intero onere della prova dei fatti costitutivi dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio. A suo parere, una soluzione potrebbe consistere nell'imporre al terzo l'onere della prova di tali fatti alla sola condizione che il titolare abbia prima utilizzato, nei limiti della ragionevolezza, le possibilità che gli sono offerte di distinguere, mediante l'apposizione di segni distintivi, le merci messe in commercio da lui stesso o con il suo consenso nel SEE da quelle commercializzate al di fuori di tale zona. Laddove si dovesse presumere che il titolare del marchio procede sistematicamente in tal modo, i terzi sarebbero tenuti a provare il ricorrere di tutti i presupposti di applicazione dell'esaurimento invocato, in quanto, prima facie, le merci avrebbero potuto essere messe in commercio per la prima volta solo al di fuori del SEE.

24 Ritenendo che, in questo contesto, la soluzione della controversia principale dipenda dall'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché dell'art. 7, n. 1, della direttiva considerata, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 28 CE e 30 CE vadano interpretati nel senso che permettono l'applicazione di norme nazionali in forza delle quali un soggetto citato in giudizio per violazione di marchio, per aver messo in commercio merci aventi una determinata origine, che eccepisca l'esaurimento del diritto conferito dal marchio ai sensi dell'art. 7 della prima direttiva del Consiglio 89/104/CE (...), è tenuto ad affermare ed eventualmente a dimostrare che i prodotti da lui smerciati erano stati già in precedenza messi in commercio dallo stesso titolare del marchio o con il consenso di quest'ultimo all'interno dello Spazio economico europeo».

Sulla questione pregiudiziale

25 Negli artt. 5 e 7 della direttiva il legislatore comunitario ha sancito il principio dell'esaurimento comunitario, secondo cui il diritto attribuito dal marchio non consente al suo titolare di vietare l'uso del medesimo per prodotti messi in commercio nel SEE con questo marchio da esso stesso o con il suo consenso. Adottando tali disposizioni, il legislatore comunitario non ha lasciato agli Stati membri la possibilità di stabilire nel loro diritto nazionale l'esaurimento del diritto conferito dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi (sentenze Silhouette International Schmied, cit., punto 26, e 20 novembre 2001, cause riunite C-414/99 - C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punto 32).

26 La direttiva mira pertanto a limitare l'esaurimento del diritto attribuito al titolare del marchio ai soli casi in cui i prodotti siano messi in commercio nel SEE e di permettere al titolare di vendere i suoi prodotti al di fuori di questa zona senza che questa messa in commercio esaurisca i suoi diritti all'interno del SEE. Precisando che l'immissione sul mercato al di fuori del SEE non esaurisce il diritto del titolare di impedire l'importazione di tali prodotti effettuata senza il suo consenso, il legislatore comunitario ha così permesso al titolare del marchio di controllare la prima immissione sul mercato nel SEE dei prodotti contrassegnati dal marchio (citate sentenze Sebago e Maison Dubois, punto 21, nonché Zino Davidoff e Levi Strauss, punto 33).

27 Nel corso della fase orale, i convenuti nella causa principale, i governi tedesco e francese nonché la Commissione hanno discusso sull'eventuale incidenza della sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, citata, pronunciata dopo l'ordinanza di rinvio, sulla soluzione della questione pregiudiziale di cui alla presente causa.

28 Va rilevato che le cause che hanno dato origine alla citata sentenza presentano talune differenze rispetto alla causa in esame.

29 In dette cause, che hanno indotto la Corte ad esaminare la questione della modalità di espressione nonché della prova del consenso del titolare di un marchio ad un'immissione in commercio nell'ambito del SEE, risultava pacifico che i prodotti controversi erano stati commercializzati al di fuori del SEE dal titolare o con il suo consenso, ed erano stati quindi importati e messi in commercio nel SEE ad opera di terzi. Ai punti 46, 54 e 58 della sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, citata, la Corte ha affermato che, in tali circostanze, il consenso del titolare del marchio ad un'immissione in commercio nel SEE non può essere presunto, che esso dev'essere espresso o implicito e che la prova dello stesso grava sull'operatore che ne invoca l'esistenza.

30 Nella presente causa la soluzione della causa principale dipende in primo luogo dall'accertare se i prodotti siano stati messi in commercio per la prima volta all'interno o all'esterno del SEE. La ricorrente nella causa principale sostiene che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio dal titolare del marchio al di fuori del SEE, mentre i convenuti nella causa principale affermano che sono stati messi in commercio all'interno del SEE, di modo che il diritto esclusivo del titolare del marchio sarebbe ivi esaurito, in applicazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva.

31 In siffatto caso, si pone segnatamente la questione relativa all'onere della prova quanto al luogo di prima immissione in commercio dei prodotti su cui è apposto il marchio, qualora tale punto sia controverso.

32 Si deve ricordare che gli artt. 5-7 della direttiva realizzano una armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio e che essi definiscono pertanto i diritti di cui godono i titolari di marchi all'interno della Comunità (sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, cit., punto 39).

33 L'art. 5 della direttiva attribuisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che gli consente in particolare di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, d'importare o di commercializzare prodotti contrassegnati con il suo marchio. L'art. 7, n. 1, contiene una deroga a questo principio, in quanto prevede che il diritto del titolare è esaurito quando i prodotti sono stati immessi in commercio all'interno del SEE dal titolare o con il suo consenso (v. sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, cit., punto 40).

34 Risulta pertanto che l'estinzione del diritto esclusivo deriva dal consenso espresso o implicito del titolare a un'immissione in commercio nel SEE, ovvero dall'immissione in commercio nel SEE da parte del titolare stesso. Sia il consenso del titolare sia l'immissione in commercio nel SEE ad opera di quest'ultimo, che equivalgono a una rinuncia al diritto esclusivo, rappresentano quindi entrambi un elemento determinante per l'estinzione di tale diritto (v., quanto al consenso, sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, cit., punto 41).

35 Il giudice del rinvio rileva che, secondo il diritto tedesco, l'esaurimento del diritto di marchio costituisce un'eccezione che può essere sollevata dal terzo che sia convenuto dal titolare del marchio, cosicché i presupposti di tale esaurimento in linea di principio devono essere provati dal terzo che lo invoca.

36 Una tale disciplina probatoria è compatibile con il diritto comunitario, segnatamente con gli artt. 5 e 7 della direttiva.

37 Tuttavia, le esigenze derivanti dalla tutela della libera circolazione delle merci, sancita, in particolare, dagli artt. 28 CE e 30 CE, possono richiedere che tale disciplina probatoria sia sottoposta a taluni adattamenti.

38 Ciò deve avvenire qualora la citata disciplina sia tale da consentire al titolare del marchio di isolare i mercati nazionali, favorendo in tal modo la conservazione delle differenze di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri (v. in tal senso, in particolare, sentenza 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punto 23).

39 Come rilevato dal giudice del rinvio, esiste un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali, ad esempio quando, come nella causa principale, il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all'interno del SEE mediante un sistema di distribuzione esclusiva.

40 In tali circostanze, se il terzo dovesse fornire la prova del luogo in cui i prodotti sono stati messi in commercio per la prima volta dal titolare del marchio o con il suo consenso, il titolare del marchio potrebbe ostacolare la commercializzazione dei prodotti acquistati e, per il futuro, eliminare di sua iniziativa ogni nuova possibilità di approvvigionamento del terzo presso un soggetto facente parte della catena di distribuzione esclusiva del titolare all'interno del SEE, qualora il terzo riesca a dimostrare di essersi rifornito presso tale soggetto.

41 Se ne deve dedurre che, quando il terzo convenuto riesce a dimostrare che sussiste un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali se egli stesso sopporta l'onere della prova dell'immissione in commercio dei prodotti all'interno del SEE da parte del titolare del marchio ovvero con il suo consenso, tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori del SEE. Qualora sia fornita tale prova, è compito poi del terzo dimostrare l'esistenza di un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nel SEE (v. sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss, cit., punto 54).

42 Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale nel senso che una disciplina probatoria in forza della quale l'esaurimento del diritto di marchio costituisce un'eccezione che può essere sollevata dal terzo che sia convenuto dal titolare del marchio, di modo che, i presupposti di tale esaurimento in linea di principio devono essere provati dal terzo che lo invoca, è compatibile con il diritto comunitario e, segnatamente, con gli artt. 5 e 7 della direttiva. Tuttavia, le esigenze derivanti dalla tutela della libera circolazione delle merci, sancita, in particolare, dagli artt. 28 CE e 30 CE, possono richiedere che tale disciplina probatoria sia sottoposta a taluni adattamenti. Infatti, nell'ipotesi in cui il terzo riesca a dimostrare che sussiste un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali qualora egli stesso sopporti l'onere di tale prova, in particolare quando il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all'interno del SEE mediante un sistema di distribuzione esclusiva, tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori del SEE. Qualora sia fornita tale prova, è compito poi del terzo dimostrare l'esistenza di un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nel SEE.

Sulle spese

43 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 11 maggio 2000, dichiara:

Una disciplina probatoria in forza della quale l'esaurimento del diritto di marchio costituisce un'eccezione che può essere sollevata dal terzo che sia convenuto dal titolare del marchio, cosicché i presupposti di tale esaurimento in linea di principio devono essere provati dal terzo che lo invoca, è compatibile con il diritto comunitario e, segnatamente, con gli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. Tuttavia, le esigenze derivanti dalla tutela della libera circolazione delle merci, sancita, in particolare, dagli artt. 28 CE e 30 CE, possono richiedere che tale disciplina probatoria sia sottoposta a taluni adattamenti. Infatti, nell'ipotesi in cui il terzo riesca a dimostrare che sussiste un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali se egli stesso sopporta l'onere di tale prova, in particolare quando il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all'interno dello Spazio economico europeo mediante un sistema di distribuzione esclusiva, tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori dello Spazio economico europeo. Qualora sia fornita tale prova, è compito poi del terzo dimostrare l'esistenza di un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nello Spazio economico europeo.