61978J0003

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - TUTELA - LIMITI

( TRATTATO CEE , ART . 36 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - DIRITTO AL MARCHIO - MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO IN DUE DIVERSI STATI MEMBRI - TITOLARE UNICO - MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO IN UNO STATO MEMBRO - IMPORTAZIONE NELL ' ALTRO STATO MEMBRO - APPOSIZIONE DA PARTE DI UN TERZO DEL MARCHIO REGISTRATO NEL SECONDO STATO - OPPOSIZIONE DEL TITOLARE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ART . 36 )

1 . DALL ' ART . 36 DEL TRATTATO CEE , E PRECISAMENTE DALLA SUA SECONDA FRASE E DAL SUO CONTESTO SI DESUME CHE , SE PUR IL TRATTATO NON INFLUISCE SULL ' ESISTENZA DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO IN FATTO DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE , E POSSIBILE , IN DETERMINATE CIRCOSTANZE , CHE I DIVIETI SANCITI DAL TRATTATO LIMITANO L ' ESERCIZIO DEI DIRITTI STESSI .

IN QUANTO NORMA ECCEZIONALE RISPETTO AD UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MERCATO COMUNE , L ' ART . 36 AMMETTE IN EFFETTI DEROGHE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SOLO NELLA MISURA IN CUI TALI DEROGHE APPAIANO INDISPENSABILI PER LA TUTELA DEI DIRITTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO SPECIFICO DI DETTA PROPRIETA .

2 . A NORMA DELL ' ART . 36 , PRIMA FRASE , DEL TRATTATO CEE , IL TITOLARE DI UN MARCHIO TUTELATO IN UNO STATO MEMBRO PUO OPPORSI E CHE UNA MERCE SIA MESSA SUL MERCATO CON DETTO MARCHIO DA UN TERZO , ANCHE SE LA MERCE STESSA E STATA LECITAMENTE SMERCIATA IN PRECEDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO CON UN ALTRO MARCHIO IVI SPETTANTE ALLO STESSO TITOLARE .

DETTA OPPOSIZIONE PUO TUTTAVIA COSTITUIRE RESTRIZIONE DISSIMULATA DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI , AI SENSI DELL ' ART . 36 , SECONDA FRASE , DEL TRATTATO , QUALORA SIA PROVATO CHE LA PRASSI DI USARE MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO E SEGUITA DAL TITOLARE ALLO SCOPO DI ISOLARE ARTIFICIALMENTE I MERCATI .

NEL PROCEDIMENTO 3/78 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ( TRIBUNALE ) DI ROTTERDAM NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

CENTRAFARM B.V ., CON SEDE IN ROTTERDAM

E

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION , CON SEDE IN NEW YORK ,

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 36 DEL SUDDETTO TRATTATO ,

1CON SENTENZA 19 DICEMBRE 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 3 GENNAIO 1978 , L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ROTTERDAM HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 36 DELLO STESSO TRATTATO ;

2TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA DUE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI : LA PRIMA - LA SOCIETA AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION ( IN PROSIEGUO : AHPC ) - E TITOLARE IN VARI STATI MEMBRI DI MARCHI DIVERSI PER IL MEDESIMO PRODOTTO ; LA SECONDA - LA SOCIETA CENTRAFARM B.V . - HA IMPORTATO TALE PRODOTTO , MESSO IN COMMERCIO SOTTO IL MARCHIO REGISTRATO NELLO STATO D ' ORIGINE , HA TOLTO TALE MARCHIO ED APPOSTO , SUL PRODOTTO IL MARCHIO REGISTRATO PER LO STESSO PRODOTTO NELLO STATO D ' IMPORTAZIONE , ED HA DISTRIBUITO IL PRODOTTO COSI CARATTERIZZATO IN DETTO STATO , SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE ;

3RISULTA DALLE QUESTIONI SOLLEVATE DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK CHE LA NORMATIVA IN MATERIA DI MARCHI VIGENTE NELLO STATO D ' IMPORTAZIONE ATTRIBUISCE AL TITOLARE IL DIRITTO DI OPPORSI A CHE MERCI CONTRASSEGNATE COL MARCHIO DA LUI DETENUTO IN TALE STATO SIANO MESSE IN VENDITA DA ALTRI ;

4CON ORDINANZA 2 AGOSTO 1977 , IL PRESIDENTE DELLO STESSO TRIBUNALE , STATUENDO IN UN PROCEDIMENTO D ' URGENZA PROMOSSO DALL ' AHPC , HA INIBITO IN EFFETTI ALLA CENTRAFARM DI LEDERE I DIRITTI DALL ' AHPC RELATIVI AL MARCHIO DI CUI E CAUSA ;

5LE QUESTIONI SOLLEVATE FANNO RIFERIMENTO , STANDO ALLA LORO FORMULAZIONE , AD UN ' UNICA E MEDESIMA MERCE , MALGRADO TALUNE LEGGERE DIFFERENZE CHE POTREBBERO SUSSISTERE TRA IL PRODOTTO QUALE VIENE SMERCIATO SOTTO L ' UNO E , RISPETTIVAMENTE , SOTTO L ' ALTRO MARCHIO , DI GUISA CHE LA CORTE NON E CHIAMATA A PRONUNCIARSI SULL ' IPOTESI IN CUI I DUE MARCHI SIANO STATI UTILIZZATI PER DUE PRODOTTI AVENTI CIASCUNO PROPRIE CARATTERISTICHE .

SULLA PRIMA QUESTIONE

6CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE , NELLE CIRCOSTANZE INDICATE , LE NORME DEL TRATTATO , IN PARTICOLARE L ' ART . 36 , OSTINO A CHE IL TITOLARE DEL MARCHIO FACCIA USO DELLA FACOLTA CONFERITAGLI DAL DIRITTO NAZIONALE .

7IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , E IN PARTICOLARE DELL ' ART . 30 , SONO VIETATE FRA GLI STATI MEMBRI LE RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE E LE MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE ;

8NON E ESCLUSA , D ' ALTRA PARTE , AI SENSI DELL ' ART . 36 , LA LICEITA DEI DIVIETI O DELLE RESTRIZIONI IMPOSTI ALL ' IMPORTAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE ;

9DALLA LETTERA DELL ' ART . 36 , E PRECISAMENTE DALLA SECONDA FRASE DELLO STESSO , NONCHE DAL SUO CONTESTO , RISULTA TUTTAVIA CHE , SE PUR IL TRATTATO NON INFLUISCE SULL ' ESISTENZA DEI DIRITTI ATTRIBUITI DALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO IN FATTO DI PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE , E POSSIBILE , IN DETERMINATE CIRCOSTANZE , CHE I DIVIETI SANCITI DAL TRATTATO INFLUISCANO SULL ' ESERCIZIO DEI SUDDETTI DIRITTI ;

10IN QUANTO NORMA ECCEZIONALE RISPETTO AD UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MERCATO COMUNE , L ' ART . 36 AMMETTE IN EFFETTI DEROGHE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI SOLO QUALORA TALI DEROGHE APPAIANO INDISPENSABILI PER LA TUTELA DEI DIRITTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO SPECIFICO DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE .

11L ' OGGETTO SPECIFICO DEL DIRITTO AL MARCHIO E , FRA L ' ALTRO , IL FATTO CHE VENGA GARANTITO AL TITOLARE IL DIRITTO ESCLUSIVO DI SERVIRSI DEL MARCHIO PER LA PRIMA IMMISSIONE DI UN PRODOTTO SUL MERCATO , TUTELANDOLO , IN TAL MODO , CONTRO EVENTUALI CONCORRENTI CHE INTENDESSERO SFRUTTARE LA POSIZIONE E LA REPUTAZIONE DEL MARCHIO SMERCIANDO PRODOTTI ABUSIVAMENTE CONTRASSEGNATI COL MARCHIO STESSO ;

12PER STABILIRE , NELLE SITUAZIONI ECCEZIONALI , LA ESATTA PORTATA DI DETTO DIRITTO ESCLUSIVO ATTRIBUITO AL TITOLARE DEL MARCHIO , OCCORRE TENER CONTO DELLA FUNZIONE ESSENZIALE DEL MARCHIO , CHE CONSISTE NEL GARANTIRE AL CONSUMATORE O ALL ' UTILIZZATORE FINALE L ' IDENTITA D ' ORIGINE DEL PRODOTTO CHE RECA IL MARCHIO ;

13E INERENTE A QUESTA GARANZIA DI PROVENIENZA CHE ESCLUSIVAMENTE IL TITOLARE POSSA IDENTIFICARE IL PRODOTTO MEDIANTE L ' APPOSIZIONE DEL MARCHIO ;

14LA GARANZIA DI PROVENIENZA SAREBBE IN EFFETTI COMPROMESSA SE FOSSE POSSIBILE AD UN TERZO APPORRE IL MARCHIO SUL PRODOTTO , ANCHE SE ORIGINALE ;

15E QUINDI IN ARMONIA CON LA FUNZIONE ESSENZIALE DEL MARCHIO CHE LE LEGISLAZIONI NAZIONALI , ANCHE NEL CASO IN CUI IL PRODUTTORE O IL COMMERCIANTE SIA TITOLARE DI DUE MARCHI DIVERSI PER IL MEDESIMO PRODOTTO , VIETANO CHE IL TERZO NON AUTORIZZATO SI ARROGHI LA FACOLTA DI APPORRE L ' UNO O L ' ALTRO MARCHIO AD UNA PARTITA QUALSIASI DEI PRODOTTI O DI CAMBIARE I MARCHI APPOSTI DAL TITOLARE SULLE DIVERSE PARTITE DI PRODOTTI ;

16LA GARANZIA DI PROVENIENZA IMPONE CHE IL DIRITTO ESCLUSIVO DEL TITOLARE VENGA SALVAGUARDATO NELLO STESSO MODO , NEL CASO IN CUI LE DIVERSE PARTITE DI PRODOTTI , CONTRASSEGNATE DA MARCHI DIVERSI , PROVENGONO DA DUE STATI MEMBRI DIVERSI ;

17IL DIRITTO SPETTANTE AL TITOLARE DEL MARCHIO DI OPPORSI A QUALSIASI SUA APPOSIZIONE NON AUTORIZZATA AL SUO PRODOTTO RIENTRA PERCIO NELL ' OGGETTO SPECIFICO DEL DIRITTO AL MARCHIO ;

18E QUINDI LEGITTIMO A TERMINI DELL ' ART . 36 , PRIMA FRASE , RICONOSCERE AL TITOLARE DI UN MARCHIO TUTELATO IN UNO STATO MEMBRO IL DIRITTO DI OPPORSI A CHE UNA MERCE SIA MESSA SUL MERCATO DA UN TERZO IN TALE STATO MEMBRO COL MARCHIO DI CUI TRATTASI , ANCHE SE LA MERCE E STATA GIA LECITAMENTE SMERCIATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO CON UN MARCHIO DIVERSO IVI SPETTANTE ALLO STESSO TITOLARE .

19VA ANCORA ACCERTATO , TUTTAVIA , SE L ' ESERCIZIO DI UN DIRITTO DEL GENERE POSSA COSTITUIRE UNA ' RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI ' AI SENSI DELL ' ART . 36 , 2A FRASE ;

20E OPPORTUNO OSSERVARE , IN PROPOSITO , CHE PUO ESSER LEGITTIMO PER IL FABBRICANTE D ' UN PRODOTTO UTILIZZARE , IN DIVERSI STATI MEMBRI , MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO ;

21PUO DARSI CIONONDIMENO CHE UNA PRASSI DEL GENERE SIA SEGUITA DAL TITOLARE DEI MARCHI NELL ' AMBITO D ' UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DIRETTO AD ISOLARE ARTIFICIALMENTE I MERCATI ;

22IN UNA IPOTESI DEL GENERE , L ' OPPOSIZIONE DEL TITOLARE ALL ' USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO DA PARTE DI UN TERZO COSTITUIREBBE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA ;

23SPETTA AL GIUDICE DI MERITO DECIDERE , DI VOLTA IN VOLTA , SE SIA PROVATO CHE LA PRASSI , CONSISTENTE NELL ' UTILIZZARE MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO , VENGA SEGUITA DAL TITOLARE DI DETTI MARCHI NELL ' INTENTO DI ISOLARE I MERCATI .

SULLA SECONDA QUESTIONE

24CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE , AI FINI DELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA , ABBIA RILEVANZA IL FATTO CHE , NELLO STATO MEMBRO IN CUI IL PRODOTTO E IMPORTATO , SIA IN VIGORE UNA NORMATIVA IN MATERIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI CHE AMMETTE L ' IMPORTAZIONE DI UN PRODOTTO FARMACEUTICO DA UN ALTRO STATO MEMBRO CON UN MARCHIO DIVERSO DA QUELLO COL QUALE ESSO E REGISTRATO IN QUESTO STATO .

25UNA NORMATIVA DEL GENERE , CHE PERSEGUE GLI OBIETTIVI PROPRI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA , CONTEMPLA LE DENOMINAZIONI CON CUI LE SPECIALITA FARMACEUTICHE POSSONO ESSER MESSE IN COMMERCIO ;

26SI DEVE PERCIO PRESUMERE CHE ESSA NON ABBIA L ' EFFETTO DI MODIFICARE LE NORME IN MATERIA DI MARCHI ;

27NE CONSEGUE CHE L ' IMPORTATORE DI UN PRODOTTO FARMACEUTICO NON PUO TROVARE , NELLA FACOLTA CONFERITAGLI DA UNA NORMATIVA DEL GENERE , ALCUNA GIUSTIFICAZIONE PER SOTTRARSI AGLI OBBLIGHI IMPOSTIGLI DAL RISPETTO DEI MARCHI DI CUI IL FABBRICANTE DEL PRODOTTO E TITOLARE ;

28LA SECONDA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' ESISTENZA D ' UNA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPECIALITA FARMACEUTICHE RELATIVA ALLE DENOMINAZIONI CON CUI QUESTE VENGONO SMERCIATE E IRRILEVANTE AI FINI DELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE .

SULLE SPESE

29LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO NONCHE DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

30NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALL ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DI ROTTERDAM , CON SENTENZA 19 DICEMBRE 1977 , DICHIARA :

1* A ) A NORMA DELL ' ART . 36 , PRIMA FRASE , DEL TRATTATO CEE , IL TITOLARE DI UN MARCHIO TUTELATO IN UNO STATO MEMBRO PUO OPPORSI A CHE UNA MERCE SIA MESSA SUL MERCATO CON DETTO MARCHIO DA UN TERZO , ANCHE SE LA MERCE STESSA E STATA LECITAMENTE SMERCIATA IN PRECEDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO CON UN ALTRO MARCHIO IVI SPETTANTE ALLO STESSO TITOLARE ;

B ) DETTA OPPOSIZIONE PUO TUTTAVIA COSTITUIRE RESTRIZIONE DISSIMULATA DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI , AI SENSI DELL ' ART . 36 , SECONDA FRASE , DEL TRATTATO , QUALORA SIA PROVATO CHE LA PRASSI DI USARE MARCHI DIVERSI PER LO STESSO PRODOTTO E SEGUITA DAL TITOLARE ALLO SCOPO DI ISOLARE ARTIFICIALMENTE I MERCATI .

2* LE NORME RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI CON LE QUALI LE SPECIALITA FARMACEUTICHE SONO MESSE SUL MERCATO SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA SOLUZIONE DI CUI SOPRA .