1

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Puma SE, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 luglio 2024 (procedimento R 2215/2019-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2

Il 21 dicembre 2012 la CMS Costruzione macchine speciali SpA, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, ha designato l’Unione europea, con data di priorità al 14 dicembre 2012, nell’ambito della domanda di protezione della registrazione internazionale n. 1150538.

3

Il marchio per il quale tale designazione è stata effettuata è il marchio figurativo seguente:

4

Il marchio richiesto designava i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 7, 11 e 37 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

5

Il 21 novembre 2013 la ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 4.

6

L’opposizione si fondava in particolare sui seguenti marchi anteriori (in prosieguo: i «marchi anteriori»):

–

il marchio internazionale figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 17 giugno 1992 con il numero 593987 (in prosieguo: il «marchio anteriore n. 1») e debitamente rinnovato, che produce effetti nel Benelux, in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Croazia, in Italia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Romania, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia e nel Regno Unito e che designa in particolare i seguenti prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28: – classe 18: «Prodotti in cuoio e/o in imitazioni del cuoio (inclusi in tale classe); borse e altri astucci non adeguati ai prodotti che sono destinati a contenere, nonché piccoli articoli in cuoio, in particolare borse, portafogli, astucci per chiavi; borsette, portadocumenti, borse con classificatore e per provviste, zaini scolastici e cartelle, zaini da campeggio, zaini, zainetti, sacche da competizione, borse da trasporto e contenitori, nonché borse da viaggio in cuoio e in imitazioni del cuoio, in materiali sintetici, in leghe metalliche e in tessuti; borsette da viaggio (pelletteria); cinghie da tracolla (cinghie); pelli d’animali; bauli e valigie; ombrelli (da pioggia e da sole); bastoni da passeggio, fruste, articoli da selleria»; – classe 25: «Abbigliamento, scarpe, cappelleria; parti e componenti per calzature, suole e suole da correzione, tacchi, tomaie di stivali; antisdrucciolevoli per calzature, morsetti e chiodi; strati intermedi, tasche confezionate per indumenti; articoli di corsetteria; stivali, calzerotti ciabatte; articoli finiti per calzature, calzature da città, da sport, svago, allenamento fisico, jogging, ginnastica, scarpe da bagno e fisiologiche (comprese in questa classe), scarpe da tennis; scaldamuscoli per le gambe e ghette, scaldamuscoli per le gambe e ghette in cuoio, leggings, fasce, ghette per calzature; indumenti da ginnastica, calzoncini e maglie da ginnastica, calzoncini e maglie da calcio, camice e pantaloncini da tennis, abbigliamento e costumi da bagno e da spiaggia, boxer e calzoncini da bagno e costumi bagno, compresi costumi a due pezzi, abbigliamento e tenute da sport e svago (compresi maglieria e maglie), anche per allenamento fisico, jogging o corsa di resistenza e ginnastica, calzoncini e pantaloni sportivi, magliette, maglioni, magliette di cotone, felpe, abbigliamento da tennis e sci; tute sportive e tute per il tempo libero, vestaglie e tute, calze (calzetteria), calzettoni da calcio, guanti, compresi guanti in cuoio, finto cuoio o cuoio sintetico, berretti e cuffie, fasce per capelli e per la fronte, fasce tergisudore, sciarpe, fazzoletti da collo, foulard, passamontagna; cinture, giacche a vento con cappuccio e parka, giacconi da marinaio e impermeabili, cappotti, bluse, giacche e giacconi, gonne, mutande e pantaloni, pullover e insiemi coordinati di diversi pezzi di abbigliamento e biancheria intima; biancheria personale»; – classe 28: «giochi, giocattoli, incluse scarpe in miniatura e palline in miniatura (utilizzate come giocattoli); apparecchi e motori per allenamento fisico, ginnastica e sport (inclusi in tale classe); equipaggiamento da sci, da tennis e da pesca; sci, attacchi da sci, bacchette da sci; spigoli di sci, rivestimenti per sci; palle e palloni da gioco, inclusi le palle e i palloni da sport e da gioco; manubri da palestra, pesi, dischi e giavellotti da lancio; racchette da ping-pong o da tennis da tavola, da badminton e da squash, mazze da cricket, da golf e da hockey; palle da tennis e apparecchi per lanciare le palle da tennis; pattini a rotelle, pattini, scarpe per tute da pattinaggio a rotelle, anche con suole rinforzate; tavole per tennis da tavola; clavette ginniche, cerchi ginnici, reti per uso sportivo, porte e reti per giochi con la palla; guanti da sport (accessori da gioco); bambole; vestitini per bambole, scarpette per bambole; berrettini e cuffiette per bambola, cintole da bambola, grembiulini da bambola; ginocchiere, proteggi gomiti, cavigliere e leggings da sport; decorazioni per alberi di Natale»;

–

il marchio internazionale figurativo qui di seguito riprodotto, registrato il 30 settembre 1983 con il numero 480105 (in prosieguo: il «marchio anteriore n. 2») e debitamente rinnovato, che produce effetti nel Benelux, nella Repubblica ceca, in Francia, in Croazia, in Italia, in Ungheria, in Austria, in Portogallo, in Romania, in Slovenia e in Slovacchia e che designa i seguenti prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28: – classe 18: «Sacche a tracolla e sacche da viaggio, bauli e valigie, in particolare per attrezzatura e abbigliamento da sport»; – classe 25: «Abbigliamento, stivali, calzature e ciabatte»; – classe 28: «Giochi, giocattoli; apparecchi per l’attività fisica, per la ginnastica e lo sport (non compresi in altre classi), compresi i palloni per lo sport».

7

Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. L’opposizione, diretta contro tutti i prodotti e servizi di cui al precedente punto 4, era fondata su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore n. 2 e su una parte dei prodotti coperti dal marchio anteriore n. 1, ossia quelli rientranti nelle classi 18, 25 e 28. È stata rivendicata una notorietà per tutti i prodotti sui quali si fondava l’opposizione e per tutti i paesi in cui i marchi anteriori godevano di tutela. Diciotto documenti, ivi comprese precedenti decisioni della divisione di opposizione, sono stati prodotti in allegato all’opposizione al fine di provare tale notorietà.

8

Con decisione del 28 novembre 2014, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione poiché la notorietà dei marchi anteriori non era stata dimostrata.

9

Il 26 gennaio 2015 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione. Essa ha prodotto, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, tre CD di allegati contenenti dodici documenti o gruppi di documenti al fine di provare la notorietà dei marchi anteriori.

10

Con decisione del 29 gennaio 2016 (in prosieguo: la «prima decisione»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso, poiché la ricorrente non aveva fornito la prova della notorietà dei marchi anteriori.

11

Con ordinanza del 22 maggio 2019, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T‑161/16, EU:T:2019:350), il Tribunale ha annullato la prima decisione. Tenendo conto degli insegnamenti della sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), relativa a un’altra domanda di marchio, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che erroneamente la commissione di ricorso non aveva preso in considerazione le decisioni anteriori dell’EUIPO presentate dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione al fine di provare la notorietà dei marchi anteriori invocati e, dall’altro, che essa aveva erroneamente escluso, a motivo della loro irricevibilità, gli elementi di prova prodotti nell’ambito del procedimento di ricorso.

12

Con decisione del 24 settembre 2020 (in prosieguo: la «seconda decisione»), la quarta commissione di ricorso ha nuovamente respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione, respingendo l’opposizione.

13

Con sentenza del 5 ottobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T‑711/20, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza di annullamento», EU:T:2022:604), il Tribunale ha annullato la seconda decisione. Dopo aver confermato il confronto tra i marchi in conflitto (sentenza di annullamento, punti da 33 a 80), esso ha constatato che la commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che non fosse necessario esaminare l’opposizione fondata sul marchio anteriore n. 2, per il solo motivo che essa presentava un grado di somiglianza minore con il marchio richiesto rispetto al marchio anteriore n. 1. In proposito, il Tribunale ha sottolineato che il grado di somiglianza tra i segni costituiva solo uno dei fattori pertinenti per la valutazione dell’esistenza di un nesso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e che, di conseguenza, il minor grado di somiglianza del marchio anteriore n. 2 potrebbe essere compensato, in particolare, da un grado più elevato di notorietà (sentenza di annullamento, punti da 97 a 112). Inoltre, per quanto riguarda il marchio anteriore n. 1, il Tribunale ha constatato che la commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto che non fosse necessario riesaminare le prove della notorietà che erano state prodotte dinanzi alla divisione di opposizione, diverse dalle decisioni anteriori della divisione di opposizione (sentenza di annullamento, punti da 114 a 136). Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la seconda decisione per quanto riguarda l’opposizione fondata sui marchi anteriori nn. 1 e 2, in mancanza di una valutazione globale dell’esistenza e del livello di notorietà di tali marchi (sentenza di annullamento, punti da 137 a 144).

14

Con la decisione impugnata, la quinta commissione di ricorso ha nuovamente respinto il ricorso della ricorrente. In primo luogo, dopo aver rilevato che essa era tenuta a procedere ad una nuova valutazione globale dell’esistenza e del livello di notorietà dei marchi anteriori, essa ha deciso di accettare gli elementi di prova supplementari prodotti nell’ambito del procedimento di ricorso e ha considerato che, nella sentenza di annullamento, il Tribunale aveva confermato il confronto tra i marchi in conflitto. In secondo luogo, dopo aver valutato l’insieme degli elementi di prova della notorietà dei marchi anteriori, comprese le decisioni anteriori della divisione di opposizione e le prove supplementari prodotte dinanzi ad essa, la commissione di ricorso ha constatato che l’esame congiunto degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente mostrava «quantomeno» un grado medio di notorietà dei marchi anteriori per calzature sportive e abbigliamento sportivo, almeno in Germania, in Italia, in Spagna, nel Regno Unito e nella Repubblica ceca. In terzo luogo, essa ha respinto l’opposizione con la motivazione che l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto non era stata dimostrata, nonostante il grado di notorietà «almeno» medio dei marchi anteriori. In quarto luogo, «[p]er completezza», essa ha altresì respinto l’opposizione con la motivazione che la ricorrente non aveva dimostrato che le altre condizioni, vale a dire il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o il pregiudizio arrecato al loro carattere distintivo o alla loro notorietà, fossero soddisfatte.

15

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

16

L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

17

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Tale motivo unico si articola, in sostanza, in quattro parti relative, in primo luogo, alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’intensità della notorietà dei marchi anteriori, in terzo luogo, all’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto e, in quarto luogo, all’esistenza di un pregiudizio alla notorietà dei marchi anteriori.

18

Ai termini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [dell’Unione europea] anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell[’Unione] o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

19

La tutela estesa riconosciuta al marchio anteriore registrato dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone la coesistenza delle tre condizioni seguenti: in primo luogo, l’identità o la somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, l’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, l’esistenza di un rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi. Tali condizioni sono cumulative e il mancato soddisfacimento di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile detta disposizione (v. sentenza di annullamento, punto 31 e giurisprudenza citata).

20

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto la seconda parte del motivo unico, relativa all’intensità della notorietà dei marchi anteriori.

21

Con la seconda parte del motivo unico, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il livello di notorietà dei marchi anteriori è quantomeno medio. Tale parte si articola, in sostanza, in tre censure. Con la prima censura, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto dell’importanza fondamentale del grado di notorietà dei marchi anteriori ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. La mancata risposta della commissione di ricorso quanto al grado di tale notorietà sarebbe «contraria al diritto». Con la seconda censura, essa afferma che i marchi anteriori godono, in realtà, di un grado di notorietà molto elevato che sarebbe dimostrato dal gran numero di elementi di prova prodotti. Con la terza censura, essa contesta alla commissione di ricorso di non aver riconosciuto che i marchi anteriori possedevano un elevato carattere distintivo, in quanto il loro carattere distintivo intrinseco normale o medio sarebbe notevolmente accresciuto dal loro uso estensivo.

22

L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente. Esso riqualifica la prima censura della ricorrente nel senso che la commissione di ricorso avrebbe dovuto dimostrare l’esatto grado di notorietà di cui godono i marchi anteriori. Esso osserva che, sebbene l’esistenza di una notorietà dei marchi anteriori costituisca una condizione preliminare necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, non è tuttavia necessario dimostrare il grado specifico di tale notorietà in tutti i casi. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile procedere a tale valutazione ai sensi di detto articolo sulla base del grado di notorietà più basso possibile (vale a dire «quantomeno»), del grado di notorietà più elevato (vale a dire «al massimo», «al meglio») o anche di una certa notorietà. Pertanto, esso ritiene che, nel caso di specie, concludendo che i marchi anteriori godono «quantomeno di un grado medio di notorietà» per calzature sportive e abbigliamento sportivo, che costituiscono due categorie distinte di prodotti, la commissione di ricorso non sia incorsa in alcun errore di valutazione.

23

Ai punti da 44 a 61 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha debitamente valutato tutti gli elementi di prova della notorietà dei marchi anteriori, comprese le decisioni anteriori della divisione di opposizione. In particolare, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli allegati prodotti dinanzi ad essa dimostrassero che la ricorrente aveva compiuto notevoli sforzi di marketing nel corso degli anni e aveva segnatamente sponsorizzato diversi atleti e squadre sportive. Così, numerosi documenti contenevano fotografie di sportivi noti che recavano capi di abbigliamento sportivo e calzature sportive sui quali figuravano i marchi anteriori (o uno di essi).

24

Al punto 62 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che l’esame congiunto degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente mostrava «quantomeno un grado medio di notorietà» dei marchi anteriori per le calzature sportive e l’abbigliamento sportivo. A suo avviso, considerati nel loro insieme, i documenti non erano sufficienti a provare una notorietà per altri prodotti, dato che non dimostravano una conoscenza sufficiente del marchio tra il pubblico di riferimento, il che avrebbe potuto essere dimostrato da studi di mercato. In totale, gli elementi di prova prodotti dimostravano che i marchi anteriori erano oggetto di un uso intensivo e di lunga data e godevano di un grado «quantomeno medio di notorietà» per le calzature sportive e l’abbigliamento sportivo. Al punto 63 di detta decisione, la commissione di ricorso ha concluso che, nel complesso, gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente mostravano «quantomeno un grado medio di notorietà» dei marchi anteriori, almeno in Germania, in Italia, in Spagna, nel Regno Unito e nella Repubblica ceca.

25

Secondo una giurisprudenza costante, un marchio gode di notorietà ai sensi del diritto dell’Unione quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio, in una parte sostanziale del territorio di riferimento. L’esistenza della notorietà deve essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, vale a dire, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punti 55 e 56 e giurisprudenza citata).

26

Per quanto riguarda la prima censura, occorre considerare che, con essa, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto non dimostrando il grado preciso di notorietà di cui godono i marchi anteriori o, quantomeno, non tenendo esplicitamente conto dell’ipotesi ad essa più favorevole.

27

Anzitutto, occorre ricordare che il livello di notorietà è un fattore rilevante ai fini della valutazione globale dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 41 e 42).

28

Inoltre, per quanto riguarda l’intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio anteriore, dalla giurisprudenza risulta che più il carattere distintivo e la notorietà di tale marchio sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione (v. sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 69 e giurisprudenza citata).

29

Peraltro, occorre ricordare che, pur costituendo una delle condizioni di applicazione cumulative dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la notorietà del marchio anteriore, compresa la sua intensità, fa parte dei fattori da prendere in considerazione in sede di valutazione sia dell’esistenza di un nesso di associazione nella mente del pubblico tra il marchio anteriore e il marchio contestato sia del rischio che si verifichi una delle tre violazioni di cui alla medesima disposizione [v. sentenza del 28 settembre 2016, Lacamanda Group/EUIPO – Woolley (HENLEY), T‑362/15, non pubblicata, EU:T:2016:576, punto 21 e giurisprudenza citata].

30

Pertanto, la valutazione dell’esistenza di una notorietà del marchio anteriore costituisce una fase indispensabile dell’esame dell’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, l’applicazione di tale disposizione implica necessariamente una conclusione definitiva quanto all’esistenza o meno di una tale notorietà, cosa che esclude in linea di principio la possibilità di effettuare un’analisi sull’eventuale applicazione di detta disposizione basandosi su un’ipotesi vaga, vale a dire un’ipotesi non imperniata sull’ammissione di una notorietà di uno specifico livello [v. sentenza del 28 settembre 2016, HENLEY, T‑362/15, non pubblicata, EU:T:2016:576, punto 22 e giurisprudenza citata; v. anche, per analogia, sentenza del 22 gennaio 2025, Rain Carbon Germany/EUIPO – Novaresine (NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN), T‑1188/23, non pubblicata, EU:T:2025:49, punti 91 e 92].

31

Al riguardo, occorre considerare che, quando, come nel caso di specie, l’EUIPO esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, non gli è sufficiente constatare che il marchio anteriore gode di un grado di notorietà «quantomeno medio», ma è tenuto o a determinare con precisione il grado di intensità di tale notorietà (medio, elevato, se non addirittura molto elevato), che costituisce un fattore rilevante per la valutazione globale del nesso, o, quantomeno, a prendere in considerazione esplicitamente l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso, nel caso di specie la ricorrente. Si deve precisare che la nozione di «parte soccombente», in tale contesto, designa la parte di cui l’EUIPO respinge gli argomenti relativi al livello di notorietà.

32

Certamente, occorre quindi rilevare, al pari dell’EUIPO, che quest’ultimo non è tenuto a definire un grado preciso di notorietà in tutti i casi. Così, in taluni casi appropriati (v. punti 34 e 35 infra), l’EUIPO, per valutare il livello di notorietà, può ricorrere ad espressioni quali «quantomeno» o «tutt’al più».

33

Tuttavia, occorre sottolineare che, nel caso in cui l’EUIPO scelga di utilizzare espressioni quali «quantomeno» o «tutt’al più» per valutare il livello di notorietà, esso è tenuto a prendere in considerazione esplicitamente l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso, prima di poter ragionare a fortiori per le altre ipotesi meno favorevoli a tale parte soccombente.

34

Pertanto, nel caso in cui l’EUIPO concluda che non vi è alcun nesso o pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore in questione, esso può qualificare il grado di notorietà come «tutt’al più» elevato, prendere in considerazione il grado massimo, ossia il grado elevato, e ragionare a fortiori per le ipotesi meno favorevoli alla parte soccombente, ovvero l’opponente, vale a dire un grado medio (o debole). Per contro, in tali casi, non è consentito all’EUIPO qualificare il grado di notorietà come «quantomeno» medio senza prendere esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla «parte soccombente», in tal caso l’opponente, quale un grado elevato, se non addirittura molto elevato, di notorietà. Infatti, la mancata presa in considerazione esplicita dell’ipotesi più favorevole all’opponente è tale da viziare la valutazione globale dell’esistenza del nesso, per la quale il livello di notorietà del marchio anteriore costituisce un fattore rilevante, o quella dell’esistenza di un pregiudizio alla notorietà.

35

Per contro, nel caso in cui l’EUIPO concluda nel senso dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto o di un pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore in questione, esso può qualificare il grado di notorietà come «quantomeno» medio, prendere in considerazione il grado minimo, ossia il grado medio, e ragionare a fortiori per le ipotesi meno favorevoli alla parte soccombente, in tal caso il titolare del marchio contestato, ossia un grado elevato, se non addirittura molto elevato. Per contro, in siffatti casi, non è consentito all’EUIPO qualificare il grado di notorietà come «tutt’al più» elevato senza prendere esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla titolare, come un grado medio (o debole) di notorietà. Infatti, la mancata presa in considerazione esplicita dell’ipotesi più favorevole alla titolare è tale da viziare la valutazione globale dell’esistenza del nesso, per la quale il livello di notorietà del marchio anteriore costituisce un fattore rilevante, o quella dell’esistenza di un pregiudizio alla notorietà.

36

Più in generale, occorre considerare che, qualora, nell’ambito di una qualsiasi valutazione, l’EUIPO scelga di ricorrere ad espressioni quali «quantomeno» o «tutt’al più», esso è tenuto a prendere esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso, vale a dire la parte di cui respinge gli argomenti relativi alla valutazione in questione.

37

L’obbligo di prendere in considerazione esplicitamente l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi all’EUIPO costituisce per quest’ultimo un’espressione particolare del dovere di diligenza, secondo il quale l’istituzione competente è tenuta ad esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti del caso di specie (v. sentenza di annullamento, punto 127 e giurisprudenza citata).

38

Orbene, nel caso di specie, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso non ha esplicitamente preso in considerazione l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente, nella fattispecie la ricorrente (che, del resto, invocava proprio una siffatta ipotesi), vale a dire quella di una notorietà «molto elevata», nella valutazione globale del nesso tra i marchi in conflitto.

39

Il caso di specie si distingue quindi dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 ottobre 2015, The Tea Board/UAMI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T‑627/13, non pubblicata, EU:T:2015:740, punto 83). In tale causa, invocata dall’EUIPO in udienza, la commissione di ricorso si era esplicitamente basata non già su un’ipotesi vaga, bensì sulla premessa ipotetica che i marchi anteriori in questione godessero di una notorietà di un’intensità ben precisa, ossia di un’intensità eccezionalmente elevata, che corrispondeva a quella che la ricorrente, parte soccombente in detta causa, mirava a dimostrare dinanzi agli organi competenti dell’EUIPO.

40

La constatazione effettuata al precedente punto 38 non può essere inficiata dagli altri argomenti dell’EUIPO.

41

In primo luogo, l’EUIPO sostiene che, sebbene l’esistenza di una notorietà dei marchi anteriori costituisca una condizione preliminare necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, non è tuttavia necessario dimostrare il grado specifico di tale notorietà in tutti i casi. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile procedere a detta valutazione ai sensi di tale articolo sulla base del grado di notorietà più basso possibile (vale a dire «quantomeno») [sentenze del 19 giugno 2008, Mülhens/UAMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06, non pubblicata, EU:T:2008:215, punti da 34 a 36, e del 6 luglio 2022, ALO jewelry CZ/EUIPO – Cartier International (ALOve), T‑288/21, non pubblicata, EU:T:2022:420, punti 26 e 72], del grado di notorietà più elevato (vale a dire «al massimo», «al meglio») (sentenza di annullamento, punto 16) o anche di una certa notorietà [sentenza del 9 settembre 2020, Novomatic/EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS), T‑669/19, non pubblicata, EU:T:2020:408, punto 77].

42

In proposito, occorre rilevare che, certamente, nella sentenza del 19 giugno 2008, MINERAL SPA (T‑93/06, non pubblicata, EU:T:2008:215, punti da 34 a 36), il Tribunale ha effettivamente riconosciuto l’esistenza di una notorietà «quantomeno molto elevata» e ha ritenuto che ciò fosse sufficiente per determinare con precisione il grado di notorietà del marchio anteriore. Tuttavia, a differenza della commissione di ricorso nella presente causa, il Tribunale ha poi ritenuto sussistente un pregiudizio alla notorietà, considerando un grado di notorietà (quantomeno) «molto elevato» e basandosi quindi esplicitamente sull’ipotesi più favorevole alla parte soccombente, titolare del marchio contestato. Analogamente, è vero che, nella sentenza del 6 luglio 2022, ALOve (T‑288/21, non pubblicata, EU:T:2022:420, punti 26 e 72), il Tribunale ha effettivamente ritenuto che il marchio anteriore godesse di una notorietà di un grado«quantomeno medio». Tuttavia, a differenza della commissione di ricorso nella presente causa, il Tribunale ha poi ritenuto sussistente un pregiudizio alla notorietà, considerando un grado di notorietà (quantomeno) medio e basandosi quindi sull’ipotesi più favorevole alla parte soccombente, titolare del marchio contestato. Inoltre, se è vero che, nella parte «Fatti» della sentenza di annullamento, il Tribunale ha ricordato che la quarta commissione di ricorso, nella seconda decisione, aveva considerato che gli elementi prodotti dinanzi ad essa mostravano «tutt’al più una certa notorietà» per «calzature sportive» rientranti nella classe 25, ciò non toglie che esso non si è affatto pronunciato su tale punto nella parte «In diritto» della sentenza di annullamento. Infine, se è vero che, nella sentenza del 9 settembre 2020, PRIMUS (T‑669/19, non pubblicata, EU:T:2020:408, punti 77 e 107), il Tribunale ha anzitutto constatato che i marchi anteriori godevano di «una certa notorietà», esso ha poi precisato che tale notorietà doveva essere «considerata media» prima di riconoscere, a differenza della commissione di ricorso nella presente causa, l’esistenza di un pregiudizio alla notorietà.

43

Pertanto, nessuna delle sentenze invocate dall’EUIPO è pertinente nella configurazione del caso di specie in cui la commissione di ricorso non ha esplicitamente tenuto conto dell’ipotesi più favorevole alla parte soccombente.

44

In secondo luogo, l’EUIPO afferma che il grado di notorietà può variare a seconda dei prodotti e dei servizi specifici e che, pertanto, considerare un solo grado di notorietà per l’insieme di tali prodotti e servizi potrebbe facilitare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

45

Al riguardo, è sufficiente constatare che, poiché l’intensità della notorietà costituisce un fattore di valutazione dell’esistenza di un nesso e può variare a seconda dei prodotti e dei servizi specifici, spetta all’EUIPO dimostrare il grado preciso di intensità della notorietà per ciascuno dei prodotti e dei servizi specifici per i quali un marchio anteriore gode di notorietà oppure, quantomeno, per ciascuno di tali prodotti e servizi, prendere in considerazione esplicitamente l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente (v. punto 31 supra).

46

In terzo luogo, l’EUIPO ritiene che la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i marchi anteriori godono «quantomeno di un grado medio di notorietà» per le «calzature sportive» e l’«abbigliamento sportivo» rientranti nella classe 25 implichi che, per tali prodotti, la notorietà possa essere effettivamente molto elevata. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, esso rileva che la commissione di ricorso ha «implicitamente ma necessariamente» tenuto conto dell’elevato grado di notorietà dei marchi anteriori che era stato rivendicato dalla ricorrente.

47

In proposito, è sufficiente osservare che una siffatta presa in considerazione, da parte dell’EUIPO, dell’ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso dovrebbe essere esplicita e chiara, e non implicita o incomprensibile.

48

In quarto luogo, l’EUIPO sostiene che dalla decisione impugnata non risulta che la commissione di ricorso abbia tenuto conto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, solo del grado medio di notorietà dei marchi anteriori. Secondo l’EUIPO, al contrario, dalla formulazione del punto 62 della decisione impugnata [ad esempio, «la pubblicazione “Sporting Goods Intelligence” [allegato 9 (…)] mostra che la [ricorrente] deteneva una quota di mercato considerevole per le “calzature per l’atletica” nel 2007, occupando il terzo posto mondiale in tale settore», «i marchi anteriori erano oggetto di un uso intensivo e di lunga data»] emerge che la commissione di ricorso non ha escluso che la notorietà dei marchi anteriori potesse effettivamente essere superiore alla media. Parimenti, dal punto 78 della decisione impugnata, nel quale si afferma «per completezza» che, «anche se i marchi anteriori godessero altresì di un elevato grado di notorietà per altri prodotti compresi nella classe 25 (...), il risultato sarebbe identico», risulterebbe che la commissione di ricorso avrebbe tenuto conto di un elevato grado di notorietà dei marchi anteriori, quantomeno per alcuni dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori, e quindi dello «scenario più favorevole» alla ricorrente.

49

In proposito, è giocoforza constatare che la decisione impugnata non contiene alcun indizio esplicito e chiaro di una qualsivoglia presa in considerazione, nella valutazione globale del nesso, di un grado di notorietà molto elevato per le calzature sportive o per l’abbigliamento sportivo. Per quanto concerne gli estratti citati del punto 62 di tale decisione, occorre rilevare che essi sono al centro della valutazione dell’esistenza e del livello di notorietà, sia prima che dopo le constatazioni, ai punti 62 e 63 della medesima decisione, secondo le quali l’esame congiunto degli elementi di prova prodotti mostra «quantomeno un grado medio di notorietà». Tali estratti non rimettono quindi affatto in discussione la conclusione globale della commissione di ricorso sul livello di notorietà. Inoltre, essi non figurano nella valutazione globale del nesso. Essi non possono quindi dimostrare, e neppure suggerire, la presa in considerazione di una notorietà elevata, se non addirittura molto elevata, in tale contesto.

50

Quanto all’estratto citato del punto 78 della decisione impugnata, oltre a figurare nella valutazione dell’esistenza di un pregiudizio, esso riguarda proprio «altri» prodotti rientranti nella classe 25 diversi dalle calzature sportive e dall’abbigliamento sportivo. Esso non può quindi dimostrare, sulla sola base dell’avverbio «anche», la presa in considerazione esplicita e chiara di una notorietà elevata, se non addirittura molto elevata, per le calzature sportive e l’abbigliamento sportivo nella valutazione globale del nesso.

51

In proposito, occorre precisare, per quanto riguarda l’esistenza di un pregiudizio ai sensi della terza condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (v. punto 19 supra), che, nella sua valutazione effettuata «per completezza» ai punti da 74 a 78 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha neppure esplicitamente tenuto conto dell’ipotesi più favorevole alla ricorrente per quanto concerne l’intensità della notorietà dei marchi anteriori. Infatti, la commissione di ricorso, al punto 77 di tale decisione, ha menzionato il «grado quantomeno medio di notorietà di cui godono i marchi anteriori per le calzature [sportive] e l’abbigliamento sportivo» e, nell’estratto citato del punto 78 di detta decisione, ha richiamato l’ipotesi di un «elevato grado di notorietà» per prodotti «diversi» dalle calzature sportive e dall’abbigliamento sportivo.

52

In quinto luogo, in udienza, l’EUIPO ha sostenuto che, dinanzi ai propri organi, la ricorrente non aveva invocato un elevato grado di notorietà.

53

Tuttavia, dalla memoria contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, sintetizzata al punto 8 della decisione impugnata, risulta che la ricorrente ha fatto valere un «grado molto elevato di riconoscimento sul mercato» e una «notorietà elevata» per i suoi marchi anteriori. Pertanto, tale affermazione dell’EUIPO è carente in fatto. Del resto, essa contraddice la propria affermazione secondo cui la commissione di ricorso avrebbe «implicitamente ma necessariamente» tenuto conto dell’elevato grado di notorietà dei marchi anteriori che era stato invocato dalla ricorrente (v. punto 46 supra).

54

Si deve concludere che la commissione di ricorso, non prendendo esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla ricorrente (del resto invocata da quest’ultima), vale a dire quella di un grado «molto elevato» di notorietà, nella valutazione globale del nesso tra i marchi in conflitto, ha violato l’obbligo enunciato ai precedenti punti da 31 a 37 e, in tal modo, è incorsa in un errore di diritto.

55

La prima censura della seconda parte del motivo unico deve quindi essere accolta.

56

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto – che costituisce una condizione essenziale, ancorché implicita, per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra tali fattori può essere citato, in particolare, il livello di notorietà del marchio anteriore (v. sentenza di annullamento, punto 139 e giurisprudenza citata).

57

Nel caso di specie, considerato l’errore di diritto in cui è incorsa la commissione di ricorso riguardo al livello di notorietà dei marchi anteriori (v. punto 54 supra), non spetta al Tribunale pronunciarsi sul livello di tale notorietà né sulla valutazione globale, da parte della commissione di ricorso, dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto. Spetterà quindi alla commissione di ricorso valutare tali aspetti ai fini della decisione che essa sarà chiamata a pronunciare sul ricorso di cui rimane investita (v., in tal senso, sentenza di annullamento, punto 140 e giurisprudenza citata).

58

In proposito, occorre ricordare che il Tribunale non è legittimato a valutare esso stesso il livello di notorietà dei marchi anteriori, dal momento che, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale effettua un controllo di legittimità delle decisioni dell’EUIPO. Se esso conclude che una decisione siffatta, contestata dinanzi ad esso con ricorso, è viziata da illegittimità, deve annullarla. Esso non può tuttavia respingere il ricorso sostituendo la propria motivazione a quella dell’organo competente dell’EUIPO, che è l’autore dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2016, HENLEY, T‑362/15, non pubblicata, EU:T:2016:576, punto 25 e giurisprudenza citata).

59

Alla luce di tutto quanto precede e senza che sia necessario esaminare le altre parti e le altre censure del motivo unico della ricorrente, occorre annullare integralmente la decisione impugnata.

60

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

61

Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’EUIPO alle spese da essa sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. In proposito, è sufficiente rilevare che spetterà alla commissione di ricorso statuire, alla luce della presente sentenza, sulle spese relative al procedimento dinanzi ad essa [v., in tal senso, sentenza del 29 maggio 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T‑577/15, EU:T:2018:305, punto 94 e giurisprudenza citata].

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce: