1.

Ennakkoratkaisupyynnön taustalla olevassa riita-asiassa on vastakkain kaksi kauppiasta, jotka myyvät samankaltaisia, jollei täysin samanlaisia, tuotteita (väkeviin alkoholeihin lisättäviä yrttivalmisteita), joista käytetään samaa nimitystä ”Baucherlwärmer”. Toinen tuotteista on lisäksi suojattu EU-tavaramerkillä, joka on rekisteröity Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (jäljempänä EUIPO). ( 2 )

2.

Tämän erottamiskykyisen merkin haltija (Hansruedi Raimund) on nostanut tavaramerkkinsä loukkausta koskevan kanteen katsoessaan, että samalla nimellä tuotteitaan myyvä Michaela Aigner on loukannut rekisterisuojaan perustuvia oikeuksia.

3.

Aigner on kiistänyt vaatimuksen, esittänyt tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan väitteen ( 3 ) ja nostanut kaksi vuotta myöhemmin ( 4 ) vastakanteen. Hän esitti väitteessään ja vastakanteessaan Raimundin hakeneen tavaramerkin ”Baucherlwärmer” rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, sillä hän itse oli käyttänyt kyseistä merkkiä jo ennen kuin Raimund oli saanut oikeutta tavaramerkkiin.

4.

Asiaa on käsitelty kahdessa menettelyssä, joita on käyty ensimmäisessä oikeusasteessa EU-tavaramerkkejä käsittelevässä Itävallan tuomioistuimessa Handelsgericht Wienissä (Wienin kauppatuomioistuin, Itävalta) ja muutoksenhakuasteessa Oberlandesgericht Wienissä (Wienin alueellinen muutoksenhakutuomioistuin, Itävalta). Vastakanne on edelleen käsiteltävänä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, mutta tavaramerkin loukkausta koskevassa prosessissa on annettu ratkaisut sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että muutoksenhakuasteessa. Viimeksi mainitusta tuomiosta on tehty Revision-valitus Oberster Gerichtshofiin (ylin tuomioistuin, Itävalta).

5.

Oberster Gerichtshofin on ratkaistava varsinaisesti, onko tavaramerkin loukkausta koskevan prosessin tuomio voitu antaa pätevästi ennen kuin vastakanteesta on annettu ratkaisu. Selvittääkseen asiaan liittyvät epäselvyydet se esittää ennakkoratkaisukysymyksiä unionin tuomioistuimelle, jonka on otettava kantaa asetuksen (EY) N:o 207/2009 ( 5 ) laajuuteen ottaen huomioon seuraavat merkitykselliset seikat: a) EU-tavaramerkkien pätevyysolettama ja b) tällaisen tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen ja mahdollisen mitättömäksi julistamista koskevan vastakanteen, jonka vastaaja voi kohdistaa ensin mainittuun kanteeseen, välinen vuorovaikutus.

6.

Asetuksen johdanto-osan 16 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”On välttämätöntä, että [EU-tavaramerkin] voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko yhteisöön, sillä tämä on ainoa keino välttää tuomioistuinten ja viraston keskenään ristiriitaiset päätökset ja niiden vaikutukset [EU-tavaramerkkien] yhtenäiseen luonteeseen. – –”

7.

Sen johdanto-osan 17 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Olisi ehkäistävä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, [EU-tavaramerkkiä] ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejä koskevat kysymykset. – –”

8.

Sen I osaston yleisten säännösten 1 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[EU-tavaramerkki] on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”

9.

VI osastossa käsitellään luopumista, menettämistä ja mitättömyyttä, ja sen 3 jaksoon, jossa säädetään Euroopan unionin tavaramerkkien mitättömyysperusteista, sisältyvään 52 artiklaan on koottu ehdottomat mitättömyysperusteet tämän asian kannalta merkityksellisin osin seuraavasti:

10.

Asetuksen 53 artikla koskee suhteellisia mitättömyysperusteita, ja siinä säädetään tämän asian kannalta merkityksellisin osin seuraavaa:

11.

X osastossa (”Toimivalta ja menettely [EU-tavaramerkkejä] koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä”) olevaan 2 jaksoon, jossa käsitellään loukkausta ja EU-tavaramerkkien voimassaoloa koskevia riitoja, sisältyvän 95 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jäljempänä ’[EU‑tavaramerkkejä] käsittelevät tuomioistuimet’, joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät.”

12.

Sen 96 artiklan (”Loukkausta ja voimassaoloa koskeva toimivalta”) sanamuoto on seuraava:

”[EU‑tavaramerkkejä] käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

– –

13.

Asetuksen 99 artiklassa (”Pätevyysolettamus – asiaperustetta koskevat väitteet”) säädetään seuraavaa:

14.

Sen 100 artiklassa säädetään seuraavaa:

15.

Asioiden yhtymisestä tuomioistuinten tai EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen ja EUIPO:n välillä säädetään 104 artiklassa seuraavaa:

16.

Aignerin isä piti 1980- ja 1990-luvulla kaupan muiden tuotteiden ohella yrttejä sekä mauste- ja yrttivalmisteita, joita hän myi liikkeessään ja kiersi kauppaamassa messuilla, markkinoilla ja katutapahtumissa.

17.

Vuonna 2000 Aigner otti hoitaakseen isänsä liiketoiminnan toiminimellä ”Kräuter Paul” (suomeksi: ”Paulin yrttipuoti”) ja ryhtyi kauppaamaan erityisesti väkevään alkoholiin sekoitettavaksi tarkoitettua yrttiseosta, josta hän käytti nimeä ”Baucherlwärmer”. ( 8 )

18.

Raimund oli työskennellyt Aignerin isän kanssa vuoteen 1998 asti, jolloin hän siirtyi tämän kilpailijaksi. Raimund on pitänyt toiminimellä ”Bergmeister” kaupan mausteisiin perustuvaa valmistetta, josta hän on käyttänyt suurin piirtein vuodesta 2000 lähtien niin ikään nimitystä ”Baucherlwärmer”; valmisteen käyttötarkoitus, ominaisuudet ja vaikutukset ovat täsmälleen samat kuin kilpailijan tuotteella.

19.

Raimund halusi varmistaa yksinoikeuden kyseiseen merkkiin, ja sai 28.4.2006 rekisteröityä EU-tavaramerkin ”Baucherlwärmer” Nizzan luokitukseen sisältyvien 5, 29, 30 ja 33 luokan osalta; ( 9 ) hakemuksen etuoikeuspäiväksi katsotaan hakemispäivä eli 17.5.2005.

20.

Raimund kertoi havainneensa Aignerin pitäneen kaupan ja myyneen omaa tuotettaan ”Baucherlwärmer”-nimeä käyttäen Waldviertelissä (Ala-Itävalta) pidetyillä messuilla sekä muilla Ylä-Itävallan alueella ja Salzburgissa heinäkuussa 2006 järjestetyillä markkinoilla.

21.

Katsoessaan Aignerin loukanneen hänen EU-tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan Raimund nosti Aigneria vastaan tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Handelsgericht Wienissä, joka toimii Itävallassa EU-tavaramerkkejä käsittelevänä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena.

22.

Tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssä Raimund vaatii, että Aigner määrätään i) lopettamaan merkin ”Baucherlwärmer” käyttö mainittuihin luokkiin kuuluvissa tavaroissa ja palveluissa (kieltomääräystä koskeva vaatimus), ii) poistamaan myynnistä kaikki tavarat tai palvelut, joiden kohdalla tavaramerkin loukkaus on toteutunut (loukkauksen poistamista koskeva vaatimus), ( 10 ) ja julkaisemaan tuomion (julkaisemista koskeva vaatimus).

23.

Aigner väittää puolustuksessaan muun muassa, että Raimund oli saanut EU-tavaramerkin vilpillisesti ja hyvien tapojen vastaisesti. Näiden samojen perusteiden nojalla Aigner on nostanut myöhemmin vastakanteen, jossa hän vaati Raimundin rekisteröimän tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

24.

Handelsgericht Wien keskeytti vastakanteen käsittelyn ensimmäisessä oikeusasteessa, kunnes loukkauskanteesta olisi annettu lopullinen tuomio.

25.

Oberlandesgericht Wien kumosi kuitenkin asian käsittelyn keskeyttämisen sitä koskevan valituksen perusteella, joten vastakanne on edelleen käsiteltävänä ensimmäisessä oikeusasteessa, ( 11 ) eikä ratkaisua ole toistaiseksi annettu. Loukkauskanne sen sijaan hylättiin 17.5.2015 annetussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa, sillä Raimundin katsottiin toimineen todistetusti vilpillisessä mielessä merkin rekisteröintiä hakiessaan, kuten Aigner väitti.

26.

Muutoksenhakutuomioistuin vahvisti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 5.10.2015 antamallaan tuomiolla. Sen mukaan asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan perustella on mahdollista, että vastaaja voi tehdä merkin loukkausta koskevassa riita-asiassa kyseisen merkin haltijan (silloisen hakijan) vilpillistä mieltä koskevan väitteen, jos vastaaja kiistää rekisteröidyn tavaramerkin pätevyyden vastakanteella, vaikkei vastakannetta olisi vielä ratkaistu. Asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan edellytys on siis sen mukaan täyttynyt.

27.

Muutoksenhakutuomioistuin totesi, että Raimund oli tiennyt jo kauan ennen tavaramerkin hakemista, että Aigner (ja ennen Aigneria tämän isä) käytti merkkiä ”Baucherlwärmer” hyvin samankaltaisesta tuotteesta kuin Raimund. Raimund pyrki hakemuksellaan estämään Aigneria jatkamasta kyseisen merkin käyttöä.

28.

Oberlandesgericht Wien vahvisti lopullisesti, että Raimundin rekisteröimä tavaramerkki oli mitätön asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, sillä hakemus oli jätetty vilpillisessä mielessä. Näin ollen merkkiin ei voida vedota Aigneria vastaan.

29.

Oberster Gerichtshofin on ratkaistava Revision-valitus, joka koskee muutoksenhakutuomioistuimen antamaa tuomiota eli tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevassa menettelyssä annettua tuomiota. Tavaramerkin haltija Raimund väittää Oberster Gerichtshofissa, etteivät alempien oikeusasteiden tuomioistuimet voi käsitellä vilpillistä mieltä koskevaa väitettä tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssä, ellei molempia menettelyitä (loukkauskannetta ja mitättömyyttä koskevaa vastakannetta) ole tätä ennen yhdistetty tai ellei vastakannetta koskevassa menettelyssä ole annettu lopullista tuomiota.

30.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin selittää, että asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan mukaan mitättömäksi julistamista koskeva väite voidaan hyväksyä vain, jos loukkausta koskevan menettelyn vastaaja on kiistänyt merkin pätevyyden vastakanteella. Kyseisen säännöksen kirjaimellisen tulkinnan perusteella tämä edellytys voidaan täyttää ainoastaan nostamalla vastakanne. Jos tarkastellaan sitä vastoin säännöksen tarkoitusta, on otettava huomioon, että sillä pyritään välttämään erot loukkauskanteesta johtuvien oikeudellisten inter partes ‑tilanteiden sekä vastakannetta koskevassa menettelyssä annettavan, merkin mitättömäksi julistamista koskevan tuomion erga omnes ‑vaikutuksista johtuvien oikeudellisten tilanteiden välillä.

31.

Asian ratkaisevan tuomioistuimen näkökulmasta tilanne on sellainen, että vaikka unionin lainsäätäjän lähtökohtana on se, että loukkauskanne voidaan hylätä vain, jos merkin mitättömyysperusteen on todettu asianmukaisesti olevan olemassa erga omnes ‑vaikutuksin, kansallisessa oikeudessa asianlaita ei ole tarkalleen ottaen näin. Kansallisten tavaramerkkien loukkauksesta johtuvia menettelyjä koskevassa lainsäädännössä ei yhtäältä säädetä vastakanteen nojalla tapahtuvasta tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta erga omnes. ( 12 ) Toisaalta saman kansallisen tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen yhteydessä mitättömäksi julistaminen on mahdollista ainoastaan ”esikysymyksenä”, jolla on pelkästään inter partes ‑vaikutuksia.

32.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo EU-tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssä esitetyn mitättömyyttä koskevan väitteen hyväksymisen edellyttävän sitä, että kyseinen merkki on julistettu mitättömästi samanaikaisesti toisessa menettelyssä.

33.

Tämän perusteella Oberster Gerichtshof määrittelee kolme vaihtoehtoa ja esittää niihin liittyvät epäselvyydet seuraavasti:

34.

Näin ollen Oberster Gerichtshof päätti keskeyttää asian käsittelyn ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

35.

Ennakkoratkaisupyyntö saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 1.8.2016.

36.

Pääasian molemmat asianosaiset ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia.

37.

Suullista käsittelyä ei pidetty välttämättömänä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

38.

Raimund kannattaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämistä kolmesta vaihtoehdosta viimeistä, jonka mukaan vastakanteen (tai mahdollisesti hallinnollisen menettelyn) johdosta tapahtuvan mitättömäksi julistamisen on oltava lainvoimainen, jotta merkin loukkausta koskeva aineellinen vaatimus voidaan hylätä.

39.

Raimund perustelee ensimmäisen vaihtoehdon (jonka mukaan pelkkä vastakanteen nostaminen riittää asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan noudattamiseen) hylkäämistä väittämällä, että vaihtoehto on ristiriidassa kyseisen säännöksen tarkoituksen kanssa. Raimund on siis samaa mieltä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kanssa siitä, että kun huomioon otetaan myös asetuksen 104 artikla, asetuksen N:o 207/2009 mukaisessa järjestelmässä vastakanteet ovat etusijalla loukkausta koskevissa prosesseissa esitettyihin väitteisiin nähden, kun kyseessä on merkin mitättömäksi julistaminen. Tämä etusija perustuu vastakannetta koskevan menettelyn päätteeksi annettavien tuomioiden erga omnes ‑luonteeseen, kun taas loukkausta koskevan menettelyn päätteeksi annettavat tuomiot vaikuttavat vain inter partes.

40.

Lisäksi on mahdotonta, että unionin lainsäätäjä tyytyisi pelkkään vastakanteen nostamista koskevaan muodolliseen toimeen. Jos tämän näkökulman hyväksyttäisiin olevan asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan mukainen, olisi sen 100 artiklan 7 kohdan sisältö merkityksetön.

41.

Raimund kiistää toisen vaihtoehdon (loukkausta koskevassa menettelyssä ja vastakannemenettelyssä annettavien tuomioiden samanaikaisuutta koskeva edellytys), koska hänen mukaansa sillä ei voitaisi välttää keskenään ristiriitaisten ratkaisujen antamista, kuten myös Oberster Gerichtshof ennakkoratkaisupyynnössään myöntää. ( 14 )

42.

Raimund puoltaakin kolmatta vaihtoehtoa (jonka mukaan loukkauskannetta ei voida ratkaista ennen kuin mitättömyyttä koskevasta vastakanteesta johtuvassa menettelyssä annettu tuomio on lainvoimainen), sillä siinä kunnioitetaan vastakanteen perusteella annettavien, merkin mitättömäksi julistavien tuomioiden erga omnes ‑vaikutusta. Hän perustelee tällaista tulkintaa prosessiekonomiaan liittyvillä syillä.

43.

Aigner puoltaa puolestaan ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen ensimmäistä vaihtoehtoa. Se vastaa hänen mielestään asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan kirjaimellista tulkintaa. Hänen mukaansa kyseisessä säännöksessä edellytetään ainoastaan vastakanteen nostamista (riittää, että merkin pätevyys on kiistetty), mutta siinä ei edellytetä, että asiasta olisi annettu tuomio tai että tuomio olisi lainvoimainen.

44.

Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 3 kohdan perusteella loukkauskanteeseen voidaan kohdistaa haltijan vilpillisyyteen perustuvaa tavaramerkin mitättömyyttä koskeva väite, sillä kohdan mukaan tavaramerkki ”voidaan julistaa mitättömäksi” vastaajan aikaisemman oikeuden vuoksi, eikä kohdassa mainita sanallakaan mitättömyyttä koskevaa lainvoimaista tuomiota.

45.

Aigner korostaa, ettei asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan sanamuodosta eikä tarkoituksesta käy ilmi, että sillä pyrittäisiin estämään keskenään ristiriitaiset ratkaisut loukkausta koskevassa menettelyssä (jonka vaikutukset ovat inter partes) ja tavaramerkin mitättömyyttä (erga omnes) koskevassa menettelyssä. Kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava kyseinen ongelma, josta unionin lainsäätäjä on ollut tietoinen ja jonka se on hyväksynyt, sillä asianomaisia säännöksiä ei ole muutettu myöhemmässä asetuksessa 2015/2424.

46.

Aigner esittää vielä toissijaisesti siltä varalta, ettei unionin tuomioistuin yhdy hänen kantaansa, että toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan, että loukkauskanteen hylkääminen edellyttää vähintäänkin samanaikaisesti vastakanteen johdosta tapahtuvaa merkin julistamista mitättömäksi, minkä vuoksi asiat on yhdistettävä. Muutoin aineelliselta kannalta eriävien ratkaisujen vaara ei poistu.

47.

Käsiteltävän asian erityispiirteet saattavat hämmentää niitä, jotka ovat tottuneet sellaiseen siviilioikeudelliseen järjestelmään, jossa vastakanne (myös muissa asiayhteyksissä kuin tavaramerkkioikeudessa) nostetaan samassa menettelyssä ja samassa pääasiaa käsittelevässä tuomioistuimessa, joka sitten ratkaisee samanaikaisesti molemmat yhdessä ja samassa tuomiossa. ( 15 )

48.

Ennakkoratkaisupyynnön perusteella Itävallan siviiliprosessioikeudessa ei välttämättä noudateta tällaista mallia, joten nähdäkseni asiaa on syytä tarkastella hieman tarkemmin, jotta käsiteltävät kysymykset ymmärrettäisiin paremmin.

49.

Ensinnäkin Oberster Gerichtshof tuo esille, että Itävallan siviiliprosessilain mukaan ”tuomioistuin tutkii loukkauskannetta koskevassa menettelyssä kansallisen tavaramerkin mitättömyyttä koskevan väitteen (esikysymyksen tapaan) silloinkin, kun vastaaja ei ole esittänyt vastaavaa mitättömyysvaatimusta patenttivirastolle (vastakanteista ei ole säädetty kansallisten tavaramerkkien yhteydessä)”. ( 16 ) Se myöntää kuitenkin, ettei tämä päde EU-tavaramerkin ollessa kyseessä.

50.

Toiseksi jos vastakanteella tarkoitetaan yleensä varsinaista vastakannetta, jonka vastaaja nostaa kantajan häneen kohdistaman menettelyn yhteydessä samassa tuomioistuimessa, ( 17 ) Aigner ei toiminut muodolliselta kannalta virheellisesti nostaessaan vastakanteensa Itävallassa toimivaltaisessa EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa. ( 18 )

51.

Kolmanneksi on pidettävä toiselta kannalta mielessä, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin olettaa kysymyksensä esittäessään, ettei loukkauskannetta voida hylätä tässä tapauksessa muulla perusteella kuin vetoamalla hakijan vilpilliseen mieleen (esimerkiksi vetoamalla osapuolten kauppaamien tuotteiden sekaantumisvaaran poistamiseen). Lähtökohtana on, että kun muut edellytykset täyttyvät, ei vastakannetta ole välttämätöntä ratkaista ensin.

52.

Voidaanko asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan nojalla hylätä tavaramerkin loukkausta koskeva kanne tavaramerkin hakijan vilpillisen mielen perusteella, kun vastaaja on nostanut (samaan vilpilliseen mieleen perustuvan) tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vastakanteen eikä vastakannetta ole vielä ratkaistu? Lyhyesti esitettynä tämä on ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle alun perin epäselvää.

53.

Nähdäkseni olisi liian yksinkertaista vastata kysymykseen ottamalla huomioon ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan sanamuoto. Aiempaa oikeuskäytäntöä ei ole (sillä ellen erehdy, unionin tuomioistuin ei ole toistaiseksi tulkinnut kyseistä säännöstä), joten vastauksessa on lähdettävä liikkeelle kahdesta tarkastelun kohteena olevan artiklan taustalla olevasta seikasta sekä muista samaan normatiiviseen asiayhteyteen liittyvistä seikoista.

54.

Ensimmäinen näistä seikoista on EU-tavaramerkin yhtenäinen luonne, jonka tärkeyttä ei pidä sivuuttaa. Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen mukaan asetuksen päämääränä on luoda EU-tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutukset ulottuvat koko unionin alueelle, koskeva järjestelmä.

55.

Kyseinen tavoite kiteytetään asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan EU-tavaramerkki on yhtenäinen, sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla unionissa ja se voidaan rekisteröidä tai luovuttaa, siitä voidaan luopua, siitä johtuvat oikeudet voidaan menettää tai se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa. ( 19 )

56.

Saman asetuksen johdanto-osan 16 ja 17 perustelukappaleessa korostetaan unionin tavaramerkkioikeuden yhtenäisyyttä. Niiden mukaan on yhtäältä välttämätöntä, että EU‑tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko unioniin, jotta vältetään tuomioistuinten ja viraston keskenään ristiriitaiset päätökset, jotka voisivat vaikuttaa tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen. Toisaalta korostetaan, että on ehkäistävä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, EU-tavaramerkkiä ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejä koskevat kysymykset. ( 20 )

57.

Toinen merkityksellinen seikka on pätevyysolettama, joka koskee EU-tavaramerkkejä EUIPO:n rekisterihakemuksen tutkimisen yhteydessä suorittaman valvonnan ansiosta. Laillisuusperiaatteen noudattaminen merkitsee sitä, että tavaramerkkien täysi tehokkuus on tunnustettava (sillä sen rekisteröinti on unionin elimen suorittama toimi), ellei sitä ole julistettu pätemättömäksi toimivaltaisen elimen päinvastaisella toimella, josta on tullut lainvoimainen. ( 21 )

58.

Tämän olettaman normatiivisena perustana on asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohta, jossa velvoitetaan kaikki osapuolet, myös kansalliset tuomioistuimet, pitämään EU-tavaramerkkejä lähtökohtaisesti pätevinä.

59.

Pätevyyden kiistämiskeinot on koottu saman säädöksen 52 artiklan 1 kohtaan, ja niitä on kaksi: a) osapuolen vireille panema hallinnollinen menettely EUIPO:ssa ( 22 ) ja b) tavaramerkin loukkausta koskevaan kanteeseen kohdistuva vastakanne EU-tavaramerkkejä käsittelevissä kansallisissa tuomioistuimissa.

60.

Kun näitä säännöksiä luetaan yhdessä, käy ilmi, etteivät EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet saa tutkia tavaramerkin mitättömyyttä omasta aloitteestaan ja että niiden käsiteltäväksi saatetuissa asioissa vastaajan on vaadittava vastakanne nostamalla sen tavaramerkin mitättömäksi julistamista, ( 23 ) jonka loukkaamisesta häntä moititaan pääasiassa. ( 24 )

61.

Asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkin loukkausta koskevan asian ( 25 ) vastaaja voi kuitenkin esittää mitättömyyttä koskevan väitteen ilman, että nostaa vastakannetta, mutta vain jos vetoaa riidan kohteena olevaa merkkiä koskevaan aikaisempaan oikeuteen. ( 26 ) Näin ei ole käsiteltävässä asiassa.

62.

Kun asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohtaa ja 53 artiklan 1 kohtaa luetaan yhdessä 99 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä 100 artiklan 1 kohdan kanssa, käy ilmi, että EU-tavaramerkin mitättömyyttä voidaan vaatia tuomioistuimessa ainoastaan vastakanne nostamalla. Vastakanteen tulee perustua yhteen tai useampaan edellä mainituissa asetuksen 52 artiklassa (ehdottomat mitättömyysperusteet) ja 53 artiklassa (suhteelliset mitättömyysperusteet) luetelluista syistä. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on asetettu edellä mainitsemassani 99 artiklan 3 kohdassa, mutta sitä ei sovelleta käsiteltävässä asiassa.

63.

Tämä unionin lainsäätäjän valinta on johdonmukainen tavaramerkin yhtenäisen luonteen sekä sen tavoitteen kanssa, ettei EUIPO:n rekisteröimästä samasta erottamiskykyisestä merkistä anneta kahta keskenään ristiriitaista ratkaisua.

64.

EU-tavaramerkin loukkausta koskevissa menettelyissä annetuilla tuomioilla on inter partes ‑vaikutus, joten kun niistä tulee lainvoimaisia, ne velvoittavat ainoastaan kyseiseen menettelyyn osallistuneita. Sitä vastoin kun tuomiossa julistetaan tavaramerkki mitättömäksi ja hyväksytään vastakanne, sillä on erga omnes ‑vaikutus. Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUIPO:n on merkittävä rekisteriin maininta tuomioistuimen (kumoavasta) päätöksestä, jolla on taannehtiva (ex tunc) vaikutus. ( 27 )

65.

Jos kuka tahansa tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen vastaaja voisi tehdä noin vain väitteen vetoamalla kyseisen tavaramerkin (ehdottomiin tai suhteellisiin) mitättömyysperusteisiin, olisi vaara, että oikeuden haltijan eri elimissä vireille panemat samankaltaiset oikeustoimet johtaisivat joissakin tapauksissa tavaramerkin mitättömäksi julistamiseen ja toisissa tapauksissa päinvastaiseen ratkaisuun. On otettava huomioon, että asetuksen N:o 207/2009 97 artiklan 5 kohdan nojalla oikeuden haltijalla on mahdollisuus valita loukkauskanteen nostamispaikaksi tuomioistuin, jonka alueella loukkaus on tapahtunut (forum delicti commissi), vastaajan kotipaikan tuomioistuimen sijaan. ( 28 )

66.

Unionin lainsäätäjä on siis halunnut, että kansallisessa tuomioistuimessa tämäntyyppisten tavaramerkkien pätevyys kiistetään ainoastaan vastakanne nostamalla. Se on ottanut samalla käyttöön turvamekanismin mahdollisten useiden samanaikaisten kanteiden, niin loukkaus- kuin vastakanteiden, varalta: asian käsittelyn keskeyttäminen asetuksen N:o 207/2009 104 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

67.

Edellä esitetyn perusteella Aignerin ehdottamaa tulkintaa asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdasta ei voida hyväksyä. Aignerin mukaan tavaramerkin mitättömyyttä koskeva väite voidaan hyväksyä loukkauskanteesta johtuvassa prosessissa, jos vastakanne on nostettu (vaikkei sitä ole vielä ratkaistu).

68.

Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, tällainen ratkaisu on vastoin kyseisen säännöksen tarkoitusta. Tällöin ei ymmärrettäisi, miksi unionin lainsäätäjä velvoittaa keskeyttämään asian käsittelyn, kun kahden tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen välillä on vireilläolovaikutus, jotta vältetään samaa kohdetta koskevien tuomioiden keskinäinen ristiriita; tällaista velvollisuutta ei olisi, jos loukkauskanne ja vastakanne nostettaisiin samassa EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa (vaikka ne käsiteltäisiin eri kokoonpanoissa).

69.

Menettelyllisen autonomiansa ( 29 ) turvin jokaisen jäsenvaltion on tietenkin määritettävä EU-tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuimiensa rakenne ja vahvistettava niiden menettelysäännöt, asetukseen N:o 207/2009 sisältyvien säännösten noudattamista unohtamatta. EU-tavaramerkkejä käsittelevien kansallisten tuomioistuinten toimivallanjakojärjestelmällä (sekä vastaavasti järjestelmällä, jolla asiat jaetaan saman tuomioistuimen eri kokoonpanojen kesken) ei kuitenkaan voida vaarantaa sitä päämäärää, että estetään keskenään ristiriitaisten tuomioiden antaminen samasta tavaramerkistä.

70.

EU-tavaramerkkien kiistämistä tuomioistuimissa koskevassa järjestelmässä erotetaan toisistaan asiaperustetta koskevat väitteet ja vastakanteet. Vastaajalla on mahdollisuus tehdä loukkauskanteeseen kohdistuva merkin mitättömyyttä koskeva väite ainoastaan silloin, kun vastaajalla on aikaisempi oikeus kyseiseen merkkiin (edellä mainittu asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 3 kohta). ( 30 )

71.

Tämän tilanteen ohella sen, joka on vastaajana EU-tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa ja väittää, että kyseinen tavaramerkki on mitätön, on nostettava vastakanne. Näin esitetystä mitättömyyttä koskevasta vaatimuksesta tulee väistämättä esikysymys suhteessa varsinaiseen loukkauskanteeseen, sillä siinä kyseenalaistetaan tavaramerkin pätevyysolettama. Ennen kuin tarkastellaan, onko tavaramerkkiin liittyviä oikeuksia loukattu, on ehdottomasti ratkaistava ensin kyseisen erottamiskykyisen merkin pätevyys, jonka vastaaja on kyseenalaistanut vastakanteellaan.

72.

Olisi prosessuaaliselta kannalta epäloogista hylätä loukkauskanne (ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemaa tilannetta lukuun ottamatta), ellei vastakanteessa esitettyjä merkin pätevyyttä koskevia epäilyksiä ole hälvennetty. Samaan epäloogisuuteen sorrutaan niin ikään sekä silloin, kun asioita käsitellään eri EU-tavaramerkkejä käsittelevissä tuomioistuimissa, että silloin, kun niitä käsitellään erillisissä menettelyissä yhden ja saman tuomioistuimen (tässä tapauksessa Handelsgericht Wienin) eri kokoonpanoissa.

73.

Ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on siis vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kun on nostettu vastakanne, jossa vaaditaan EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamista sillä perusteella, että tavaramerkin haltija on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, kyseisen tavaramerkin loukkausta koskevassa pääasiassa toimivaltainen tuomioistuin ei voi hyväksyä kyseistä mitättömyysperustetta koskevaa väitettä, ennen kuin vastakanne on ratkaistu.

74.

Oberster Gerichtshof esittää toisen ennakkoratkaisukysymyksensä siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, kuten ehdotan.

75.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen epäilyksen lähtökohtana on se, että edellä esitetyissä olosuhteissa EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen on odotettava vastakanteen ratkaisua, ennen kuin se voi ratkaista merkin loukkausta koskevan kanteen. Riittääkö siis, että ratkaisu on annettu, vai onko sen oltava lainvoimainen?

76.

Jos vastakanne ratkaistaisiin vastaajan hyväksi (eli erottamiskykyinen merkki julistettaisiin mitättömäksi), tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voisi kansallisessa oikeudessa säädetyn mukaisesti ( 31 ) joko hylätä loukkausta koskevan vaatimuksen tai todeta, ettei vaatimuksella ole enää kohdetta, sillä on mahdotonta loukata merkkiä, joka on menettänyt taannehtivasti rekisterisuojan.

77.

Kun loukkausta koskevan asian ratkaisu edellyttää vastakanteen ratkaisemista ensin, toimivaltaisen tuomioistuimen on noudatettava sitä päämäärää, että vältetään keskenään ristiriitaiset ratkaisut, jotka saattaisivat vaarantaa EU-tavaramerkin yhtenäisyyden.

78.

Oberster Gerichtshof pelkää kuitenkin, että loukkausta koskevan menettelyn ja vastakannetta koskevan menettelyn osapuolten käyttäytyminen menettelyissä saattaisi vaarantaa samanaikaisilla tuomioilla aikaansaadun yhtenäisyyden uudelleen esimerkiksi silloin, jos vain toinen osapuolista valittaa ratkaisusta ylempään oikeusasteeseen. ( 32 )

79.

Tällaisessa tilanteessa se tiedustelee, onko nimenomaan mahdollisen ristiriidan pois sulkemiseksi edellytettävä, ettei ensimmäinen tuomioistuin ratkaise merkin loukkausta koskevaa asiaa, ennen kuin vastakanteen hyväksyvä tuomio on saanut lainvoiman.

80.

Nähdäkseni asetuksessa N:o 207/2009 ei ole varmaa säännöstä, jonka nojalla toimivaltaisen tuomioistuimen olisi odotettava vastakanteen hyväksyvän tuomion lainvoimaisuutta. Se ei sisällä myöskään mitään säännöstä, jossa tämä kiellettäisiin.

81.

Asetuksen N:o 207/2009 artikloista, joissa mainitaan tuomioistuimen ratkaisun lainvoimaisuus, ( 33 ) ainoastaan 56 artiklan 3 kohdassa yhdistetään se tilanteeseen, jossa jäsenvaltion tuomioistuin on ratkaissut samojen osapuolten välillä samaa asiaa koskevan ja samoin perustein esitetyn vaatimuksen ja jossa ratkaisusta on jo tullut lainvoimainen (eli peruuttamaton, johon ei voi hakea enää myöhemmin muutosta). ( 34 )

82.

Kyseisissä säännöksissä ei kuitenkaan selkiytetä mitenkään sitä, mikä on kyseisissä asioissa annettujen tuomioistuinten ratkaisujen kohtalo sillä välin, kun ne eivät ole vielä lainvoimaisia. Sääntelyn puuttuminen tältä osin selittyy todennäköisesti sillä, että asetuksessa N:o 207/2009 tarkastellaan tuomioiden lainvoimaisuutta viraston päätösten ja EU-tavaramerkkejä käsittelevien kansallisten tuomioistuinten ratkaisujen johdonmukaisuuden näkökulmasta. Tätä seikkaa on syytä tutkia hieman tarkemmin.

83.

Toisin kuin EU-tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, joka on annettu asetuksen N:o 207/2009 mukaisessa järjestelmässä yksin EUIPO:n tehtäväksi ja johon kansallisten tuomioistuinten ratkaisut eivät vaikuta, ( 35 ) EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva toimivalta on jaettu sekä EU-tavaramerkkejä käsitteleville kansallisille tuomioistuimille että virastolle.

84.

Tätä toimivaltaa on kuitenkin käytettävä vuorotellen ja toisensa pois sulkien, eli vain asiaa ensin käsittelevä elin ( 36 ) (olipa kyseessä EU‑tavaramerkkiä käsittelevä tuomioistuin, jossa vastakanne on nostettu, tai EUIPO, jolle on esitetty mitättömyysvaatimus) voi ratkaista tavaramerkkioikeuden pätevyyden. Keskenään ristiriitaisten ratkaisujen välttämiseksi toisen elimen on keskeytettävä menettelynsä asetuksen N:o 207/2009 104 artiklan mukaisesti, kunnes ensin alkanut menettely on päättynyt.

85.

Asian käsittelyn keskeyttäminen ( 37 ) ja EU-tavaramerkkejä käsittelevän kansallisen tuomioistuimen velvollisuus ilmoittaa ratkaisustaan EUIPO:lle, kun vastakanteen johdosta annetusta tavaramerkin mitättömyyttä koskevasta ratkaisusta on tullut lainvoimainen (saman asetuksen 100 artiklan 6 kohta) ovat lainsäätäjän keinoja pyrkiä varmistamaan mitättömyyttä koskevien ratkaisujen johdonmukaisuus sekä se, että EU-tavaramerkkirekisteri vastaa siihen sisältyvien tavaramerkkien tosiasiallista tilannetta.

86.

Kun saman tuomioistuimen ratkaistavana on eriaikaisesti tavaramerkin loukkausta koskeva kanne ja vastakanne, jossa vaaditaan kyseisen erottamiskykyisen merkin mitättömäksi julistamista, johdonmukaisuus vastakannetta koskevan ratkaisun kanssa estää loukkausta koskevan ratkaisun ristiriitaisuuden. En kuitenkaan löydä perustetta edellyttää asetuksen N:o 207/2009 perusteella, että (jälkimmäisen) tuomion antamista olisi lykättävä, kunnes mahdolliset ylempiin oikeusasteisiin tehdyt muutoksenhaut on ratkaistu.

87.

EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen velvollisuus, johon viittaan ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä koskevassa arvioinnissani, on odottaa vastakanteen ratkaisua voidakseen ratkaista loukkauskanteen (samanaikaisesti tai sitä myöhemmin kansallisissa menettelysäännöissä säädetyn mukaisesti). Kun ensin mainitusta on annettu ratkaisu, kyseisen velvollisuuden edellytykseksi ei nähdäkseni ole välttämätöntä asettaa osapuolten menettelyllisiä strategioita, jotka riippuvat enemmän tai vähemmän muutoksenhaun onnistumismahdollisuuksista.

88.

Olen samaa mieltä Oberster Gerichtshofin kanssa siitä, että loukkauksesta johtuvan menettelyn ratkaisun sitominen siihen, miten osapuolet menettelevät vastakannetta koskevan ratkaisun muutoksenhaussa, viivästyttäisi todennäköisesti merkittävästi ratkaisujen antamista. Samaa merkkiä koskevien keskenään ristiriitaisten tuomioiden estämisen tarkoitus täyttyy jo silloin, kun etusijalla on vastakannetta koskeva tuomio, jonka lopputulos ohjaa loukkauskanteen ratkaisemista.

89.

Koska molemmissa asioissa on samat osapuolet, joiden prosessuaaliset asemat kääntyvät menettelyissä päinvastaisiksi, niillä on yhtäläiset puolustautumismahdollisuudet ja niiden on vastattava omien toimiensa seurauksista. Kumpikin osapuolista voi taatusti viivästyttää myöhemmällä muutoksenhaulla ensimmäisessä oikeusasteessa annetun tuomion lainvoimaiseksi tulemista, mutta tätä mahdollisuutta ei pidä nostaa etusijalle suhteessa tuomioistuimen velvollisuuteen ratkaista käsiteltäväkseen saatettu asia.

90.

Sanottuani tämän haluan täsmentää, että vaikka asetuksessa N:o 207/2009 ei vaadita loukkauskannetta käsittelevää tuomioistuinta odottamaan, kunnes vastakannetta koskeva tuomio on lainvoimainen, en havaitse siinä myöskään yhtään säännöstä, jossa tämä kiellettäisiin. Jokaisen jäsenvaltion menettelysäännöissä voidaan valita jompikumpi ratkaisu sen ylinten tuomioistuinten tulkinnan mukaisesti, sillä unionin oikeudessa ei ole annettu tätä koskevia säännöksiä.

91.

Voi olla, ettei vastakannetta koskevasta tuomiosta valiteta, jolloin tuomion antaneen tuomioistuimen on ilmoitettava lainvoimaisesta tuomiosta EUIPO:lle. Kun muutoksenhaun määräaika ei ole liian pitkä, en pidä ongelmallisena sitä, että kansallinen tuomioistuin odottaa vastakanteen lainvoimaisuutta ennen loukkauskanteen ratkaisemista. Jos vastakannetta koskevasta tuomiosta sen sijaan valitetaan, kansallisen tuomioistuimen on tutkittava loukkauskannetta koskevan menettelyn erityispiirteet ( 38 ) ja se, onko tarpeen lykätä kyseistä menettelyä, kunnes vastakanteesta annettu tuomio on lainvoimainen.

92.

Edellä esitetyn perusteella katson, että toiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava siten, että EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi hylätä tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen vilpillisessä mielessä tehtyä tavaramerkkihakemusta koskevan väitteen johdosta, kun vähintäänkin samanaikaisesti hyväksytään vastakanne, jossa vaaditaan kyseisen merkin mitättömäksi julistamista samalla perusteella. Unionin oikeudessa ei velvoiteta EU-tavaramerkkejä käsittelevää tuomioistuinta lykkäämään loukkauskanteen ratkaisemista, kunnes vastakannetta koskevasta tuomiosta on tullut lainvoimainen, mutta siinä ei myöskään estetä sitä tekemästä näin.

93.

Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Oberster Gerichtshofin esittämiin kysymyksiin seuraavasti: