1

Kantaja Tronios Group International BV teki 18.11.1999 EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna [korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)], nojalla.

2

Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi haettiin, on sanamerkki SkyTec (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki).

3

SkyTec‑merkki rekisteröitiin 2.5.2001 EU-tavaramerkiksi numerolla 001386812.

4

Tavarat, joita varten riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 11, ja ne vastaavat luokan 9 osalta seuraavaa kuvausta: ”Sähköisten ja sähkömagneettisten signaalien vastaanottoon, tallennukseen, siirtoon, käsittelyyn ja toistoon tarkoitetut laitteet, kuten langattomat mikrofonit ja järjestelmät, mikrofonit; levy-, CD- ja DVD‑soittimet; CD- ja DVD‑äänityslaitteet; kaapelit, liitäntäjohdot ja liittimet; digitaaliset ja analogiset äänenkäsittelylaitteet, pien- ja suuritehoiset audiovahvistimet; kaiuttimet, kaiutinkaapit ja varusteet”.

5

Riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti uusittiin 19.11.2009 ja uusittu EU-tavaramerkki julkaistiin 25.11.2009 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2009/047.

6

Väliintulijan eli Sky plc:n oikeudellinen edeltäjä British Sky Broadcasting Group plc (jäljempänä BSkyB) teki 23.3.2007 asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vaatimuksen riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi julistamisesta. Kantaja esitti 2.4.2007 näyttöä riidanalaisen tavaramerkin käytöstä. Mitättömyysosasto katsoi 11.7.2008 antamassaan päätöksessä, että riidanalainen tavaramerkki oli ollut tosiasiallisesti käytössä, ja hylkäsi menetetyksi julistamista koskevan vaatimuksen. Tämä päätös tuli lainvoimaiseksi.

7

BSkyB esitti 21.3.2012 riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan kanssa, sekä mainitun asetuksen 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, luettuna yhdessä asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, siltä osin kuin kyseinen tavaramerkki oli rekisteröity luokkaan 9 kuuluvia tavaroita, sellaisina kuin ne on esitetty edellä 4 kohdassa, varten.

8

Mitättömyysvaatimuksensa tueksi BSkyB vetosi erityisesti aikaisempaan EU-tavaramerkiksi rekisteröityyn sanamerkkiin SKY, joka oli rekisteröity 24.9.1998 ja uusittu 1.4.2016 saakka numerolla 126425, sekä brittiläiseen aikaisempaan sanamerkkiin SKY, joka oli rekisteröity 18.4.1995 ja uusittu 7.11.2015 saakka viitteellä 2044507B. Nämä tavaramerkit on rekisteröity luokkiin 9, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

9

Luokkaan 9 kuuluvat tavarat, joita varten brittiläinen aikaisempi tavaramerkki on, vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Radio-, televisio-, äänentallennus-, äänentoisto-, tietoliikenne-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), optiset (muut kuin lääketieteelliset) ja opetuslaitteet ja ‑kojeet; tallennetut televisio- ja radio-ohjelmat; tietokoneet; tietokoneohjelmat; magneettiset nauhat, levyt ja langat; kasetit ja pelikasetit, käytettäväksi edellä mainittujen nauhojen kanssa; koodatut kortit; tyhjät ja valmiiksi tallennetut ääni- ja videokasetit ja ‑nauhat sekä pelikasetit; CD-levyt; äänilevyt; radiosignaaliantennit; laserluettavat levyt äänen tai videokuvan tallennukseen; koodattujen signaalien dekoodauslaitteet; videoprojektorit; videokuvaruudut; aurinkolasit; elektroniikka- ja tietokonepelit; interaktiiviset elektroniikka- ja tietokonepelit; osat ja tarvikkeet kaikkia edellä mainittuja varten; kaikki kuuluvat luokkaan 9”.

10

Mitättömyysosasto hyväksyi 28.6.2013 tekemällään päätöksellä riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, ja julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi siltä osin kuin se oli rekisteröity luokkaan 9 kuuluvia asianomaisia tavaroita varten.

11

Kantaja valitti 27.8.2013 mitättömyysosaston päätöksestä EUIPO:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

12

EUIPO:n neljäs valituslautakunta vahvisti 28.11.2014 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi valituksen.

13

Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta yhtäältä hylkäsi väitteen, joka koski asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käytön sallimisesta johtuvaa oikeudenmenetystä, johon kantaja oli vedonnut vastustaakseen mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta. Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ollut osoittanut, että BSkyB olisi ollut tämän vaatimuksen tekemispäivänä eli 21.3.2012 tietoinen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä yli viiden vuoden ajan, koska kantaja oli esittänyt ensimmäiset todisteet tästä käytöstä 2.4.2007 menettämismenettelyssä (riidanalaisen päätöksen 15–25 kohta). Toisaalta valituslautakunta katsoi, että riidanalaisen tavaramerkin ja brittiläisen aikaisemman tavaramerkin (jäljempänä kyseiset tavaramerkit) välillä oli asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tarkoitettu sekaannusvaara luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta, eikä valituslautakunta tutkinut muita mitättömyysperusteita eikä muita aikaisempia oikeuksia, joihin mitättömyysvaatimus perustui (riidanalaisen päätöksen 26–45 kohta).

14

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

15

EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

16

Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

17

Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, jotka koskevat yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan rikkomista ja toisaalta virhettä, joka on tapahtunut arvioitaessa asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tarkoitettua sekaannusvaaraa.

18

Kantaja riitauttaa valituslautakunnan toteamuksen siitä, että BSkyB ei ennen 21.3.2007 ollut asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tietoinen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä ja että se oli siitä tietoinen vasta 2.4.2007 lähtien.

19

Kantaja korostaa, että riidanalainen tavaramerkki oli mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämiseen saakka ollut tosiasiallisessa ja vakiintuneessa käytössä Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta, vuodesta 1998 alkaen ja että se oli siis ollut olemassa noin 14 vuoden ajan BSkyB:n aikaisempien tavaramerkkien rinnalla. Kantajan mukaan tämä kesto lyhenee noin 11 vuoteen, mikäli huomioon otetaan tavaramerkin Euroopan unionin tavaramerkiksi rekisteröimisen päivän eli 2.5.2001 ja kyseisten merkkien sekaannusvaaraan perustuvan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen jättämispäivän eli 21.3.2012 välinen ajanjakso. BSkyB ei kuitenkaan ole kantajan mukaan pitänyt tätä vaaraa riittävänä syynä nostaakseen kanteen aikaisemmin eikä ole pitänyt sitä riittävänä syynä esittääkseen riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen joko 23.3.2007 esitetyn menettämistä koskevan vaatimuksen jälkeen tai 2.4.2007 jälkeen, eli toisin sanoen kun kantaja on esittänyt näyttöä tavaramerkin käytöstä ja kun BSkyB joka tapauksessa oli saanut tiedon kyseisestä käytöstä. Näin ollen kantaja katsoo, että nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät. Kantaja täsmentää, että vaikka sen on pääsääntöisesti näytettävä toteen, että BSkyB oli tietoinen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä, kantajalle on kuitenkin erittäin vaikeaa ja jopa mahdotonta esittää tällaisia todisteita, jotka liittyvät BSkyB:n sisäpiiriin. Tällaista tietoisuutta koskevat todisteet tai olettamukset voivat myös perustua objektiivisiin seikkoihin, kuten tiiviiseen liikesuhteeseen tai kilpailuun, joka on osoitettu esimerkiksi kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samanaikaisella esittelemisellä samoilla messuilla. On nimittäin niin, että useista tosiseikoista ja olosuhteista, joihin on osittain vedottu EUIPO:ssa käydyissä menettelyissä, voidaan kantajan mukaan päätellä, että BSkyB:n oli oltava tietoinen riidanalaisesta tavaramerkistä.

[– –]

27

EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet ja vaativat, että tämä kanneperuste hylätään. Väliintulija vaatii tässä yhteydessä todisteiden, jotka kantaja on esittänyt ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, tutkimatta jättämistä.

28

Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa, että nyt käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, että BSKyB:n esitettyä riidanalaisen tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen 23.3.2007 kantaja on esittänyt ensimmäiset todisteet mainitun tavaramerkin käytöstä 2.4.2007. Lisäksi BSkyB on esittänyt mitättömyysvaatimuksen 21.3.2012 eli ennen kuin oli kulunut viisi vuotta tästä ensimmäisestä käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä.

29

Asianosaiset ovat kuitenkin erimielisiä siitä, sovelletaanko BSkyB:hen asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa säädettyä käytön sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen määräaikaa sen vuoksi, että BSkyB on ollut tietoinen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä ainakin ennen 21.3.2007.

30

On huomautettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta käytön sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen määräaika alkaa kulua, kun kolmas käyttää myöhempää tavaramerkkiä, joka on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki. Ensinnäkin myöhemmän tavaramerkin on oltava rekisteröity, toiseksi sen haltijan on täytynyt hakea sitä vilpittömässä mielessä, kolmanneksi sitä on käytettävä siinä jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, ja neljänneksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on oltava tietoinen myöhemmän tavaramerkin käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen (tuomio 28.6.2012, Basile ja I Marchi Italiani v. SMHV – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑134/09, EU:T:2012:328, 30 kohta ja tuomio 23.10.2013, SFC Jardibric v. SMHV – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T‑417/12, EU:T:2013:550, 19 kohta; ks. myös analogisesti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, Kok., EU:C:2011:605, 54 ja 56–58 kohta).

31

Tästä oikeuskäytännöstä käy lisäksi ilmi se, että asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan päämääränä on sanktioida sellaisia aikaisempien tavaramerkkien haltijoita, jotka ovat sallineet myöhemmän EU-tavaramerkin käytön yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan tietoisena tästä käytöstä, mainittua tavaramerkkiä koskevien mitättömyyskanteiden ja väitteiden esittämisoikeuden menettämisellä. Tällä säännöksellä pyritään siis saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä sekä muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja. Tämä tavoite merkitsee sitä, että tämän keskeisen tehtävän säilyttämiseksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on voitava vastustaa sellaisen myöhemmän tavaramerkin käyttöä, joka on samanlainen kuin sen oma tavaramerkki tai muistuttaa sitä. Aikaisemman tavaramerkin haltijalla on nimittäin mahdollisuus olla sallimatta myöhemmän Euroopan unionin tavaramerkin käyttöä vasta siitä hetkestä, jona se on saanut tietää käytöstä, ja siten vastustaa sitä tai vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista, joten käytön sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen määräaika alkaa kulua vasta tästä hetkestä (ks. vastaavasti edellä 30 kohdassa mainittu tuomio B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, 32 ja 33 kohta ja edellä 30 kohdassa mainittu tuomio AQUA FLOW, EU:T:2013:550, 20 ja 21 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti edellä 30 kohdassa mainittu tuomio Budějovický Budvar, EU:C:2011:605, 46–48 kohta).

32

Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 teleologisesta tulkinnasta seuraa, että merkityksellinen päivämäärä oikeudenmenetyksen määräajan alkamisen laskemiseksi on päivä, jona myöhemmän tavaramerkin käytöstä on saatu tieto (ks. vastaavasti edellä 30 kohdassa mainittu tuomio B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, 33 kohta).

33

Samoin, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, tämä tulkinta edellyttää sitä, että myöhemmän tavaramerkin haltija esittää näyttöä siitä, että aikaisemman tavaramerkin haltija on tosiasiallisesti tietoinen mainitun tavaramerkin käytöstä, sillä jos se ei ole, se ei voi vastustaa myöhemmän tavaramerkin käyttöä. Kuten EUIPO nimittäin perustellusti toteaa, tässä on nimittäin otettava huomioon jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 9 artiklan 1 kohdassa, joka on korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 9 artiklan 1 kohdalla, tarkoitettu käytön sallimisesta johtuvaa oikeudenmenetystä koskeva analoginen sääntö, johon liittyvässä johdanto-osan 11 perustelukappaleessa (direktiivin 2008/95 johdanto-osan 12 perustelukappale) täsmennetään, että tätä oikeudenmenetysperustetta sovelletaan, jos aikaisemman tavaramerkin haltija on ”käyttämisestä tietoisena sallinut pitkähkön ajan jatkuneen käyttämisen”, mikä tarkoittaa ”tarkoituksellista” tai ”asiaintilasta tietoisena” tapahtunutta sallimista (ks. vastaavasti edellä 30 kohdassa mainittu tuomio Budějovický Budvar, EU:C:2011:605, 46 ja 47 kohta ja julkisasiamies Trstenjakin ratkaisuehdotus Budějovický Budvar, C‑482/09, Kok., EU:C:2011:46, 82 kohta). On todettava, että tätä arviota sovelletaan soveltuvin osin asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohtaan, jonka sanamuoto vastaa direktiivien 89/104 ja 2008/95 9 artiklan 1 kohdan sanamuotoa.

34

Näin ollen on hylättävä kantajan väitteet siitä, että on riittävää osoittaa BSkyB:n mahdollinen tietoisuus riidanalaisen tavaramerkin käytöstä tai esittää yhtäpitäviä todisteita, joiden perusteella voidaan olettaa tällaisen tietoisuuden olemassaolo.

35

On kuitenkin tutkittava, onko kantaja kuitenkin osoittanut sen, että BSkyB oli viimeistään 21.3.2007 tosiasiallisesti tietoinen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä.

36

Aluksi, kuten väliintulija on perustellusti vaatinut, on jätettävä tutkimatta kannekirjelmän liitteet, jotka kantaja on esittänyt ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa. Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdasta nimittäin käy ilmi, että unionin yleisen tuomioistuimen on arvioitava valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta valvomalla sitä, miten ne ovat soveltaneet unionin oikeutta, ja tässä valvonnassa sen on otettava huomioon erityisesti kyseisille lautakunnille esitetyt tosiseikat. Näin ollen sellaisiin tosiseikkoihin, joihin osapuolet eivät ole vedonneet EUIPO:n elimissä, ei enää voida vedota unionin yleisessä tuomioistuimessa vireille pannussa oikeudenkäynnissä, ja unionin yleinen tuomioistuin ei voi tutkia uudelleen tosiseikkoja siinä ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa, lukuun ottamatta tosiseikkoja, jotka EUIPO:n elinten olisi pitänyt tutkia viran puolesta asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan nojalla (ks. vastaavasti tuomio 10.11.2011, LG Electronics v. SMHV, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, 23–26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Kok., EU:T:2005:420, 19 kohta ja tuomio 12.12.2014, Wilo v. SMHV (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, 12 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa kantajan esittämät uudet tosiseikat ja todisteet, mukaan lukien liikevaihto ja mainosesitteet, kuuluvat sen omaan vastuualueeseen, eikä kantaja ole vedonnut siihen, että ne olisi pitänyt tutkia viran puolesta. Näin ollen nämä seikat eivät voi vaikuttaa riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen, ja ne on sivuutettava ilman, että olisi tarpeen tutkia niiden todistusarvoa.

37

Lisäksi on todettava, että valituslautakunnan arviointi kantajan EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä esittämistä todisteista (riidanalaisen päätöksen 21 ja 22 kohta) ei ole virheellinen, kun otetaan huomioon, että oli kantajan tehtävä osoittaa BSkyB:n tosiasiallinen tietoisuus riidanalaisen tavaramerkin käytöstä eikä pelkästään mainitun tavaramerkin rekisteröinnistä (ks. edellä 30 kohta). Kantaja yrittää kuitenkin perusteluissaan johtaa BSkyB:n tosiasiallisen tietoisuuden tällaisesta käytöstä nimenomaisesti siitä, että BSkyB todistetusti oli tietoinen pelkästään riidanalaisen merkin rekisteröinnistä, tai tietyistä seikoista, jotka kantajan mukaan antavat olettaa, että käytöstä oltiin tietoisia, kuten BSkyB:n kehittämästä ennakoivasta strategiasta tavaramerkkiensä suojaamiseksi samanlaisilta tai samankaltaisilta tavaramerkeiltä, jotka sisältävät osan ”sky”.

[– –]

44

Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta on katsonut perustellusti riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että todisteet, joihin kantaja on vedonnut EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä, osoittavat kyllä riidanalaisen merkin tietynlaisen käytön, mutta eivät riitä osoittamaan sitä, että BSkyB on ollut tosiasiallisesti tietoinen kyseisestä käytöstä ennen 21.3.2007.

[– –]

47

Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

62

Täten on hylättävä myös toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista.

63

Näin ollen, kun otetaan huomioon EUIPO:n pääasiallinen vaatimus, jolla on ymmärrettävä pyrittävän siihen, että unionin yleinen tuomioistuin vahvistaa riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuden (ks. vastineen 63 kohta), sekä väliintulijan vaatimus, kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

64

Unionin yleisen tuomioistuimen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

65

Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n oikeudenkäyntikulut.

66

Koska väliintulija ei ole vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan työjärjestyksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti: