Asia T-396/04

Soffass SpA

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin, jossa on sanaosa ”NICKY”, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit, joissa on sanaosa ”NOKY” – Väitteen hylkääminen sekaannusvaaran puuttumisen vuoksi – Valituslautakunnan suorittama kumoaminen – Asian palauttaminen väiteosastolle tavaroiden samankaltaisuuden ja käytöstä esitettyjen todisteiden tutkimista varten – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2005 

Tuomion tiivistelmä

1.     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Täysin erilaiset merkit – Heikosti samankaltaiset merkit

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2.     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Kuviomerkki, jossa on sanaosa ”NICKY”, ja kuviomerkit, joissa on sanaosa ”NOKY”

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1.     Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. Jos kyseessä olevat merkit ovat täysin erilaisia, lähtökohtaisesti on siis mahdollista katsoa kyseisiä tavaroita tutkimatta, ettei sekaannusvaaraa ole. Sitä vastoin silloin kun kyseessä olevien merkkien osalta ei voida katsoa, etteivät ne selvästikään ole samankaltaisia vaan niissä on tiettyjä samankaltaisuuksia ja tiettyjä osia, joilla ne voidaan erottaa, kunkin tällaisen seikan merkittävyyttä koskevaa arviointia ei voida suorittaa irrallaan, vaan se on tehtävä sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin yhteydessä sellaiset kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen, joita on etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus.

(ks. 26, 27, 29 ja 39 kohta)

2.     Kuviomerkki, jossa on sanaosa ”NICKY” ja jota on haettu rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 16 kuuluvia tavaroita varten, ja kuviomerkit, joissa on sanaosa ”NOKY” ja jotka on rekisteröity aikaisemmin Ranskassa samaan luokkaan kuuluvia tavaroita varten, ovat ranskalaisen yleisön mielestä siinä määrin ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, että tavaroita on vertailtava toisiinsa sekaannusvaaran arvioimiseksi kokonaisuutena.

(ks. 34, 35 ja 38 kohta)

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

23 päivänä marraskuuta 2005 (*)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin, jossa on sanaosa ”NICKY”, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit, joissa on sanaosa ”NOKY” – Väitteen hylkääminen sekaannusvaaran puuttumisen vuoksi – Valituslautakunnan suorittama kumoaminen – Asian palauttaminen väiteosastolle tavaroiden samankaltaisuuden ja käytöstä esitettyjen todisteiden tutkimista varten – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T‑396/04,

Soffass SpA, kotipaikka Porcari (Italia), edustajinaan asianajajat V. Bilardo ja C. Bacchini,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään M. Capostagno,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa väliintulijana oleva

Sodipan, SCA, kotipaikka Saint-Étienne-du-Rouvray (Ranska), edustajanaan asianajaja N. Boespflug,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.7.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 699/2003‑1), joka koskee Soffass SpA:n ja Sodipan SCA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekä tuomarit I. Labucka ja V. Trstenjak,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.10.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.1.2005 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.2.2005 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 24.6.2005 toteutetun prosessinjohtotoimen,

ottaen huomioon 13.9.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

 Asian tausta

1       Soffass SpA esitti 20.9.1999 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.

2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki.

3       TavaratTavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 16, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Paperi‑ ja/tai selluloosatuotteet kotitalous‑ ja terveydenhoitokäyttöön, kuten nenäliinat, kasvopaperit, käsipyyhkeet, lautasliinat, talouspaperirullat tai ‑puolat, WC‑paperi”.

4       Kyseinen hakemus julkaistiin 10.4.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 29/2000.

5       Sodipan SCA teki 10.7.2000 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröimistä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

6       Väite perustui seuraaviin aikaisempiin kansallisiin rekisteröinteihin:

–       alla esitetty Ranskassa numerolla 1 400 192 rekisteröity kuviomerkki, joka on tullut voimaan 6.4.1967, luokkaan 16 kuuluvia ”paperia, pahvia ja näistä aineista tehtyjä tavaroita, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”, varten

–       alla esitetty Ranskassa numerolla 1 346 586 rekisteröity kuviomerkki, joka on tullut voimaan 14.3.1986, luokkaan 16 kuuluvia ”paperista tehtyjä tavaroita terveydenhoitoon tai kotitalouteen, kuten WC-paperi, nenäliinat, talouspaperi, lautasliinat, pöytäliinat, lautasen alusliinat, alusliinakokonaisuudet, paperilautaset ja ‑kupit sekä muut kertakäyttötavarat (tai poisheitettävät tavarat)”, varten.

7       SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 24.11.2003 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, etteivät kyseiset merkit olleet ulkoasultaan, lausuntatavaltaan eivätkä merkityssisällöltään samankaltaisia. Se tarkensi tältä osin, että ”merkit erosivat selvästi kaikilta kohdin toisistaan niiden synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa”. Koska merkit olivat yleisvaikutelman kannalta selvästi erilaisia, väiteosasto päätteli, ettei tavaroita ollut tarpeen vertailla. Väiteosasto ei samasta syystä tutkinut väliintulijan asetuksen N:o 40/94 43 artiklan perusteella toimittamia todisteita aikaisempien tavaramerkkien käytöstä.

8       Väliintulija teki 4.12.2003 valituksen väiteosaston päätöksestä

9       Ensimmäinen valituslautakunta teki 16.7.2004 päätöksen (jäljempänä riidanalainen päätös), jolla se totesi, että kyseessä olevat tavaramerkit olivat huomattavan samankaltaisia, kumosi väiteosaston päätöksen ja palautti asian sille kyseisten tavaroiden vertaamiseksi ja aikaisempien tavaramerkkien käytöstä toimitettujen todisteiden tutkimiseksi.

 Asianosaisten vaatimukset

10     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

–       kumoaa riidanalaisen päätöksen

–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11     SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

–       hylkää kanteen ja

–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12     Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

–       hylkää kanteen

–       toteaa, että kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien välillä oleva sekaannusvaara, jota kyseisten tavaroiden samanlaisuus korostaa, väliintulijan esittämä väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan on perusteltu

–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

 Oikeudellinen arviointi

13     Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista siltä osin kuin valituslautakunta on päätellyt virheellisesti kyseessä olevien merkkien olevan samankaltaisia.

 Asianosaisten lausumat

14     Kantaja korostaa, että toisin kuin valituslautakunta on katsonut, kyseisiä tavaramerkkejä ei voida sekoittaa, koska niiden lausuntatavassa, ulkoasussa ja merkityssisällössä on ilmeisiä eroja. Valituslautakunta on näet vääristellyt sekaannusvaaran käsitettä sellaisena kuin sitä on tulkittu yhteisön oikeuskäytännössä (asia C‑251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I‑6191, 22 kohta ja asia C‑39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I‑5507, 29 kohta).

15     Lausuntatavan osalta kantaja kiistää valituslautakunnan arvion, jonka mukaan viimeisten tavujen ”ky” ja ”cky” välinen samankaltaisuus on merkityksellisempi kuin vokaaleista ”o” ja ”i” johtuva lausunnallinen ero. Kantaja väittää, että tätä ilmeistä eroa, jota korostaa vielä Ranskan kielessä se, että tavut ”ni” ja ”no” lausutaan eri tavalla, on pidettävä tärkeämpänä, sillä kuluttajan mieleen jää juuri sanan ensimmäisen osan äänne (ensimmäisen valituslautakunnan 19.1.2001 tekemä päätös, Manfield v. PENFIELD, R 120/2000‑1, 23 kohta).

16     Ulkoasun osalta kantaja kiistää riidanalaisessa päätöksessä esitetyn toteamuksen, jonka mukaan kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia sen vuoksi, että niille on tyypillistä samat alku‑ ja loppukirjaimet ja että ne koostuvat kahdesta lyhyestä nimestä, jotka muistuttavat englantilaisia sanoja. Se korostaa sitä, että mainituissa tavaramerkeissä on huomattavia eroja. Niissä on eri määrä kirjaimia (NICKY:ssä on viisi kirjainta ja NOKY:ssä neljä). Ensimmäisessä tavaramerkissä NOKY kirjaimet ”n” ja ”y” on sijoitettu ylöspäin osoittavaan viistoon ja suppenevaan akseliin. Lisäksi NOKY:n kirjain ”o” on muodoltaan kolmio, jonka kulmat on pyöristetty. NOKY:n kirjaimen ”k” muodostava vertikaalinen tanko on korkeudeltaan huomattavasti suurempi kuin saman kirjaimen vinon tangon ylin kärki. Toiselle tavaramerkille NOKY on selvästi tyypillistä kuva, joka esittää karhua, jonka rinnalle on painettu sydämen kuva. Lisäksi sen alku‑ ja loppukirjaimet ovat suuremmat kuin muut kirjaimet. Lopuksi haetusta tavaramerkistä poiketen kaksi aikaisempaa tavaramerkkiä koostuvat kirjaimista, joiden äärirajat on pyöristetty.

17     Merkityssisällön osalta kantaja kiistää valituslautakunnan väitteen, jonka mukaan se ei ole näyttänyt toteen, että käsite ”Nicky” ymmärretään Ranskassa lyhenteenä.

18     Kantaja väittää, että on laajalti tunnettua ja yleisesti hyväksyttyä ilman, että sitä on tarvetta näyttää toteen, että ranskankielinen yleisö ja yleisö yhteisössä ymmärtävät yleensä sanan ”Nicky” Nicolen, Nicolaksen ja Nicoletten kaltaisten ranskalaisten etunimien lyhenteenä tai näiden etunimien ulkomaankielisenä vastineena. Se vetoaa tältä osin kilpa‑autoilija Niki Laudaan, ”Micky ja Nicky” ‑nimiseen elokuvaan 70‑luvulta ja Nicky Larson ‑nimiseen sarjakuvaan. Sana ”noky” on sitä vastoin tšekinkielinen sana, joka on italiankielisen sanan ”gnocchi” vastine. Kantaja esittää joka tapauksessa epäilyjä siitä, miten ranskankielinen yleisö ymmärtää kyseisen merkityksen. Tämä sana voi pikemminkin tuoda ranskankielisen yleisön mieleen NOKIAn, joka on laajalti tunnettu erottamiskykyinen merkki matkapuhelinten alalla.

19     Kantaja väittää, että sekaannusvaaran sulkemiseksi pois riittää, että ranskankielinen yleisö ymmärtää välittömästi käsitteen ”Nicky” lyhenteenä tai varsinaisten nimien lyhennelmänä. Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkien välillä ulkoasun ja lausuntatavan osalta olemassa olevien samankaltaisuuksien kumoamiseksi suurilta osin riittää, että yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys (asia T‑292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II‑4335, 54 kohta ja asia T‑185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, 55 ja 56 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

20     SMHV katsoo valituslautakunnan vertailleen asianmukaisesti yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ja aikaisempia tavaramerkkejä ja korostaa, että havaittavissa olevat vastaavuudet merkitsevät merkittävää samankaltaisuutta.

21     SMHV viittaa kantajan tekemään yksityiskohtaiseen arviointiin kysymyksessä olevien merkkien ominaispiirteistä (ks. edellä 16 kohta) ja korostaa, että kyse on seikoista, jotka ovat selvästi epäolennaisia siltä kannalta, miten kyseiset merkit ymmärretään kokonaisuutena. Siitä huolimatta, että toisessa aikaisemmassa tavaramerkissä on huoliteltu kuva karhusta, sana ”noky” on näet kiistattomasti kahden ranskalaisen tavaramerkin hallitseva osa.

22     Erityisesti siltä osin kuin on kyse kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön arvioinnista, SMHV väittää, että todisteet, jotka kantaja on toimittanut sen väitteen tueksi, jonka mukaan NICKY:n merkitys on varma eli se on varsinaisen nimen lyhenne, eivät ole omiaan tukemaan tehokkaasti tällaisia väitteitä. Edellä 19 kohdassa mainituissa tapauksissa BASS ja PICARO annettuja tuomioita ei voida soveltaa esillä olevaan asiaan siltä osin kuin yhdellä kyseessä olevista merkeistä ei ole sellaista selkeää ja erityistä merkitystä, jonka perusteella niiden mahdollinen yhteen mieltäminen on suljettu pois. SMHV toteaa lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan perusteella, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjä uusia perusteita voida ottaa tutkittavaksi, ja tällaisiksi perusteiksi voidaan määritellä kanteen liitteenä olevat asiakirjat 13–21. Kyse on täysin uusista asiakirjoista, joita ei näin ollen voida hyväksyä menettelyn tässä vaiheessa (asia T‑129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2251, 67 kohta).

23     Väliintulija väittää, että kun otetaan huomioon se, että kysymyksessä olevat merkit ovat selvästi samankaltaisia, väiteosaston päätös on kumottu perustellusti.

24     Se väittää etenkin, että merkityssisällön osalta ranskalainen kuluttaja ei ymmärrä, että tavaramerkillä NICKY, jota käytetään paperituotteiden, nenäliinojen ja ruokaliinojen kaltaisissa tavaroissa, viitataan henkilön nimeen, koska mikään ei anna sille aihetta liittää kyseiset tavarat ja lisänimellä ”Nicky” kutsuttu henkilö yhteen varsinkin, kun tällainen lyhenne on erittäin harvinainen.

 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

25     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

26     Tästä säännöksestä ilmenee, että sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (asia C‑106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I‑9573, 51 kohta).

27     Jos kyseessä olevat merkit ovat täysin erilaisia, lähtökohtaisesti on siis mahdollista katsoa kyseisiä tavaroita tutkimatta, ettei sekaannusvaaraa ole.

28     On todettava vielä, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

29     Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T‑162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30     Tämä keskinäinen riippuvuus huomioon ottaen tavaramerkkien jopa vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. vastaavasti edellä 14 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta ja asia C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I‑3819, 19 kohta).

31     Näin ollen jos kaksi merkkiä ovat edes vähäisellä tavalla samankaltaisia, sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen.

32     Tältä osin vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. edellä 19 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

33     Esillä olevassa asiassa on selvää, että kohdeyleisönä on tällaista arviointia tehtäessä pidettävä ranskalaista yleisöä.

34     Ulkoasun osalta on todettava, että kyseisten merkkien välillä on tiettyä samankaltaisuutta. Merkin NOKY neljästä kirjaimesta kolme on samassa paikassa NICKY:ssä. Merkeille on yhteistä alkukirjain ”n” ja loppuosa ”ky”. Koska tämä loppuosa ei ole tavanomainen Ranskan kielessä, sitä voidaan pitää näiden kahden merkin hallitsevana osana, joka herättää ranskalaisen kuluttajan huomion.

35     Myös lausuntatavan osalta asianomaiset merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin viimeinen tavu ”ky”, joka on sama kyseessä olevissa merkeissä, herättää ranskalaisen kuluttajan huomion. Näin ollen mainittujen merkkien ensimmäisillä tavuilla, jotka sinällään ovat erilaisia, on lausuntatavan kannalta pienempi vaikutus.

36     Tältä osin on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan kahden tavaramerkin välisen lausuntatavan samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäinen, kun kyseessä ovat tavarat, jotka markkinoidaan siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan ymmärtää visuaalisesti tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu (edellä 19 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 55 kohta).

37     Samoin merkityssisällön osalta on mahdollista, kuten kantaja korostaa (ks. edellä 18 ja 19 kohta), että ranskalainen kuluttaja voi ymmärtää sanan ”Nicky” etunimien Nicolas tai Nicole lyhenteenä. Tämän väitteen merkityksellisyyteen vaikuttavat kuitenkin osittain kyseisten tavaroiden luonne ja ne olosuhteet, joissa niitä markkinoidaan. Tätä väitettä ei näin ollen pitäisi arvioida irrallaan muista sellaista tekijöistä, joilla voi olla asian kannalta merkitystä.

38     On katsottava, että edellä 34 ja 35 kohdassa yksilöidyt merkkien samankaltaisuudet ovat sellaisia, että valituslautakunta on perustellusti päätellyt, että tavaroita oli vertailtava toisiinsa sekaannusvaaran arvioimiseksi kokonaisuutena esillä olevassa asiassa. Näin on tilanne etenkin silloin, kun merkeissä on sellaisia vähäisiäkin samankaltaisia osia, joita tavaroiden luonteen ja niiden olosuhteiden, joissa niitä markkinoidaan, kaltaiset muut seikat voivat kokonaisarviointia tehtäessä lieventää.

39     Kun kyseessä olevien merkkien osalta ei voida katsoa, etteivät ne selvästikään ole samankaltaisia vaan niissä on tiettyjä samankaltaisuuksia ja tiettyjä osia, joilla ne voidaan erottaa, kunkin tällaisen seikan merkittävyyttä koskevaa arviointia ei voida suorittaa irrallaan, vaan se on tehtävä sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin yhteydessä kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen (ks. edellä 29 kohta).

40     Kaikesta edellä olevasta seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva ainoa kanneperuste on hylättävä.

41     Kanteeseen liitettyjä asiakirjoja 13–21 (ks. edellä 22 kohta) ei voida ottaa huomioon, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei nimittäin ole tutkia uudelleen tosiseikkoja sellaisten todisteiden perusteella, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Lisäksi näiden todisteiden hyväksyminen olisi vastoin työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Nämä todisteet on näin ollen hylättävä tarvitsematta tutkia niiden todistusvoimaa (edellä 22 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 67 kohta).

42     Kaikki edellä oleva huomioon ottaen kantajan kumoamisvaatimus on hylättävä.

43     Siltä osin kuin on kyse väliintulijan vaatimuksesta, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi lopullisesti todettava, että yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan esitetty väite on perusteltu, on huomautettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdasta yhdessä sen 3 kohdan kanssa seuraa, että valituslautakuntien päätöksen muuttaminen on mahdollista vain aineellisen tai muodollisen lainvastaisuuden vuoksi (asia T‑247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II‑5301, 46 kohta). Tältä osin riittää, kun todetaan, että riidanalainen päätös ei ole tällä tavalla lainvastainen ja että esillä olevassa asiassa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen.

44     Väliintulijan tekemä muuttamisvaatimus on näin ollen hylättävä.

 Oikeudenkäyntikulut

45     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Kanne hylätään.

2)      Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä marraskuuta 2005.

* Oikeudenkäyntikieli: italia.