–

MBK Rechtsanwälte GbR, edustajanaan M. Boden, Rechtsanwalt,

–

Saksan hallitus, asiamiehinään J. Möller, M. Hellmann ja U. Bartl,

–

Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier ja W. Mölls,

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat mk advokaten GbR ja MBK Rechtsanwälte GbR ja joka koskee mk advokatenille määrättyä kieltoa käyttää kirjainyhdistelmää ”mbk” elinkeinotoiminnassa.

3

Direktiivin 2008/95 5 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

2.   Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

– –”

4

Direktiivi 2008/95 on kumottu ja korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 15.1.2019 alkavin vaikutuksin. Direktiivin 2008/95 5 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna, sisältyy nykyisin pääasiallisesti direktiivin 2015/2436 10 artiklaan. Pääasian taustalla olevien tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tämä ennakkoratkaisupyyntö on kuitenkin tutkittava direktiivin 2008/95 kannalta.

5

Asianajotoimisto MBK Rechtsanwälte, jonka kotipaikka on Mönchengladbach (Saksa), on sen nimityksestä ”MBK Rechtsanwälte” muodostuvan saksalaisen tavaramerkin haltija. Tämä tavaramerkki on rekisteröity oikeudellisia palveluja varten.

6

mk advokaten, jonka kotipaikka on Kleve (Saksa), on niin ikään asianajotoimisto. Aluksi se harjoitti toimintaansa nimityksellä ”mbk rechtsanwälte” ja sitä vastaavalla hollanninkielisellä nimityksellä ”mbk advokaten”. MBK Rechtsanwälten nostaman loukkauskanteen johdosta Landgericht Düsseldorf (osavaltion ylioikeus, Düsseldorf, Saksa) kuitenkin kielsi 17.10.2016 antamallaan ratkaisulla mk advokatenia sakon uhalla käyttämästä kirjainyhdistelmää ”mbk” elinkeinotoiminnassa oikeudellisia palveluja varten. Tämä ratkaisu on lainvoimainen.

7

Tämän jälkeen kävi ilmi, että Google-yhtiön ylläpitämää hakukonetta käytettäessä ilmaisun ”mbk Rechtsanwälte” syöttäminen johti useille www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com‑internetsivuston kaltaisille yrityksiä koskeville indeksointisivustoille, joilla esiintyi mainos mk advokatenin oikeudellisista palveluista.

8

MBK Rechtsanwälten mukaan oli näin ollen osoitettu, ettei Landgericht Düsseldorfin määräämää kieltoa ollut noudatettu, joten se vaati kyseistä tuomioistuinta määräämään mk advokatenille sakon.

9

mk advokaten puolustautui väittämällä internetissä olevien mainosten osalta, että se oli omasta aloitteestaan ainoastaan tehnyt merkinnän internetissä olevaan Das Örtliche -puhelinluetteloon ja että se oli heti Landgericht Düsseldorfin 17.10.2016 antaman ratkaisun jälkeen poistanut tämän merkinnän kaikkien sellaisten merkkien osalta, jotka sisältävät kirjainyhdistelmän ”mbk”. mk advokatenin mukaan sillä ei ollut mitään muuta velvollisuutta, koska se ei ollut koskaan pyytänyt näkyvänsä muilla internetsivustoilla.

10

Landgericht Düsseldorf hyväksyi MBK Rechtsanwälten vaatimuksen. Kyseinen tuomioistuin totesi, että mainoksen lataaminen kyseessä oleville internetsivustoille hyödytti mk advokatenia ja perustui siihen mainokseen, jonka se oli laittanut Das Örtliche ‑puhelinluetteloon. Landgericht Düsseldorf määräsi mk advokatenille sakon, koska tämä oli 17.10.2016 annetun ratkaisun jälkeen ainoastaan poistanut kyseisessä puhelinluettelossa julkaistun mainoksen.

11

mk advokaten valitti kyseisestä päätöksestä ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen eli Oberlandesgericht Düsseldorfiin.

12

Oberlandesgericht Düsseldorf katsoo, että sen käsiteltäväksi saatetun asian ratkaisu riippuu direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.

13

Oberlandesgericht Düsseldorf esittää, että Saksan vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kun internetsivustolle ladattu mainos loukkaa toisen oikeutta, kyseisen mainoksen tilanneen henkilön on paitsi pyydettävä poistamaan mainos kyseiseltä sivustolta myös tarkistettava tavallisten hakukoneiden avulla, etteivät muiden internetsivustojen ylläpitäjät ole toistaneet sitä sivustoillaan, ja jos näin on, tehtävä vakava yritys, jotta mainokseen liittyvät hakutulokset poistetaan.

14

Tämä oikeuskäytäntö perustuu siihen, että mainoksen kaikki esiintyvyys hyödyttää henkilöä, jonka tavaroita tai palveluja täten markkinoidaan. Näin ollen kyseisen henkilön on siinä tapauksessa, että toisen oikeutta loukataan, toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki kyseistä mainosta koskevat osumat internetissä poistetaan.

15

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on epävarma siitä, onko tämä saksalainen oikeuskäytäntö niiden periaatteiden mukainen, jotka ilmenevät 3.3.2016 annetusta tuomiosta Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), koska unionin tuomioistuin on noudattanut siinä toista lähestymistapaa sellaisten mainosten osalta, jotka loukkaavat toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä. Kyseistä lähestymistapaa voitaisiin soveltaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetussa asiassa.

16

Kyseiseen unionin tuomioistuimen tuomioon johtaneessa asiassa kyseessä ollut riidanalainen mainos oli ensin sallittu, kun taas nyt käsiteltävässä asiassa mainos, jonka lataamista internetiin mk advokaten pyysi, loukkasi alusta lähtien toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä. Tämän eron merkitys ei kuitenkaan käy selvästi ilmi direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmaisun ”käyttää” tulkinnan kannalta.

17

Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Käyttääkö kolmas, johon viitataan sellaisessa internetsivustolla julkaistussa merkinnässä, joka sisältää merkin, joka on sama kuin tavaramerkki, kyseistä tavaramerkkiä direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos hän ei ole syöttänyt kyseistä merkintää itse internetiin vaan internetsivuston ylläpitäjä on ottanut sen sellaisesta toisesta merkinnästä, jonka kolmas on syöttänyt internetiin tavaramerkkiä loukkaavalla tavalla?”

18

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään lähinnä, onko direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että elinkeinotoimintaa harjoittava henkilö, joka on laittanut internetsivustolle toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä loukkaavan mainoksen, käyttää merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, kun muiden internetsivustojen ylläpitäjät toistavat kyseisen mainoksen lataamalla sen näille muille sivustoille.

19

Tässä yhteydessä on aluksi muistutettava, että tavaroiden tai palvelujen pitäminen kaupan sellaista merkkiä käyttäen, joka on sama tai samankaltainen kuin toiselle kuuluva tavaramerkki, ja merkin käyttäminen näiden tavaroiden tai palvelujen mainonnassa, ovat kyseisen merkin ”käyttöä” (ks. vastaavasti tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 45 ja 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

20

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan mainitunlaista käyttöä on myös sellaisen merkin käyttö, joka on sama tai samankaltainen kuin toiselle kuuluva tavaramerkki, kun kyseinen merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi, ja näin on myös silloin, kun kyseinen merkki ei esiinny itse mainoksessa (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 30 ja 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

21

Näin ollen on niin, että silloin kun elinkeinotoimintaa harjoittava henkilö pyytää internetissä olevan indeksointisivuston ylläpitäjää julkaisemaan sellaisen mainoksen, jonka esittäminen sisältää merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin toiselle kuuluva tavaramerkki, tai tällainen merkki saa aikaan mainoksen esittämisen, tämän henkilön on katsottava käyttävän kyseistä merkkiä direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti tuomio 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 29 ja 30 kohta).

22

Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan näkökulmasta mainittua henkilöä ei voida kuitenkaan asettaa vastuuseen kyseisten internetissä olevien indeksointisivustojen ylläpitäjien kaltaisten muiden talouden toimijoiden, joiden kanssa henkilöllä ei ole mitään suoraa tai välillistä suhdetta ja jotka eivät toimi tämän henkilön tilauksesta ja tämän lukuun vaan omasta aloitteestaan ja omissa nimissään, itsenäisistä toimista (ks. analogisesti tuomio 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 36 ja 37 kohta).

23

Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa olevalla ilmaisulla ”käyttää” nimittäin tarkoitetaan aktiivista menettelyä ja sitä, että käyttämistoimi on suoraan tai välillisesti hallinnassa. Näin ei ole silloin, kun kyseisen toiminnan suorittaa itsenäinen toimija ilman mainostajan suostumusta (tuomio 3.3.2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, 39 kohta).

24

Tätä säännöstä ei näin ollen voida tulkita siten, että henkilöä voidaan hänen toiminnastaan riippumatta pitää sellaisen merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin toiselle kuuluva tavaramerkki, käyttäjänä pelkästään sillä perusteella, että hän voi saada siitä taloudellista etua (ks. vastaavasti tuomio 3.3.2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, 42 kohta).

25

Unionin tuomioistuimen kyseisen oikeuskäytännön mukaan ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on nyt käsiteltävässä asiassa tutkittava, onko se, että kyseessä olevien internetsivustojen ylläpitäjät olivat ladanneet mainoksen internetiin mk advokatenin pyynnöstä ja tämän lukuun, seurausta mk advokatenin toiminnasta sen ja kyseisten ylläpitäjien välisen suoran tai välillisen suhteen yhteydessä. Tällaisen toiminnan puuttuessa on katsottava, että MBK Rechtsanwälte ei voi direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn yksinoikeuden nojalla panna vireille toimenpiteitä mk advokatenia vastaan sen vuoksi, että mainos on ladattu muille internetsivustoille kuin Das Örtliche ‑puhelinluettelon sivustolle.

26

Tämä ei vaikuta MBK Rechtsanwälten mahdollisuuteen tarvittaessa kansallisen oikeuden nojalla vaatia mk advokatenia palauttamaan taloudellinen etu eikä panna vireille toimenpiteitä kyseisiä internetissä olevien indeksointisivustojen ylläpitäjiä vastaan (ks. analogisesti tuomio 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 43 kohta).

27

Viimeksi mainitusta seikasta on huomautettava, että tilanteessa, jossa internetsivustojen ylläpitäjät toistavat mainoksen omasta aloitteestaan ja omissa nimissään, ei voida katsoa, että talouden toimija, jonka tavaroita tai palveluja markkinoidaan tällä tavoin, olisi kyseisten ylläpitäjien asiakas. Näin ollen unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan internetissä olevan indeksointisivuston ylläpitäjä ei itse käytä merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin toiselle kuuluvat tavaramerkit ja jotka sisältyvät tämän asiakkaiden mainoksiin tai jotka saavat aikaan kyseisten mainosten esittämisen (ks. mm. tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 56 kohta ja tuomio 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, 39 ja 40 kohta), ei sovelleta tällaisessa tilanteessa.

28

Tällaisessa tapauksessa nämä internetsivustojen ylläpitäjät käyttävät direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin toiselle kuuluvat tavaramerkit ja jotka sisältyvät myyntitarjouksiin tai mainoksiin, joita ne esittävät, tai jotka saavat aikaan kyseisten mainosten esittämisen (ks. analogisesti tuomio 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, 48 kohta). Näiden tavaramerkkien haltijat voivat siten panna vireille toimenpiteitä kyseisiä ylläpitäjiä vastaan mainitun 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn yksinoikeuden nojalla, jos kyseisillä tarjouksilla tai mainoksilla markkinoidaan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja kuin ne, joita varten mainitut tavaramerkit on rekisteröity.

29

Kyseisen säännöksen tällainen tulkinta vastaa direktiivin tavoitetta, joka on sellaisen laillisen välineen antaminen tavaramerkin haltijalle, joka mahdollistaa sen, että hän voi kieltää kolmatta käyttämästä tavaramerkkiä millään tavoin ilman hänen suostumustaan, ja näin saada kyseisen käytön lakkaamaan (tuomio 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, 38 kohta).

30

Siltä osin kuin on lopuksi kyse ennakkoratkaisupyynnössä mainitusta seikasta, jonka mukaan asiassa, joka johti 3.3.2016 annettuun tuomioon Daimler (C‑179/15, EU:C:2016:134), kyseessä oleva mainos, joka loukkasi toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä, oli alun perin sallittu, kun taas pääasiassa kyseessä oleva mainos loukkasi alusta alkaen toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä, on riittävää todeta, että tällä seikalla ei ole merkitystä tämän ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä tarkastellun ainoan kysymyksen osalta, joka koskee sitä, kuka on sellaisen merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin toiselle kuuluva tavaramerkki, käyttäjä, kun kyseistä tavaramerkkiä loukkaava mainos toistetaan.

31

Edellä esitetyn perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että elinkeinotoimintaa harjoittava henkilö, joka on laittanut internetsivustolle toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä loukkaavan mainoksen, ei käytä merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, kun muiden internetsivustojen ylläpitäjät toistavat kyseisen mainoksen lataamalla sen omasta aloitteestaan ja omissa nimissään näille muille sivustoille.

32

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että elinkeinotoimintaa harjoittava henkilö, joka on laittanut internetsivustolle toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä loukkaavan mainoksen, ei käytä merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, kun muiden internetsivustojen ylläpitäjät toistavat kyseisen mainoksen lataamalla sen omasta aloitteestaan ja omissa nimissään näille muille sivustoille.