1

Valituksellaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 15.10.2018 antaman tuomion John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla viimeksi mainittu kumosi EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 5.10.2016 tekemän päätöksen (asia R 2087/2015-1), joka koski Jerome Alexander Consulting Corp:n ja John Mills Ltd:n välistä väitemenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

2

Teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus allekirjoitettiin 20.3.1883 Pariisissa, sitä tarkistettiin viimeksi 14.7.1967 Tukholmassa ja muutettiin 28.9.1979 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus). Kyseisen yleissopimuksen 6 septies artiklassa määrätään seuraavaa:

”1.   Jos sen henkilön asiamies tai edustaja, joka on merkin haltija jossain liittomaassa, hakee ilman haltijan valtuutusta merkin rekisteröintiä omissa nimissään yhdessä tai useammassa liittomaassa, merkin haltijalla on oikeus vastustaa haettua rekisteröintiä tai vaatia sen julistamista mitättömäksi tai, mikäli maan laki sen sallii, sanotun rekisteröinnin siirtämistä hänen nimiinsä, jollei asiamies tai edustaja osoita, että hänen menettelynsä on ollut oikeutettua.

2.   Merkin haltijalla on, huomioon ottaen edellä olevan 1 kappaleen määräykset, oikeus vastustaa asiamiehensä tai edustajansa toimesta tapahtuvaa merkkinsä käyttöä, jollei hän ole antanut siihen lupaa.

3.   Kansallisella lainsäädännöllä voidaan määrätä kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa merkin haltijan on käytettävä tämän artiklan edellyttämiä oikeuksiaan.”

3

Kyseisen yleissopimuksen 29 artiklan 1 kappaleessa määrätään seuraavaa:

– –”

4

Marrakechissa tehdyn Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen, joka hyväksyttiin Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1) (jäljempänä TRIPS-sopimus), 2 artiklan 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Tämän sopimuksen II, III ja IV osien osalta jäsenten tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen (1967) 1–12 ja 19 artiklan mukaiseksi.”

5

[Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1.   Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

3.   Tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.

– –

5.   Jos aikaisempi [EU-tavaramerkki] on [Euroopan unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

6

Kyseisen asetuksen 52 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1.   [EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

– –

– –”

7

John Mills, joka oli kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa, teki 18.9.2013 EUIPO:lle EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen asetuksen N:o 207/2009 nojalla.

8

Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki MINERAL MAGIC (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki).

9

Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Hiusvedet; Hiomavalmisteet; Saippuat; Hajuvedet; Eteeriset öljyt; Kosmeettiset aineet; Valmisteet ihon, päänahan ja hiusten puhdistamiseen ja hoitoon; Deodorantit henkilökohtaiseen käyttöön (hajustetuotteet)”.

10

EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 23.1.2014 yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2014/14.

11

Jerome Alexander Consulting, joka oli väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa, teki 23.4.2015 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen sitä vastaan, että riidanalainen tavaramerkki rekisteröidään tämän tuomion 9 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.

12

Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

13

Väitteen tueksi esitettiin kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut perusteet.

14

Väiteosasto hylkäsi väitteen 18.8.2015 tekemällään päätöksellä.

15

Jerome Alexander Consulting teki 15.10.2015 valituksen EUIPO:ssa kyseisen asetuksen 58–64 artiklan nojalla.

16

Riidanalaisella päätöksellä EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta (jäljempänä valituslautakunta) kumosi väiteosaston päätöksen ja epäsi riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan nojalla.

17

Ensinnäkin valituslautakunta totesi, että Jerome Alexander Consulting luopui perustamasta väitettään rekisteröimättömään yhdysvaltalaiseen tavaramerkkiin MAGIC MINERALS ja että se tyytyi näin ollen vetoamaan ainoastaan yhdysvaltalaiseen sanamerkkiin MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.

18

Toiseksi valituslautakunta mainitsi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tavoitteen, joka on sen estäminen, että tavaramerkin haltijan asiamies väärinkäyttäisi tavaramerkkiä, ja se esitti myös edellytykset, joiden olisi valituslautakunnan mukaan täytyttävä, jotta väite menestyisi kyseisen säännöksen nojalla, ja joita ovat se, että väitteen tekijä on aikaisemman tavaramerkin haltija, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekijä on tai on ollut kyseisen haltijan asiamies tai edustaja, että rekisteröintihakemus on jätetty kyseisen asiamiehen tai edustajan nimissä ilman haltijan suostumusta ja ilman, että on olemassa hyväksyttäviä syitä, jotka oikeuttavat kyseisen asiamiehen tai edustajan toimet, ja että hakemus koskee samoja tai samankaltaisia merkkejä ja tavaroita.

19

Kolmanneksi valituslautakunta analysoi konkreettisesti, täyttyivätkö kyseiset edellytykset, joiden perusteella väite voidaan hyväksyä kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla. Valituslautakunta korosti ensinnäkin asiamies/päämies-suhteen olemassaolon osalta sitä, että asiamiehen ja edustajan käsitteitä on tulkittava laajasti.

20

Se totesi käsiteltävässä asiassa, että osapuolten välisen jakelusopimuksen mukaan John Mills vastaa Jerome Alexander Consultingin tavaroiden jakelusta unionissa. Valituslautakunta totesi myös, että kyseiseen sopimukseen sisältyi määräyksiä sen antamasta yksinoikeudesta, kilpailukieltolauseke sekä määräyksiä Jerome Alexander Consultingin immateriaalioikeuksista. Se katsoi, että Jerome Alexander Consultingin esittämä näyttö – tilauslomakkeet, joista yksi oli päivätty kaksi kuukautta ennen riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä – osoitti, että kyseessä ollut liikesuhde oli merkittävämpi kuin pelkkä tavarantoimittajan ja jälleenmyyjän välinen tavanomainen suhde. Valituslautakunta päätteli näin ollen, että riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisajankohtana oli olemassa todellinen, toiminnassa oleva ja kestävä liikesuhde, joka loi yleisen velvoitteen toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti, ja että John Mills oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu asiamies.

21

Neljänneksi valituslautakunta korosti, että kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetaan paitsi tilanteita, joissa vertaillut tavarat tai palvelut ovat samoja, myös tilanteita, joissa ne ovat samankaltaisia. Se totesi, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien merkkien kattamat tavarat olivat samoja, koska riidanalaisen tavaramerkin kattama ”kosmeettiset aineet” käsittää aikaisemman tavaramerkin kattaman ”mineraalipitoisen kasvopuuterin”, tai samankaltaisia, koska riidanalaisen tavaramerkin kattamilla muilla tavaroilla on yhteyksiä aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin siitä syystä, että ne saattavat koostua samoista ainesosista, ovat usein samojen yritysten valmistamia ja niitä tarjotaan yhdessä kemikaalikaupoissa ja vähittäismyyntiliikkeiden samoilla käytävillä.

22

Kyseessä olevien merkkien osalta valituslautakunta katsoi, että ne olivat samankaltaisia. Se totesi ensinnäkin, että yhtäältä aikaisemman tavaramerkin kaksi ensimmäistä sanaosaa (”magic” ja ”minerals”) ja toisaalta riidanalaisen tavaramerkin sanaosat muistuttavat silmiinpistävästi toisiaan.

23

Se korosti seuraavaksi, että unionin kohdeyleisö saattoi mieltää aikaisemman tavaramerkin kahdesta osatekijästä muodostuvaksi merkiksi. Yhtäältä osatekijä ”by jerome alexander” ymmärretään sen mukaan emoyhtiön eli tavarasta vastaavan yksikön tunnisteeksi, ja toisaalta osatekijä ”magic minerals” ymmärretään todennäköisesti tavaran itsensä tai tuoteryhmän tunnisteeksi.

24

Valituslautakunta katsoi lopuksi, että se, että United States Patent and Trademark Office (USPTO, Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto) ei ollut vastustanut MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER ‑tavaramerkin rekisteröintiä tavaramerkin MINERAL MAGIC COSMETICS olemassaolosta huolimatta, ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, ettei niiden välillä olisi minkäänlaista sekaannusvaaraa. Valituslautakunta nimittäin totesi, että tavaramerkin MINERAL MAGIC COSMETICS haltijan olisi pitänyt tehdä väite rekisteröintiä vastaan. Kaikki nämä seikat huomioon ottaen valituslautakunta hyväksyi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan perustuneen väitteen.

25

John Mills nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.1.2017 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jossa se vaati, että riidanalainen päätös kumotaan.

26

Se vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koski asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomista ja joka oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa perustui siihen, että valituslautakunta oli sen mukaan katsonut virheellisesti, että John Mills oli kyseisessä säännöksessä tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja. Toisessa osassa John Mills väitti, että valituslautakunta oli tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että kyseinen säännös oli sovellettavissa, vaikka kyseessä olevat merkit olivat ainoastaan samankaltaisia mutta eivät samanlaisia. Kolmannen osan mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti, että kyseinen säännös oli sovellettavissa, vaikka aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat eivät olleet samoja kuin riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat.

27

Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisella tuomiolla ainoan kanneperusteen yksinomaan toisen osan perusteella ja kumosi näin ollen riidanalaisen päätöksen.

28

EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

29

John Mills vaatii, että unionin tuomioistuin

30

EUIPO esittää valituksensa tueksi kaksi valitusperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista ja toinen perustelujen ristiriitaisuutta sekä perustelujen puuttumista samanlaisuuden käsitteen soveltamisen osalta.

31

EUIPO väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan virheellisen tulkinnan perusteella, että mainittua säännöstä voidaan soveltaa vain, jos aikaisempi tavaramerkki ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki ovat samoja eivätkä pelkästään samankaltaisia.

32

Kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdalla pyritään sen mukaan nimittäin estämään se, että tavaramerkin haltijan asiamies käyttäisi väärin tavaramerkkiä, koska asiamies voi hyödyntää tietämystä ja kokemusta, jotka se on saanut ollessaan liikesuhteessa kyseiseen haltijaan, ja saada siten epäoikeutettua hyötyä haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista. Tällainen tietämyksen hyödyntäminen ja epäoikeutettu hyväksikäyttö ei kuitenkaan EUIPO:n mukaan rajoitu samanlaisen tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön vaan tapahtuu myös silloin, kun asiamies aikoo käyttää väärin aikaisemman tavaramerkin olennaisia osatekijöitä.

33

Unionin yleinen tuomioistuin teki EUIPO:n mukaan valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdassa esittämillään toteamuksilla virheellisen tulkinnan, joka tekee tyhjäksi saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdan tavoitteen. Kuten kyseisen tuomion 25 kohdasta ilmenee, unionin yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti, että kyseisessä säännöksessä edellytetään, että aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä on suora yhteys, ja että tällainen yhteys voi olla olemassa vain, jos kyseessä olevat tavaramerkit ”vastaavat toisiaan”. Kun unionin yleinen tuomioistuin päättelee tämän huomautuksen perusteella mainitun tuomion 26 kohdassa, että tavaramerkkien on oltava samanlaisia, jotta kyse olisi väärinkäytöstä, sen lausunto on EUIPO:n mukaan kuitenkin ristiriidassa tavaramerkkioikeuden sen perusperiaatteen kanssa, jonka mukaan kahden merkin välisen yhteyden olemassaolo voidaan todeta erilaisten samankaltaisuuden asteiden perusteella kaikki muut käsiteltävänä olevan asian olosuhteet huomioiden eikä siis pelkästään siinä tapauksessa, että merkit ovat samanlaisia.

34

Kun otetaan huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdalla tavoiteltu päämäärä, kyseisen säännöksen soveltamisen kannalta merkityksellinen kriteeri on EUIPO:n mukaan kokonaisuutena analysoitujen tavaramerkkien keskinäinen vastaavuus taloudellisella tai kaupallisella tasolla. On arvioitava, vastaako hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki asiallisesti aikaisempaa tavaramerkkiä. EUIPO katsoo tämän osalta, että riittää, että asianomaiset merkit ovat keskenään yhteneviä aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn olennaisesti vaikuttavien osatekijöiden suhteen.

35

Tällainen teleologinen tulkinta ei sen mukaan ole ristiriidassa kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan sanamuodon mukaisen tulkinnan kanssa.

36

Kuten unionin yleinen tuomioistuin EUIPO:n mukaan totesi valituksenalaisessa tuomiossa, kyseisessä säännöksessä – toisin kuin kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa ja sen 8 artiklan 5 kohdassa – ei mainita nimenomaisesti kyseessä olevien tavaramerkkien välisen läheisyyden astetta sen soveltamiseksi. Unionin lainsäätäjän tarkoituksena ei siis ollut todeta, että saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdan olisi rajoituttava tapauksiin, joissa tavaramerkit sekä niiden kattamat tavarat ja palvelut ovat täsmälleen samat.

37

Kyseisessä säännöksessä turvaudutaan päinvastoin Pariisin yleissopimuksen 6 septies artiklan sanamuotoon. Kyseisen yleissopimuksen valmisteluasiakirjoissa annettu selitys näyttäisi tukevan tulkintaa, jonka mukaan kyseinen määräys kattaa merkit ja tavarat, jotka eivät ole täsmälleen vaan pääasiallisesti samoja eli kaupallisesti ja taloudellisesti toisiaan vastaavia. EUIPO toteaa, että vaikka mainitussa yleissopimuksessa määritellään suojan vähimmäisvaatimukset, unionin yleinen tuomioistuin on antanut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdalle ulottuvuuden, jossa annetaan tavaramerkkien haltijoille Pariisin yleissopimuksen 6 septies artiklassa määrättyjä suojan tasoja alhaisempi suoja.

38

Lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 27–35 kohdassa tekemä tulkinta kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohtaan sisältyvän säännöksen valmisteluasiakirjoista on EUIPO:n mukaan ristiriitainen, koska kun se muun muassa tukeutui siihen, että työryhmä oli hylännyt useita ehdotuksia, jotka koskivat ilmaisun ”samankaltaiset tavaramerkit” lisäämistä kyseisen säännöksen sanamuotoon, se päätteli tästä, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli rajoittaa mainitun säännöksen soveltaminen pelkästään samanlaisiin tavaramerkkeihin, vaikka myös käsite ”samanlaisuus” puuttuu kyseisen säännöksen sanamuodosta.

39

Argumentti, johon unionin yleinen tuomioistuin tukeutuu kyseisen tuomion 35 kohdassa ja jonka mukaan Pariisin yleissopimuksen valmisteluasiakirjoihin ei ole syytä vedota, koska kyseisen yleissopimuksen 6 septies artiklan sanamuodossa ei ole mitään epäselvyyttä, on EUIPO:n mukaan myös ristiriitainen. Päätelmä, johon unionin yleinen tuomioistuin päätyi kyseisessä tuomiossa, poikkeaa sen mukaan päätelmästä, johon unionin yleinen tuomioistuin päätyi 13.4.2011 antamassaan tuomiossa Safariland v. SMHV – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, 61 kohta). On näin ollen ilmeistä, että kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan sanamuoto ei ole riittävän selkeä, jotta voitaisiin katsoa, että viittaus samanlaisuuden käsitteeseen on yksiselitteinen.

40

Koska saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdalla pyritään estämään se, että asiamies käyttää hyväkseen tietämystä ja kokemusta, jotka hän on hankkinut liikesuhteessaan tavaramerkin haltijaan, ja että hän näin ollen saa epäoikeutettua hyötyä niistä ponnisteluista ja investoinneista, joita tavaramerkin laillinen haltija on itse tehnyt, EUIPO:n mukaan ei ole tarpeen määritellä kyseisten merkkien samankaltaisuuden tarkkaa astetta tai asettaa selkeitä rajoja tilanteille, joissa kyseistä säännöstä on sovellettava.

41

Unionin yleisen tuomioistuimen lähestymistapa poistaisi EUIPO:n mukaan tältä hylkäysperusteelta joustavuuden, joka on tarpeen sen soveltamisalan mukauttamiseksi eri tapoihin, joilla asiamies voisi yrittää käyttää väärin päämiehensä tavaramerkkiä, kuten ilmenee käsiteltävästä asiasta, jossa asiamies on hakenut yksinomaan aikaisemman tavaramerkin ensimmäisen osan rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi kääntämällä toisin päin sanat ”MINERAL MAGIC” ja jättämällä mainitsematta valmistajan nimen.

42

Vaikka käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa voisi olla kyse vilpillisestä mielestä, jolloin se johtaisi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn mitättömyysperusteen soveltamiseen, tämä seikka ei kuitenkaan puhuisi kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan suppean tulkinnan puolesta. Unionin lainsäätäjän ratkaisu säätää erillisestä perusteesta tilanteessa, jossa aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehet tai edustajat eivät ole saaneet lupaa rekisteröintihakemuksilleen, selittyy tarpeella toimia tältä osin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ilman, että on tarpeen velvoittaa kyseistä haltijaa odottamaan, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki rekisteröidään, jotta se voidaan mitätöidä.

43

John Mills väittää, että EUIPO:n argumentaatio perustuu virheelliseen lähestymistapaan, jonka mukaan on niin, että koska mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohtaan ei sisälly nimenomaista edellytystä merkkien samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta, kyseinen säännös on tältä osin neutraali, joten mainitun säännöksen sanamuodon mukainen tulkinta vastaa sen teleologista tulkintaa, minkä vuoksi kyseessä olevia tavaramerkkejä voidaan vertailla niiden pelkän samankaltaisuuden perusteella.

44

Vaikka samassa säännöksessä ei nimenomaisesti käytetä ilmaisua ”samat tai samankaltaiset”, sekä Pariisin yleissopimuksen 6 septies artiklan että mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan sanamuoto, jossa mainitaan vain ”tavaramerkki”, näyttäisi sulkevan pois pelkästään samankaltaiset tavaramerkit. Kuten unionin yleinen tuomioistuin John Millsin mukaan perustellusti totesi valituksenalaisen tuomion 24 ja 25 kohdassa, viimeksi mainitun säännöksen perusteella voitaisiin siis hyväksyä yksinomaan väite, joka perustuu tavaramerkin, jonka rekisteröintiä aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja on hakenut, samanlaisuuteen tavaramerkin, jonka haltija oletettu päämies on, kanssa.

45

Unionin yleinen tuomioistuin totesi John Millsin mukaan perustellusti yhtäältä valituksenalaisen tuomion 26–35 kohdassa, että kyseisen säännöksen valmisteluasiakirjat ja muut kieliversiot tukevat tällaista lähestymistapaa, ja toisaalta mainitun tuomion 36 kohdassa, että se, että samankaltaisuutta koskeva edellytys on nimenomaisesti mainittu asetuksen N:o 207/2009 muissa säännöksissä, on lisäosoitus siitä, että kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa ei vaadita tällaisen edellytyksen täyttymistä.

46

John Millsin mukaan EUIPO ei voi myöskään hyödyllisesti tukeutua 13.4.2011 annettuun tuomioon Safariland v. SMHV – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171) omaksumansa tulkinnan tueksi. Sen lisäksi, että kyseinen unionin yleisen tuomioistuimen tuomio ei sido unionin tuomioistuinta, sen tässä yhteydessä merkityksellinen kohta eli 61 kohta ei sisällä minkäänlaista argumentointia nyt käsiteltävän valituksen kohteena olevasta kysymyksestä. Kuten kyseisen tuomion 74 kohdasta ilmenee, unionin yleinen tuomioistuin ei joutunut ratkaisemaan kysymystä siitä, onko tavaramerkkien oltava samanlaisia vai samankaltaisia, koska kanne ei menestynyt sen vuoksi, että edustussuhteen olemassaoloa koskeva edellytys ei täyttynyt.

47

Teleologisen lähestymistavan, johon EUIPO vetoaa mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan laajennetun tulkinnan tueksi, yhteydessä EUIPO myös esittää John Millsin mukaan vain epämääräisen määritelmän edellytetyistä vaatimuksista. EUIPO nimittäin väittää samanaikaisesti yhtäältä, että kyseisen säännöksen soveltamiseksi riittää, että merkit ovat keskenään yhteneviä aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn olennaisesti vaikuttavien osatekijöiden suhteen, ja toisaalta, ettei ole tarpeen määrittää etukäteen sitä, missä määrin merkit tarkkaan ottaen muistuttavat toisiaan.

48

John Millsin mukaan nämä väitteet ovat virheellisiä. Erottamiskyvyn arviointi ei ensinnäkään ole abstrakti arviointi, vaan se on tehtävä asian kannalta merkityksellisen kuluttajan näkökulmasta. Kyseinen kuluttaja on sen maan kuluttaja, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mikä aiheuttaa vaikeuksia esittää näyttöä siitä, miten kyseinen tavaramerkki ymmärretään, ja mikä on yhtenäisen osatekijän erottamiskyvyn aste.

49

Toiseksi EUIPO:n asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi esittämät kriteerit ovat John Millsin mukaan laajempia kuin kriteerit, joita sovelletaan muun muassa arvioitaessa kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla samankaltaisia tavaramerkkejä, jotka aiheuttavat sekaannusvaaran, koska pelkkä yhteneväisyys – ei samankaltaisuus – riittää ja koska sekaannusvaaraa ei myöskään edellytetä.

50

Nämä kriteerit ovat John Millsin mukaan myös laajemmat kuin ne, joista säädetään mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa, jossa annetaan unionissa laajalti tunnetuille tavaramerkeille laajennettu suoja, koska yhtäältä kyseisissä kriteereissä ei edellytetä laajaa tunnettuutta unionissa vaan ainoastaan rekisteröintiä Pariisin yleissopimuksen sopimusvaltiossa ja koska toisaalta niissä ei myöskään edellytetä tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

51

Kolmanneksi EUIPO:n ehdottamilla kriteereillä ei John Millsin mukaan voida taata oikeusvarmuutta ja ne aiheuttavat näyttöä koskevia ongelmia. Vaatimus, joka liittyy merkkeihin, jotka ovat keskenään yhteneväisiä aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn olennaisesti vaikuttavien osatekijöiden suhteen, johtaisi siihen, että EUIPO:ssa käytävän menettelyn osapuolilla ja EUIPO:lla itsellään olisi mahdoton tehtävä pyrkiä määrittämään merkit, jotka voitaisiin rekisteröidä unionissa, erityisesti sen vuoksi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta koskee tavaramerkkejä, jotka voivat esiintyä sadoissa kolmansien maiden tavaramerkkirekistereissä.

52

Nämä vaikeudet huomioon ottaen EUIPO väittää John Millsin mukaan, että on mahdollista jättää ottamatta huomioon kaikki tavaramerkkien samanlaisuutta tai samankaltaisuutta koskevat vaatimukset ja keskittyä pelkästään siihen, onko asiamies tai edustaja jäljentänyt päämiehen tavaramerkin tai väärinkäyttänyt sitä. Tätä varten unionin lainsäätäjä on John Millsin mukaan kuitenkin jo antanut erillisen säännöksen eli asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka koskee tavaramerkin mitättömyyttä, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

53

Neljänneksi teleologisen lähestymistavan perusteella kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltamisalaa on John Millsin mukaan rajoitettava erityistapaukseen, jossa asiamies tai edustaja pyrkii rekisteröimään ”tavaramerkin” eli aikaisemman tavaramerkin eikä erilaista tavaramerkkiä, ilman että hänen menettelynsä olisi perusteltavissa. Tämä lähestymistapa helpottaa John Millsin mukaan kyseisen säännöksen soveltamista ja mahdollistaa sen, että yritykset ja EUIPO voivat ennakoida sen perusteella riidan todennäköiset seuraukset.

54

EUIPO väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, että unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa, kun se tulkitsi kyseistä säännöstä siten, että se kattaa ainoastaan tilanteen, jossa aikaisempi tavaramerkki ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan rekisteröintiä varten hakema tavaramerkki ovat samat.

55

Tämän osalta on palautettava mieleen, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeussäännön tulkinta edellyttää, että huomioon otetaan paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys, johon se kuuluu, sekä sen toimen tavoitteet ja päämäärät, jonka osa se on. Unionin oikeussäännön syntyhistoriasta voi myös ilmetä sen tulkinnan kannalta merkityksellisiä seikkoja (tuomio 25.6.2020, A ym. (Tuuliturbiinit Aalterissa ja Nevelessä), C-24/19, EU:C:2020:503, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

56

Kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan sanamuodosta on ensinnäkin todettava, että mainitussa säännöksessä tyydytään säätämään, että tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja perustele toimiaan.

57

Vaikka kyseisen säännöksen sanamuoto antaa ymmärtää, että aikaisemman tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin välillä on läheinen yhteys, samassa säännöksessä ei kuitenkaan täsmennetä nimenomaisesti – kuten unionin yleinen tuomioistuin lähinnä totesi valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa –, sovelletaanko sitä ainoastaan silloin, kun kyseisen asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki on sama kuin aikaisempi tavaramerkki, vai voivatko myös tapaukset, joissa kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia, kuulua mainitun säännöksen soveltamisalaan.

58

Toiseksi mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan syntyhistoriasta on todettava, että kyseisen säännöksen valmisteluasiakirjoista ilmenee – kuten unionin yleinen tuomioistuin palautti mieleen valituksenalaisen tuomion 26–31 kohdassa ja kuten myös julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 27–30 kohdassa –, että unionin lainsäätäjä todella kieltäytyi nimenomaisesti toteamasta siinä, että sitä sovelletaan, jos aikaisempi tavaramerkki ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki ovat samankaltaisia.

59

Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä oli kuitenkin myös yhtäältä ottaa huomioon se, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena ei myöskään ollut tehdä kyseisessä säännöksessä nimenomaista viittausta aikaisemman tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan hakeman tavaramerkin samanlaisuuteen, josta säädettiin ehdotuksessa unionin tavaramerkkiä koskevaksi asetukseksi.

60

Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin ei voinut katsoa – toisin kuin se totesi valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa –, että se, että unionin lainsäätäjä on kahteen otteeseen jättänyt mainitsematta nimenomaisesti sen, että kyseistä säännöstä sovelletaan, jos tavaramerkit ovat samankaltaisia, osoittaa riittävällä tavalla lainsäätäjän aikomuksen tältä osin, koska valmisteluasiakirjoissa ei mainita syitä, joiden vuoksi tällainen viittaus kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuteen on jätetty tekemättä.

61

Tästä seuraa, ettei asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan valmisteluasiakirjoista voida päätellä, että koska kyseisessä säännöksessä ei mainita aikaisemman tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan hakeman tavaramerkin samankaltaisuutta, mainitun säännöksen soveltamisala rajoittuu pelkästään tapauksiin, joissa kyseessä olevat tavaramerkit ovat samanlaisia.

62

Valmisteluasiakirjoista sen sijaan ilmenee, että kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohta ilmentää unionin lainsäätäjän ratkaisua lähinnä toistaa Pariisin yleissopimuksen 6 septies artiklan 1 kappale.

63

Tältä osin on todettava, että 1.12.1982 päivätyssä neuvoston asiakirjassa nro 11035/82, joka koskee muun muassa työryhmän päätelmiä ehdotuksesta yhteisön tavaramerkistä annettavaksi asetukseksi ja johon unionin yleinen tuomioistuin tukeutuu muun muassa valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, todetaan, että kyseinen ryhmä oli ilmaissut suostumuksensa siihen, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan säännöstä tulkitaan siten, että sitä sovelletaan kyseisen yleissopimuksen 6 septies artiklassa tarkoitetulla tavalla.

64

Koska unioni on TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli, sen on lisäksi tulkittava tavaramerkkilainsäädäntöään mahdollisimman pitkälle kyseisen sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen valossa (tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch,C-245/02, EU:C:2004:717, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Erityisesti TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kyseisen sopimuksen II, III ja IV osien osalta sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen 1–12 ja 19 artiklan mukaiseksi.

65

Tästä seuraa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tulkinnassa on otettava huomioon kyseisen yleissopimuksen 6 septies artikla.

66

Tämän osalta on todettava, että kyseisen yleissopimuksen 6 septies artiklan ranskankielisessä versiossa, joka on mainitun yleissopimuksen 29 artiklan mukaisesti todistusvoimainen, käytetään aikaisemman tavaramerkin kuvaamiseksi ilmaisua ”tämä tavaramerkki” silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja hakee rekisteröintiä omissa nimissään.

67

Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan voinut pelkästään tämän toteamuksen perusteella ja ilman muita perusteluja väittää – kuten se teki valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa –, että kyseistä Pariisin yleissopimuksen määräystä, sellaisena kuin se on muotoiltu, ei voida tulkita muuten kuin siten, että aikaisempi tavaramerkki ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki ovat samanlaiset, ja päätellä tämän perusteella kyseisen tuomion 35 kohdassa, että kun otetaan huomioon, että kyseisen yleissopimuksen 6 septies artiklan sanamuoto ei ole moniselitteinen, sen valmisteluasiakirjoja ei ollut syytä ottaa huomioon.

68

Lissabonin konferenssin, joka pidettiin 6.–31.10.1958 Pariisin yleissopimuksen tarkistamiseksi ja jonka aikana kyseinen 6 septies artikla otettiin käyttöön, asiakirjoista nimittäin ilmenee, että kyseisen sopimusmääräyksen soveltamisalaan voi kuulua myös aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki silloin, kun kyseinen hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on samankaltainen kuin mainittu aikaisempi tavaramerkki (Lissabonin konferenssin asiakirjat, s. 681).

69

Tästä seuraa, ettei voida hyväksyä tulkintaa, jonka mukaan siltä osin kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa ei mainita aikaisemman tavaramerkin ja tavaramerkin, jonka rekisteröintiä aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja on hakenut, samanlaisuutta tai samankaltaisuutta, mainitun säännöksen soveltaminen rajoittuisi pelkästään siihen, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samanlaisia, kaikki muut tekijät poissulkien.

70

Kolmanneksi tällaisella tulkinnalla kyseenalaistettaisiin kyseisen asetuksen yleinen rakenne siltä osin kuin se johtaisi siihen, että aikaisemman tavaramerkin haltijalta evättäisiin mahdollisuus vastustaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan perusteella sitä, että sen asiamies tai edustaja rekisteröi samankaltaisen tavaramerkin, vaikka viimeksi mainituilla olisi tällaisen rekisteröinnin jälkeen oikeus esittää muun muassa kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla väite, joka kohdistuisi kyseisen haltijan tekemään alkuperäisen tavaramerkin myöhempään rekisteröintihakemukseen, sillä perusteella, että sen on samankaltainen kuin kyseisen haltijan asiamiehen tai edustajan rekisteröimä tavaramerkki.

71

Neljänneksi tulkinta, jonka mukaan mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa mahdollistetaan myös se, että aikaisemman tavaramerkin haltija voi vastustaa samankaltaisen tavaramerkin rekisteröintiä, jota sen asiamies tai edustaja hakee, saa vahvistuksen kyseisen säännöksen tavoitteesta.

72

Kuten unionin yleinen tuomioistuin asianmukaisesti valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa totesi, kyseisen säännöksen tavoitteena on sen estäminen, että tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja väärinkäyttäisi aikaisempaa tavaramerkkiä, koska se voi käyttää hyväkseen liikesuhteessaan haltijaan hankkimaansa tietämystä ja kokemusta ja saada siten perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista.

73

Ei kuitenkaan voida katsoa, että tällainen väärinkäyttö voisi tapahtua ainoastaan tapauksissa, joissa aikaisempi tavaramerkki ja aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki ovat samoja, muttei tapauksissa, joissa kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia.

74

Edellä esitetystä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se rajoitti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamisen pelkästään tilanteeseen, jossa aikaisempi tavaramerkki on samanlainen kuin tavaramerkki, jonka rekisteröintiä aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja on hakenut, ja sulki pois säännöksen soveltamisen silloin, kun tavaramerkit ovat samankaltaisia.

75

EUIPO:n ensimmäinen valitusperuste on näin ollen hyväksyttävä ja valituksenalainen tuomio on kumottava ilman, että on tarpeen tutkia muita EUIPO:n tämän valitusperusteen tueksi esittämiä argumentteja tai toista valitusperustetta.

76

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun. Tällöin se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

77

Kun käsiteltävässä asiassa otetaan huomioon muun muassa se, että ensimmäisessä oikeusasteessa nostettu kanne perustuu yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomista ja joka on jaettu kolmeen osaan, joista on keskusteltu kontradiktorisessa menettelyssä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja joiden tutkiminen ei edellytä mitään prosessinjohtoa tai asian selvittämistä koskevia lisätoimenpiteitä, unionin tuomioistuin katsoo, että kanne on ratkaisukelpoinen ja että se on ratkaistava lopullisesti.

78

Ainoan kanneperusteensa ensimmäisellä osalla John Mills moittii valituslautakuntaa siitä, että tämä piti virheellisesti John Millsiä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehenä tai edustajana.

79

Valituslautakunta katsoi sen mukaan tämän osalta riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa 13.4.2011 annettuun tuomioon Safariland v. SMHV – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, 64 kohta) tukeutuen, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja käsitteitä ”asiamies” ja ”edustaja” oli tulkittava laajasti.

80

John Millsin mukaan unionin yleinen tuomioistuin totesi kuitenkin kyseisessä tuomiossa tämän jälkeen, ettei väitteen tekijä ollut esittänyt näyttöä siitä, että riidanalaisen tavaramerkin hakijan kanssa olisi tehty päämiehen ja tämän asiamiehen välisen sopimuksen kaltainen sopimus, eikä siitä, että tällainen yhteys olisi tosiseikkojen perusteella olemassa.

81

Käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa John Millsin ja aikaisemman tavaramerkin haltijan välisen jakelusopimuksen ehtojen tarkastelun olisi pitänyt johtaa siihen, että valituslautakunta olisi katsonut, että John Mills ei ollut tavaramerkin haltijan asiamies eikä sopimussuhteessa, jonka perusteella se olisi edustanut mainitun haltijan etuja.

82

EUIPO ja Jerome Alexander Consulting väittävät, että ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa on perusteeton.

83

Siltä osin kuin John Mills moittii valituslautakuntaa siitä, että tämä katsoi virheellisesti, että John Mills oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin haltijan ”asiamies”, on huomattava, että – kuten tämän tuomion 72 kohdassa palautettiin mieleen – kyseisen säännöksen tavoitteena on sen välttäminen, että aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja väärinkäyttäisi kyseistä tavaramerkkiä, koska viimeksi mainitut voivat käyttää hyväkseen liikesuhteessaan haltijaan hankkimaansa tietämystä ja kokemusta ja saada siten perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista.

84

Tästä seuraa, että kyseisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää mainitussa säännöksessä tarkoitettujen käsitteiden ”asiamies” ja ”edustaja” laajaa tulkintaa. Tätä toteamusta, joka koskee edellytyksen, joka liittyy tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekijän asemaan aikaisemman tavaramerkin haltijaan nähden, merkitystä, tukee lisäksi se, että saman säännöksen sanamuodon mukaan näitä kahta käsitettä sitoo rinnastuskonjunktio ”tai”, joka osoittaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamisen eri tapauksissa, joissa toinen osapuoli edustaa toisen etua.

85

Valituslautakunta saattoi siis oikeudellista virhettä tekemättä todeta riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että kyseisiä käsitteitä on tulkittava siten, että ne kattavat kaikenlaiset suhteet, jotka perustuvat sopimukseen, jonka mukaan yksi osapuolista edustaa toisen osapuolen etuja, joten kyseisen säännöksen soveltamiseksi riittää, että osapuolten välillä on olemassa kaupallista yhteistyötä koskeva sopimus, joka on omiaan saamaan aikaan luottamussuhteen siten, että hakijalle asetetaan nimenomaisesti tai implisiittisesti yleinen velvoite toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti, kun on kyse aikaisemman tavaramerkin haltijan intresseistä.

86

Tämän osalta on todettava, että – kuten valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 22 ja 23 kohdassa esittämistä toteamuksista ilmenee – John Millsin ja aikaisemman tavaramerkin haltijan välillä oli olemassa jakelusopimus, jolla nämä olivat sopineet, että haltija toimittaa John Millsille nimityksellä Magic Minerals by Jerome Alexander yksilöityjä tavaroita ja että viimeksi mainittu huolehtii kyseisen haltijan tavaroiden jakelusta unionissa ja maailmanlaajuisesti. Kyseiseen sopimukseen sisältyi lisäksi määräyksiä, joiden nojalla John Mills oli ainakin kyseisten tavaroiden etuoikeutettu jälleenmyyjä, sekä kilpailukieltolauseke ja määräyksiä, jotka koskivat aikaisemman tavaramerkin haltijan immateriaalioikeuksia kyseisten tavaroiden osalta, mitä John Mills ei ole kiistänyt. Lisäksi viimeisin tilauslomake, jolla John Mills tilasi Magic Minerals ‑tavaroita kyseisen tavaramerkin haltijalta, oli päivätty vain noin kaksi kuukautta ennen kuin se jätti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksensa.

87

Edellä esitetystä seuraa, että kun otetaan huomioon tämän tuomion 85 kohdassa esitetyt seikat, valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, että John Millsin oli katsottava olevan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies.

88

Ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

89

Ainoan kanneperusteensa toisella osalla John Mills moittii valituslautakuntaa yhtäältä siitä, että tämä katsoi virheellisesti, että riittää, että aikaisempi tavaramerkki on pelkästään samankaltainen – pikemminkin kuin samanlainen – kuin riidanalainen tavaramerkki, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan voidaan vedota, ja toisaalta siitä, että tämä omaksui niin ikään virheellisesti unionin yleisön käsityksen kyseessä olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arvioimiseksi.

90

EUIPO ja Jerome Alexander Consulting väittävät, että ainoan kanneperusteen toinen osa on perusteeton.

91

Siltä osin kuin John Mills moittii valituslautakuntaa siitä, että tämä katsoi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa voitiin käsiteltävässä asiassa soveltaa kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden vuoksi, on todettava yhtäältä, että – kuten tämän tuomion 54–74 kohdasta ilmenee – kyseistä säännöstä sovelletaan aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan rekisteröintikemuksiin sekä silloin, kun hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on samanlainen kuin kyseinen aikaisempi tavaramerkki, että silloin, kun se on samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki.

92

Toisaalta on huomattava, että vaikka kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen perustuu muun muassa kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuteen, mainitussa säännöksessä taatun suojan erityisedellytyksenä on se, että aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja on tehnyt rekisteröintihakemuksen omiin nimiinsä ja ilman viimeksi mainitun suostumusta ja ilman, että kyseinen asiamies tai edustaja olisi perustellut toimiaan. Näin ollen kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuutta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi ei arvioida sekaannusvaaran olemassaolon mukaan, koska kyseinen edellytys koskee ainoastaan mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (ks. analogisesti tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 34–36 kohta).

93

Siltä osin kuin valituslautakunta arvioi riidanalaisen päätöksen 34 ja 35 kohdassa virheellisesti sekaannusvaaraa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä sen mukaan, miten kohdeyleisö unionissa ne ymmärtää, on kuitenkin todettava, että tällainen perustelu on joka tapauksessa ylimääräinen, kun otetaan huomioon valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa esittämä toteamus, jota ei ole riitautettu ja jonka mukaan kummankin kyseessä olevan merkin – kokonaisuutena tarkasteltuna – perusteella ne oli katsottava samankaltaisiksi.

94

Ainoan kanneperusteen toinen osa on näin ollen hylättävä osittain perusteettomana ja osittain tehottomana.

95

Ainoan kanneperusteensa kolmannella osalla John Mills väittää yhtäältä, että valituslautakunta katsoi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan virheellisen tulkinnan perusteella, että kyseistä säännöstä sovelletaan paitsi silloin, kun tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat samanlaisia, myös silloin, kun ne ovat samankaltaisia.

96

Toisaalta on niin, että vaikka aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat eli ”mineraaleja sisältävät kasvotuotteet” ja riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut ”kosmeettiset aineet” ja ”ihonhoitotuotteet” ovat samoja, näin ei John Millsin mukaan ole riidanalaisen tavaramerkin kattamien muiden tavaroiden osalta. Se väittää lisäksi, että viimeksi mainitut ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat eivät myöskään ole samankaltaisia, tai ainakaan tällaista samankaltaisuutta ei ole näytetty toteen.

97

EUIPO ja Jerome Alexander Consulting väittävät, että ainoan kanneperusteen kolmas osa on perusteeton.

98

Sikäli kuin John Mills moittii valituslautakuntaa siitä, että tämä katsoi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa voitiin soveltaa käsiteltävässä asiassa, vaikka kaikki tavarat, joihin riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa viitataan, eivät olleet samoja kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, on palautettava mieleen, että vaikka kyseisessä säännöksessä ei mainita tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä haetaan, tavaramerkin keskeinen tehtävä on osoittaa kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä (tuomio 12.9.2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, 18 kohta).

99

Näin ollen tämän tuomion 70–73 kohdassa esitettyjä syitä vastaavista syistä, jotka liittyvät kyseisen säännöksen yleiseen rakenteeseen ja sillä tavoiteltuun päämäärään, mainitun säännöksen soveltamista ei voida sulkea pois sillä perusteella, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut eivät ole samanlaisia vaan samankaltaisia.

100

Lisäksi käsiteltävässä asiassa on todettava yhtäältä, että John Mills ei kiistä sitä, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat eli ”mineraaleja sisältävät kasvotuotteet” ovat samanlaisia kuin riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut ”kosmeettiset aineet” ja ”ihonhoitotuotteet”. Toisaalta valituslautakunta huomautti riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa muun muassa, että muiden kyseessä olevien tavaramerkkien kattamien tavaroiden osalta voidaan todeta, että ne voivat koostua samoista ainesosista, ne ovat usein samojen yritysten valmistamia ja niitä tarjotaan yhdessä kemikaalikaupoissa ja vähittäismyyntiliikkeiden samoilla käytävillä. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO,C‑673/15 P–C‑676/15 P, EU:C:2017:702, 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

101

Tässä tilanteessa valituslautakunta saattoi kyseisessä 31 kohdassa mainittujen seikkojen perusteella perustellusti katsoa, että nämä muut tavarat olivat samankaltaisia.

102

Ainoan kanneperusteen kolmas osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

103

Tästä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

104

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan silloin, kun valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista.

105

Saman työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan sen 184 artiklan 1 kohdan nojalla valituksen käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

106

Koska EUIPO ja Jerome Alexander Consulting ovat vaatineet John Millsin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska John Mills on hävinnyt asian, viimeksi mainittu vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan EUIPO:lle tästä valituksesta ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä Jerome Alexander Consultingille unionin yleisessä tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: