1

Hageja Ferrari SpA palub ELTL artikli 263 alusel esitatud hagis tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsuse (asi R 887/2016‑5) (edaspidi „vaidlustatud otsus“).

2

Hageja Ferrari SpA palus 17. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu taotlusega, mille EUIPO sai kätte 8. veebruaril 2007, sõnamärgi TESTAROSSA kaitset liidus.

3

Rahvusvaheline registreering avaldati 12. veebruari 2007. aasta väljaandes Bulletin des marques communautaires ning see registreeriti ühenduse kaubamärkide registris 17. detsembril 2007.

4

Vaidlustatud kaubamärgiga hõlmatud kaubad kuuluvad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 15. juuni 1957. aasta Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 28 (muu hulgas) ning vastavad muu hulgas järgmisele kirjeldusele: „maismaamootorsõidukite vähendatud mõõtkavas mudelid (mänguasjad), konstruktorid (mänguasjad) ja nende täiendkomponendid, ehituskonstruktorid (mängud)“.

5

Menetlusse astuja Kurt Hesse esitas 14. novembril 2014 26. veebruari 2009. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) (muudetud redaktsioonis) artikli 158 lõike 2 kohaselt (nüüd Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1) artikli 198 lõige 2) koostoimes määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punktiga a (nüüd määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) taotluse rahvusvahelise registreeringu õiguslike tagajärgede kehtetuks tunnistamise kohta seoses eespool nimetatud klassi 4 kuuluvate kaupadega.

6

Tühistamisosakond rahuldas kehtetuks tunnistamise taotluse 18. märtsi 2016. aasta otsusega osaliselt. Ta lükkas taotluse tagasi osas, mis puudutas kaupu „maismaamootorsõidukite vähendatud mõõtkavas mudelid (mänguasjad)“ (edaspidi „vähendatud mõõtkavas sõidukimudelid“), kuid rahuldas selle seoses muude klassi 28 kuuluvate kaupadega.

7

Menetlusse astuja esitas 12. mail 2016 kaebuse, milles palus tühistamisosakonna otsus osaliselt tühistada osas, milles viimane keeldus vaidlustatud kaubamärki tühistamast seoses vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitega.

8

Hageja taotles 17. oktoobril 2016 vastukaebuses ka tühistamisosakonna otsuse tühistamist osas, milles sellega tühistati vaidlustatud kaubamärk klassi 28 kuuluvate kaupade „konstruktorid (mänguasjad) ja nende täiendkomponendid, ehituskonstruktorid (mängud)“ jaoks.

9

Apellatsioonikoda rahuldas vaidlustatud otsusega menetlusse astuja kaebuse ja jättis hageja kaebuse rahuldamata. Seega tühistati kõigi eespool punktis 4 nimetatud kaupade osas hageja õigused vaidlustatud kaubamärgile.

10

Hageja palub Üldkohtul:

11

EUIPO palub Üldkohtul:

12

Menetlusse astuja palub Üldkohtul:

13

Arvestades asjaomase tühistamistaotluse esitamise kuupäeva, nimelt 14. novembrit 2014, mis on kohaldatava materiaalõiguse kindlakstegemisel määrava tähtsusega, reguleerivad käesoleva juhtumi faktilisi asjaolusid määruse nr 207/2009 ja komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), materiaalõigusnormid (vt selle kohta 6. juuni 2019. aasta kohtuotsus Deichmann vs. EUIPO, C‑223/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:471, punkt 2, ja 3. juuli 2019. aasta kohtuotsus Viridis Pharmaceutical vs. EUIPO,C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punkt 3).

14

Selles osas nähtub määruse nr 207/2009 artikli 55 lõikest 1, et võimaliku tühistamisotsuse mõju hakkab tagasiulatuvalt kehtima alates tühistamistaotluse esitamise kuupäevast. Lisaks, kuna väljakujunenud kohtupraktika kohaselt kohaldatakse menetlusnorme üldjuhul alates päevast, mil need jõustuvad (vt 11. detsembri 2012. aasta kohtuotsus komisjon vs. Hispaania,C‑610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika), reguleerivad vaidlust määruse 2017/1001 menetlusnormid. Tuleb siiski märkida, et mis puudutab vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamist, siis vastavalt eelkõige komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2018/625, millega täiendatakse määrust 2017/1001 ja tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT 2018, L 104, lk 1), artikli 82 lõike 2 punktidele d, f ja i reguleerivad vaidlust määruse nr 2868/95 sätted (24. märtsi 2021. aasta kohtuotsus Novomatic vs. EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, ei avaldata, EU:T:2021:157, punkt 20).

15

Seetõttu tuleb käesoleval juhul materiaalõigusnormide osas mõista apellatsioonikoja vaidlustatud otsuses ja poolte menetlusdokumentides tehtud viiteid määruse 2017/1001 sätetele nii, et nendega peetakse silmas määruse nr 207/2009 identse sisuga sätteid.

16

Oma esimeses nõudes palub hageja ilma muid täpsustusi esitamata tühistada vaidlustatud otsus.

17

Siiski nähtub hagiavaldusest tervikuna, et ta ei sea vaidluse alla vaidlustatud otsust osas, milles sellega jäeti rahuldamata tema kaebus tühistamisosakonna otsuse tühistamise nõudes niivõrd, kuivõrd viimane tühistas vaidlustatud kaubamärgi seoses klassi 28 kuuluvate kaupadega „konstruktorid (mänguasjad) ja nende täiendkomponendid, ehituskonstruktorid (mängud)“.

18

Sellest järeldub, et tegelikult taotleb hageja vaidlustatud otsuse tühistamist vaid osaliselt niivõrd, kuivõrd apellatsioonikoda tühistas vaidlustatud kaubamärgi klassi 28 kuuluvate vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite osas.

19

Hageja esitab sisuliselt kaks väidet, millest esimene puudutab põhjenduse puudumist, sest vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise hindamisel ei võetud arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, ning teine määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumist, kuna apellatsioonikoda järeldas ekslikult, et ta ei ole tõendanud vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite jaoks.

20

Kõigepealt tuleb analüüsida teist väidet.

21

Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a kohaselt kuulutatakse ELi kaubamärgi omaniku õigused tühistatuks EUIPO-le esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui kaubamärki ei ole liidus viie järjestikuse aasta jooksul, mis käesoleval juhul kestis 14. novembrist 2009 kuni 13. novembrini 2014 (kaasa arvatud) (edaspidi „asjaomane ajavahemik“), tegelikult kasutatud seoses kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi.

22

Vastavalt määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikele 3, mida sama määruse eeskirja 40 lõike 5 kohaselt kohaldatakse mutatis mutandis tühistamismenetlustele, esitatakse tõendid varasema kaubamärgi kasutamise koha, aja, ulatuse ja olemuse kohta. Selle eeskirja lõike 4 kohaselt piirduvad tõendid põhimõtteliselt selliste tõendavate dokumentide esitamisega nagu pakendid, etiketid, hinnakirjad, kataloogid, arved, fotod, ajalehereklaamid ning määruse nr 207/2009 artikli 78 lõike 1 punktis f nimetatud kirjalikud tunnistused.

23

Kaubamärgi tegeliku kasutamisega on tegemist juhul, kui kaubamärki kasutatakse vastavalt selle peamisele ülesandele, milleks on kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste päritolu tagamine eesmärgiga luua või säilitada turg neile kaupadele ja teenustele, ning tegelikuks kasutamiseks ei loeta üksnes sümboolse iseloomuga kasutamist, mille ainus eesmärk on kaubamärgist tulenevate õiguste säilitamine (vt analoogia alusel 11. märtsi 2003. aasta kohtuotsus Ansul, C‑40/01,EU:C:2003:145, punkt 43). Lisaks nõuab kaubamärgi tegelikku kasutamist puudutav tingimus, et asjaomasel territooriumil kaitstud kaubamärki oleks kasutatud avalikult ja väljapoole suunatuna (vt 18. märtsi 2015. aasta kohtuotsus Naazneen Investments vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, ei avaldata, EU:T:2015:160, punkt 25 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 11. jaanuari 2023. aasta kohtuotsus Hecht Pharma vs. EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, punkt 22 (ei avaldata) ja seal viidatud kohtupraktika).

24

Peale selle ei saa kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendada tõenäolisuse või oletusega, vaid see peab põhinema konkreetsetel ja objektiivsetel tõenditel kaubamärgi tõhusa ja piisava kasutamise kohta asjaomasel turul (vt 23. septembri 2009. aasta kohtuotsus Cohausz vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, ei avaldata, EU:T:2009:354, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

25

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab kaubamärgi kasutamise tegelikkuse hindamine tuginema nende faktide ja asjaolude kogumile, mille abil on võimalik kindlaks teha, kas kaubamärgi kaubanduslik kasutamine on tegelik, ning selleks on eelkõige kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste jaoks vastavas majandussektoris turuosa säilitamiseks või loomiseks põhjendatuks peetav kasutamine, asjaomaste kaupade või teenuste laad, turu omadused, kaubamärgi kasutamise ulatus ja sagedus (vt 18. märtsi 2015. aasta kohtuotsus SMART WATER, T‑250/13, ei avaldata, EU:T:2015:160, punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika).

26

Mis puudutab täpsemalt vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite turu omadusi, siis on Euroopa Kohtul juba olnud võimalus oma 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsuses Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55) analüüsida küsimust, kas juhul, kui kaubamärk on registreeritud nii sõiduautode kui ka mänguasjade jaoks, nagu käesoleval juhul, kujutab see, kui kolmas isik kinnitab ilma kaubamärgi omaniku loata selle kaubamärgiga identse tähise vähendatud mõõtkavas sõidukimudelile nende sõidukite täpseks jäljendamiseks, ning nende vähendatud mõõtkavas mudelite turustamine endast kasutamist, mida kaubamärgi omanikul on õigus keelata.

27

Sellega seoses on Euroopa Kohus sedastanud, et kaubamärgi omaniku ainuõiguse teostamine peab piirduma juhtudega, kus tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi ülesandeid ja eelkõige selle peamist ülesannet, milleks on tarbijatele kauba päritolu tagamine (vt selle kohta 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punkt 21).

28

Seetõttu võib mänguasjade jaoks registreeritud kaubamärgiga identse tähise kinnitamise vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitele kolmanda isiku poolt määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 alusel keelata üksnes siis, kui see kahjustab või võib kahjustada asjaomase kaubamärgi ülesandeid (vt selle kohta 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punkt 22).

29

Seda, kas selline tähise kinnitamine kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi ülesandeid, tuleb hinnata, võttes arvesse vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite turu eripära. Sellega seoses tuleb analüüsida, kas keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, on harjunud sellega, et vähendatud mõõtkavas sõidukimudelid põhinevad tegelikel eeskujudel, ja kas ta peab isegi väga oluliseks absoluutset originaalilähedust, nii et ta on võimeline mõistma, et autotootja kaubamärgi kinnitamine sellistele vähendatud mõõtkavas mudelitele näitab üksnes seda, et tegemist on asjaomase kaubamärgiga tähistatud sõiduki vähendatud suuruses reproduktsiooniga. Sellisel juhul ei taju asjaomane avalikkus Euroopa Kohtu sõnul asjaomase kaubamärgiga identset tähist kolmanda isiku poolt turustatavatel vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitel viitena sellele, et need kaubad pärinevad vastavalt autotootjalt või viimasega majanduslikult seotud ettevõtjalt, mistõttu niisugune kasutamine ei kahjusta vastava kaubamärgi kui mänguasjade jaoks registreeritud kaubamärgi peamist ülesannet (vt selle kohta 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punktid 23 ja 24).

30

Apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuses, et vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite turule on omane see, et samal ajal eksisteerivad sõltumatud mänguasjatootjad – kes kasutavad samuti autode jaoks registreeritud kaubamärke, nagu vaidlustatud kaubamärk, pelga viitena sellele, et vähendatud mõõtkavas mudeli puhul on tegemist ehtsa automudeli tõetruu reproduktsiooniga – ning vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite sellised tootjad nagu vastavate kaubamärkide omanikud ise või nendega majanduslikult seotud ettevõtjad, kes tegelevad sõidukimudelite tootmise ja turustamisega eelkõige litsentsi alusel.

31

Apellatsioonikoda märkis samuti, et asjaomane avalikkus on harjunud nägema vähendatud mõõtkavas sõidukimudeleid, olgu need toodetud autotootja litsentsiga või ilma, sõltuvalt nende pakenditel olevast teabest. Pooled ei vaidle nendele järeldustele vastu.

32

Sellest tuleneb, et kolmas isik võib sellist kaubamärki kasutada ilma kaubamärgi omaniku nõusolekuta, tingimusel et selle kasutamine vähendatud mõõtkavas sõidukimudelil piirdub sellega, et sellega antakse asjaomasele avalikkusele teada, et vastav mudel on ehtsa automudeli tõetruu reproduktsioon.

33

Seevastu juhul, kui kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt läheb kaugemale pelgast viitest reproduktsiooni tõetruudusele, viidates asjaomaste vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite turustamisel näiteks selle kaubamärgi omanikuga sõlmitud litsentsilepingule, nagu apellatsioonikoda õigesti märkis, tajutakse sellist kasutamist kui viidet asjaolule, et need kaubad pärinevad vastavalt autotootjalt või ettevõtjalt, kes on viimasega lepingu kaudu majanduslikult seotud. Niisugune kasutamine on kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega, milleks on kauba kaubandusliku päritolu tähistamine. Sellisel juhul on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandal isikul kasutada oma kaubamärki ilma tema nõusolekuta.

34

Neist kaalutlustest lähtudes tuleb analüüsida hageja argumente.

35

Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et kuigi – nagu on märgitud eespool punktis 22 – kasutamise tõendamine peab hõlmama varasema kaubamärgi kasutamise kohta, aega, ulatust ja olemust, piirdus apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses vaidlustatud kaubamärgi kasutamise olemuse hindamisega, nagu EUIPO ka kohtuistungil möönis. Neil asjaoludel on see kriteerium ainus, mida Üldkohus käesolevas kohtuasjas kontrollib.

36

Lisaks ei ole vaidlust selles, et hageja esitatud tõendid sisaldavad vaidlustatud kaubamärki nii registreeritud kujul, nimelt TESTAROSSA, kui ka kahe eraldi sõnalise osa kujul, nimelt „testa“ ja „rossa“, kuid nagu apellatsioonikoda õigesti märkis, ei mõjuta see varieeruvus kaubamärgi eristusvõimet, mistõttu ei ole nende kahe kasutusviisi vahel vaja vahet teha.

37

Peale selle märkis apellatsioonikoda seoses tõenditega vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohta äriühingu Amalgam poolt, et need viitavad üksnes suuremõõdulistele vähendatud mõõtkavas mudelitele, mis ei ole mõeldud mängimiseks, mistõttu need ei tõenda vaidlustatud kaubamärgi kasutamist sellega hõlmatud kaupade puhul. Seetõttu lükkas apellatsioonikoda need tõendid asjakohatuse tõttu tagasi. Kui hagejale kohtuistungil selle kohta küsimusi esitati, märkis ta, et ei vaidle vaidlustatud otsuse sellele aspektile vastu.

38

Lõpetuseks olgu märgitud, et vaidlust ei ole selle üle, et asjaomasel ajavahemikul ei turustanud Testarossa vähendatud mõõtkavas sõidukimudeleid mitte hageja ise, vaid seda tegid kolmandad isikud, nimelt selliste vähendatud mõõtkavas mudelite tootjad.

39

Nendest esialgsetest kaalutlustest lähtudes tuleb esiteks kontrollida, kas vaidlustatud kaubamärki on kasutatud kooskõlas selle peamise ülesandega, ja teiseks, kui see on nii, siis kas see kasutamine toimus hageja nõusolekul.

40

Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuses sisuliselt, et kolmandate isikute poolt vaidlustatud kaubamärgi kasutamisel üksnes viidatakse sellele, et asjaomased vähendatud mõõtkavas sõidukimudelid on ehtsate Testarossa autode tõepärased reproduktsioonid. Apellatsioonikoda jõudis sellisele järeldusele muu hulgas seetõttu, et hageja esitatud tõenditel domineerivad vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite pakendil kolmandate isikute kaubamärgid, et märge „Ferrari Official Licensed Product“ (toodetud Ferrari ametliku litsentsi alusel) (edaspidi „märge „toodetud Ferrari ametliku litsentsi alusel““) ei viita vaidlustatud kaubamärgile ning et sellele ei ole lisatud sümboleid TM või ®, mistõttu seda kaubamärki ei kasutatud nende vähendatud mõõtkavas mudelite kaubandusliku päritolu tähisena. Apellatsioonikoda lisas samuti, et asjaolu, et kolmandad isikud on vaidlustatud kaubamärgi kinnitanud vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitele, mida viimased toodavad eri kvaliteedistandarditega ja mida turustatakse erisuguse hinnaga, läheb vastuollu järeldusega, et vaidlustatud kaubamärki on kasutatud kauba kaubandusliku päritolu tähisena.

41

Hageja väidab, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamine vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite jaoks ei piirdu viitamisega sellele asjaolule, et tegemist on asjaomase kaubamärgiga tähistatud sõiduki vähendatud mõõtkavas reproduktsiooniga, sest tema esitatud tõenditest nähtub, et vaidlustatud kaubamärki on kasutatud kolmandatele isikutele tema poolt antud litsentside alusel, nii et vaidlustatud kaubamärki on kasutatud kooskõlas selle peamise ülesandega. Hageja väitel ei tähenda see, et vaidlustatud kaubamärgi kõrval ei ole kasutatud sümboleid TM ja ®, et nimetatud kaubamärgi kasutamine ei ole kooskõlas selle peamise ülesandega.

42

EUIPO, keda toetab menetlusse astuja, väidab, et apellatsioonikoda leidis õigesti, et tõenditest ei nähtu vaidlustatud kaubamärgi kasutamine vastavalt selle peamisele ülesandele, kuna kaupade kaubanduslikku päritolu identifitseerivad kaubamärgid ei ole mitte vaidlustatud kaubamärk, vaid mitmesugused muud kaubamärgid, sealhulgas sõltumatute mänguasjatootjate kaubamärgid. Ta lisab, et nimetatud tõendid näitavad üksnes seda, et vaidlustatud kaubamärki on kasutatud viitena selle kohta, et tegemist on ehtsa Testarossa sõidukimudeli tõetruu reproduktsiooniga.

43

Selle kohta tuleb esiteks märkida, et hageja on esitanud mitu äriühingu Bburago kataloogi, milles on kujutatud vaidlustatud kaubamärk. Need kataloogid, mis pärinevad aastatest 2011–2015, kannavad pealkirja „Ferrari Race and Play“ ja neis on esitatud mitu Ferrari vähendatud mõõtkavas sõidukimudelit, sealhulgas vähendatud mõõtkavas Testarossa sõidukimudelid. Enamiku kataloogide kaanel on lisaks märge „Toodetud Ferrari ametliku litsentsi alusel“ ja järgmised märked: „Toodetud FERRARI Spa. litsentsi alusel, FERRARI, kappava hobuse kujutisosa, kõik logod ja nendega seotud eristavad disainilahendused on FERRARI Spa. omand. FERRARI autokerede disainilahendused on FERRARI omandina kaitstud vastavalt disainilahendusi, kaubamärke ja kujundust kaitsvatele eeskirjadele.“ Kõigil neil kataloogidel on vaidlustatud kaubamärk esitatud vähendatud mõõtkavas Testarossa sõidukimudelite fotode all. Kataloogi vasakus ülemises nurgas on ka ettevõtja Bburago logo, samas kui ülal keskel on esile tõstetud sõnamärk Ferrari.

44

Hageja esitas ka tõendid vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohta äriühingu Hachette poolt, milleks on eelkõige fotod vähendatud mõõtkavas Testarossa sõidukimudelite kohta nende pakendis. Vaidlustatud kaubamärk on suurte tähtedega esitatud pakendi ülemises osas ja väiksemas mõõtkavas mudeli alusel. Sõnaline kaubamärk Ferrari on väga suurte tähtedega kantud koos kappava hobusega pakendi ülemisse ossa. Lisaks on märge „Toodetud Ferrari ametliku litsentsi alusel“ selgesti loetav pakendi alumises osas. Märge „Hachette“ omakorda on kantud pakendi allossa.

45

Selles osas tuleb kõigepealt tõdeda, et apellatsioonikoda eksis, kui ta leidis, et asjaomaste vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite pakenditel „domineerivad“ kolmandate isikute kaubamärgid. See järeldus ei vasta eespool punktides 43 ja 44 tuvastatud faktidele.

46

Seda järeldust ei sea kahtluse alla apellatsioonikoja väide, mida toetavad ka EUIPO ja menetlusse astuja, et vaidlustatud kaubamärki kasutati koos teiste kaubamärkidega, mis kuuluvad nii hagejale kui ka muudele ettevõtjatele. Nimelt võib väljakujunenud kohtupraktika kohaselt kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus olla täidetud, kui kaubamärki kasutatakse koos teise kaubamärgiga, tingimusel et esimest kaubamärki tajutakse jätkuvalt asjaomase kauba päritolu tähisena (vt 23. septembri 2020. aasta kohtuotsus CEDC International vs. EUIPO – Underberg (pudelis oleva rohulible kuju), T‑796/16, EU:T:2020:439, punkt 142 ja seal viidatud kohtupraktika).

47

Käesoleval juhul on see nii. Nimelt ei esine eespool nimetatud tõenditel mitte ainult vaidlustatud kaubamärk selgesti nähtaval kujul, vaid ka kujutismärk Ferrari, mis kujutab kappavat hobust, sõnamärk Ferrari, eelkõige märge „Toodetud Ferrari ametliku litsentsi alusel“ ning selliste kolmandate isikute kaubamärgid, kes neid vähendatud mõõtkavas sõidukimudeleid toodavad. Need andmed võimaldavad asjaomasel avalikkusel aru saada, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud vähendatud mõõtkavas sõidukimudeleid toodab kolmas isik hageja väljastatud litsentsi alusel, mistõttu vaidlustatud kaubamärgi selline kasutamine on kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega, milleks on tagada tarbijatele nende kaupade kaubanduslik päritolu.

48

Ainuüksi asjaolu, millele apellatsioonikoda viitas, et vähendatud mõõtkavas Testarossa sõidukimudeleid turustavad eri ettevõtjad ning et neil mudelitel on erisugune kvaliteet ja hind, ei anna alust järeldada, et selline kasutamine ei ole kaubamärgi peamise ülesandega kooskõlas. Nimelt, nagu on tõdetud eespool punktis 47, kannavad kolmandatest isikutest ettevõtjad oma kaupade pakendile või kataloogidele märke „Toodetud Ferrari ametliku litsentsi alusel“, luues nii selge seose hagejaga, kes on vaidlustatud kaubamärgi omanik, mis näitab asjaomase avalikkuse silmis seega nende kaupade kaubanduslikku päritolu.

49

Lisaks ja vastupidi sellele, mida leidis apellatsioonikoda, ei ole oluline, et märge „Toodetud Ferrari ametliku litsentsi alusel“ iseenesest ei viita vaidlustatud kaubamärgile, kuna ühelt poolt on vaidlustatud kaubamärk selgesti esitatud nende märgete kõrval või kataloogides asjakohaste vähendatud mõõtkavas mudeleid kujutavate fotode all ning teiselt poolt loob asjaomane avalikkus nende märgete põhjal seose hageja, kes on vaidlustatud kaubamärgi omanik, ja neid kaupu selle kaubamärgi all turustavate mänguasjatootjate vahel.

50

Nimelt on üldteada, et autosid turustatakse sõidukite turul samal ajal nii esimese kaubamärgi all, mis tähistab selle auto tootjat, kui ka teise kaubamärgi all, mis tähistab selle auto mudelit. Need kaalutlused on asjakohased ka vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite turul, sest tegemist on ehtsate sõidukite tõetruude reproduktsioonidega, mistõttu asjaomane avalikkus on harjunud samal ajal viitama nii tootja kaubamärgile kui ka konkreetse mudeli kaubamärgile. Seega vastab kaubamärgi Ferrari ning vaidlustatud kaubamärgi samaaegne kasutamine pakenditel ja kataloogidel asjaomastele turutavadele.

51

Teiseks tuleb sarnaselt hagejaga märkida, et apellatsioonikoda leidis ekslikult, et asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgile ei ole lisatud sümboleid TM või ®, võimaldab järeldada, et osutatud kaubamärki ei kasutata vastavalt selle peamisele ülesandele. Nimelt ei ole mingit kohustust sümboleid ® või TM kasutada selleks, et seda saaks pidada kaubamärgi peamise ülesandega kooskõlas olevaks kasutamiseks. Nimetatud sümbolite puudumine ei mõjuta ELi kaubamärkide kehtivust ega peamist ülesannet. Seetõttu ei muuda tõendite puudumine nende sümbolite kasutamise kohta vaidlustatud kaubamärgi kõrval kuidagi vaidlustatud kaubamärgi võimet täita oma peamist ülesannet identifitseerida asjaomaste kaupade kaubanduslikku päritolu ja eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest.

52

Seega võimaldavad hageja esitatud eespool nimetatud tõendid kogumis asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärki kasutati asjaomasel ajavahemikul vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite jaoks vastavalt vaidlustatud kaubamärgi peamisele ülesandele, milleks on tagada nende kaupade kaubanduslik päritolu, mille jaoks see on registreeritud.

53

Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et kaubamärgi kasutamist omaniku nõusolekul käsitatakse kaubamärgi kasutamisena selle omaniku poolt.

54

Kaubamärgi omanik peab tõendama, et ta on andnud nõusoleku selle kaubamärgi kasutamiseks kolmanda isiku poolt (11. mai 2006. aasta kohtuotsus Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet,C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punkt 44).

55

Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuses, et hageja ei ole tõendanud, et kolmandad isikud, kes kasutasid vaidlustatud kaubamärki vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite jaoks, tegutsesid tema nõusolekul. Apellatsioonikoda märkis eelkõige, et hageja esitatud litsentsilepingute väljavõtted ei võimalda kindlaks teha, kas nende lepingute ese on vaidlustatud kaubamärk. Ta märkis samuti, et tõendid, millele on eespool punktides 43 ja 44 viidatud, ei tõenda hageja nõusolekut eelkõige asjaolu tõttu, et märkes selle kohta, et asjaomased müüdavad kaubad on toodetud Ferrari ametliku litsentsi alusel, ei ole nimetatud vaidlustatud kaubamärki.

56

Hageja ei nõustu selle järeldusega. Sellega seoses väidab ta, et on esitanud mitu väljavõtet tema ja kolmandate isikute vahel sõlmitud vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite müügi ja tootmise litsentsilepingutest. Apellatsioonikoda jättis need litsentsilepingud ekslikult tähelepanuta, kuigi need tõendavad, et hageja oli nõustunud vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega nende kolmandate isikute poolt. Hageja väidab samuti, et kuigi nende litsentsilepingute väljavõtete põhjal ei ole võimalik kindlaks teha, kas need puudutavad vaidlustatud kaubamärki, võimaldavad sellised pakenditel ja kataloogides olevad märked, mida on mainitud eespool punktides 43 ja 44, igal juhul järeldada, et ta on vähemalt kaudselt nõustunud oma kaubamärgi kasutamisega kolmandate isikute poolt, kuna ta oli sellest kasutamisest teadlik ega ole sellele kunagi vastu vaielnud.

57

EUIPO nõustub apellatsioonikoja hinnanguga, mille kohaselt ei võimalda hageja esitatud litsentsilepingu väljavõtted järeldada, et litsentsisaajatel oli õigus kasutada vaidlustatud kaubamärki. Ta lisab, et seisukoht, et hageja on nõustunud vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega, läheks vastuollu kohtupraktikaga, mille kohaselt ei saa tõenäolisuse või oletusega tegelikku kasutamist tõendada.

58

Menetlusse astuja väidab, et hageja peab ühemõtteliselt tõendama, et ta on nõustunud vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega, ning et selles osas peaks määrav tegur olema mitte asjaomase avalikkuse seisukoht, vaid tegelik suhe hageja ja vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite tootjate vahel. Lisaks ei piisa tema nõusoleku tõendamiseks asjaolust, et hageja ei vaielnud vastu vaidlustatud kaubamärgi kasutamisele kolmandate isikute poolt. Peale selle esitas hageja nimetatud argumendi esimest korda käesoleva hagi raames.

59

Selles osas tuleb esiteks sarnaselt apellatsioonikojaga märkida, et hageja esitatud litsentsilepingute väljavõtted ei sisalda nende lepingute esemeks olevate kaubamärkide loetelu. Neil asjaoludel ei võimalda need väljavõtted tõendada, et hageja on andnud sõnaselge nõusoleku oma kaubamärgi kasutamiseks kolmandate isikute poolt.

60

Teiseks tuleb meelde tuletada seoses hageja argumendiga – mille kohaselt nähtub tema esitatud tõenditest kogumis igal juhul, et ta on kaudselt nõustunud vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega kolmandate isikute poolt –, et kohtupraktika kohaselt võib kaubamärgiomaniku nõusolek olla väljendatud sõnaselgelt või vaikimisi. See nõusolek peab olema väljendatud viisil, mis näitab kindlalt tahet loobuda oma ainuõigusest kaubamärgile. See tahe ilmneb tavaliselt loa sõnaselgest väljendamisest. Siiski ei saa välistada, et teatud juhtudel võib see vaikimisi tuleneda asjaoludest ja tõenditest, mis eelnevad või järgnevad asjaomase kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt või langevad sellega kokku ning mis samuti kindlalt viitavad omaniku loobumisele oma õigusest (vt 13. jaanuari 2011. aasta kohtuotsus Park vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bae (PINE TREE), T‑28/09, ei avaldata, EU:T:2011:7, punkt 61 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 8. juuni 2022. aasta kohtuotsus Muschaweck vs. EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punkt 71 (ei avaldata)).

61

Seega tuleb analüüsida, kas hageja selline vaikiv nõusolek tuleneb asjaoludest ja tõenditest, mis eelnevad või järgnevad asjaomase kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt või langevad sellega kokku.

62

Nagu ka EUIPO kohtuistungil möönis, tuleb sellise kaudse nõusoleku olemasolu väljendavaid asjakohaseid asjaolusid ja tõendeid analüüsida, võttes eelkõige arvesse kasutamist, mida asjaomases majandussektoris peetakse kaubamärgiga kaitstud kaupade turuosa säilitamisel või loomisel põhjendatuks, ning turu omadusi (vt selle kohta ja analoogia alusel 18. märtsi 2015. aasta kohtuotsus SMART WATER, T‑250/13, ei avaldata, EU:T:2015:160, punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika).

63

Selles osas tuleb kõigepealt täpsustada – nagu on märgitud eespool punktis 33 –, et asjaomase turu konkreetses kontekstis on nii sõidukite kui ka vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite jaoks registreeritud kaubamärgi omanikul õigus keelata kolmandal isikul selle kaubamärgi kasutamine, kui see kasutamine läheb kaugemale kui pelgalt viide asjaolule, et kõnealused vähendatud mõõtkavas sõidukimudelid on ehtsa auto tõepärane reproduktsioon, ja vastav kasutamine viitab lisaks sellele nende mudelite kaubanduslikule päritolule nii, et need pärinevad omanikult või temaga seotud ettevõtjalt.

64

Nagu nähtub eespool punktist 52, on see käesoleval juhul nii. Seega tuleneb sellises kontekstis kaubamärgiomaniku vaikiv nõusolek asjaolust, et viimane oli teadlik oma kaubamärgi kasutamisest kolmandate isikute poolt ega olnud sellele vastu.

65

Eespool punktides 43–49 kirjeldatud ja hinnatud tõendid näitavad, et hageja oli teadlik vaidlustatud kaubamärgi kasutamisest kolmandate isikute poolt, kes esitlevad asjaomaseid kaupu kui Ferrari litsentsi alusel toodetud „ametlikke“ kaupu, ning et ta ei ole sellele vastu vaielnud, mis omakorda näitab, et ta on vähemalt kaudselt sellise kasutamisega nõustunud.

66

Nimelt ei vaidle ühelt poolt ei EUIPO ega menetlusse astuja vastu sellele, et hageja oli sellest kasutamisest tegelikult teadlik, mida tõendab ka asjaolu, et hageja esitatud tõendid sisaldavad muu hulgas avalikult kättesaadavaid tõendeid, nagu kaubakataloogid või -pakendid.

67

Teiselt poolt piisab seoses menetlusse astuja väitega, mille kohaselt märgib hageja esimest korda käesolevas hagis, et ta ei olnud niisugusele kasutamise vastu, kui tõdeda, et toimikust nähtub, et hageja väitis kogu haldusmenetluse jooksul, et kolmandad isikud tegutsesid tema nõusolekul, väites seega kaudselt, ent vaieldamatult, et ta ei olnud sellisele kasutamisele vastu.

68

Üldkohus on leidnud, et tootmisettevõtja kaubamärgi kasutamist temaga majanduslikult seotud turustusettevõtja poolt saab lugeda selle kaubamärgi kasutamiseks omaniku nõusolekul ning seega võib seda määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 2 kohaselt käsitada nii, et seda on teinud kaubamärgi omanik (17. veebruari 2011. aasta kohtuotsus J & F Participações vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, ei avaldata, EU:T:2011:47, punkt 32, ja 16. oktoobri 2024. aasta kohtuotsus Fractal Analytics vs. EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, ei avaldata, EU:T:2024:696, punkt 102 ja seal viidatud kohtupraktika).

69

Need kaalutlused on mutatis mutandis kohaldatavad juhul, kui sellist tootmisettevõtja kaubamärki nagu vaidlustatud kaubamärk kasutab teine äriühing, kes turustab asjaomaseid kaupu esimese äriühingu litsentsi alusel „ametlike“ kaupadena. Nimelt loob niisugune kasutamine nende kahe äriühingu vahel seose, mille põhjal saab vastupidiste andmete puudumisel eeldada, et kaubamärgi omanik on andnud oma – kas või kaudse – nõusoleku tema kaubamärkide kasutamiseks selle äriühingu poolt.

70

Lõpuks esitas hageja ka mitu arvet ja ostutellimust, mille kolmandad isikud olid väljastanud vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite müümiseks. Kohtupraktikast tuleneb, et kui tühistamismenetluse esemeks oleva kaubamärgi omanik tugineb selle kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt selleks, et tõendada tegelikku kasutamist määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, väidab omanik kaudselt, et kasutamine toimus tema nõusolekul (8. juuli 2004. aasta kohtuotsus Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punkt 24).

71

Seetõttu leidis apellatsioonikoda ekslikult, et hageja ei ole tõendanud, et ta kas või kaudselt nõustus vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega kolmandate isikute poolt asjaomaste kaupade puhul määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 2 tähenduses.

72

Kõigest eeltoodust tuleneb, et hageja teise väitega tuleb nõustuda ja vaidlustatud otsus tühistada osas, milles tühistati vaidlustatud kaubamärk seoses klassi 28 kuuluvate vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitega, ilma et oleks vaja analüüsida hagi esimest väidet.

73

Seoses hageja nõudega, et Üldkohus vaidlustatud otsust muudaks, tuleb meelde tuletada, et kuigi Üldkohtu õigus vaidlustatud otsust muuta ei anna talle pädevust asendada apellatsioonikoja põhjendust enda omaga ega ka viia läbi hindamist, mille suhtes see koda ei ole veel seisukohta võtnud, tuleb muutmisõigust teostada olukordades, kus Üldkohtul on pärast apellatsioonikoja läbiviidud hindamise ulatuse kontrollimist õigus otsustada tõendatud faktiliste ja õiguslike asjaolude alusel, millise otsuse apellatsioonikoda oleks pidanud tegema (5. juuli 2011. aasta kohtuotsus Edwin vs. Siseturu Ühtlustamise Amet,C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).

74

Käesoleval juhul tuleb aga märkida – nagu eespool punktis 35 –, et apellatsioonikoda ei võtnud vaidlustatud otsuses seisukohta vaidlustatud kaubamärgi kasutamise koha, kestuse ja ulatuse kohta, mistõttu ei ole Üldkohtu ülesanne neidsamu asjaolusid nimetatud otsuse muutmise nõude analüüsimisel hinnata.

75

Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna hageja on kohtukulude hüvitamist nõudnud ning EUIPO ja menetlusse astuja on kohtuvaidluse sisuliselt kaotanud, tuleb kohtukulud neilt välja mõista.

76

Lisaks on hageja taotlenud tema poolt EUIPO apellatsioonikoja menetluses kantud kulude väljamõistmist EUIPO-lt ja menetlusse astujalt. Seoses sellega tuleb meelde tuletada, et kodukorra artikli 190 lõike 2 alusel käsitatakse hüvitatavate kuludena apellatsioonikoja menetlusega seoses üksnes poolte kantud vältimatuid kulusid. Järelikult tuleb hageja vältimatud kulud apellatsioonikoja menetluses välja mõista EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kaheksas koda laiendatud koosseisus)

otsustab: