—

Colloseum Holding AG, esindaja: Rechtsanwalt M. Klette,

—

Levi Strauss & Co., esindajad: Rechtsanwalt H. Harte-Bavendamm ja Rechtsanwalt M. Goldmann,

—

Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,

—

Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato M. Santoro,

—

Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: C. Murrell, keda abistas barrister S. Ford,

—

Euroopa Komisjon, esindajad: F. Bulst ja F. Wilman,

1

Eelotsusetaotlus käsitleb küsimust, kuidas tõlgendada nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 15 lõiget 1, mis võeti muutmata kujul üle nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 15 lõike 1 esimeses lõiguga.

2

See taotlus esitati Colloseum Holding AG (edaspidi „Colloseum”) ja Levi Strauss & Co. (edaspidi „Levi Strauss”) vahelises kohtuvaidluses, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 15 lõikes 1 esitatud mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” tõlgendamist olukorras, kus registreeritud kaubamärki kasutatakse üksnes mõnes teises mitmeosalises kaubamärgis selle ühe osana, või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina on kaubamärgina registreeritud.

3

Pariisis 2. märtsil 1883 allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”) artikli 5C lõiked 1 ja 2 sätestavad:

„1)   Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud märgi kasutamine, siis võidakse registreerimist kehtetuks tunnistada ainult pärast ettenähtud tähtaja möödumist ja üksnes juhul, kui asjast huvitatud isik ei õigusta oma tegevusetust.

2)   Kui omanik kasutab kaubamärki niisugusel kujul, mis erineb ühes [selle konventsiooniga loodud] liidu liikmesriigis registreeritust üksikosade poolest, muutmata kaubamärgi eristusvõimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamärgile võimaldatud kaitset.”

4

Määruse nr 40/94 põhjenduse 9 kohaselt:

„Ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata.”

5

Selle määruse artikli 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused” lõige 1 sätestab:

„Ei registreerita:

[...]

[...]”.

6

Nimetatud määruse artikli 7 lõikes 3 on sätestatud:

„Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.”

7

Määruse nr 40/94 artikli 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” lõige 1 sätestab:

„Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[...]

[...]”.

8

Nimetatud määruse artikkel 15 „Ühenduse kaubamärkide kasutamine” sätestab:

„1.   Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

2.   Kasutamisena esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

[...]”.

9

Määruse nr 40/94 artikli 98 lõige 1 sätestab:

„Kui ühenduse kaubamärkide kohus leiab, et kostja on rikkunud ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi või ähvardanud neid rikkuda, teeb ta korralduse, millega keelatakse kostjal ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate toimingute jätkamine, kui ei ole eripõhjusi vastupidiseks. Lisaks sellele võtab kohus siseriikliku õiguse kohaselt meetmed tagamaks, et kõnealusest keelust peetakse kinni.”

10

Kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse seadus (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, lk 3082, edaspidi „kaubamärgiseadus”), mida on muudetuid 7. juuli 2008. aasta seadusega BGBl. 2008 I, lk 1191), § 14 lõike 2 punkt 2, mis vastab määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punktile b, annab kaubamärgiomanikule õiguse keelata kasutada:

„[...] kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga, [...]”.

11

Paragrahvi 14 lõikes 5 on sätestatud:

„Kaubamärgi omanik võib rikkumise kordumise vältimiseks igalt isikult, kes kasutab tähist vastuolus lõigetes 2–4 sätestatuga, nõuda sellise tegevuse lõpetamist. Nõude võib esitada ka esmakordse rikkumise ohu korral.”

12

Levi Straussile kuulub palju kaubamärke, sh ühenduse kaubamärk LEVI’S, mis on registreeritud muu hulgas rõivaste jaoks, ja 12. jaanuaril 1977. aastal meeste, naiste ja laste pükste, särkide, pluuside ja jakkide jaoks registreeritud Saksa sõna- ja kujutismärk nr DD 641 687 (edaspidi „kaubamärk 3”). Viimati nimetatud kaubamärk, mille vasakpoolse serva ülaosas asuval punasel ristkülikukujulisel manusel asub sõnaline element „LEVI’S”, on järgmine:

13

Levi Straussile kuulub ka 10. veebruaril 2005 pükste jaoks registreeritud värviline (punane, sinine) ühenduse kujutismärk nr 2 292 373 (edaspidi „kaubamärk 6”). Registrisse kantud kirjelduse kohaselt on see asendimärk ja koosneb punasest ristkülikukujulisest tekstiilist lapatsist ning on pükste, põlvpükste ja seelikute tagatasku vasaku serva ülaosa vahele õmmeldud ja ulatub õmbluse vahelt välja. Nimetatud kaubamärk on järgmine:

14

Kaubamärgi 6 registreering sisaldab loobumisklauslit, mille kohaselt ei esitata tasku kuju ja värvuse kohta per se ainuõiguse nõuet. Kaubamärk 6 on registreeritud kasutamise käigus omandatud eristusvõime alusel vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3.

15

Colloseum tegeleb pealisrõivaste jaemüügiga. Selle tegevuse käigus on ta viinud turule pükse, nimelt teksapükse kaubamärkide COLLOSEUM, S. MALIK ja EURGIULIO all. Kõnealuste teksapükste parema tagatasku külge on kinnitatud punased ristkülikukujulised tekstiilist lapatsid, mis on õmmeldud parempoolse välisõmbluse vahele tasku ülemises kolmandikus ning millel on kujutatud asjaomased kaubamärgid või nimetus „SM JEANS”.

16

Levi Strauss esitas pädevale esimese astme kohtule hagi, milles ta eelkõige palus kohustada Colloseumit lõpetama selliste pükste müümine, turule viimine või nimetatud eesmärgil valdamine. Colloseum esitas sellele vastuväite, tuginedes kaubamärgi 6 ebapiisavale kasutamisele.

17

Esimese astme kohtus rahuldas Levi Straussi nõude ja apellatsioonikohus jättis rahuldamata Colloseumi esitatud apellatsioonkaebuse esimese astme kohtu otsuse peale.

18

Eelotsusetaotluse esitanud kohus, kellele Colloseum esitas kassatsioonkaebuse, tühistas apellatsioonikohtu otsuse ja saatis asja sellele kohtule tagasi uue otsuse tegemiseks. Apellatsioonikohus jättis Colloseumi apellatsioonkaebuse uuesti rahuldamata ning viimati nimetatu esitas eelotsusetaotluse esitanud kohtule uue kassatsioonkaebuse.

19

Eelotsusetaotluse esitanud kohus asus seisukohale, et kassatsioonkaebuse lahendamine sõltub määruse nr 40/94 artikli 15 lõikele 1 antavast tõlgendusest. Nimetatud kohus tugines määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti b alusel kaubamärgi 6 ja Colloseumi turustatavate püksimudelite segiajamise tõenäosusele eeldusel, et kaubamärk 6 endiselt kehtib.

20

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib seega teada, kas kaubamärki 6 on tegelikult kasutatud määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses. Ta märgib, et Saksa menetlusõiguse normide kohaselt on talle siduv apellatsioonikohtu järeldus, et kaubamärk oli registreeritud 10. veebruaril 2005. Seega on kaubamärgi omaniku õigused lõppenud, kui kaubamärki ei ole enne apellatsioonikohtu istungi lõppemist 18. veebruaril 2010 tegelikult kasutatud nimetatud sätte tähenduses.

21

Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob seejärel esile, et apellatsioonikohus leidis, et Levi Strauss oli kasutanud kaubamärki 6 üksnes kaubamärgi 3 kujul. Käesolevas vaidluses on seega eelkõige oluline küsimus, kas teise kaubamärgi osaks olevat ja teise kaubamärgi kasutamise käigus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 tähenduses eristusvõime omandanud registreeritud kaubamärki on võimalik teise kaubamärgi kasutamise kaudu tegelikult kasutada.

22

Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et seda küsimust ei ole varem käsitletud. Asjaomane kohus rõhutab ka, et kaubamärgid 3 ja 6 ei erine teineteisest mitte ainult selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärkide eristusvõimet ja seega ei ole määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a tingimused käesoleval juhul täidetud, mistõttu põhikohtuasjas esinevad asjaolud erinevad selle eelotsusetaotluse aluseks olnud kohtuasja asjaoludest, milles tehti 25. oktoobri 2012. aasta otsus C-553/11: Rintisch.

23

Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et on võimalik, et pükste turustamisel Levi Straussi poolt pealetrükki „LEVI’S” kandva punase ristkülikukujulise tekstiilist lapatsi kasutamisega on tegelikult kasutatud nii kaubamärki 6 kui ka sõnamärki LEVI’S, ja mõlemad kaubamärgid on ka registreeritud kombinatsioonina kui kaubamärk 3. Seepärast on eelotsusetaotluse esitanud kohtul tekkinud küsimus, kas kaubamärgi tegelik kasutamine määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses on võimalik, kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga, avalikkuse silmis on kahe kaubamärgi puhul tegemist iseseisvate tähistega ja mõlemad kaubamärgid on lisaks kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.

24

Neil asjaoludel otsustas Bundesgerichtshof menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„Kas määruse nr 40/94 artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et:

25

Nende küsimustega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, st kaubamärgi kasutamine selle omaniku õiguste säilitamiseks määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses, on täidetud kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa see on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes mõnes teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja mõlemad kaubamärgid on lisaks kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.

26

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast tuleneb, et kaubamärgi eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab määratleda kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika). Kaubamärgi peamine ülesanne on võimaldada tarbijatel määratleda, milliselt ettevõtjalt kaup pärineb (vt 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheuser-Busch, EKL 2004, lk I-10989, punkt 59 ja seal viidatud kohtupraktika).

27

Mis puudutab kaubamärgi registreerimise seisukohalt selle eristusvõime omandamist kasutamise käigus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 alusel, siis selles osas on Euroopa Kohus nõukogu 21. detsembri 1998. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1, ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 3 lõike 3 raames – viimati nimetatud säte vastab sisuliselt kõnealusele määruse nr 40/94 artiklile – otsustanud, et eristusvõime saab omandada nii juhul, kui kaubamärki kasutatakse osana registreeritud kaubamärgist ühe selle elemendi kujul kui ka kasutamisest kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Mõlemal juhul piisab, kui sellise kasutamise tagajärjel tajub asjaomane avalikkus, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlalt ettevõtjalt (7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005, lk I-6135, punkt 30).

28

Järelikult, sõltumata sellest, kas mõnd tähist kasutatakse registreeritud kaubamärgi osana või sellega kombinatsioonis, on seega otsustav tingimus, et sellise kasutamise tagajärjel tähis, mille registreerimist kaubamärgina taotleti, võib asjaomase avalikkuse teadvuses tähistada seda tähist kandvat kaupa kindlalt ettevõtjalt pärinevana.

29

Lisaks on Euroopa Kohus juba asunud seisukohale, et eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktis 30 tehtud järeldus on üldkohaldatav ja seda saab kohaldada ka juhul, kui on tegemist varasema kaubamärgi erilise eristusvõime olemasolu tuvastamisega selleks, et teha kindlaks, kas segiajamine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses on tõenäoline (17. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-488/06 P: L & D vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-5725, punktid 50–52).

30

Määruse nr 40/94 ülesehitust ja eesmärki ning selle määruse artikli 15 lõiget 1 arvestades tuleb asuda seisukohale, et see järeldus, millele Euroopa Kohus jõudis eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktis 30, sobib ka seoses mõistega kaubamärgi „tegelik kasutamine” registreeritud kaubamärgi omaniku õiguste säilitamiseks nimetatud sätte tähenduses.

31

Kasutamine, mille käigus mõni tähis omandab eristusvõime vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3, seondub enne selle tähise kaubamärgina registreerimist möödunud ajavahemikuga, samas kui tegelik kasutamine sama määruse artikli 15 lõike 1 tähenduses puudutab viie aasta pikkust ajavahemikku pärast registreerimist, nii et kaubamärgi registreerimise eesmärgil kaubamärgi kasutamisele nimetatud artikli 7 lõike 3 tähenduses ei saa iseenesest tugineda selleks, et tõendada kaubamärgi kasutamist registreeritud kaubamärgi omaniku omandatud õiguste säilitamiseks nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 tähenduses.

32

Samas tuleb üldises plaanis meenutada eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktides 27–30 esitatut, mille kohaselt hõlmab mõiste „kasutamine” juba selle sõna tähenduse kohaselt nii asjaomase kaubamärgi kasutamist iseseisvalt kui ka selle kasutamist teise kaubamärgi kui terviku koostisosana või sellega kombinatsioonis.

33

Nagu Saksamaa ja Ühendkuningriigi valitsus Euroopa Kohtu istungil asjakohaselt märkisid, ei saa alati otsustavat tähtsust omava kasutamise tingimuse üle otsustada erinevate elementide alusel sõltuvalt sellest, kas selle tingimuse alusel otsustatakse kaubamärgiga kaasnevate õiguste tekkimise või selliste õiguste säilitamise tagamise üle. Kui nimelt tähis võib omandada kaubamärgile antava kaitse teatud moel kasutamise käigus, siis peab samasugune kasutamine võimaldama ka sellist kaitset säilitada.

34

Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et nõuded, mis esitatakse määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 mõttes kaubamärgi tegeliku kasutamise kontrollimisele, on analoogsed nõuetega, mis puudutavad tähise registreerimiseks vajaliku eristusvõime omandamist kasutamise käigus nimetatud määruse artikli 7 lõike 3 tähenduses.

35

Samas tuleb siiski selles küsimuses rõhutada asjaolu, millele viitasid ka Saksamaa ja Ühendkuningriigi valitsus ning Euroopa Komisjon, et registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis mõne teise kaubamärgiga, peab olema jätkuvalt tajutav asjaomase kauba kaubandusliku päritolu tähisena, selleks et see kasutamine vastaks mõistele „tegelik kasutamine” kõnealuse artikli 15 lõike 1 tähenduses.

36

Eelnevaid kaalutlusi arvesse võttes tuleb esitatud eelotsuse küsimustele vastata, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa ta on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes selles teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.

37

Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

Kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa ta on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes selles teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.