62000J0244

En el asunto C-244/00,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Van Doren + Q. GmbH

y

Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH,

Michael Orth,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE, así como del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet y R. Schintgen, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente), A. La Pergola, P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Jueces;

Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;

Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH y del Sr. Orth, por el Sr K. Seidelmann, Rechtsanwalt;

- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. A. Dittrich y T. Jürgensen, en calidad de agentes;

- en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A. Maitrepierre, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente, asistida por los Sres. I. Brinker y W. Berg, Rechtsanwälte;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH y del Sr. Orth, del Gobierno alemán, del Gobierno francés y de la Comisión, expuestas en la vista de 8 de enero de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de junio de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 11 de mayo de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de junio siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE, así como del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre, por una parte, Van Doren + Q. GmbH (en lo sucesivo, «Van Doren»), sociedad mayorista y minorista de prendas de vestir con domicilio en Colonia (Alemania), y, por otra, Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Lifestyle»), sociedad domiciliada en Berlín (Alemania), y el Sr. Orth, gerente de esta última, en relación con la comercialización por Lifestyle de prendas de vestir de la marca Stüssy, cuyo distribuidor exclusivo en Alemania es Van Doren.

Marco jurídico

3 El artículo 5 de la Directiva, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca», está redactado del siguiente modo:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[...]

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en [el apartado 1]:

[...]

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

[...]»

4 El artículo 7, apartado 1, de la Directiva, que lleva por título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establece lo siguiente:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»

5 Con arreglo al artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en relación con su anexo XVII, punto 4, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva fue modificado a efectos de dicho Acuerdo, sustituyéndose la expresión «en la Comunidad» por las palabras «en una Parte Contratante».

6 El Derecho alemán se adaptó a los artículos 5, apartados 1 y 3, y 7, apartado 1, de la Directiva mediante, respectivamente, los artículos 14, apartados 1 a 3, y 24, apartado 1, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre protección de marcas y otros signos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «MarkenG»).

Litigio principal y cuestión prejudicial

7 La sociedad Stussy Inc., con domicilio en Irvine (Estados Unidos), es titular de la marca denominativa y figurativa Stüssy, registrada para prendas de vestir, en particular camisas, pantalones cortos, trajes de baño, camisetas, chándales, chalecos y pantalones. Los productos designados con esta marca se comercializan en todo el mundo. No llevan ningún signo especial que permita determinar cuál es su zona de comercialización.

8 Van Doren es titular de los derechos de comercialización exclusivos de los productos de Stussy Inc. en Alemania en virtud de un contrato de distribución celebrado el 1 de mayo de 1995. Stussy Inc. facultó además a Van Doren para ejercitar en nombre propio acciones judiciales de cesación y de indemnización contra terceros por violación de los derechos de marca.

9 Según Van Doren, en cada país del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE») existe un único distribuidor exclusivo e importador general de los productos de la marca Stüssy, que está obligado contractualmente a no entregar tales productos a intermediarios para su comercialización fuera de la zona convenida.

10 Lifestyle comercializó en Alemania productos de la marca Stüssy que no había adquirido de Van Doren.

11 Van Doren actuó contra Lifestyle y el Sr. Orth ante los órganos jurisdiccionales alemanes, solicitando que fueran condenados a poner fin a dicha comercialización y a proporcionar información sobre sus actividades desde el 1 de enero de 1995 y que se declarara la obligación de indemnización desde esta última fecha. Van Doren afirmó que los artículos distribuidos por Lifestyle habían sido comercializados inicialmente en los Estados Unidos y que el titular de la marca no había autorizado su comercialización en la República Federal de Alemania o en otro Estado miembro.

12 Lifestyle y el Sr. Orth se opusieron a tales pretensiones invocando el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto a los productos controvertidos. Sostuvieron que dichos productos habían sido adquiridos en el EEE, donde habían sido comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento. La prenda de vestir que fue comprada como prueba a Lifestyle en octubre de 1996 fue adquirida por ésta en el EEE a un intermediario que, según suponían Lifestyle y el Sr. Orth, la había comprado a su vez a un distribuidor autorizado.

13 Lifestyle sostuvo que no estaba obligada a revelar el nombre de sus proveedores, al menos mientras Van Doren no demostrara la estanqueidad absoluta de su sistema de distribución.

14 El órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia estimó en su mayor parte las pretensiones de la demanda.

15 En cambio, el recurso de apelación interpuesto por Lifestyle y el Sr. Orth condujo a la desestimación de las pretensiones de Van Doren. El órgano jurisdiccional de apelación consideró que Van Doren debió haber presentado elementos que permitieran establecer con cierta probabilidad que los productos controvertidos habían sido importados y comercializados en el EEE sin el consentimiento del titular de la marca.

16 Van Doren interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

17 En su resolución de remisión, el Bundesgerichtshof señala que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, y de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. I-4103), los derechos conferidos por la marca se agotan, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva, cuando los productos han sido comercializados en el EEE con dicha marca por su titular o con el consentimiento de éste, pero no cuando la primera comercialización ha tenido lugar fuera del EEE.

18 El órgano jurisdiccional remitente considera que la concurrencia de los requisitos del agotamiento de los derechos conferidos por la marca, que constituye un motivo de defensa basado en el artículo 24, apartado 1, de la MarkenG, debe ser probada, en principio, por el demandado, con arreglo al principio general de que cada parte debe probar los hechos de los que depende la aplicación de la norma que invoca.

19 El Bundesgerichtshof considera que la inversión de la carga de la prueba tal como se deriva de dicho principio general sería contraria al sistema del Derecho de marcas, ya que supondría apartarse, sin justificación suficiente, del esquema tradicional del Derecho sancionatorio, según el cual la concurrencia de los hechos constitutivos de una infracción del derecho protegido es, por regla general, un indicio de la ilegalidad, de modo que no corresponde a la víctima probar la ilegalidad, sino normalmente al supuesto infractor probar la inexistencia de ilegalidad. Además, la inversión de la carga de la prueba menoscabaría indebidamente el derecho exclusivo del titular de la marca. Por lo que respecta al principio de agotamiento limitado al territorio del EEE, su eficacia se vería restringida de tal manera que resultaría prácticamente inoperante, aunque el supuesto infractor de los derechos conferidos por la marca pudiera acreditar con facilidad el origen de los productos de que se trate.

20 El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 14, apartado 2, de la MarkenG prohíbe a los terceros utilizar la marca «sin el consentimiento del titular». A su juicio, si bien el titular de la marca debe probar que concurren los requisitos enunciados en esta disposición para acreditar una utilización en el sentido de dicha disposición, el eventual consentimiento del titular de la marca debe ser acreditado por el tercero demandado, en la medida en que pretenda invocarlo.

21 El Bundesgerichtshof subraya, no obstante, que al imponer la carga de la prueba al tercero demandado por el titular de una marca se corre el peligro de impedir la comercialización de productos de dicha marca al operador que no esté vinculado al titular, aun en los casos en que dichos productos hayan sido comercializados en el EEE con el consentimiento de éste. En efecto, por lo general un operador podrá acreditar sin mayores problemas de quién ha adquirido las mercancías, pero no podrá obligar a sus proveedores a que le revelen quiénes fueron, a su vez, sus proveedores, ni identificar a los demás operadores de la cadena de distribución. Por otra parte, aun cuando le fuera posible remontar la cadena de distribución hasta el titular de la marca y acreditar que los productos fueron comercializados en el EEE con el consentimiento de dicho titular, podría verse privado de su fuente de suministro para el futuro.

22 El órgano jurisdiccional remitente estima que en estas circunstancias se corre el riesgo de que el titular utilice la marca para compartimentar los mercados nacionales.

23 Por consiguiente, dicho órgano jurisdiccional se plantea la cuestión de si el artículo 28 CE obliga a establecer una excepción a la norma general de que la carga de la prueba de los requisitos objetivos del agotamiento de los derechos conferidos por la marca recae en su totalidad sobre el tercero. En opinión del Bundesgerichtshof, la solución podría consistir en que la imposición de la carga de la prueba al tercero se hiciera depender de que el titular hubiera hecho uso previamente de las posibilidades de que razonablemente dispone para diferenciar, mediante la colocación de signos distintivos, los productos comercializados por él o con su consentimiento en el EEE de los comercializados fuera del EEE. En la medida en que pudiera considerarse que el titular de la marca ha procedido sistemáticamente de este modo, el tercero estaría obligado a acreditar que concurren los requisitos del agotamiento invocado porque, a primera vista, los productos sólo habrían podido comercializarse por primera vez fuera del EEE.

24 Al estimar que, en este contexo, la solución del litigio principal depende de la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE, así como del artículo 7, apartado 1, de la Directiva, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión:

«¿Deben interpretarse los artículos 28 CE y 30 CE en el sentido de que permiten la aplicación de disposiciones jurídicas nacionales con arreglo a las cuales el demandado por la comercialización de productos originales de una marca que invoca el agotamiento del derecho de marca a efectos del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE [...] debe alegar y, en su caso, probar que los productos de que se trata fueron comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo por el propio titular de la marca o con su consentimiento?»

Sobre la cuestión prejudicial

25 En los artículos 5 y 7 de la Directiva el legislador comunitario consagró la norma del agotamiento comunitario, es decir, la norma en virtud de la cual el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir el uso de ésta para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento. Al adoptar tales disposiciones, el legislador comunitario no ha dejado a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros (sentencias Silhouette International Schmied, antes citada, apartado 26, y de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 32).

26 El efecto de la Directiva es, por tanto, limitar el agotamiento del derecho conferido al titular de la marca únicamente a los casos en que los productos son comercializados en el EEE y permitir al titular comercializar sus productos fuera de esta zona sin que tal comercialización agote sus derechos dentro del EEE. Al precisar que la comercialización fuera del EEE no agota el derecho del titular a oponerse a las importaciones de dichos productos efectuadas sin su consentimiento, el legislador comunitario ha permitido al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con la marca (sentencias Sebago y Maison Dubois, apartado 21, y Zino Davidoff y Levi Strauss, apartado 33, antes citadas).

27 En la fase oral, los demandados en el procedimiento principal, los Gobiernos alemán y francés y la Comisión discutieron la eventual incidencia de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, dictada con posterioridad a la resolución de remisión, sobre la respuesta a la cuestión prejudicial planteada en el presente asunto.

28 Procede señalar que los asuntos que dieron lugar a dicha sentencia difieren del caso de autos.

29 En dichos asuntos, en los que el Tribunal de Justicia examinó la cuestión relativa al modo de manifestación y a la prueba del consentimiento del titular de una marca a una comercialización en el EEE, constaba que los productos de que se trataba habían sido comercializados fuera del EEE por el titular o con su consentimiento y posteriormente habían sido importados y comercializados en el EEE por terceros. En los apartados 46, 54 y 58 de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que, en tales circunstancias, el consentimiento del titular de la marca a una comercialización en el EEE no podía presumirse, que dicho consentimiento debía ser expreso o tácito y que correspondía acreditarlo al operador que invocara su existencia.

30 En el presente asunto, la solución del litigio principal depende fundamentalmente de la cuestión de si los productos fueron comercializados por primera vez dentro o fuera del EEE. La demandante en el litigio principal sostiene que los productos fueron comercializados inicialmente por el titular de la marca fuera del EEE, mientras que los demandados en dicho litigio afirman que fueron comercializados en el EEE, de modo que el derecho exclusivo del titular de la marca en el EEE se ha agotado, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

31 En este contexto, se plantea en particular la cuestión de sobre quién recae, en caso de controversia al respecto, la carga de la prueba del lugar en que se comercializaron por primera vez los productos designados con la marca.

32 Procede recordar que los artículos 5 a 7 de la Directiva efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y que de este modo definen los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad (sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 39).

33 El artículo 5 de la Directiva confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le permite prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, importar o comercializar productos designados con la marca. El artículo 7, apartado 1, establece una excepción a dicha norma, al prever que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE por el titular o con su consentimiento (véase la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 40).

34 En consecuencia, la extinción del derecho exclusivo resulta bien del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE, manifestado de manera expresa o tácita, bien de la comercialización en el EEE por el propio titular. Por consiguiente, tanto el consentimiento del titular como la comercialización por éste en el EEE, que equivalen a una renuncia al derecho exclusivo, constituyen elementos que determinan la extinción de este derecho (véase, por lo que respecta al consentimiento, la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 41).

35 El órgano jurisdiccional remitente señala que, según el Derecho alemán, el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca.

36 Una norma en materia de prueba de este tipo es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 5 y 7 de la Directiva.

37 No obstante, las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías, establecida, en particular, en los artículos 28 CE y 30 CE, pueden requerir que se adapte dicha norma en materia de prueba.

38 Así debe ocurrir cuando dicha norma pueda permitir que el titular de la marca compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (en este sentido, véase en particular la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 23).

39 Tal como señala el órgano jurisdiccional remitente, existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, por ejemplo, en las situaciones en las que, como ocurre en el litigio principal, el titular de la marca comercializa sus productos en el EEE por medio de un sistema de distribución exclusiva.

40 En tales situaciones, si incumbiera al tercero aportar la prueba del lugar en el que los productos fueron comercializados por primera vez por el titular de la marca o con su consentimiento, dicho titular podría obstaculizar la comercialización de los productos adquiridos e impedir cara al futuro, en el supuesto de que el tercero logre demostrar que su proveedor fue un miembro de la red de distribución exclusiva del titular en el EEE, que aquél pueda seguir acudiendo a dicho miembro para abastecerse.

41 De ello resulta necesariamente que, en caso de que el tercero demandado logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de probar que los productos fueron comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del EEE. Si se acredita este extremo, corresponde entonces al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el EEE (véase la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 54).

42 Procede por tanto responder a la cuestión prejudicial que una norma en materia de prueba con arreglo a la cual el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca, es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 5 y 7 de la Directiva. No obstante, las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías, establecida, en particular, en los artículos 28 CE y 30 CE, pueden requerir que se adapte dicha norma en materia de prueba. Así, en el supuesto de que el tercero logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de aportar dicha prueba, en particular cuando el titular de la marca comercializa sus productos en el EEE por medio de un sistema de distribución exclusiva, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del EEE. Si se acredita este extremo, corresponde al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el EEE.

Costas

43 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán y francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 11 de mayo de 2000, declara:

Una norma en materia de prueba con arreglo a la cual el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca, es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992. No obstante, las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías, establecida, en particular, en los artículos 28 CE y 30 CE, pueden requerir que se adapte dicha norma en materia de prueba. Así, en el supuesto de que el tercero logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de aportar dicha prueba, en particular cuando el titular de la marca comercializa sus productos en el Espacio Económico Europeo por medio de un sistema de distribución exclusiva, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del Espacio Económico Europeo. Si se acredita este extremo, corresponde al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el Espacio Económico Europeo.