Asunto C-487/07

L’Oréal SA y otros

contra

Bellure NV y otros

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Directiva 89/104/CEE — Marcas — Artículo 5, apartados 1 y 2 — Uso en una publicidad comparativa — Derecho a prohibir dicho uso — Ventaja desleal obtenida del renombre — Menoscabo a las funciones de la marca — Directiva 84/450/CEE — Publicidad comparativa — Artículo 3 bis, apartado 1, letras g) y h) — Requisitos de licitud de la publicidad comparativa — Ventaja obtenida indebidamente de la reputación de una marca — Presentación de un bien como una imitación o una réplica»

Conclusiones del Abogado General Sr. P. Mengozzi, presentadas el 10 de febrero de 2009   I ‐ 5189

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de junio de 2009   I ‐ 5226

Sumario de la sentencia

1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Marca de renombre — Protección ampliada a productos o servicios no similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) — Requisitos de la protección ampliada

   (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

2. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares — Uso de la marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva

   [Directivas del Consejo 84/450/CEE, art. 3 bis, ap. 1, y 89/104/CEE, art. 5, ap. 1, letra a)]

3. Aproximación de las legislaciones — Publicidad engañosa y publicidad comparativa — Directiva 84/450/CEE — Publicidad comparativa

   [Directiva 84/450/CEE del Consejo, art. 3 bis, ap. 1, letras g) y h)]

1.  El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

   (véanse el apartado 50 y el punto 1 del fallo)

2.  El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, sobre las marcas, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca.

   En efecto, según el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 89/104, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. En virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, ese derecho exclusivo faculta al titular para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

   El derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad.

   (véanse los apartados 57, 58 y 65 y el punto 2 del fallo)

3.  El artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55, debe interpretarse en el sentido de que un anunciante que menciona implícita o explícitamente, en una publicidad comparativa, que el producto que comercializa es una imitación de un producto con una marca de renombre, presenta «un bien o un servicio como imitación o réplica» en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h).

   En efecto, el objeto específico del requisito establecido en el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 es prohibir que el anunciante muestre en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de marca. A este respecto, no sólo se prohíben los mensajes publicitarios que evoquen expresamente la idea de imitación o réplica, sino también los que, a la luz de la presentación global y del contexto económico en que se insertan, pueden transmitir implícitamente esa idea al público destinatario.

   A este respecto carece de pertinencia la cuestión de si el mensaje publicitario indica que se trata de una imitación del producto protegido por la marca en su conjunto o únicamente de la imitación de una característica esencial de éste.

   Dado que la Directiva 84/450 considera que una publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como una imitación de un producto que lleva una marca es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita, la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad es el fruto de una competencia desleal y, por lo tanto, debe considerarse que se ha obtenido indebidamente de la reputación de dicha marca en el sentido del mencionado artículo 3 bis, apartado 1, letra g).

   (véanse los apartados 75, 76, 79 y 80 y el punto 3 del fallo)